속지적 함정: 미국 및 중국 유래 발명에 대한 외국 출원 제한

요약: 미국 또는 중국에서, 또는 양국에 걸쳐 개발된 발명의 경우 최초 특허출원에 관한 판단은 발명자의 국적, 회사 본사의 소재지 또는 선호하는 출원지가 아니라, 발명이 어느 영토에서 이루어졌는지에 관한 발명지 분석에서 시작되어야 한다. 미국은 일반적으로 미국에서 이루어진 발명에 대해 해외에 출원하기 전에 외국 출원 허가를 요구한다. 다만, 미국 출원이 비밀명령 없이 적어도 6개월 동안 계속 중이었거나 다른 허가 경로가 적용되는 경우는 예외이다. 반면 중국은 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안, 즉 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 해외에 출원하기 전에 비밀유지 심사를 요구한다. 이러한 규칙은 국경을 넘는 R&D에서, 특히 분산된 팀들이 청구발명의 서로 다른 측면에 기여하는 경우 쉽게 간과된다. 중국 국적자가 미국에 있는 동안 미국 유래 발명을 창작할 수 있고, 미국 국적자가 중국에 있는 동안 중국 유래 발명을 창작할 수도 있다. 따라서 특허팀은 출원 전에 청구항 중심의 기여 분석을 수행하고, 클리어런스 기록을 보존하며, 미국 가출원, 중국 최초 출원 또는 PCT 출원이 양국의 국가안보 심사 요건을 자동으로 해결한다고 가정하지 말아야 한다.

I. 서론

다국적 특허출원 전략은 흔히 익숙한 질문에서 시작된다. 시장은 어디인가? 경쟁사는 어디에 있는가? 최초 출원은 미국 가출원, 중국 출원, 유럽 특허출원 또는 PCT 출원 중 무엇이어야 하는가? 그러나 미국 또는 중국에서, 또는 양국에 걸쳐 개발된 발명에 대해서는 그보다 더 기본적인 질문이 먼저 제기되어야 한다. 그 발명은 어디에서 이루어졌는가?

이 질문이 중요한 이유는 미국과 중국 모두 국가안보 심사가 이루어지기 전에 특정 외국 특허출원을 제한하기 때문이다. 미국의 제도는 일반적으로 외국 출원 허가라고 불린다. 이에 대응하는 중국의 제도는 보통 비밀유지 심사 또는 비밀유지 검토라고 불린다. 정책적 근거는 유사하지만, 두 제도는 용어, 발동 요건, 절차, 대상 범위, 시기 및 효과가 서로 다르다.

실무상 가장 중요한 점은 두 제도 모두 주로 발명자의 국적을 기준으로 하는 규칙이 아니라는 것이다. 미국은 그 발명이 미국에서 이루어졌는지를 묻는다. 중국은 그 발명 또는 실용신안이 중국에서 완성되었는지, 즉 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국에서 완성되었는지를 묻는다. 중국 국적자가 물리적으로 미국에 있는 동안 미국 유래 발명을 창작할 수 있고, 미국 국적자가 물리적으로 중국에 있는 동안 중국 유래 발명을 창작할 수도 있다.

II. 공통된 정책: 외국 공개 전 국가안보 심사

외국 출원 허가 법제는 특허 심사·출원 절차, 수출통제, 국가안보 심사 및 발명지 분석이 교차하는 지점에 놓여 있다. 이는 통상적인 우선권 규칙이 아니다. 발명에 특허성이 있고, 출원인이 그 발명을 소유하며, 청구항이 충분히 뒷받침되고, 출원이 파리협약 또는 PCT의 기간 규칙을 충족하는 경우에도 외국 출원 허가 문제가 발생할 수 있다.

미국의 법적 체계는 주로 35 U.S.C. §§ 181–188 및 37 C.F.R. Part 5의 시행규칙에 규정되어 있다. 제184조는 비밀명령 제한을 전제로, 출원인이 필요한 허가를 취득하지 않았거나 미국 출원 후 법정 6개월 기간이 경과하지 않은 경우 미국에서 이루어진 발명에 대한 해외 출원을 제한한다. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e). 중국의 규칙은 중화인민공화국 특허법 제19조에 있으며, 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 해외에 출원하기 전에 비밀유지 심사를 받을 것을 요구한다. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19 (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) [hereinafter China Patent Law].

이러한 규칙은 통상적인 특허 심사·출원 워크플로보다 앞서 발생하기 때문에 놓치기 쉽다. 특허팀은 발명자성, 소유권, 수출 분류, 우선권 또는 청구항 범위에 집중하는 반면, 출원 부서는 단순히 미국, 중국, 유럽 또는 PCT를 통해 먼저 출원하라는 지시를 실행할 수 있다. 그러나 출원 순서가 적용 가능한 국가안보 클리어런스 규칙을 위반하면 그 문제는 나중에 치유될 수 없을 수 있다.

III. 미국의 외국 출원 허가 제도

미국 규칙은 미국에서 이루어진 발명에 대해 해외에 출원을 하려는 경우 적용된다. 37 C.F.R. § 5.11(a)에 따르면, 발명이 미국에서 이루어졌고 미국 출원이 아직 제출되지 않았거나 예정된 외국 출원일보다 6개월 미만 전에 미국 출원이 제출된 경우, 외국 또는 외국·국제 지식재산 기관에서 특허출원(수정, 보정, 보충 또는 분할을 포함)을 하거나 실용신안, 산업디자인 또는 모델의 등록을 구하기 전에 특허국장(Commissioner for Patents)의 허가가 필요하다. 37 C.F.R. § 5.11(a)(1)–(2).

이 규칙은 명시적으로 속지적이다. 규칙은 “미국 시민이 한 발명” 또는 “미국 회사가 소유한 발명”이라고 말하지 않는다. 규칙은 “미국에서 이루어진” 발명이라고 말한다. 37 C.F.R. § 5.11(a). 반대로, 발명이 미국에서 이루어지지 않았거나 대응하는 미국 출원이 적어도 6개월 동안 제출되어 있고 비밀명령의 대상이 아닌 경우에는, (a)항에 따른 허가가 필요하지 않다. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1)–(2).

미국 외국 출원 허가를 받는 가장 일반적인 경로는 먼저 USPTO에 출원하는 것이다. 미국에서 이루어진 발명에 대해 미국 출원을 제출하는 것은 외국 출원 허가를 구하는 청원을 포함하는 것으로 취급되며, 출원 접수증 또는 기타 공식 USPTO 통지에는 허가가 부여되었는지가 표시된다. 37 C.F.R. § 5.12(a); Manual of Patent Examining Procedure § 140 (9th ed., Rev. 01.2024) [hereinafter MPEP]. 출원인은 아직 미국 출원이 제출되지 않은 경우, 출원 접수증이 발행되지 않은 경우, 추가 주제에 대한 허가가 필요한 경우 또는 신속 처리가 필요한 경우 등에도 명시적 허가 청원을 제출할 수 있다. 37 C.F.R. §§ 5.12(b), 5.13, 5.14; MPEP § 140.

미국 규칙에는 수출통제 측면도 포함된다. 외국 출원 허가는 외국 출원의 준비, 출원, 출원 가능성 및 심사·권리화와 관련된 목적을 위한 특정 기술자료의 수출과, USPTO를 수리관청으로 하는 국제출원의 준비를 위해 특정 WIPO 온라인 서비스를 이용하는 것을 허가한다. 37 C.F.R. § 5.11(b). 그러나 이는 일반적인 수출통제 클리어런스가 아니다. 기술자료가 외국 특허출원과 무관한 이유로 수출되는 경우 다른 수출통제 제도가 여전히 적용될 수 있다. 37 C.F.R. § 5.11(c); MPEP § 140.

불이행의 결과는 중대할 수 있다. 35 U.S.C. § 185에 따르면, 필요한 허가를 받지 않고 부적절하게 해외에 출원한 자는 미국 특허를 받을 수 없게 될 수 있으며, 발행된 미국 특허도 허가를 받지 못한 것이 착오에 의한 것이고 그 특허가 35 U.S.C. § 181의 범위에 속하는 주제를 개시하지 않는 경우가 아닌 한 무효가 될 수 있다. 35 U.S.C. § 185. 고의적 위반은 형사처벌도 수반할 수 있다. 35 U.S.C. § 186. USPTO는 또한 무허가 외국 출원이 착오로 발생했고 규칙상 요건이 충족되는 경우 소급적 외국 출원 허가 청원을 인정한다. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25; MPEP § 140.

IV. 중국의 비밀유지 심사 제도

중국의 유사 규칙은 미국식 용어인 “외국 출원 허가”로 구성되어 있지 않다. 중국 특허법 제19조는 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 어떤 단위 또는 개인이 해외에 특허출원을 하려는 경우, 그 사항을 먼저 국무원 산하 특허행정부문에 제출하여 비밀유지 심사를 받아야 한다고 요구한다. China Patent Law art. 19.

미국 실무자에게 특히 중요한 특징은 두 가지이다. 첫째, 제19조는 “어떤 단위 또는 개인”에게도 적용된다. 이는 중국 국적자, 중국 회사 또는 중국 거주 발명자에게 한정되지 않는다. China Patent Law art. 19. 둘째, 이 규칙은 “중국에서 완성된” 발명 및 실용신안을 대상으로 한다. Id. 현행 실시세칙은 이 문구를 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국 영토 내에서 완성된 발명 또는 실용신안을 의미하는 것으로 정의한다. Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8 (promulgated by the State Council, June 15, 2001, amended Dec. 11, 2023) [hereinafter China Patent Law Implementing Regulations].

실시세칙 제8조는 절차적 경로를 규정한다. 출원인이 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 직접 외국에 출원하거나 관련 외국 기관에 국제특허출원을 제출하려는 경우, 출원인은 먼저 비밀유지 심사청구를 제출하고 기술적 해결수단에 대한 상세한 설명을 제공해야 한다. China Patent Law Implementing Regulations art. 8(1). 출원인이 먼저 중국에 출원한 후 해외에 출원하거나 외국 기관에 국제특허출원을 제출하려는 경우, 출원인은 그 외국 출원 전에 비밀유지 심사청구를 제출해야 한다. Id. art. 8(2). 국무원 산하 특허행정부문에 국제특허출원을 제출하는 것은 비밀유지 심사청구를 포함하는 것으로 간주된다. Id. art. 8.

시기 규칙도 구체적이다. 실시세칙 제9조에 따르면, 특허행정부문이 심사 후 해당 발명 또는 실용신안이 국가안보 또는 중대한 국가이익과 관련되어 비밀유지가 필요할 수 있다고 판단하는 경우, 청구 제출일로부터 2개월 이내에 비밀유지 심사 통지를 발행해야 한다. 복잡한 사안에서는 이 기간이 추가로 2개월 연장될 수 있다. China Patent Law Implementing Regulations art. 9. 비밀유지 심사가 진행되는 경우, 비밀유지가 필요한지에 관한 결정은 청구 제출일로부터 4개월 이내에 이루어져야 하며, 복잡한 사안에서는 이 기간이 2개월 연장될 수 있다. Id.

제19조 위반에 대한 제재는 직접적이며 상업적으로 중요하다. 제19조를 위반하여 발명 또는 실용신안에 대한 특허출원이 해외에 제출된 경우, 그 발명 또는 실용신안에 대해 중국에서 특허출원을 하더라도 특허권은 부여되지 않는다. China Patent Law art. 19. 위반으로 국가비밀이 공개되는 결과가 발생하는 경우, 제78조는 행정 제재와 잠재적 형사책임을 규정한다. Id. art. 78.

V. 미국 제도와 중국 제도의 주요 차이

미국 제도와 중국 제도는 정책상 유사하지만 실행 방식은 다르다.

미국에서 작동하는 메커니즘은 35 U.S.C. § 184 및 37 C.F.R. Part 5에 따른 허가이다. 미국 출원은 일반적으로 허가 심사를 자동으로 개시하며, 출원 접수증 또는 기타 USPTO 통지에는 허가가 부여되었는지가 표시된다. 37 C.F.R. § 5.12(a); MPEP § 140. 중국에서 작동하는 메커니즘은 중국 특허법 제19조 및 실시세칙 제8조와 제9조에 따른 비밀유지 심사이다. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations arts. 8–9.

미국 규칙은 특허, 실용신안, 산업디자인 또는 모델에 대한 출원이나 등록을 명시적으로 포괄한다. 37 C.F.R. § 5.11(a). 중국 제19조 제도는 디자인이 아니라 발명 및 실용신안을 대상으로 한다. China Patent Law art. 19. 이 차이는 디자인 비중이 큰 소비재에서 중요하다. 미국 유래 디자인 출원은 37 C.F.R. Part 5와 관련될 수 있는 반면, 중국 제19조는 그 자체의 문언상 적용되지 않을 수 있기 때문이다. 국가비밀, 기술수출, 데이터 보안 또는 국가안보에 관한 기타 중국 법률은 여전히 검토될 필요가 있을 수 있다.

미국 제도에는 실무상 6개월 경로가 있다. 대응하는 미국 출원이 적어도 6개월 동안 제출되어 있고 비밀명령의 대상이 아닌 경우, 37 C.F.R. § 5.11(a)에 따른 허가는 필요하지 않다. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2). 중국 제도는 미국식 6개월 세이프하버로 구성되어 있지 않다. 오히려 제19조가 적용되는 경우 출원인은 외국 출원 전에 비밀유지 심사를 청구해야 한다. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.

미국 제도는 외국 출원이 착오로 발생했고 관련 요건이 충족되는 경우 소급적 구제도 제공한다. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25. 중국 제19조를 그와 동등한 미국식 소급 허가 메커니즘이 있는 것으로 취급해서는 안 된다. 중국 실무상 더 안전한 방법은 외국 출원 전에 비밀유지 심사 클리어런스를 받는 것이다.

VI. 어려운 사안: 발명은 언제 “이루어진” 것이며 기술적 해결수단은 언제 “완성된” 것인가

쉬운 사안은 명확하다. 모든 발명 활동이 미국에서 이루어진 경우, 미국 외의 어떤 출원에 앞서 미국 외국 출원 허가 규칙을 분석해야 한다. See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). 발명 또는 실용신안의 모든 실질적 개발이 중국에서 이루어진 경우, 어떤 외국 출원에 앞서 중국의 비밀유지 심사 요건을 분석해야 한다. See Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. 더 어려운 사안은 단일 국가 사안이 아니다. 분산 개발 사안이다.

현대의 공동 R&D에서 발명의 이야기는 종종 하나의 장소에 깔끔하게 대응되지 않는다. 한 팀이 기술적 과제를 식별할 수 있다. 다른 팀이 핵심 알고리즘을 제안할 수 있다. 세 번째 팀이 제어 아키텍처를 설계할 수 있다. 네 번째 팀이 시스템을 실험적으로 검증할 수 있다. 그 후 상업팀이 발명의 가치를 높이는 실시형태를 추가할 수 있다. 이러한 상황에서 출원 허가 문제는 여권, 회사 본사, 회의 장소 또는 출장 기록만으로 축소되어서는 안 된다. 그러한 사실들은 관련 증거가 될 수 있지만, 법적 판단을 대신하지는 못한다.

미국 관점에서, 법률 및 규칙 문언은 발명이 미국에서 “이루어졌는지”를 묻는다. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a). 그 검토는 착상 및 발명적 기여에 관한 통상적인 미국 특허법 원칙에 의해 뒷받침되어야 한다. 미국법에서 착상은 일반적으로 단순한 연구 목표, 원하는 결과 또는 누군가에게 문제를 해결해 달라는 요청이 아니라, 완전하고 작동 가능한 발명에 대한 명확하고 영구적인 아이디어를 필요로 한다. See Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994). 따라서 분산 프로젝트에서 변호인은 청구된 발명 개념이 실제로 어디에서 형성되었는지, 그리고 청구항의 목적상 발명을 완성시킨 요소를 누가 기여했는지 물어야 한다.

중국 관점에서는 질문의 틀이 다르다. 제19조는 발명 또는 실용신안이 “중국에서 완성된” 경우 적용되며, 실시세칙은 이것이 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국 내에서 완성된 발명 또는 실용신안을 의미한다고 설명한다. Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China art. 8. 이러한 표현은 발명자의 국적, 출원인의 거주지 또는 특허 부서의 행정상 소재지가 아니라 기술적 해결수단의 실질에 주의를 돌리게 한다.

이 문언상의 차이는 중요하다. 미국의 검토는 착상 및 발명적 기여의 장소와 자연스럽게 일치하는 경향이 있다. 중국의 검토는 기술적 해결수단의 실질적 내용이 어디에서 완성되었는지에 초점을 둔다. 이러한 검토가 같은 국가를 가리키는 경우가 많지만 항상 그런 것은 아니다. 예컨대 미국 팀이 일반적인 발명 개념을 형성하고, 중국 기반 팀이 그 해결수단을 작동 가능하게 만드는 구체적 기술 아키텍처를 제공할 수 있다. 반대로 중국 기반 팀이 기술적 해결수단을 식별하고, 미국 팀이 나중에 청구항상 중요한 개량을 기여할 수 있다. 어느 경우든 최종 회의 장소나 최초 특허 초안 작성 세션의 장소에 근거한 기계적 규칙은 신뢰할 수 없다.

더 나은 실무는 최초 출원지를 선택하기 전에 청구항 중심의 기여 분석을 수행하는 것이다. 변호인은 독립항에 나타날 가능성이 높은 특징을 식별하고, 그 특징들을 누가 기여했는지 판단하며, 그 기여가 어디에서 이루어졌는지 매핑해야 한다. 분석은 문제 식별, 원하는 성능 목표의 제안, 통상적 구현 수행, 이미 착상된 발명의 실시화, 그리고 청구된 발명적 해결수단의 일부가 되는 특징의 기여를 구별해야 한다. See Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1998); Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28.

문서화는 중요하다. 경계선상 사안에서 기록에는 발명 공개서, 회의록, 실험 노트, 소스코드 커밋 이력, 설계 검토 자료, 기술 도면, 시험 프로토콜, 이메일 교신 및 특허 초안 작성 기록이 포함되어야 한다. 목적은 단지 특정 날짜에 사람들이 어디에 있었는지를 재구성하는 것이 아니라, 법적으로 그리고 기술적으로 중요한 기여가 어디에서 이루어졌는지를 판단하는 데 있다. 출장 일정표는 엔지니어가 상하이, 보스턴, 선전 또는 산호세에 있었다는 점을 보여줄 수 있지만, 실질적 발명 기여가 어디에서 발생했는지를 반드시 보여주지는 않는다.

이 분석은 최초 출원이 미국 가출원, 중국 발명특허출원 또는 PCT 출원인 경우 특히 중요하다. 미국에서 이루어진 발명에 대해서는 미국 가출원이 적절할 수 있지만, 발명 또는 실용신안의 실질적 내용이 중국에서 완성되었다면 중국 관점에서는 그것이 외국 출원일 수 있다. 반대로 청구항과 관련된 발명 주제가 미국에서 이루어진 경우, 중국에 먼저 출원하는 것이 미국 외국 출원 허가 문제를 해결하지 못할 수 있다. See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a); Patent Law of the People’s Republic of China art. 19; Implementing Regulations art. 8.

실무상 교훈은 “발명은 어디에서 이루어졌는가?”라는 질문이 항상 “회의는 어디에서 열렸는가?” 또는 “발명자는 어디에 고용되어 있었는가?”와 같지 않다는 것이다. 분산된 미국–중국 R&D에서 더 안전한 질문은 더 정확하다. 실질적 발명 기여는 어디에서 이루어졌는가, 그리고 중국의 경우 기술적 해결수단의 실질적 내용은 어디에서 완성되었는가? 이 질문은 최초 출원 지시가 발송되기 전에 답해져야 한다.

VII. 일반적인 시나리오

다음 시나리오들은 위에서 설명한 기여 기반 접근법을 적용한다. 각 시나리오는 단순화된 사실관계를 전제로 하지만, 실제 분석은 청구항 중심으로 유지되어야 한다. 즉, 실질적 발명 기여를 식별하고, 그것이 어디에서 이루어졌는지를 판단한 다음, 미국 외국 출원 허가 심사, 중국 비밀유지 심사 또는 양쪽 모두가 필요한지를 평가해야 한다.

시나리오 1: 미국에서만 이루어진 R&D, 최초 출원을 미국 밖에서 하려는 경우

모든 발명 작업이 미국에서 이루어졌지만, 출원인이 유럽, 중국 또는 미국 외 수리관청에 제출되는 PCT 출원을 통해 먼저 출원하고자 한다고 가정한다. 발명이 미국에서 이루어졌으므로, 미국 출원이 이미 적어도 6개월 동안 제출되어 있고 비밀명령이 적용되지 않는 경우가 아닌 한, 외국 출원 전에 미국 외국 출원 허가가 일반적으로 필요하다. 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e)(2).

통상적인 해결책은 먼저 USPTO에 출원하고 출원 접수증 또는 기타 공식 통지가 허가를 부여하는지 확인하는 것, 37 C.F.R. § 5.12(b)에 따른 명시적 청원을 제출하는 것, 또는 미국 출원 후 비밀명령이 발령되지 않은 경우 6개월을 기다리는 것이다. 37 C.F.R. §§ 5.11(e)(2), 5.12; MPEP § 140.

시나리오 2: 중국 R&D 센터, 미국 모회사가 미국 가출원을 먼저 하려는 경우

발명 또는 실용신안의 실질적 기술 내용이 중국에서 완성되었지만, 회사 특허팀이 미국 가출원을 먼저 제출하고자 한다고 가정한다. 중국 관점에서 미국 가출원은 외국 특허출원이다. 발명 또는 실용신안이 중국에서 완성된 경우, 제19조는 그 미국 출원 전에 비밀유지 심사를 요구한다. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.

미국 가출원이 일반적으로 즉시 공개되지 않는다는 사실은 제19조 문제를 제거하지 않는다. 발동 요건은 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 해외에 출원하는 것이지, 공개가 아니다. China Patent Law art. 19.

시나리오 3: 미국–중국 공동 발명 기여

미국과 중국의 발명자 또는 기술 기여자가 모두 청구된 발명 개념에 기여했다고 가정한다. 이는 가장 어렵고 가장 흔한 다국적 문제이다. 발명의 일부가 미국에서 이루어졌기 때문에 미국법이 관련될 수 있다. 37 C.F.R. § 5.11(a). 기술적 해결수단의 실질적 내용이 적어도 일부 중국에서 완성되었을 수 있기 때문에 중국법도 관련될 수 있다. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.

이 상황에서 출원팀은 어느 한 법역에 먼저 출원하면 모든 문제가 해결된다고 가정해서는 안 된다. USPTO에 먼저 출원하는 것은 미국 허가 심사에는 대응할 수 있지만, 반드시 중국의 비밀유지 심사 요건을 충족하는 것은 아니다. 중국에 먼저 출원하는 것은 중국의 비밀유지 심사상 우려에 대응할 수 있지만, 미국에서 이루어진 주제에 대해 미국 외국 출원 허가를 자동으로 제공하지는 않는다. 가장 안전한 접근법은 어느 한 법역 밖에 출원하기 전에 양쪽 클리어런스가 필요한지 분석하는 것이다.

시나리오 4: 중국 국적자가 미국 기업과의 회의 중 미국에서 발명을 창작한 경우

중국 국적자가 미국 기업과의 기술 회의를 위해 미국으로 출장한다고 가정한다. 그 회의 중 중국 국적자가 단독으로 또는 미국 회사 인력과 공동으로 발명을 착상한다. 이후 당사자들은 중국, 유럽 또는 USPTO를 수리관청으로 하지 않는 PCT 출원을 통해 먼저 출원하고자 한다.

발명자의 중국 국적이 미국 외국 출원 허가 분석을 지배해서는 안 된다. 발명이 미국에서 이루어졌다면 미국 규칙이 적용될 수 있다. 37 C.F.R. § 5.11(a). 대응하는 미국 출원이 비밀명령 없이 적어도 6개월 동안 계류 중이어서 허가가 필요하지 않은 경우가 아닌 한, 해외 출원 전에 미국 외국 출원 허가를 일반적으로 취득해야 한다. 37 C.F.R. § 5.11(e)(2).

발명자의 중국 국적만으로 중국 제19조가 발동되어서도 안 된다. 중국의 법적 검토는 발명 또는 실용신안이 중국에서 완성되었는지이다. China Patent Law art. 19. 모든 실질적 기술 내용이 미국에서 완성되었다면, 발명자가 중국인이라는 이유만으로 제19조가 일반적으로 발동되어서는 안 된다. 회의 전에 중요한 기술 내용이 중국에서 개발되었거나, 중국 기반 인력이 중국에서 실질적 특징을 기여했거나, 국가비밀, 고용 또는 기술이전 규칙이 독립적으로 적용되는 경우 결론이 달라질 수 있다.

교훈은 간단하다. 중국 국적자도 외국 출원 허가 목적상 미국 유래 발명을 창작할 수 있다.

시나리오 5: 미국 국적자가 중국 기업과의 회의 중 중국에서 발명을 창작한 경우

이제 미국 국적자가 중국 기업과의 기술 회의를 위해 중국으로 출장한다고 가정한다. 중국에서 열린 회의 중, 미국 국적자가 단독으로 또는 중국 회사 인력과 공동으로 청구된 발명을 착상한다. 당사자들은 미국 가출원으로 먼저 출원하고자 한다.

발명자의 미국 국적이 중국의 비밀유지 심사 분석을 지배해서는 안 된다. 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국에서 완성되었다면, 그 발명 또는 실용신안은 실시세칙 제8조에 따라 “중국에서 완성된” 것이며, 미국 가출원을 제출하기 전에 비밀유지 심사청구가 제출되어야 한다. China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8.

발명자가 미국 국적자라는 이유만으로 미국 외국 출원 허가가 일반적으로 요구되어서는 안 된다. 발명이 미국에서 이루어지지 않았다면 37 C.F.R. § 5.11(a)에 따른 허가는 필요하지 않다. 37 C.F.R. § 5.11(e)(1). 그러나 청구된 발명의 일부가 미국에서 착상되었거나, 미국 기반 인력이 미국에서 발명적 기여를 했거나, 이후 보정이 미국 유래 주제를 추가하는 경우 분석은 달라진다.

교훈은 마찬가지로 간단하다. 미국 국적자도 외국 출원 제한 목적상 중국 유래 발명을 창작할 수 있다.

시나리오 6: PCT 최초 출원

PCT 출원은 유용할 수 있지만, 각국의 출원 허가 문제를 제거하지는 않는다. 발명이 미국에서 이루어진 경우, USPTO를 수리관청으로 하여 PCT 출원을 제출하는 것은 외국 수리관청에 제출하는 것과 다르게 취급된다. 37 C.F.R. § 5.11(a); MPEP § 1832. 발명 또는 실용신안이 중국에서 완성된 경우, 중국 특허행정부문에 국제특허출원을 제출하는 것은 비밀유지 심사청구를 포함하는 것으로 간주된다. China Patent Law Implementing Regulations art. 8.

수리관청은 중요하다. 미국 유래 주제의 경우 RO/US가 더 안전한 최초 PCT 경로일 수 있다. 중국 유래 주제의 경우 CNIPA를 통한 PCT 출원은 청구가 동시에 이루어진 것으로 간주되므로 중국 비밀유지 심사 절차에 대응할 수 있다. 미국–중국 혼합 주제의 경우, 변호인은 어떤 PCT 출원 전에도 미국과 중국 양국의 클리어런스 요건을 충족해야 하는지 평가해야 한다.

시나리오 7: 디자인 비중이 큰 제품 출시

미국 규칙은 실용신안, 산업디자인 또는 모델에 대한 외국 출원이나 등록을 명시적으로 포함한다. 37 C.F.R. § 5.11(a). 반면 중국 제19조는 발명 및 실용신안을 언급한다. China Patent Law art. 19. 그 결과 미국에서 이루어진 주제에 대한 디자인 출원은 미국 외국 출원 허가 문제를 제기할 수 있는 반면, 중국 제19조의 비밀유지 심사 규칙은 디자인만을 대상으로 하는 출원에는 그 문언상 적용되지 않을 수 있다.

이 차이를 과도하게 해석해서는 안 된다. 제품 디자인에는 기술적 특징, 실용신안 주제, 제조방법, 소프트웨어 또는 비밀 기술정보가 함께 포함될 수 있다. 디자인 우선 출원 계획도 여전히 실용신안 출원, 발명 출원, 수출통제, 기술이전 규칙 및 비밀유지 의무에 대해 선별 검토되어야 한다.

VIII. 결론

미국과 중국의 외국 출원 제도는 국가안보 목적을 공유하지만 서로 대체 가능하지 않다. 미국 제도는 미국에서 이루어진 발명을 기준으로 하는 외국 출원 허가 제도이다. 중국 제도는 중국에서 완성된 발명 및 실용신안을 기준으로 하는 비밀유지 심사 제도이다. 가장 위험한 실수는 국적, 회사 본사 또는 원하는 출원지를 법정 검토 기준으로 대체하는 것이다.

미국–중국 특허 패밀리의 경우 최초 출원 판단은 속지적 발명지 분석에서 시작되어야 한다. 미국에서 발명하는 중국 국적자는 미국 유래 외국 출원 허가 문제를 발생시킬 수 있다. 중국에서 발명하는 미국 국적자는 중국 비밀유지 심사 문제를 발생시킬 수 있다. 국경을 넘는 R&D에서 가장 안전한 질문은 “우리는 어디에 먼저 출원하고 싶은가?”가 아니라 “우리가 다른 어디에든 출원하기 전에 어느 국가가 이 발명을 클리어해야 하는가?”이다.