같은 Office Action, 다른 이해관계:Ex Parte 재심사와 통상적인 특허출원 심사에서의USPTO Office Action 대응

요약: 본 글은 ex parte 재심사에서 Office Action에 대응하는 일이 통상적인 특허출원 심사 과정에서의 대응과 다른 전략을 요구하는 이유를 설명한다. 통상적인 심사에서는 출원인이 일반적으로 상업적으로 유용한 청구항 범위를 확보하려 하며, 보정, RCE 실무 또는 계속출원 실무를 통해 절차적 유연성을 가질 수 있다. 반면 재심사에서 특허권자는, 종종 소송과 병행하여, 이미 발행된 권리를 방어하고 있으므로, 최초의 비최종 Office Action에 대한 답변을 허여, 항고 및 이후 권리행사를 위한 핵심적인 본안 기록으로 다루어야 한다. 본 글은 특허권자가 가능한 모든 주장을 조기에 제시하고, 항고에서의 예비적 입장을 보존하기 위해 의미 있는 종속항을 별도로 주장하며, 보정된 청구항 또는 재심사에서 신설된 청구항이 중용권(intervening rights), 손해배상, 침해 및 청구항 해석상의 결과를 초래할 수 있으므로 반사적인 보정을 피해야 한다는 점을 강조한다. 또한 Marine Polymer 하에서 법정 중용권을 발생시키지 않는 주장이라도 청구항 해석, 심사경과 금반언(prosecution disclaimer) 및 소송전략에 영향을 미칠 수 있으므로, 어떠한 한정적 입장을 취하기 전에 소송대리인과 재심사대리인이 반드시 조율해야 한다는 점을 설명한다. 마지막으로, 중앙재심사부(Central Reexamination Unit, CRU)로부터의 재심사 항고는 신속처리(special dispatch) 대상으로 다루어지므로, 항고는 심사관 앞에서 이미 구축된 기록을 정교화하는 절차이어야지, 그 기록을 처음으로 만들려는 시도이어서는 안 된다는 점을 지적한다.

I. 서론

언뜻 보기에 ex parte 재심사에서 Office Action에 대응하는 일은 특허출원 실무자에게 익숙한 절차처럼 보인다. 특허권자는 Office Action을 수령하고, 거절이유를 분석하고, 보정을 검토하고, 의견서를 준비하며, 필요한 경우 Patent Trial and Appeal Board(PTAB)에 항고한다. 이러한 절차적 동작은 계속 중인 특허출원의 통상적인 심사와 유사하다. 그러나 그 유사성은 오해를 낳기 쉽다. 통상적인 심사에서 출원인은 특허를 취득하려고 한다. 재심사에서 특허권자는 이미 발행된 특허를 보존하려고 하며, 그 특허가 연방지방법원에서 행사되고 있거나 라이선스 협상에서 사용되고 있는 경우도 많다.

이 차이는 전체 대응 전략을 바꾼다. 출원 심사에서의 답변은 종종 반복적으로 조정될 수 있다. 그러나 재심사 답변은 방어적이고, 기록을 의식하며, 항고를 염두에 두고, 소송이 계속 중인 경우에는 일반적으로 보정에 신중한 방식으로 작성되어야 한다. 재심사에서 특허권자는 최초의 비최종 Office Action에 대한 답변이 모든 청구항 해석 주장, 모든 선행기술과의 차이점, 모든 종속항상의 예비적 입장 및 모든 뒷받침 증거를 제시할 주된 기회가 될 수 있다고 가정해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2271; MPEP § 2272.

II. 다른 절차적 지위, 다른 목적

통상적인 특허출원 심사는 계속 중인 출원을 대상으로 한다. 출원인은 아직 집행 가능한 특허권을 취득하지 않았고, 일반적으로 상업적으로 유용한 청구항 범위를 확보하려고 한다. 출원인은 비최종 Office Action에 대해 주장, 보정, 증거 또는 이들의 조합으로 답변할 수 있다. See 37 C.F.R. § 1.111. 나중에 심사가 종결되더라도, 출원인은 종종 계속심사청구(RCE)를 제출하거나, 계속출원 실무를 활용하거나, 그 밖의 방식으로 청구항 세트를 계속 다듬을 수 있다. See 37 C.F.R. § 1.114(a), (c), (d).

Ex parte 재심사는 다르다. 그것은 발행된 특허를 대상으로 한다. 적용 가능한 AIA 금반언 규정에 따르는 한, ex parte 재심사 청구는 특허의 집행가능 기간 중 “any person”이 제출할 수 있고, 35 U.S.C. § 301에 따라 인용된 선행기술에 근거한다. See 35 U.S.C. § 302. 국장은 그 청구가 실질적이고 새로운 특허성 문제를 제기하는지 여부를 청구일로부터 3개월 이내에 판단해야 한다. 35 U.S.C. § 303(a).

일단 재심사가 명령되면, 그 절차는 통상적인 출원 심사의 단순한 연장이 아니다. 그것은 USPTO 내부에서 수행되는 등록 후 유효성 절차이며, 일반적으로 중앙재심사부를 통해 처리되고 “special dispatch”라는 법정 신속처리 명령의 적용을 받는다. See 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2236; MPEP § 2261. 특히 중요한 점은, 이 신속처리 요건이 “Patent Trial and Appeal Board에 대한 모든 항고”에도 명시적으로 적용된다는 것이다. 35 U.S.C. § 305.

의뢰인의 목적도 달라진다. 통상적인 심사에서 목적은 허용 가능한 청구항 범위를 확보하는 것이다. 재심사에서 목적은 집행 가능한 청구항 범위를 보존하는 것이다. 이 구별은 특허가 소송 중일 때 가장 중요하다. 보정을 통해서만 재심사를 통과하는 청구항은, 발행된 그대로 살아남는 더 좁은 종속항보다 가치가 낮을 수 있다. 따라서 답변 전략은 단순하지만 중요한 질문에서 출발해야 한다. 특허권자는 청구항을 새로 얻으려는 것인가, 아니면 손해배상의 기초가 되는 청구항을 보존하려는 것인가?

III. 재심사의 범위는 더 좁지만, 이해관계가 더 낮은 것은 아니다

통상적인 심사에서는 특허성 및 형식적 쟁점 전반, 즉 신규성, 비자명성, 특허적격성, 기재요건, 실시가능요건, 명확성, 이중특허, 제한요구 실무, 도면, 발명자성 및 정보공개 관련 쟁점이 문제될 수 있다.

반면 35 U.S.C. § 304에 따라 명령되는 ex parte 재심사는 주로 특허 및 간행물에 초점을 맞춘다. MPEP는 ex parte 재심사에서 청구항은 특허 또는 간행물을 기준으로 심사되며, § 112 쟁점은 신규 청구항 또는 보정된 사항에 관해서만 다루어진다고 설명한다. 37 C.F.R. § 1.552(a); MPEP § 2258. 따라서 재심사는 통상적인 심사보다 좁지만, 청구항이 이미 집행 가능한 재산권으로 존재하기 때문에 이해관계는 오히려 더 큰 경우가 많다.

이러한 좁은 범위는 답변 방식에도 영향을 주어야 한다. 재심사 답변은 발명 전반에 관한 넓은 출원 심사 에세이처럼 읽혀서는 안 된다. 답변은 명령된 실질적이고 새로운 특허성 문제와 심사관이 적용한 구체적인 선행 특허 및 간행물에 밀접하게 연결되어야 한다. 소송이 계속 중인 경우, “발명”에 대한 불필요한 성격 부여는 나중에 청구항 해석, 비침해, 심사경과 금반언 또는 손해배상 주장에 사용될 수 있다. 따라서 최선의 재심사 답변은 통상적인 출원 심사 답변보다 더 좁고, 더 절제되어 있으며, 청구항별로 더 구체적인 경우가 많다.

IV. 비최종 답변이 핵심 절차이다

가장 중요한 실무상 차이는 시점이다. 통상적인 심사에서 출원인은 비최종 답변 이후에도 의미 있는 절차적 여지를 가질 수 있다. 출원인은 또 다른 비최종 조치를 받을 수 있고, 최종거절 후 RCE를 제출할 수 있으며, 계속출원 실무를 활용하거나 시간이 지나면서 청구항 전략을 조정할 수 있다. See 37 C.F.R. § 1.114.

Ex parte 재심사에는 재심사 명령 후 특허권자 진술 절차도 존재하지만, 이는 이후 Office Action에 대한 답변과 혼동되어서는 안 된다. 재심사가 명령된 후, 특허권자는 Office가 정한 기간 내에 제안된 한정적 보정을 포함한 진술서를 제출할 수 있다. See 37 C.F.R. § 1.530; MPEP § 2249. 특허권자는 그 진술을 포기할 수도 있고, 그 경우 절차가 보다 직접적으로 최초 Office Action으로 진행될 수 있다. See MPEP § 2249. 어느 경우이든, Office Action이 발행되면 특허권자의 답변은 재심사 실무의 제약을 염두에 두고 작성되어야 한다.

그 Office Action에 답변할 때, 특허권자는 통상적인 심사에서 이용 가능한 것과 같은 유연성을 기대해서는 안 된다. MPEP § 2271은 특허권자의 진술 및 최초 Office Action에 대한 답변이 “should completely respond to and/or amend with a view to avoiding all outstanding grounds of rejection”이어야 하며, 재심사 명령 후 두 번째 Office Action은 일반적으로 최종으로 지정될 것이라고 설명한다. MPEP § 2271.

최종거절 후에는 특허권자의 지위가 훨씬 더 제약된다. MPEP § 2272는 심사관 앞의 절차가 final action으로 종결되도록 의도되어 있으며, 시기상조가 아닌 최종거절이 입력된 후에는 특허권자가 더 이상 제한 없는 추가 심사를 받을 권리를 갖지 않는다고 설명한다. MPEP § 2272. 같은 절은 재심사에서는 37 C.F.R. § 1.53에 따른 재출원 기회도 없고 37 C.F.R. § 1.114에 따른 RCE 제출 기회도 없다는 점을 특히 강조한다. Id.; see also 37 C.F.R. § 1.114(e)(6).

그 결과 다른 작성 원칙이 필요하다. 비최종 Office Action에 대한 재심사 답변은 개시적 협상처럼 취급되기보다는, 허여, 최종거절 후 절차, 항고 및 이후 권리행사의 기초로 취급되어야 한다. 답변은 모든 거절이유에 대응하고, 주장하는 각 청구항 또는 청구항 그룹을 식별하며, 적용된 문헌에 대한 특허성 있는 차이를 제시하고, 이용 가능한 증거를 포함해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2266; MPEP § 2272.

이는 단순한 작성상의 위생 문제가 아니다. 이는 보존의 문제이다. Section 1.111은 출원인 또는 특허권자가 심사관의 조치에 있다고 보는 오류를 “distinctly and specifically” 지적하고, 모든 objection 및 rejection의 이유에 답하며, 적용된 문헌에 비추어 청구항을 특허 가능하게 만든다고 믿는 구체적인 차이점을 제시할 것을 요구한다. 37 C.F.R. § 1.111(b), (c). 청구항이 특허 가능하다는 일반적 진술만으로는 충분하지 않다. Id.

V. 종속항은 항고 보존을 위한 자산으로 주장되어야 한다

종속항은 통상적인 심사에서 종종 가볍게 취급된다. 답변은 독립항에 초점을 맞추고, 특정 종속항 한정이 중요해지지 않는 한 종속항은 독립항과 함께 유지되거나 무너지는 것으로 처리될 수 있다. 이러한 접근은 재심사에서는 위험하다.

재심사에서 종속항은 특허권자의 최선의 예비적 입장이 될 수 있다. 종속항은 인용된 선행기술을 피하면서도 발행된 청구항 문언을 보존하는 더 좁은 한정을 포함할 수 있다. 특허가 소송 중일 때 이 구별은 중요하다. 이미 발행된 종속항은 독립항을 보정할 때 발생할 수 있는 중용권 및 손해배상 문제 없이 집행 가능한 범위를 보존할 수 있기 때문이다.

따라서 의미 있는 종속항은 비최종 Office Action에 대한 답변에서 별도로 주장되어야 한다. 답변은 단순히 “종속항은 적어도 독립항과 관련하여 논의한 이유와 동일한 이유로 특허 가능하다”고만 말해서는 안 된다. 별도의 종속항 쟁점을 의도하지 않는 경우에는 그러한 문구가 충분할 수 있지만, 예비적 입장을 보존하는 데에는 거의 도움이 되지 않는다. 더 강한 재심사 답변은 구체적인 종속항 한정을 식별하고, 심사관이 인용한 선행기술이 그 한정을 어디에서 개시하거나 시사하지 못하는지 설명하며, 그 주장을 정확한 거절이유와 연결한다.

이 접근은 항고에서도 중요하다. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv)에 따르면, 다투는 각 거절이유는 별도의 제목 아래 주장되어야 하며, 동일한 거절이유의 대상인 청구항들은 개별적으로, 그룹으로 또는 하위 그룹으로 주장될 수 있다. 청구항들이 그룹 또는 하위 그룹으로 주장되는 경우, Board는 하나의 대표 청구항을 선택하고 그 청구항만을 기준으로 해당 그룹의 거절을 판단할 수 있다. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). 그룹화된 청구항을 별도로 주장하지 않으면, Board가 그들의 특허성을 별도로 검토해야 한다는 주장은 포기된다. Id.; MPEP § 1205; In re McDaniel, 293 F.3d 1379, 1384, 63 U.S.P.Q.2d 1462, 1465–66 (Fed. Cir. 2002).

실무상 교훈은 직접적이다. 종속항이 중요하다면, 심사관 앞에서 그것을 별도로 주장하고 그 별도 주장을 항고 이유서까지 이어가야 한다. 명확히 방어된 적이 없는 종속항은 의미 있는 항고상의 예비적 입장으로 기능하지 못할 수 있다. 소송 중인 재심사에서 별도로 주장된 종속항은 특허권자의 가장 좋은 보험일 수 있다.

VI. 보정은 재심사에서 가능하지만, 소송에서는 실무적으로 적절하지 않은 경우가 많다

통상적인 심사에서 보정은 일상적인 수단이다. 출원인은 선행기술을 피하기 위해 청구항을 좁히고, 상업적 실시형태와 맞추기 위해 한정을 추가하며, 종속항을 독립항 형식으로 다시 쓰거나, 계속출원에서 추가 청구항을 추구할 수 있다. 보정은 종종 허여로 가는 경로의 일부일 뿐이다.

Ex parte 재심사에서 보정은 법적으로 가능하지만 실질적으로 제약된다. Section 305는 특허권자가 청구된 발명을 인용된 선행기술과 구별하기 위해 보정 및 신규 청구항을 제안할 수 있도록 허용하지만, 제안된 보정 청구항 또는 신규 청구항은 어떠한 경우에도 특허청구항의 범위를 확대할 수 없다. 35 U.S.C. § 305; see also 37 C.F.R. § 1.552(b); MPEP § 2258.

그러나 특허가 소송에 관련되어 있는 경우, 올바른 실무상 전제는 대개 보정이 정상적인 선택지가 아니라는 것이다. 보정은 유효성을 구제하기 위한 최후의 수단으로는 가능할 수 있지만, 소송상 중립적인 경우는 드물다. 한정적 보정은 침해 분석을 바꾸고, 기존 청구항 해석 입장을 약화시키며, 새로운 비침해 주장을 만들고, 전문가 보고서를 복잡하게 하며, 합의 협상력을 떨어뜨리고, 중용권 항변을 유발할 수 있다. 소송상의 질문은 단지 보정된 청구항이 특허 가능할 것인지가 아니다. 보정된 청구항이 그 사건에서 여전히 유용할 것인지가 핵심이다.

법정 중용권 문제는 중심적이다. Section 307(b)는 재심사 후 특허 가능하다고 판단되어 특허에 편입된 제안 보정 청구항 또는 신규 청구항이 재발행 특허에 관하여 35 U.S.C. § 252에 규정된 것과 동일한 효력을 갖는다고 정한다. 35 U.S.C. § 307(b). 그리고 Section 252는 원 청구항과 재발행 청구항이 “substantially identical”한 범위에서만 연속성을 보존하고, 그렇지 않은 경우에는 재발행 전에 피고 제품을 제조, 구매, 판매 청약, 사용 또는 수입했거나 실질적 준비를 한 자에게 보호를 제공한다. 35 U.S.C. § 252.

연방순회항소법원은 이러한 원칙을 재심사 맥락에도 적용해 왔다. Bloom Engineering에서 법원은 재심사 후 부여되거나 확인된 청구항이 원 청구항과 동일하지 않는 한, 재심사증명서 발행 전의 침해행위에 대해 특허를 행사할 수 없다고 설명했다. 여기서 “identical”은 실질적 변경이 없음을 의미하며, 반드시 문언상 완전한 동일성을 의미하지는 않는다. Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250 (Fed. Cir. 1997).

이 때문에 소송 중인 재심사에서 보정은 매우 큰 비용을 초래할 수 있다. 특허권자는 USPTO에서 특허 가능한 보정 청구항을 얻어 나올 수 있지만, 그 보정된 청구항에 관하여 의미 있는 과거 손해배상을 잃을 수 있다. 또한 특허권자는 주장된 청구항 범위가 실질적으로 변경되었다는 새로운 주장을 피고 침해자에게 제공할 수도 있다. 그런 의미에서 보정은 PTO 문제를 해결하면서 소송 문제를 만들어낼 수 있다.

이 점을 과장해서는 안 된다. 어떤 보정은 불가피할 수 있고, 어떤 보정은 가치 있는 장래 권리를 보존할 수 있다. 발행된 종속항을 독립항 형식으로 단순히 재작성한 청구항은 그 종속항의 범위를 반드시 변경하는 것은 아닐 수 있다. See Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250. 그러나 경험칙으로는, 진행 중인 소송이 있을 때 모든 제안 보정은 USPTO 제출물인 동시에 소송 제출물로 평가되어야 한다.

VII. 기존 종속항은 새로운 보정보다 나은 경우가 많다

보정은 중용권 및 소송상 입장 문제를 유발할 수 있으므로, 기존 종속항이 선호되는 예비적 수단이 되는 경우가 많다. 종속항이 인용된 선행기술과 구별하는 데 필요한 한정을 이미 기재하고 있다면, 특허권자는 청구항 문언을 변경하지 않고도 그 발행된 청구항을 방어할 수 있다. 이는 동일한 한정을 추가하기 위해 독립항을 보정하는 것보다 훨씬 더 가치 있을 수 있다.

바로 이 지점에서 출원 심사 전략과 소송 전략이 만난다. 재심사 답변은 어떤 종속항이 상업적으로 의미 있는 침해 읽기(infringement read)를 보존하는지 식별해야 한다. 그런 다음 그 종속항들을 독립항의 부속물로만 취급하지 말고, 그 자체의 한정에 근거하여 별도로 주장해야 한다. 목적은 단지 심사관을 설득하는 데 있지 않다. 목적은 항고와 권리행사를 위한 깨끗한 기록을 보존하는 데 있다.

예를 들어, “Claims 2–10 are patentable for at least the reasons discussed with respect to claim 1”이라고 쓰는 대신, 답변은 다음과 같이 보다 구체적으로 말해야 한다.

“Office가 청구항 1에 대한 거절을 유지하더라도, 청구항 4는 적용 문헌들이 [specific dependent limitation]을 개시하거나 시사하지 않기 때문에 별도로 특허 가능하다. Office Action은 청구항 1의 더 넓은 한정에 관하여 [reference passage]를 지적하지만, 청구항 4가 요구하는 방식으로 배치된 [dependent limitation]의 어떠한 교시도 식별하지 않았고, 식별할 수도 없다.”

그러한 주장은 세 가지 기능을 한다. 심사관에게 거절을 철회할 청구항별 이유를 제공한다. Board에게 항고에서 별도로 보존된 쟁점을 제공한다. 그리고 소송팀에게 보정 없이 살아남을 수 있는 더 좁은 발행 청구항을 제공한다.

VIII. 어떠한 한정적 입장을 취하기 전에 소송 조율이 선행되어야 한다

소송 중인 특허에 관한 재심사 답변은 출원 심사만의 고립된 영역에서 작성되어서는 안 된다. 중앙재심사부(CRU) 앞에서 취한 입장은 침해 주장, Markman 입장, 전문가 보고서, 손해배상 이론, 소송정지 신청, 금지명령 실무, 합의 협상력 및 항소에 영향을 미칠 수 있다. MPEP는 이러한 중첩을 인정한다. Ex parte 재심사 청구는 특허가 병행 소송에 관련되어 있을 때 자주 제출되며, 재심사 중인 특허가 소송에 관련되어 있거나 관련되게 되는 경우, 국장은 재심사를 정지할지 여부를 결정한다. 37 C.F.R. § 1.565(b); MPEP § 2286.

이 중첩은 청구항 해석에서 특히 중요하다. MPEP § 2258은 심사관에게 관련 소송에서 다투어진 청구항 용어에 대한 연방법원의 해석을 인지하고, 그 해석이 최광의 합리적 해석(broadest reasonable construction)과 일치하는지 평가하도록 지시한다. MPEP는 또한 청구항 범위에 관하여 법원 또는 Office에 제출된 특허권자의 서면 진술이 재심사 중 특허청구항의 의미를 판단하는 데 고려될 수 있음을 인정한다. 35 U.S.C. § 301(a)(2); 37 C.F.R. § 1.552(d); MPEP § 2258.

Marine Polymer는 조율이 왜 필수적인지 보여준다. 특허권자는 “biocompatible”에 대해 “low variability, high purity, and no detectable biological reactivity”를 요구하는 지방법원 해석을 얻었다. 그러나 재심사에서 심사관은 처음에 약간의 또는 경미한 반응성을 허용하는 종속항에 일부 의존하여 더 넓은 해석을 적용했다. Marine Polymer는 그 종속항들을 취소하고, 심사관에게 지방법원의 더 좁은 해석을 채택하라고 주장했다. 그 취소 후 심사관은 거절을 철회하고 나머지 청구항을 확인했다. Marine Polymer Techs., Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350, 1356–58 (Fed. Cir. 2012) (en banc).

연방순회항소법원은 주장된 청구항 자체가 보정된 것도 아니고 신규 청구항도 아니었기 때문에 HemCon의 법정 중용권 주장을 배척했다. § 307(b) 하에서 다수의견은 그 문턱 문제를 결정적인 것으로 보았다. Id. at 1362–64. 그러나 법원은 재심사를 포함한 심사 과정에서 이루어진 주장과 양보가 청구항 해석 및 실질적 청구항 범위에 영향을 미칠 수 있다는 점도 인정했다. Id. at 1363–65. Dyk 판사의 반대의견은 실무상 위험을 부각한다. 그의 견해가 다수의견이 되지는 않았지만, 그는 Marine Polymer의 취소 및 더 좁은 해석 주장을 중용권을 뒷받침하기에 충분한 실질적 한정으로 보았을 것이다. Id. at 1372–78 (Dyk, J., dissenting).

따라서 “한정적 입장”은 넓게 이해되어야 한다. 이는 형식적 청구항 보정뿐 아니라, 청구항 취소, 더 좁은 법원 해석의 채택, “발명”을 성격 부여함으로써 선행기술과 구별하는 주장, 실시형태의 포기, 또는 청구항 용어가 침해와 관련된 대상을 배제한다고 주장하는 것까지 포함한다. 그러한 입장을 취하기 전에 재심사대리인과 소송대리인은 영향을 받는 청구항이 주장되고 있는지, 피고 제품이 여전히 침해하는지, 그 입장이 Markman 또는 전문가 입장과 충돌하는지, 손해배상 또는 금지명령 이론에 영향을 미치는지, 그리고 기존 종속항을 대신 방어할 수 있는지를 확인해야 한다.

실무상 규칙은 단순하다. 소송 중인 재심사에서는 모든 한정적 입장을 USPTO 제출물인 동시에 소송 제출물로 취급해야 한다. Marine Polymer는 법정 중용권을 보정 청구항 또는 신규 청구항으로 제한하지만, 한정적 주장을 소송상 중립적인 것으로 만들지는 않는다.

IX. 재심사 항고는 느린 재시작 절차가 아니다

항고 실무는 통상적인 심사와 재심사가 겉으로는 유사하지만 실제로는 다르게 기능하는 또 다른 영역이다. 통상적인 심사에서 항고는 여러 경로 중 하나일 수 있다. 출원인은 항고할 수도 있고, RCE를 통해 심사를 재개할 수도 있으며, 계속출원을 제출하거나 수정된 청구항 전략을 추구할 수도 있다.

재심사에서는 보정이 소송을 해칠 경우 항고가 주된 경로일 수 있다. 특허권자는 최종거절 후 심사관의 거절에 대해 Board에 항고할 수 있지만, 제3자 청구인은 항고할 수 없고 특허권자의 항고에 참여할 수도 없다. 35 U.S.C. § 306; MPEP § 2273.

재심사 절차는 “Patent Trial and Appeal Board에 대한 모든 항고를 포함하여” 신속처리(special dispatch)로 진행되어야 하므로, CRU로부터의 항고를 사건을 다시 구축할 느린 기회로 취급해서는 안 된다. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2261.

항고는 또한 종속항 보존의 중요성을 강화한다. 항고 이유서는 다투는 각 거절이유에 관하여 심사관이 왜 잘못했는지 설명해야 하며, 항고 이유서에 포함되지 않은 주장 또는 권위는 일반적으로 그 항고에서 고려가 거절된다. 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv). 그리고 위에서 언급한 바와 같이, 그룹화된 청구항은 대표 청구항과 함께 유지되거나 무너질 수 있다. Id.; MPEP § 1205.

따라서 잘 작성된 재심사 항고 이유서는 비최종 답변에서 만들어진 구조를 이어가야 한다. 독립항 주장, 종속항 예비 주장, 청구항 해석 쟁점, 증거 관련 주장 및 추가 검토를 위해 보존되어야 할 쟁점을 별도로 식별해야 한다. 항고 이유서는 기록을 정교화해야지, 기록을 처음으로 만들어서는 안 된다.

X. 결론

통상적인 심사에서 Office Action에 대응하는 것과 ex parte 재심사에서 Office Action에 대응하는 것은 유사한 도구를 사용할 수 있지만, 전략적 지위는 근본적으로 다르다. 통상적인 심사는 청구항을 취득하는 절차이다. 재심사는 발행된 권리를 보존하는 절차이다.

그 차이는 특허가 소송 중일 때 가장 첨예하다. 통상적인 심사에서 보정은 종종 허여로 가는 실무적 경로이다. 소송 중인 재심사에서 보정은 특허성을 보존하는 동시에 침해 범위, 과거 손해배상, 청구항 해석 입장 또는 합의 협상력을 희생시킬 수 있다. 보정 청구항 및 재심사 신규 청구항은 § 252의 중용권 체계와 연결되므로, 특허권자는 보정을 단순한 출원 심사상의 사건이 아니라 소송상의 사건으로 취급해야 한다. See 35 U.S.C. §§ 252, 307(b); MPEP § 2293; Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250.

따라서 최선의 재심사 답변은 대체로 주장 우선, 보정 회피적, 종속항 중심, 항고 의식적인 방식이 된다. 대리인은 비최종 답변에서 가능한 모든 주장을 제시하고, 의미 있는 종속항을 별도로 방어하며, 증거를 조기에 제출하고, 모든 한정적 입장을 소송팀과 조율하며, CRU 재심사로부터의 항고 자체도 신속처리 대상이라는 점을 기억해야 한다. 답변은 단순히 심사관을 통과하기 위한 것이어서는 안 된다. 그것은 특허, 항고 및 사건을 보존하기 위한 것이어야 한다.