USPTO와 EPO의 비공개 선행기술:선출원·후공개 특허출원의 비교법적 고찰

요약: 본 글은 USPTO와 EPO가 “비공개 선행기술(secret prior art)”—후출원의 출원 당시에는 공개되어 있지 않았지만, 이후 공개됨으로써 선행기술 효력을 취득하는 선출원 특허출원—을 어떻게 취급하는지를 비교한다. 미국에서는 AIA § 102(a)(2)가, 미국을 지정한 일정한 PCT 공개를 포함하여 적격한 미국 특허문헌이 다른 발명자를 기재하고 있는 경우, 그 유효출원일을 기준으로 선행기술로 취급한다. 이러한 문헌은 신규성 부정과 자명성 판단 모두에 사용될 수 있지만, AIA § 102(b)(2)는 발명자 유래, 선행 공개, 공통 소유, 공동연구계약에 관한 중요한 예외를 둔다. 유럽에서는 EPC Article 54(3)이 마찬가지로 선출원·후공개 유럽출원 및 적격한 Euro-PCT 출원을 포섭하지만, Article 56은 그 효력을 신규성에 한정하며, 미국식 공통 소유에 의한 자기충돌 회피 수단은 없다. 이 글의 핵심 주장은, 미국 제도는 비공개 출원을 선행기술의 범위에 넓게 편입한 다음 법정 예외로 그 가혹함을 완화하는 반면, EPC는 비공개 출원의 효력을 신규성으로 엄격히 제한하고, 소유권 기반 구제보다는 우선권, 직접적이고 명백한 개시, 보정 실무, 그리고 제한적으로만 이용 가능한 디스클레이머에 의존한다는 점이다.

I. 서론

특허성 판단에서 흔히 발생하는 문제는, 심사 중인 출원보다 먼저 특허출원이 이루어졌지만 그 선출원이 후출원의 출원일 이후에야 공개되는 경우이다. 간단한 시간순서를 생각해 보자. 출원인 A가 1월에 출원 A를 제출한다. 출원인 B가 6월에 출원 B를 제출한다. 출원 A는 7월에 공개된다. B가 6월에 출원했을 때, A의 출원은 아직 비공개 상태였고 선행기술 조사에서 발견될 수 없었다. 그럼에도 A가 공개되면, 미국특허상표청과 유럽특허청은 모두 A를 B에 대한 선행기술로 취급할 수 있다.

이 글은 “비공개 선행기술”이라는 표현을, 후출원의 출원 당시에는 공중이 이용할 수 없었지만 특허법의 작용에 따라 나중에 선행기술 효력을 취득하는 선출원 특허출원을 가리키는 약칭으로 사용한다. 이 용어 자체가 어느 제도에서든 적용되는 법정 문구는 아니다. 미국 실무에서 현대적 주요 범주는 AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2) 선행기술이고, EPO 실무에서 이에 대응하는 범주는 Article 54(3) EPC 선행기술이다.

두 제도는 동일한 사실관계에 서로 다른 결과를 부여한다. 미국에서는 출원 A가 적격한 미국 특허문헌이 되고, 다른 발명자를 기재하며, B의 유효출원일보다 앞서 유효하게 출원되었다면, AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2)에 따른 선행기술이 될 수 있다. 다만 § 102(b)(2)의 예외가 적용될 수 있다. See 35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024). 그러한 선행기술은 신규성 부정과 자명성 판단 모두를 뒷받침할 수 있다. See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).

유럽에서는 출원 A가 선행 유럽특허출원 또는 적격한 Euro-PCT 출원인 경우, Article 54(3) EPC가 출원 당시의 A의 내용을 B에 대한 기술수준에 포함시킬 수 있다. EPC art. 54(3). 그러나 Article 56 EPC는 Article 54(3) 문헌을 진보성 판단에서 제외한다. EPC art. 56. 따라서 Article 54(3) 인용문헌은 신규성에 한정되는 선행기술이다.

정책적 차이는 핵심적이다. 미국 제도는 비공개 특허출원을 일반적 선행기술 범주의 일부로 취급한 다음, 법정 예외를 통해 가혹함을 완화한다. EPC는 반대 접근을 취한다. 즉, 비공개 출원의 사용을 신규성으로 엄격히 제한하지만, 자기충돌에 대한 소유권 기반 회피 수단을 제공하지 않는다.

실무상 대비는 다음과 같다. 미국의 비공개 선행기술은 자명성을 뒷받침할 수 있으므로 실체적 영향 범위가 더 넓다. 그러나 미국법에는 발명자 유래 예외와 공통 소유 예외가 있다. EPO의 비공개 선행기술은 신규성에 한정되므로 실체적 영향 범위가 더 좁다. 하지만 EPC에는 AIA § 102(b)(2)(C)에 직접 대응하는 규정이 없기 때문에, 동일 소유자 포트폴리오 상황에서는 더 경직적이다.

II. 한눈에 보는 비교

쟁점	USPTO / AIA	EPO / EPC
적격 문헌	미국 특허, 미국 특허출원공개, 및 미국을 지정하여 WIPO가 공개한 PCT 출원. 35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01.	출원 당시의 유럽특허출원. 적격한 Euro-PCT 출원을 포함한다. EPC arts. 54(3), 153; EPC r. 165.
선행기술일	의존되는 주제에 관하여 해당 인용문헌이 “유효하게 출원된” 날. 35 U.S.C. § 102(d).	선행 유럽출원의 더 이른 출원일 또는 유효한 우선일. EPC arts. 54(3), 89.
신규성에 대한 효과	있음. 적격한 § 102(a)(2) 인용문헌은 신규성을 부정할 수 있다. 35 U.S.C. § 102(a)(2).	있음. Article 54(3)은 신규성 선행기술이다. EPC art. 54(3).
자명성 / 진보성에 대한 효과	있음. § 102(a)(2) 선행기술은 § 103 자명성 거절을 뒷받침할 수 있다. 35 U.S.C. § 103; Hazeltine Rsch., Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252, 254–56 (1965).	없음. Article 54(3) 문헌은 진보성 판단에서 고려되지 않는다. EPC art. 56.
외국 / PCT 취급	미국을 지정하여 WIPO가 공개한 PCT 출원은 공개 언어 또는 미국 국내단계 진입 여부와 관계없이 적격할 수 있다. MPEP § 2154.01(a).	Euro-PCT 출원은 Rule 159(1)(c)의 출원료가 납부되고, 필요한 경우 번역문이 제출된 경우에만 Article 54(3) 효력을 가질 수 있다. EPC r. 165; EPO Guidelines A-XIII, 9.1.3 (2026).
공통 소유에 의한 회피	AIA § 102(b)(2)(C)에 따라 조건부로 이용 가능하다. § 102(c)에 따른 공동연구계약 관련 취급도 적용될 수 있다.	Article 54(3)에 대한 직접적인 공통 소유 예외는 없다.
우선권 관련 핵심 쟁점	우선권 또는 이익을 주장하는 선출원이 의존되는 주제를 기재하고 있는지 여부. 35 U.S.C. § 102(d).	관련 주제에 대해 “동일한 발명” 기준에 따른 우선권이 유효한지 여부. G 2/98, Requirement for Claiming Priority of the “Same Invention,” 2001 O.J. E.P.O. 413.
전형적 대응 전략	문헌의 적격성, 유효출원일, 발명자 구성, 및 § 102(b)(2) 예외를 다툰다. Rule 1.130 선언 실무, 공통 소유, 청구항 보정, 및 이중특허 전략을 검토한다.	직접적이고 명백한 개시, 우선권 자격, Euro-PCT 지위, 및 신규성을 다툰다. 목표 보정 또는 엄격히 제한된 디스클레이머를 검토한다.

III. 미국의 틀: AIA 문언을 우선하고, pre-AIA 판례는 배경으로

현행 AIA 출원의 경우 출발점은 법문이다. Section 102(a)(2)는, 청구발명이 § 151에 따라 발행된 특허 또는 § 122(b)에 따라 공개되었거나 공개된 것으로 간주되는 특허출원에 기재되어 있고, 그 특허 또는 출원이 다른 발명자를 기재하며 청구발명의 유효출원일보다 먼저 유효하게 출원된 경우, 그 사람은 특허를 받을 수 없다고 규정한다. 35 U.S.C. § 102(a)(2). USPTO는 이러한 문헌을 “미국 특허문헌”으로 묶는다. 즉, 미국 특허, 미국 특허출원공개, 및 일정한 WIPO 공개 PCT 출원이다. MPEP § 2154.01.

인용문헌의 공개일은 지배적인 선행기술일이 아니다. 인용문헌은 물론 통상적인 방식으로 적용되기 위해 특허 또는 공개출원이 되어 있어야 하지만, 법정 질문은 그것이 청구발명의 유효출원일 전에 “유효하게 출원”되었는지 여부이다. 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(d). Section 102(d)는 유효출원일 규칙을 제공한다. 미국 특허문헌은 실제 출원일 또는, 해당하는 경우, 의존되는 주제를 기재하고 있는 선행 우선권 또는 이익주장 출원의 출원일을 기준으로 유효하게 출원된 것으로 취급된다. 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b).

이 AIA 규칙은 pre-AIA § 102(e)와 실질적으로 다르다. pre-AIA Hilmer doctrine 아래에서는 외국 우선권이 일반적으로 미국 특허 인용문헌에 대해 § 102(e) 선행기술일을 제공하지 않았다. In re Hilmer, 359 F.2d 859, 878–79 (C.C.P.A. 1966). 반대로 AIA § 102(d) 아래에서 USPTO는, 외국출원 또는 국제출원을 포함하여 의존되는 주제를 기재하고 있는 가장 이른 우선권 또는 이익주장 출원을 기준으로, 미국 특허문헌이 유효하게 출원된 것으로 취급한다. 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b). Hilmer는 역사적 배경으로 중요하지만, AIA 출원에 적용되는 운영 규칙은 아니다.

“다른 발명자를 기재한다”는 문구는 실무상 가치가 큰 제한이지만, 좁게 읽어서는 안 된다. 현행 USPTO 지침은 선행 미국 특허문헌과 후출원 사이에 발명자 구성이 조금이라도 다르면 “다른 발명자를 기재한다”는 요건이 충족된다고 설명한다. MPEP § 2154.01(c). 따라서 두 문헌 모두 공동발명자를 기재하고 있는 경우에도, 한 명의 다른 공동발명자가 있으면 충분하다. § 102(b)(2) 예외가 적용되지 않는 한, 발명자 중복은 § 102(a)(2) 선행기술 지위를 막지 않는다. Id. In re Land, 368 F.2d 866, 877–79 (C.C.P.A. 1966)와 같은 pre-AIA의 “by another” 사건들은 여전히 유용한 배경이지만, 현행 AIA 분석은 법문상 “names another inventor”라는 문구와 MPEP § 2154.01(c)의 USPTO 지침에 의해 좌우된다.

미국 비공개 선행기술의 역사적 기초는 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926)이다. Milburn은 적용되는 AIA 조문은 아니지만, 선행출원에 이미 개시된 주제에 대해 두 번째 출원인이 특허를 받도록 나중의 특허청 공개가 허용되어서는 안 된다는 정책을 설명한다. Id. at 399–401. Milburn에서 연방대법원은, 선출원이 나중에 발행되었고 해당 주제를 청구하지 않았더라도, 그 선출원이 나중에 청구된 발명을 충분히 개시하였다면 후발 특허를 무너뜨릴 수 있다고 판시했다. Id.

pre-AIA 자명성의 기초는 Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252 (1965)이다. 그 사건에서 연방대법원은 후출원이 제출되었을 당시 특허청에 계속 중이던 선출원이 § 103 자명성 목적상 선행기술이 될 수 있다고 판시했다. Id. at 254–56. Hazeltine은 AIA보다 앞선 판례이지만, 그 중심적 실무 교훈은 AIA 아래에서도 유지된다. § 102(a)(2) 인용문헌은 미국 선행기술 세계의 일부이고 § 103 자명성 분석에 사용될 수 있기 때문이다. See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a).

pre-AIA 우선권 사건들도 신중하게 표시되어야 한다. Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.에서 Federal Circuit은 pre-AIA § 102(e) 상황에서, 임시출원이 인용특허의 청구항에 대해 written-description 지원을 제공하지 않는 한 그 인용특허는 임시출원의 출원일을 받을 수 없다고 판시했다. 800 F.3d 1375, 1378–82 (Fed. Cir. 2015). In re Riggs에서 Federal Circuit은 더 나아가, pre-AIA § 102(e) 거절에서 임시출원일을 적용하려면 선행기술로 의존되는 인용문헌의 특정 부분 역시 임시출원에서 written-description 지원을 받아야 한다고 했다. 131 F.4th 1377, 1384–85 (Fed. Cir. 2025). 이 사건들은 pre-AIA 상황에서 발생했지만, 그 주제별 우선권 논리는 AIA의 § 102(d) 문의와 평행한다. 다만 법정 분석은 AIA 문언에서 시작해야 한다.

Lynk Labs는 좁게 이해하는 것이 가장 적절하다. 이 사건은 AIA § 102(a)(2) 판결이 아니라, IPR 상황에서의 pre-AIA § 102(e)(1) 사건이었다. Lynk Labs, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 125 F.4th 1120, 1124–26 (Fed. Cir. 2025), cert. denied, No. 25-308 (U.S. Mar. 9, 2026). 그 관련성은 Federal Circuit이 공개특허출원이 나중의 공개 전까지 공중이 접근할 수 없었더라도 그 출원일을 기준으로 선행기술이 될 수 있다고 판시한 데 있다. Id. at 1130–33. 따라서 이 사건은 “secret springing prior art” 개념을 강화하지만, AIA § 102(a)(2)의 직접적 해석으로 읽어서는 안 된다.

IV. 미국의 예외: 폭넓은 선행기술 효력과 법정 안전장치

AIA § 102(a)(2)의 폭은 § 102(b)(2)에 의해 완화된다. 첫 번째 예외는 발명자 또는 공동발명자로부터 직접 또는 간접적으로 취득된 주제를 제거한다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A). 이는 발명자 유래 예외이며, 흔히 37 C.F.R. § 1.130(a)에 따른 선언 실무를 통해 주장된다. See MPEP §§ 717.01(a), 2155.01.

두 번째 예외는, 개입하는 § 102(a)(2) 인용문헌의 유효출원일 전에 발명자, 공동발명자, 또는 발명자나 공동발명자로부터 해당 주제를 취득한 다른 사람이 공중에게 공개한 주제를 제거한다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(B). Federal Circuit의 Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd.는 주의할 만한 사례이다. 108 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2024). 법원은 비밀유지계약이 없었더라도 사적 판매가 § 102(b)(2)(B) 목적상 해당 주제를 공중에게 공개한 것은 아니라고 판시했다. Id. at 1383–86. 이 예외는 단순한 발명자 유래의 상업적 거래가 아니라, 관련 주제의 진정한 공중 공개를 요구한다.

세 번째 예외는 공통 소유 예외이다. Section 102(b)(2)(C)는, § 102(a)(2)에 해당할 수 있는 주제라도 늦어도 청구발명의 유효출원일까지 개시된 주제와 청구발명이 동일인에게 소유되어 있었거나 동일인에게 양도할 의무의 대상이었다면 선행기술이 아니라고 규정한다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). Section 102(c)는 특정 공동연구계약에 대해서도 관련 취급을 확장한다. 35 U.S.C. § 102(c). USPTO 지침은 적절한 공통 소유 또는 공동연구계약 제출이, 거절이 신규성 부정이든 자명성이든 관계없이, 해당 주제를 § 102(a)(2) 선행기술에서 제거할 수 있음을 명확히 한다. MPEP § 717.02(a).

공통 소유 예외는 만능 해결책이 아니다. 이는 § 102(a)(2)에 따라 사용되는 개시에만 적용되고, § 102(a)(1)에 따른 공개 선행기술에는 적용되지 않는다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C); MPEP § 717.02(a). 또한 이중특허 문제를 제거하지도 않는다. MPEP § 717.02(a). 공통 소유의 선출원은 § 102(a)(2) 선행기술이 아닐 수 있지만, 여전히 법정 또는 비법정 이중특허 분석과, 적절한 경우 terminal disclaimer 전략을 필요로 할 수 있다.

V. EPO의 틀: 신규성 전용 선행기술로서의 Article 54(3)

Article 54 EPC는 공개 선행기술과 아직 공개되지 않은 선행 유럽특허출원을 구별한다. Article 54(2)는 통상의 기술수준을 유럽출원의 출원일 전에 공중이 이용할 수 있게 된 모든 것으로 정의한다. EPC art. 54(2). Article 54(3)은 특별 범주를 추가한다. 즉, 심사 중인 출원의 관련일보다 앞선 출원일을 가지며 그 관련일 이후에 공개된, 출원 당시의 유럽특허출원의 내용이다. EPC art. 54(3).

Article 56 EPC는 제한 원리를 제공한다. 이 조항은 청구발명이 진보성을 포함하는지 판단할 때 Article 54(3) 문헌을 고려하지 않는다고 규정한다. EPC art. 56. 따라서 EPO 규칙은 실체적 효과 면에서 미국 규칙보다 좁다. 54(3) 문헌은 청구된 주제를 직접적이고 명백하게 개시하면 신규성을 파괴할 수 있지만, 다른 인용문헌과 조합될 수도 없고 진보성의 출발점으로 사용될 수도 없다.

Boards of Appeal은 Article 54(3)의 엄격한 신규성 전용 성격을 강화해 왔다. T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissan에서 Technical Board는 선행 Article 54(3) 출원의 “전체 내용”이 개시되지 않은 균등물까지 확장되지는 않는다고 판시했다. T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissan, 1987 O.J. E.P.O. 369. 그 결론은 EPC의 구조에서 나온다. Article 54(3) 문헌은 진보성에서 제외되므로, 그 효과는 균등론 또는 자명성 추론으로 확대되어서는 안 된다. Id.

관련 “내용”은 출원 당시의 선행 유럽출원이다. EPO Guidelines for Examination G-IV, 5.1 (2026). Guidelines는 그 내용에 명세서, 도면 및 청구항이 포함되지만, 우선권 문서 자체 또는 요약서는 포함되지 않는다고 설명한다. Id. 우선권 문서는 관련 개시에 대해 선행출원이 주장된 우선일을 받을 자격이 있는지를 판단하는 데에만 중요하다.

VI. EPO에서 핵심 쟁점으로서의 우선권

Article 54(3)은 출원일과 우선일에 좌우되므로, 우선권은 종종 결정적이다. 대표적 권위는 G 2/98이다. Enlarged Board는 “동일한 발명”에 대한 우선권은, 통상의 기술자가 공통 일반지식을 사용하여 우선권 출원 전체로부터 청구된 주제를 직접적이고 명백하게 도출할 수 있는 경우에만 인정된다고 판시했다. G 2/98, Requirement for Claiming Priority of the “Same Invention,” 2001 O.J. E.P.O. 413.

그 기준은 Article 54(3) 분쟁의 양쪽에 작용한다. 후출원은 먼저 공개된 인용문헌보다 앞서기 위해 우선권이 필요할 수 있다. 선행 인용문헌은 후발 청구항에 대해 선출원으로 자격을 갖추기 위해 우선권이 필요할 수 있다. 한쪽의 우선권은 실패하고 다른 쪽의 우선권은 유효하다면, 결과는 비대칭적이고 결론을 좌우할 수 있다.

G 1/15는 일부 자기충돌 위험을 제한하기 때문에 중요하다. 그 결정에서 Enlarged Board는, 관련 대체 주제가 우선권 문서에 직접 또는 묵시적으로, 명백하게, 그리고 실시가능한 방식으로 개시되어 있다면, 포괄적 “OR” 청구항에 대해 부분우선권이 거절될 수 없다고 판시했다. G 1/15, Partial Priority (Enlarged Bd. App. Nov. 29, 2016). 따라서 부분우선권은 적절히 우선권을 받을 수 있는 주제에 대해, 출원인 자신의 선출원 또는 우선권 패밀리 공개가 치명적으로 작용하는 것을 방지할 수 있다.

우선권 자격 자체도 명확해졌다. G 1/22 및 G 2/22에서 Enlarged Board는, EPO가 당사자가 우선권을 받을 자격이 있는지를 평가할 권한이 있지만, 우선권을 주장하는 출원인에게는 그러한 자격이 있다는 반증 가능한 추정이 존재한다고 판시했다. G 1/22 & G 2/22, Entitlement to Priority, 2024 O.J. E.P.O. A50. 이 결정들은 우선권 출원인과 후출원인이 동일하지 않은 PCT-to-EP 출원 체인에서 특히 중요하다.

VII. Euro-PCT 출원: 유사한 사실관계, 다른 관문 요건

PCT 출원은 또 하나의 차이를 만든다. 미국에서 현행 AIA 실무는, 미국을 지정한 PCT 출원의 WIPO 공개를 § 102(a)(2) 목적상 미국 특허출원공개로 취급한다. 이는 국제출원일, 공개 언어, 또는 미국 국내단계 진입 여부와 관계없다. 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 374; MPEP § 2154.01(a).

EPO 규칙은 더 조건적이다. 유럽을 지정한 PCT 출원은 EPC 요건이 충족된 경우에만 Article 54(3) 선행기술이 될 수 있다. Rule 165 EPC는 Article 153(5)와 함께 그 틀을 제공한다. EPC art. 153(5); EPC r. 165. 2026년 EPO Guidelines는, PCT 출원인이 Rule 159(1)(c)에 따른 출원료를 납부하고, 국제사무국이 EPO 공용어로 공개하지 않은 출원인 경우 Rule 159(1)(a)에 따른 번역문을 제출했다면, 국제출원이 Article 54(3)의 기술수준에 포함된다고 설명한다. EPO Guidelines for Examination A-XIII, 9.1.3 (2026). Guidelines는 또한 Euro-PCT 출원이 충돌하는 유럽출원으로 취급되기 위해 유럽단계 진입의 모든 최소요건을 충족할 필요는 없다고 설명한다. Id.

실무상 요점은 간단하다. 미국 실무자는 Euro-PCT의 Article 54(3) 지위가 WIPO 공개로부터 자동으로 따라온다고 가정해서는 안 된다. 유럽 실무자는 미국 § 102(a)(2)가 미국 국내단계 진입을 요구한다고 가정해서는 안 된다.

VIII. EPO 디스클레이머와 동일 소유자 충돌

EPC에는 Article 54(3)에 대한 공통 소유 예외가 없으므로, 동일 소유자 충돌은 우선권, 청구항 작성, 신규성 확보를 위한 보정, 또는 디스클레이머를 통해 해결해야 한다. 따라서 디스클레이머는 단순한 심사 절차상 도구가 아니다. 그것은 EPC가 동일 소유자의 Article 54(3) 문제를 소유권 규칙으로 해결하기를 거부한다는 점을 드러낸다.

Enlarged Board의 디스클레이머 판례는 제한적인 대응만을 허용한다. G 1/03에서 Enlarged Board는 미개시 디스클레이머가 Article 54(3) 선행기술에 대해 신규성을 회복하기 위해 허용될 수 있지만, 그 디스클레이머가 필요한 범위를 초과해 제거하지 않고 청구된 주제에 기술적 기여를 제공하지 않는 경우에 한한다고 판시했다. G 1/03, Disclaimer/PPG, 2004 O.J. E.P.O. 413. G 1/16에서 Enlarged Board는 미개시 디스클레이머에 대한 특별한 G 1/03 체계를 재확인하고, 그러한 디스클레이머가 엄격한 추가사항 한계를 충족해야 한다고 강조했다. G 1/16, Disclaimer III, 2018 O.J. E.P.O. A70.

최근 Board 결정들은 이러한 접근의 한계를 보여준다. T 88/21, Glass Article/Corning에서 Board는 전체 청구항 범위에 대해 우선권이 유효하지 않았고, 출원인 자신의 선행 개시에 기초한 미개시 디스클레이머가 허용되지 않은 동일 출원인 충돌을 다루었다. T 88/21, Glass Article/Corning (Tech. Bd. App. Nov. 15, 2022). T 1946/19, Memory Lock/CLEVX에서 Board는, 청구항에 대해서는 우선권이 실패했지만 Article 54(3) 선행기술 인용문헌의 관련 주제에 대해서는 우선권이 유효했던 경우 신규성 결여를 인정했다. T 1946/19, Memory Lock/CLEVX (Tech. Bd. App. Nov. 9, 2023). 이 결정들은 Article 54(3)이 소유권보다는 우선권 지원의 세분성에 의해 좌우되는 경우가 많음을 보여준다.

IX. 글로벌 포트폴리오에 대한 전략적 결과

미국 규칙은 한 측면에서는 더 위험하고, 다른 측면에서는 더 관대하다. 더 위험한 이유는 § 102(a)(2) 인용문헌이 § 103에 따른 자명성에 사용될 수 있기 때문이다. See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; Hazeltine, 382 U.S. at 254–56. 그러나 더 관대한 이유는 § 102(b)(2)가 발명자 유래 개시, 발명자의 선행 공중 공개, 및 공통 소유 개시를 § 102(a)(2) 선행기술 기반에서 제거할 수 있기 때문이다. 35 U.S.C. § 102(b)(2).

EPO 규칙은 Article 54(3)이 신규성에 한정되므로 더 좁다. EPC art. 56. 하지만 EPC에는 § 102(b)(2)(C)에 대응하는 규정이 없기 때문에, 동일 소유자 포트폴리오 실무에서는 더 가혹할 수 있다. 같은 기업집단의 선행 EP 출원은, 법정요건이 충족되고 우선권이 청구항을 구제하지 못하면, 후행 EP 출원에 대해 신규성을 파괴하는 Article 54(3) 인용문헌이 될 수 있다.

미국 심사에서 대응 체크리스트는 다음과 같아야 한다. 인용문헌이 적격한 미국 특허문헌인지 식별한다. § 102(d)에 따른 주제별 유효출원일을 판단한다. “다른 발명자를 기재한다”는 요건을 검토한다. § 102(b)(2) 예외를 평가한다. 그리고 이중특허는 별도로 고려한다. See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(b)(2), 102(d), 103; MPEP §§ 2154.01, 717.02(a).

EPO 심사에서 대응 체크리스트는 달라야 한다. 인용문헌이 EP 출원 또는 적격한 Euro-PCT 출원인지 확인한다. 공개 시점을 검증한다. 청구항과 인용문헌 양쪽에 대해 우선권을 검토한다. 선출원이 청구된 주제를 직접적이고 명백하게 개시하는지 묻는다. 그리고 목표 보정 또는 허용 가능한 디스클레이머를 검토한다. See EPC arts. 54(3), 56, 89; EPO Guidelines G-IV, 5.1; EPO Guidelines A-XIII, 9.1.3.

X. 결론

선출원·후공개 특허출원은 특허법에서 특이한 위치를 차지한다. 후출원인이 출원할 당시에는 공개되어 있지 않았지만, 공개되면 선행기술 효력을 취득할 수 있다. 미국과 유럽 제도는 이 기본 아이디어를 공유하지만, 이를 구현하는 방식은 다르다.

미국 제도는 비공개 특허출원을 일반적 선행기술 세계의 일부로 취급한 다음, 법정 예외를 통해 가혹함을 완화한다. EPC는 반대 접근을 취한다. 즉, 비공개 출원을 신규성으로 엄격히 제한하지만, 자기충돌에 대한 소유권 기반 회피 수단은 제공하지 않는다. 이 정책적 차이가 동일한 출원 시간순서가 USPTO와 EPO에서 서로 다른 심사 전략을 낳는 이유를 설명한다.

미국에서 현행 AIA 분석은 pre-AIA 판례가 아니라 §§ 102(a)(2) 및 102(d)에서 시작된다. pre-AIA 권위들은 여전히 유용하지만, 그 법리적 역할은 제한적이고 문맥 의존적이다. Milburn은 비공개 선행기술에 대한 역사적 정당화를 제공한다. Hazeltine은 역사적 자명성 원리를 제공한다. Dynamic Drinkware, Riggs, 및 Lynk Labs는 pre-AIA 우선권 및 공개일 문제를 비추지만, AIA 문의는 법문과 현행 USPTO 지침에서 출발한다.

EPO에서 Article 54(3)은 신규성 전용 규칙이다. Article 56은 Article 54(3) 문헌을 진보성에서 제외하고, T 167/84와 같은 사건들은 그 법리가 균등론 또는 자명성 추론을 통해 확대되어서는 안 된다는 점을 확인한다. 그러나 EPC의 더 좁은 효과에는 더 적은 회피 경로가 따른다. 미국식 공통 소유 예외는 없다. 우선권, 직접적이고 명백한 개시, 그리고 신중하게 제한된 디스클레이머가 그 역할을 수행한다.

글로벌 출원 전략의 핵심 교훈은 단순하다. 미국에서는 인용문헌이 적격한지, 그 주제별 유효출원일이 언제인지, 다른 발명자를 기재하는지, 그리고 AIA 예외가 그것을 제거하는지를 물어야 한다. 유럽에서는 선행 EP 또는 Euro-PCT 출원이 청구항을 직접적이고 명백하게 개시하는지, 우선권이 결론을 바꾸는지, 그리고 추가사항 없이 청구항을 보정하거나 디스클레이머로 제한할 수 있는지를 물어야 한다.