요약: 35 U.S.C. § 371에 따른 미국 국내단계 출원은 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)를 통한 가속심사의 대상이 될 수 있다. 그러나 “A” 문헌만을 인용한 국제조사보고서 자체만으로는 적격성이 성립하지 않는다. 출원인은 최신 관련 PCT 견해서 또는 특허성에 관한 국제예비보고서를 검토하여 적어도 하나의 청구항이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관하여 긍정적인 판단을 받았는지 확인해야 한다. 또한 대리인은 조사 제한, 단일성 결여 판단 또는 Box VIII의 지적사항을 평가하고, 계류 중인 모든 미국 청구항이 긍정적으로 평가된 대상과 충분히 대응하는지 확인해야 한다. 통상적인 30개월 처리개시일 전에 가속심사를 구하는 경우, PPH 신청은 유효한 조기 국내단계 처리개시 요청 및 적용되는 § 371 요건의 충족과 조율되어야 한다. PPH는 별도의 신청 수수료 없이 상당한 심사 가속을 제공할 수

요약: 이 글은 침해소송과 병행하여 제3자가 신청한 ex parte 재심사에 직면한 특허권자는 35 U.S.C. § 304가 허용하는 선택적 명령 후 진술서를 통상 포기해야 한다고 주장한다. 첫 Office Action이 나오기 전에 진술서를 제출하면, 심사관이 실제 거절이유를 특정하기 전에 특허권자가 잠재적 이론들을 다루어야 하고, 신청인에게 그 도전을 보완할 수 있는 법정 답변 기회를 제공하며, 청구항 해석, 침해, 유효성, 관련 특허, 나아가 판결 후 절차에까지 영향을 미칠 수 있는 추가 심사경과를 만든다. 병행 소송과 재심사에 관한 Federal Circuit 판례는 특허성을 보존하기 위해 한 진술이, 심사관이 이를 채택했는지 또는 법원이 최종적으로 disclaimer를 인정했는지와 무관하게, 중요한 내재적 증거가 될 수 있음을 보여준다. 그러나 포기는 실체적 양보가 아니라 절제된 순서 관리이다. 이는 적절히 보존된 특허성에 관한 실질적 새

요약: 특허청구범위는 발명이 무엇인지 또는 무엇을 하는지만이 아니라, 발명이 무엇을 달성하려는지도 자주 기재한다. 예컨대 지연시간을 줄이고, 안정성을 높이며, 질병을 치료하고, 움직임을 방지하거나, 특정 성능 수준을 달성한다는 식이다. 그러한 문언이 “특허성 판단상 비중(patentable weight)”을 갖는지는 “whereby,” “wherein,” “for,” “configured to”와 같은 단어에 관한 규칙만으로 답할 수 없다. 올바른 분석에는 세 개의 관문이 있고, 그중 두 번째 관문은 조건부이다. 제1 관문은 청구항 해석이다. 해당 문언은 무엇을 요구하는가—목적, 능력, 구성, 행위, 실제 달성, 또는 객관적 문턱값인가? 제2 관문은 조건부 기능적 관련성 심사이다. 주장되는 차이가 전달적, 지시적, 검증적, 인식론적, 또는 평판적 내용에 있는 경우, 그 내용은 나머지 청구항 요소들과 상호작용하여 청구된 기능성을 만들거나 청구된 행위

I. 파일 래퍼와 “섀도 파일” 공식 특허 파일은 출원심사 절차의 일부만 보여 준다. 공개 기록 뒤에는 발명공개서, 선행기술 분석, 초안과 수정본, 심사관 인터뷰 메모, 출원심사 담당 변호사들 간 이메일, 외국 대리인에 대한 지시, 포트폴리오 관련 권고, 특허대리인과의 커뮤니케이션이 존재할 수 있다. 나중에 유효성, 침해, 발명자성, 소유권 또는 불공정 행위가 다투어지면, 상대방은 이러한 비공개 “섀도 파일”을 요구할 수 있다. 그 자료가 변호사에게 속하므로 보호된다는 직관적 반응은 지나치게 넓다. 문서가 특허 출원심사 중 작성되었다는 사실만으로 그 문서가 비밀유지특권 또는 워크 프로덕트로 보호되는지는 결정되지 않으며, 따라서 그 문서를 제출해야 하는지에 대한 답도 그 사실만으로는 나오지 않는다. “Privileged and Confidential” 표시, 변호사의 전자 파일에 보관되어 있다는 점, 또는 이메일 체인

I. 서론 미국법을 논의할 때 이 글에서 “disclosure”는 때때로 상업적 판매를 포함한 관련 § 102(a)(1) 사건 전부를 포괄하는 법문상 의미로 사용된다. 이 용어가 반드시 기술정보가 공중에게 이용 가능하게 되었다는 뜻은 아니다. See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–82 (Fed. Cir. 2024). 두 제도는 같은 안전지대의 두 버전이 아니다. 같은 외형상 기간을 사용할 뿐 서로 다른 법적 장치이다. 사건, 행위자, 출원일 기준점, 주제 및 절차를 번역하지 않은 채 “1년”만 번역하는 실무가는 의뢰인에게 정확히 잘못된 기한을 알려줄 위험이 있다. 도쿄의 한 스타트업이 1월 15일에 새로운 센서의 특징 A를 발표하고, 5월 1일