PCT 조사에서 미국 패스트트랙으로: 제371조 국내단계에서 특허심사하이웨이 활용하기
요약: 35 U.S.C. § 371에 따른 미국 국내단계 출원은 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)를 통한 가속심사의 대상이 될 수 있다. 그러나 “A” 문헌만을 인용한 국제조사보고서 자체만으로는 적격성이 성립하지 않는다. 출원인은 최신 관련 PCT 견해서 또는 특허성에 관한 국제예비보고서를 검토하여 적어도 하나의 청구항이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관하여 긍정적인 판단을 받았는지 확인해야 한다. 또한 대리인은 조사 제한, 단일성 결여 판단 또는 Box VIII의 지적사항을 평가하고, 계류 중인 모든 미국 청구항이 긍정적으로 평가된 대상과 충분히 대응하는지 확인해야 한다. 통상적인 30개월 처리개시일 전에 가속심사를 구하는 경우, PPH 신청은 유효한 조기 국내단계 처리개시 요청 및 적용되는 § 371 요건의 충족과 조율되어야 한다. PPH는 별도의 신청 수수료 없이 상당한 심사 가속을 제공할 수
신청인에게 두 번째 브리프를 주지 말라: 침해소송과 병행되는 ex parte 재심사에서 특허권자가 통상 명령 후 진술서를 포기해야 하는 이유
요약: 이 글은 침해소송과 병행하여 제3자가 신청한 ex parte 재심사에 직면한 특허권자는 35 U.S.C. § 304가 허용하는 선택적 명령 후 진술서를 통상 포기해야 한다고 주장한다. 첫 Office Action이 나오기 전에 진술서를 제출하면, 심사관이 실제 거절이유를 특정하기 전에 특허권자가 잠재적 이론들을 다루어야 하고, 신청인에게 그 도전을 보완할 수 있는 법정 답변 기회를 제공하며, 청구항 해석, 침해, 유효성, 관련 특허, 나아가 판결 후 절차에까지 영향을 미칠 수 있는 추가 심사경과를 만든다. 병행 소송과 재심사에 관한 Federal Circuit 판례는 특허성을 보존하기 위해 한 진술이, 심사관이 이를 채택했는지 또는 법원이 최종적으로 disclaimer를 인정했는지와 무관하게, 중요한 내재적 증거가 될 수 있음을 보여준다. 그러나 포기는 실체적 양보가 아니라 절제된 순서 관리이다. 이는 적절히 보존된 특허성에 관한 실질적 새
목적지를 청구하기:바람직한 효과가 특허성 판단상 비중을 갖는 경우
요약: 특허청구범위는 발명이 무엇인지 또는 무엇을 하는지만이 아니라, 발명이 무엇을 달성하려는지도 자주 기재한다. 예컨대 지연시간을 줄이고, 안정성을 높이며, 질병을 치료하고, 움직임을 방지하거나, 특정 성능 수준을 달성한다는 식이다. 그러한 문언이 “특허성 판단상 비중(patentable weight)”을 갖는지는 “whereby,” “wherein,” “for,” “configured to”와 같은 단어에 관한 규칙만으로 답할 수 없다. 올바른 분석에는 세 개의 관문이 있고, 그중 두 번째 관문은 조건부이다. 제1 관문은 청구항 해석이다. 해당 문언은 무엇을 요구하는가—목적, 능력, 구성, 행위, 실제 달성, 또는 객관적 문턱값인가? 제2 관문은 조건부 기능적 관련성 심사이다. 주장되는 차이가 전달적, 지시적, 검증적, 인식론적, 또는 평판적 내용에 있는 경우, 그 내용은 나머지 청구항 요소들과 상호작용하여 청구된 기능성을 만들거나 청구된 행위
파일 래퍼의 이면: 특허 출원심사 자료의 증거개시 대상성: 비밀유지특권, 워크 프로덕트, 특허대리인, 외국 대리인 및 사내 변호사 커뮤니케이션
I. 파일 래퍼와 “섀도 파일” 공식 특허 파일은 출원심사 절차의 일부만 보여 준다. 공개 기록 뒤에는 발명공개서, 선행기술 분석, 초안과 수정본, 심사관 인터뷰 메모, 출원심사 담당 변호사들 간 이메일, 외국 대리인에 대한 지시, 포트폴리오 관련 권고, 특허대리인과의 커뮤니케이션이 존재할 수 있다. 나중에 유효성, 침해, 발명자성, 소유권 또는 불공정 행위가 다투어지면, 상대방은 이러한 비공개 “섀도 파일”을 요구할 수 있다. 그 자료가 변호사에게 속하므로 보호된다는 직관적 반응은 지나치게 넓다. 문서가 특허 출원심사 중 작성되었다는 사실만으로 그 문서가 비밀유지특권 또는 워크 프로덕트로 보호되는지는 결정되지 않으며, 따라서 그 문서를 제출해야 하는지에 대한 답도 그 사실만으로는 나오지 않는다. “Privileged and Confidential” 표시, 변호사의 전자 파일에 보관되어 있다는 점, 또는 이메일 체인
같은 12개월, 다른 시계: 미국·일본 특허 유예기간 비교
I. 서론 미국법을 논의할 때 이 글에서 “disclosure”는 때때로 상업적 판매를 포함한 관련 § 102(a)(1) 사건 전부를 포괄하는 법문상 의미로 사용된다. 이 용어가 반드시 기술정보가 공중에게 이용 가능하게 되었다는 뜻은 아니다. See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–82 (Fed. Cir. 2024). 두 제도는 같은 안전지대의 두 버전이 아니다. 같은 외형상 기간을 사용할 뿐 서로 다른 법적 장치이다. 사건, 행위자, 출원일 기준점, 주제 및 절차를 번역하지 않은 채 “1년”만 번역하는 실무가는 의뢰인에게 정확히 잘못된 기한을 알려줄 위험이 있다. 도쿄의 한 스타트업이 1월 15일에 새로운 센서의 특징 A를 발표하고, 5월 1일
추상적 아이디어에서 기술적 해결수단으로
요약: 인공지능(AI) 관련 발명은 미국과 중국 양국에서 모두 특허를 받을 수 있지만, 어느 법역도 “AI”라는 추상적 표지를 그 자체로 보호하거나 알려진 모델을 새로운 분야에 일반적으로 사용하는 것만을 보상하지 않는다. 미국 실무는 Alice/Mayo 적격성 체계를 적용하며, 현재 USPTO 지침은 청구항 전체, 기술에 대한 구체적 개선, 그리고 그 개선을 청구된 메커니즘과 연결하는 증거를 강조한다. 적절히 뒷받침된 선언서는 심사 중 도움이 될 수 있으나 누락된 개시를 치유할 수는 없다. 중국은 기술적 해결수단 요건, 정신활동 배제, 진보성 분석, 알고리즘적 특징이 기술적 특징과 어떻게 상호작용하는지를 설명해야 한다는 강화된 기대를 통해 상당히 유사한 결론에 도달하면서도, 명시적인 윤리 및 데이터 거버넌스 심사를 부과한다. 두 제도 모두 적격한 자연인 발명자와, 주장된 기술적 결과를 만들어 내는 아키텍처, 훈련 과정, 입력, 출력 및 인과 메커니
Rule 132 선언서에서 한국의 실험 증거까지: 미국 및 한국 특허 실무가를 위한 양방향 가이드
요약: 본고는 미국 37 C.F.R. § 1.132에 따른 선언서 실무를 한국에서 가장 가까운 대응물, 즉 실험결과, 비교 데이터, 전문가 설명 또는 기타 기술 증거가 뒷받침하는 KIPO 의견서 제출 실무와 비교한다. 양 제도는 모두 변리사·변호사의 주장만으로는 부족한 경우, 특히 예상외 또는 유리한 기술적 효과가 문제 되는 자명성 또는 진보성 다툼에서 심사관의 거절을 극복하기 위해 증거를 사용한다. 그러나 본고는 몇 가지 중요한 차이도 강조한다. 한국에는 Rule 132식의 공식 선언서 제도가 없고, 한국의 출원 후 증거는 원출원 명세서의 기재를 명확히 하거나 확인할 수는 있지만 명세서의 일부가 되거나 부실한 출원을 치유할 수는 없으며, 한국의 진보성은 유리한 효과만으로 판단되는 것이 아니라 착상의 용이성, 결합 또는 선택의 동기, 통상의 창작능력, 기술적 구성 및 효과를 포괄하는 더 넓은 심사에 따라 판단된다. 미국 실무가에게 본고는 선언서 형
누가 발명자인가—그리고 무엇의 발명자인가?미국, 유럽, 한국, 중국 및 일본에서의 청구항, 개시 및 발명자 해당성
요약: 이 글은 미국, 유럽, 한국, 중국 및 일본에서 “발명자”의 의미가 어떻게 달라지는지를 검토한다. 특히 발명자 해당성이 청구된 발명에 의해 결정되는지, 아니면 출원에 기재된 모든 사항에 의해 결정되는지에 초점을 둔다. 이 글은 판단의 법적으로 관련 있는 대상과 그 창작자를 식별하는 데 사용되는 증거를 구별한다. 즉, 청구항이 발명을 정의할 수 있는 한편, 명세서, 도면, 선행기술 및 개발 기록은 그 발명이 무엇을 의미하며 누가 그 발명에 기여했는지를 드러낼 수 있다. 미국 비가출원 및 일본 실무는 주로 청구항 중심이지만, 미국 가출원은 중요한 개시 기반 예외를 제시한다. 한국법은 실질적 창작 기여 기준을 적용하며, 구속력 없는 KIPO 실무 설명에서는 청구항이 실무상 참조점으로 기능한다. 중국은 출원 및 개발 기록을 고려한 해결수단별 판단을 사용하므로, 기여자의 작업이 유지된 해결수단의 기초로 남아 있는 경우에는 청구항이 취소되더라도 발명자
Festo에서 파일 히스토리까지:미국의 심사경과 금반언과 EPO, 한국, 일본 및 중국의청구범위 제한 비교
E요약: 이 글은 미국, EPO, 한국, 일본 및 중국에서 심사경과가 특허 청구범위를 어떻게 제한할 수 있는지를 비교한다. 미국에서 심사경과는 통상적 청구항 해석, 심사경과에 의한 디스클레이머, Festo에 따른 보정 기반 심사경과 금반언, 그리고 출원인의 의견진술이 청구대상 일부를 명확히 포기한 경우의 주장 기반 금반언이라는 서로 관련된 여러 법리를 통해 작동한다. EPO는 EPC 절차에서 일반적으로 미국식 파일 래퍼 금반언을 인정하지 않는다는 점에서 구별되지만, 명세서, 도면 및 보정 규칙은 여전히 청구항 해석과 유효성 판단에서 중심적 역할을 한다. 한국과 일본은 균등론 제한을 통해 기능적으로 유사한 법리를 인정한다. 한국은 심사기록 전체가 의식적 제외를 보여 주는지를 묻고, 일본은 Maxacalcitol 판결로 정교화되어 제외를 나타내는 객관적 행위를 요구하게 된 다섯 번째 Ball Spline ‘특단의 사정’ 요건을 적용한다. 중국은 특허권
빠른 길, 다른 관문: 미·중 특허 실무에서 USPTO Track One과 CNIPA 우선심사 설명하기
요약: USPTO Track One과 CNIPA 우선심사는 모두 특허 심사를 가속하지만, 근본적으로 다른 관문 모델에 따라 작동한다. USPTO Track One은 기술 분야에 중립적인 수수료 기반의 절차적 선택지이다. 즉, 출원인이 적격한 실용특허 또는 식물특허 출원을 제출하고, 필요한 수수료를 납부하며, 청구항 수 제한을 지키고, 시기 및 심사 절차상 규칙을 준수하면, 발명의 기술 분야, 상업화 상태, 공공정책상 중요성은 일반적으로 문제가 되지 않는다. 반면 CNIPA 우선심사는 적격성 및 추천에 기반한 제도이다. 출원인은 국가 또는 지방 중점 산업, 빠르게 발전하는 기술 분야, 실시 활동, 제3자 실시, 중국 선출원 후 외국 출원, 또는 공익상 중요성과 같은 중국의 인정된 우선심사 사유에 해당해야 하며, 중국 선출원 사유를 제외하고는 일반적으로 관련 국무원 부문 또는 성급 지식재산권국의 추천을 받아야 한다. 실무적으로 이는 중국 실무가가 Tr
먼저 조사하고, 신중하게 작성하라: 문헌별 배경기술 기재가 특허적격성을 뒷받침하고 청구항 의미를 보존하는 방식
요약: 신중한 출원 전 선행기술 조사는 단순한 특허성 검토가 아니라 명세서 설계 도구가 될 수 있다. “프레이밍 문헌”을 식별하고, 그 아키텍처와 한계를 정확히 설명하며, 각 차이점을 청구된 기술적 메커니즘에 연결함으로써, 출원인은 35 U.S.C. § 101에 따른 특허적격성을 뒷받침하고 이후의 청구항 해석에도 정보를 제공하는 내재적 기록을 만들 수 있다. 그러한 기록은 특허권자가 나중에 인용된 문헌이 배경기술란에서 설명된 것과 동일한 종래 아키텍처를 사용하며, 따라서 청구항의 차별화 한계를 결여한다는 점을 입증하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 이 글은 이러한 효과가 절차별로 다르다는 점을 강조한다. 출원인 자인 선행기술은 심사, IPR, 연방지방법원 소송에서 각각 다르게 취급되는 반면, 청구항 해석은 별도의 내재적 기록에 관한 검토로 남는다. 또한 이 글은 Rule 56상의 개시 의무와 선택적 실체적 특징부여를 구별하고, Ekchian에 따른