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Divergent Patent Law 블로그
미국 특허 출원·심사 대응, PTAB 실무, 미국 연방순회항소법원 동향 및 국경 간 특허 전략에 관한 논평.


통상의 기술자를 위해 작성되고, 모두가 읽는 문서복수의 독자층을 고려한 특허출원서 작성
요약: 특허출원서는 법적으로 해당 기술분야의 통상의 기술자의 시각을 통해 평가된다. 그러나 그 실무적 성공은 훨씬 더 넓은 독자층, 즉 특허심사관, 계속출원 담당 변호사, 해외 대리인 및 국내단계 심사관, 판사, 상대방 대리인, 배심원, 라이선싱 및 사업팀에 달려 있다. 이 글은 그 해법이 독자별로 발명의 서로 다른 버전을 작성하는 데 있는 것이 아니라, 하나의 일관된 개시를 층위적으로 구축하는 데 있다고 주장한다. 즉, 접근하기 쉬운 기술적 방향 제시에서 출발하여, 청구항 중심의 관계와 작동적 구현 세부사항으로 나아가고, 명시적으로 연결된 대안 및 예비적 입장을 보존하는 방식이다. 일관된 용어와 통합된 조합은 심사를 용이하게 하고 § 112를 충족하게 한다. 기술적 설명은 소프트웨어 및 AI 관련 특허적격성 입장을 강화한다. 명확한 보정 근거는 미국 및 해외 심사에서 유연성을 보존한다. 권리범위를 의식한 표현은 청구항 해석 및 § 112(f) 위
Brandon Theiss
7월 20일17분 분량


특허 심사 항소의 번역: USPTO PTAB 항소와 JPO 거절결정불복심판의 비교
요약: 이 글은 USPTO에서 PTAB에 제기되는 일방당사자(ex parte) 항소 절차와 JPO의 심사관 거절결정에 대한 불복심판을 비교하면서, 각 제도를 다른 제도에서 훈련받은 실무자를 위한 교육 프레임워크로 사용한다. 핵심은 두 제도가 유사하지만 서로 대체 가능한 것은 아니라는 점이다. USPTO 항소는 “두 번 거절된” 규칙에 의해 개시되고, 항소통지서(Notice of Appeal), 항소이유서(Appeal Brief), 심사관 답변서(Examiner’s Answer), 반박서면(Reply Brief), 선택적 구두심리, PTAB 결정, 재심리, 사법심사로 이어지는 기록 중심·서면 중심의 순서로 진행된다. 반면 JPO 심판은 심사관의 거절결정에 의해 개시되며, 심판청구서, 청구와 동시에 이루어질 수 있는 보정, 심사관의 전치심사 또는 재고, 합의체 심리, 잠재적 법원 절차와 더 밀접하게 연결된다. 이 글은 Ex parte Bar-Tal을
Brandon Theiss
7월 18일17분 분량


잘못된 매핑이지, 미니 심리가 아니다:USPTO의 새로운 재심사 명령 전 서면 절차에 관한 사례 연구
요약: USPTO의 새로운 재심사 명령 전 서면 절차는 특허권자가 특허청이 재심사를 명령하기 전에 ex parte 재심사 청구에 이의를 제기할 수 있는 좁지만 경우에 따라 중대한 기회를 제공한다. 그러나 이 글은 그 기회가 낮은 SNQ 기준과 일관되게 구성되어야 한다는 점을 강조한다. 특허권자는 비특허성을 반증할 필요가 없고, 그렇게 하려고 해서도 안 된다. 오히려 청구인이 인용문헌의 교시를 잘못 특정했거나 그 교시를 청구항에 잘못 매핑했기 때문에, 주장된 교시는 SNQ를 제기할 만한 중요하고 청구항 관련성이 있는 교시가 아님을 보여주어야 한다. MPEP § 2242; Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026). 이 글은 그
Brandon Theiss
7월 16일12분 분량


심사관은 상대방 대리인이 아니다조정적 변론으로서의 특허 출원심사
요약: 본 글은 심사관 단계의 특허 출원심사를 변호사들이 전통적으로 훈련받는 대립적 절차가 아니라 조정적 변론의 한 형태로 이해하는 것이 더 적절하다고 주장한다. 소송과 달리 출원심사에는 상대방 청구인이 없고, 주장되는 법적 권리는 아직 가변적이며, 심사관과 출원인은 서로 다른 제도적 역할에서 접근하더라도 궁극적으로 특허성에 관한 올바른 판단을 추구한다. 따라서 효과적인 출원심사 대응은 조정과 관련된 역량, 즉 표면적 입장 이면의 이해관계 식별, 실제 불일치 원인의 진단, 명세서ㆍ선행기술ㆍ지배 법령ㆍ상업적 목표에 비추어 가정 검증, 뒷받침되는 청구항 대안 도출, 그리고 계속 논의할 것인지 청원 또는 심판으로 전환할 것인지의 판단에 의존한다. 본 글은 현행 USPTO 인터뷰 지침과 심사관 인터뷰가 최종 처분까지의 Office Action 수 감소와 관련된다는 경험적 연구를 토대로, 이러한 이론을 인터뷰 준비, 진행 및 기록화에 관한 실무적 권고로 전
Brandon Theiss
7월 14일16분 분량


패밀리를 계속 열어 두기: 미국 계속출원 실무와 유럽, 중국, 한국 및 일본의 비교
요약: 미국 계속출원 실무는 특허 패밀리를 계류 상태로 유지하면서 시장, 경쟁사, 선행기술, 라이선스 수요 및 소송상 입장이 변화함에 따라 동일 개시에 근거한 추가 청구항군을 추구할 수 있게 하므로, 포트폴리오 관리 측면에서 매우 강력하고 독자적인 도구이다. 이에 비해 유럽, 중국, 한국 및 일본은 중요하지만 더 제약적인 후속 수단, 즉 주로 분할출원, 한국의 더 좁은 분리/별도 출원 절차, 그리고 등록 후 제한 또는 정정 수단을 제공한다. 이러한 수단은 권리를 보존하거나 좁힐 수는 있지만, 일반적으로 미국 계속출원이 제공하는 통상적인 청구항 개발의 유연성을 재현하지는 못한다. 글로벌 특허 전략의 실무적 교훈은, 미국 계속출원은 추가 비용을 정당화할 실제 청구항 목적이 있을 때 의도적으로 사용해야 하며, 해외 심사에서는 분할출원 가능 시점, 원개시의 한계, 청구항 수에 따른 비용 구조, 등록 또는 심판 기한, 등록 후 정정 제약을 고려한 관할별 조
Brandon Theiss
7월 12일14분 분량
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