요약: 이 글은 침해소송과 병행하여 제3자가 신청한 ex parte 재심사에 직면한 특허권자는 35 U.S.C. § 304가 허용하는 선택적 명령 후 진술서를 통상 포기해야 한다고 주장한다. 첫 Office Action이 나오기 전에 진술서를 제출하면, 심사관이 실제 거절이유를 특정하기 전에 특허권자가 잠재적 이론들을 다루어야 하고, 신청인에게 그 도전을 보완할 수 있는 법정 답변 기회를 제공하며, 청구항 해석, 침해, 유효성, 관련 특허, 나아가 판결 후 절차에까지 영향을 미칠 수 있는 추가 심사경과를 만든다. 병행 소송과 재심사에 관한 Federal Circuit 판례는 특허성을 보존하기 위해 한 진술이, 심사관이 이를 채택했는지 또는 법원이 최종적으로 disclaimer를 인정했는지와 무관하게, 중요한 내재적 증거가 될 수 있음을 보여준다. 그러나 포기는 실체적 양보가 아니라 절제된 순서 관리이다. 이는 적절히 보존된 특허성에 관한 실질적 새

요약: 신중한 출원 전 선행기술 조사는 단순한 특허성 검토가 아니라 명세서 설계 도구가 될 수 있다. “프레이밍 문헌”을 식별하고, 그 아키텍처와 한계를 정확히 설명하며, 각 차이점을 청구된 기술적 메커니즘에 연결함으로써, 출원인은 35 U.S.C. § 101에 따른 특허적격성을 뒷받침하고 이후의 청구항 해석에도 정보를 제공하는 내재적 기록을 만들 수 있다. 그러한 기록은 특허권자가 나중에 인용된 문헌이 배경기술란에서 설명된 것과 동일한 종래 아키텍처를 사용하며, 따라서 청구항의 차별화 한계를 결여한다는 점을 입증하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 이 글은 이러한 효과가 절차별로 다르다는 점을 강조한다. 출원인 자인 선행기술은 심사, IPR, 연방지방법원 소송에서 각각 다르게 취급되는 반면, 청구항 해석은 별도의 내재적 기록에 관한 검토로 남는다. 또한 이 글은 Rule 56상의 개시 의무와 선택적 실체적 특징부여를 구별하고, Ekchian에 따른