패밀리를 계속 열어 두기: 미국 계속출원 실무와 유럽, 중국, 한국 및 일본의 비교

요약: 미국 계속출원 실무는 특허 패밀리를 계류 상태로 유지하면서 시장, 경쟁사, 선행기술, 라이선스 수요 및 소송상 입장이 변화함에 따라 동일 개시에 근거한 추가 청구항군을 추구할 수 있게 하므로, 포트폴리오 관리 측면에서 매우 강력하고 독자적인 도구이다. 이에 비해 유럽, 중국, 한국 및 일본은 중요하지만 더 제약적인 후속 수단, 즉 주로 분할출원, 한국의 더 좁은 분리/별도 출원 절차, 그리고 등록 후 제한 또는 정정 수단을 제공한다. 이러한 수단은 권리를 보존하거나 좁힐 수는 있지만, 일반적으로 미국 계속출원이 제공하는 통상적인 청구항 개발의 유연성을 재현하지는 못한다. 글로벌 특허 전략의 실무적 교훈은, 미국 계속출원은 추가 비용을 정당화할 실제 청구항 목적이 있을 때 의도적으로 사용해야 하며, 해외 심사에서는 분할출원 가능 시점, 원개시의 한계, 청구항 수에 따른 비용 구조, 등록 또는 심판 기한, 등록 후 정정 제약을 고려한 관할별 조기 계획이 필요하다는 것이다.

I.             서론

미국 계속출원 실무는 미국 특허 심사와 유럽, 중국, 한국 및 일본의 특허 심사 사이에서 가장 중요한 전략적 차이 중 하나이다. 미국에서는 동일 개시에 근거한 계속출원을 통해 특허 패밀리를 계속 계류 상태로 유지할 수 있는 경우가 많으며, 이를 통해 출원인은 모출원에 이미 개시된 주제에 관한 추가 청구항군을 추구할 수 있다. 이러한 능력 때문에 미국 계속출원 실무는 단순한 절차적 장치가 아니라 포트폴리오 관리 도구가 된다.

해외 실무와의 비교는 종종 오해된다. 해외 대리인과 고객은 “continuation,” “divisional,” “child application,” 또는 “follow-on application”과 같은 용어를 서로 바꾸어 쓰기도 하지만, 법적 장치는 서로 대체 가능한 것이 아니다. 유럽, 중국, 한국 및 일본도 선행 개시에 근거하여 추가 청구 기회를 보존할 수 있는 장치를 제공한다. 그러나 그러한 장치는 일반적으로 관할별 제약을 받는 분할출원, 분리/별도 출원, 또는 등록 후 정정 장치이다. 더 적절한 비교 지점은 해외 제도에 전략적 가치가 없다는 것이 아니라, 그러한 제도들이 일반적으로 미국 계속출원 실무가 제공하는 통상적이고 동일 개시에 근거한 청구항 개발 유연성을 제공하지 않는다는 점이다.

핵심적인 차이는 다음과 같다. 미국 계속출원 실무는 원개시의 범위 내에서 반복적인 청구항 개발을 가능하게 한다. 해외 실무도 일부 동일 개시 청구 기회를 보존할 수 있지만, 일반적으로 시기, 신규사항, 단일성, 계류성, 수수료 및 절차상 제한에 의해 규율되는 더 제약적인 수단을 통해서만 가능하다.

II.         주력 수단으로서의 미국 계속출원

미국 계속출원은 선행 계류 출원에 개시된 주제에 관한 후출원으로서, 35 U.S.C. § 120 및 37 C.F.R. § 1.78의 요건이 충족되는 경우 선행 출원일의 이익을 보존하는 방식으로 제출된다. USPTO는 계속출원을 선출원되어 계류 중인 출원에 개시된 발명에 관한 출원으로 설명하며, 그 계속출원의 개시는 모출원에 보정으로 추가될 경우 신규사항이 될 주제를 포함해서는 안 된다고 설명한다. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(d).

통상적인 미국 계속출원은 동일 개시 출원이다. 청구항이 개시에 의해 뒷받침되고 기타 특허성 요건을 충족하는 한, 출원인은 더 넓거나, 더 좁거나, 초점을 달리하거나, 다른 법정 카테고리를 대상으로 하거나, 다른 상업적 실시형태를 대상으로 하는 상이한 청구항군을 추구할 수 있다. USPTO 지침은 선행 출원의 특허화, 포기 또는 절차 종료 전에 새로운 청구항군을 도입하고 추가 심사를 받기 위해 계속출원을 제출할 수 있음을 인정한다. MPEP § 201.07; 37 C.F.R. § 1.53(b).

이는 미국 분할출원과 다르다. 분할출원은 일반적으로, 흔히 restriction requirement 이후에, 모출원에서 분리된 주제를 추구하기 위해 사용된다. 분할출원 지위는 35 U.S.C. § 121 세이프하버 목적 및 자명형 이중특허 분석에서 중요할 수 있다. 계속출원과 분할출원은 모두 계속적 출원이지만 동의어는 아니다. See 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06, 201.07.

일부계속출원(continuation-in-part, CIP)은 과도하게 강조해서는 안 된다. CIP는 미국에서 법적으로 가능하지만, 통상적인 미국 계속출원 전략은 아니다. USPTO는 CIP를 선출원된 출원의 존속 중에 제출되어 선행 개시의 일부 또는 전부를 반복하면서 선행 출원에 개시되지 않은 사항을 추가하는 출원으로 설명한다. MPEP § 201.08.

CIP는 미국 계속적 출원 실무의 법정 용어 중 일부이지만, 실증 연구는 이를 동일 개시 계속출원에 비해 부차적인 것으로 취급하는 것을 뒷받침한다. Righi, Cannito 및 Vladasel은 계속출원을 계속적 출원 중 가장 널리 사용되는 유형으로 설명하고, 신규사항을 추가하는 CIP와 구별한다. 그들의 주요 표본 중 하나에서 계속출원 제출의 평균 발생률은 9.87%였고, CIP는 3.36%였다. See Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO, 52 Research Policy art. 104742 (2023); see also Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO 6, 37 tbl.5 (Barcelona Sch. of Econ. Working Paper No. 1382, Jan. 2023). 따라서 더 적절한 실무적 특성화는, CIP가 아니라 동일 개시 계속출원이 통상적인 미국 계속출원 도구이고, CIP는 신규사항을 추가해야 할 때 사용되는 덜 일반적인 특수 목적 출원이라는 것이다.

CIP는 또한 우선권의 복잡성을 만든다. 모출원에 의해 뒷받침되는 청구항은 모출원의 출원일을 인정받을 수 있지만, 추가사항에 의존하는 청구항은 그렇지 않다. 따라서 CIP는 일반적으로 새로운 개시가 필요하고, 새로운 출원이 더 명확한 선택인지 출원인이 검토한 경우에만 사용하는 특수 목적 출원으로 취급해야 한다. MPEP § 201.08; 35 U.S.C. § 120.

III.      미국 심사를 계속 열어 두는 것이 가치를 창출하는 이유

미국 계속출원 실무의 가장 중요한 상업적 특징은 청구항 선택권을 보존한다는 점이다. 최초 출원은 출원인이 어떤 실시형태가 가장 중요해질지, 어떤 경쟁사가 시장에 진입할지, 어떤 제품 아키텍처가 우세해질지, 또는 어떤 선행기술이 최종 청구범위를 형성할지를 알기 전에 제출되는 경우가 많다. 계류 중인 계속출원은 출원인이 나중에 획득한 사업 및 기술 정보를 활용하여 원개시에 의해 뒷받침되는 청구항을 추구할 수 있게 한다. MPEP § 201.07.

그 선택권은 포트폴리오 가치에 직접적인 영향을 준다. 특허의 가치는 청구항의 가치이다. 명세서는 넓은 기술 플랫폼을 설명할 수 있지만, 배타적 권리는 청구항에 의해 정의된다. See 35 U.S.C. § 154(a)(1). 계속출원은 출원인이 개시되었지만 청구되지 않았거나 충분히 청구되지 않은 주제를 제품, 서비스, 시스템 아키텍처, 고객 워크플로, 제조 단계 또는 설계회피에 대응하는 표적화된 청구항으로 전환할 수 있게 한다.

계속출원은 또한 청구항이 시장을 따라가도록 해준다. 출원인의 상업 제품은 변할 수 있다. 경쟁사는 다른 구현 방식을 채택할 수 있다. 표준은 발전할 수 있다. 잠재적 실시권자는 상업적으로 중요한 특징을 다르게 식별할 수 있다. 결과 청구항이 원개시에 의해 충분히 뒷받침되는 한, 계속출원은 그러한 정보와 함께 심사 전략이 성숙하도록 해준다. MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 112(a).

사업 회사의 경우 이는 미국 패밀리를 라이선스, 크로스라이선스, 투자 및 M&A에서 더 가치 있게 만들 수 있다. 계류 중인 계속출원은 전략적 옵션이다. 소유자 또는 인수자는 기존 개시의 범위 내에서 미래의 청구범위를 여전히 형성할 수 있다. 이러한 선택권은 계속출원이 특허로 등록되기 전에도 독립적인 가치를 가질 수 있으며, 특히 등록된 청구항이 한 제품 세대를 포괄하지만 계류 중인 청구항을 후속 버전이나 인접한 상업적 실시형태로 향하게 할 수 있는 경우 그러하다. See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 201.07.

IV.      미국 심사를 계속 열어 두는 것의 소송상 가치

미국 소송에서는 미국 법원이 청구항을 해석할 뿐, 일반적으로 청구항을 다시 쓰거나 보정하지 않기 때문에 열린 심사가 특히 중요하다. Federal Circuit의 Chef America 판시사항은 여전히 유용한 경고이다. 즉, 법원은 청구항을 “실시 가능하게 만들기 위해서든 그 유효성을 유지하기 위해서든” 다시 작성할 수 없다. Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2004).

이는 소송이 종종 청구항의 결함이나 공백을 드러내기 때문에 중요하다. 피고의 비침해 입장은 청구항 용어가 특허권자가 예상했던 것보다 좁다는 점을 드러낼 수 있다. 청구항 해석은 제품을 주장된 청구항의 문언적 범위 밖으로 밀어낼 수 있다. 무효 주장에서는 더 좁지만 상업적으로 의미 있는 청구 공간을 남기는 선행기술이 식별될 수 있다. 기술적 증거개시에서는 특허권자가 처음 가정했던 것과 다른 구현 방식이 드러날 수 있다. 계속출원은 계류 중인 사건에서 주장된 청구항을 고치는 것은 아니지만, 소송 기록에서 얻은 정보를 반영한 새로운 청구항을 위한 별도의 심사 트랙을 제공할 수 있다. MPEP § 201.07.

같은 점은 IPR, ex parte reexamination 및 병행 지방법원 소송에도 적용된다. IPR은 특허와 인쇄 간행물에 근거한 §§ 102 및 103 사유로 제한된다. 35 U.S.C. § 311(b). Ex parte reexamination에는 선행 특허 또는 인쇄 간행물에 근거한 실질적으로 새로운 특허성 문제가 필요하다. 35 U.S.C. §§ 302–304; 37 C.F.R. § 1.510(b)(1); MPEP § 2216. 지방법원 소송에서는 그러한 문헌뿐 아니라 제품 선행기술, 시스템 선행기술, 판매 또는 공용 사용 증거, § 112 주장, 청구항 해석 입장, 그리고 피소 제품에 관한 기술적 사실도 드러날 수 있다.

계속출원이 계속 계류 중이면, 특허권자는 중요한 정보를 USPTO에 제출하고 새로 드러난 선행기술과 특허적으로 구별되는 청구항을 추구할 수 있다. 이 전략에서 개시의무는 핵심적이다. 출원 및 심사에 관여하는 각 개인은 성실 및 선의의 의무를 부담하며, 여기에는 특허성에 중요한 것으로 알려진 정보를 공개할 의무가 포함된다. 그 의무는 각 계류 청구항이 취소되거나, 철회되거나, 출원이 포기될 때까지 해당 계류 청구항마다 존재한다. 37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.

소송 정보를 반영한 청구항 작성은 그것이 상업적으로 표적화되어 있다는 이유만으로 부적절한 것이 아니다. Federal Circuit은 Kingsdown에서, 심사 중 알게 된 경쟁사의 제품을 포괄하도록 청구항을 보정하거나 삽입하는 것 자체에는 본질적으로 잘못된 점이 없다고 인정했다. 다만 그 청구항과 심사행위가 특허법과 규칙을 준수해야 한다. Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 874 (Fed. Cir. 1988) (en banc).

열린 심사의 소송상 가치를 과장해서는 안 된다. 계속출원은 신규사항을 추가할 수 없다. 계류 중인 사건에 영향을 미칠 만큼 제때 등록되지 않을 수 있다. 또한 기재요건, 실시가능요건, 명확성, 선행기술, 자명형 이중특허, terminal disclaimer, 금반언, 심사경과 또는 prosecution laches 문제에 직면할 수 있다. 예컨대 이중특허 법리는 특허기간을 넘어 특허 배타성을 부당하게 연장하는 것을 방지하려는 데 목적이 있다. MPEP § 804.

그럼에도 계류 중인 계속출원은 합의 및 라이선스 협상력에 실질적인 영향을 줄 수 있다. 피소 침해자가 하나의 등록 청구항군을 무력화하거나 설계회피하더라도, 계류 중인 계속출원은 피소 기술에 더 잘 맞고 분쟁에서 드러난 선행기술에 대해 심사된, 나중에 등록될 청구항의 가능성을 보존할 수 있다. 이 때문에 열린 심사는 단순한 심사상 편의가 아니라 소송 자산이다.

V.          비용: 열린 심사는 가치가 있지만 무료가 아니다

계속출원은 예산이 배정된 청구항 옵션으로 취급해야 한다. 계속출원에는 새로운 출원, 새로운 관납료, 변호사 시간, IDS 검토, 청구항 작성, 심사, 경우에 따라 RCE 또는 항소 비용이 필요하고, 허용되면 별도의 발행료 및 유지료 흐름도 발생한다. USPTO 수수료 지침은 비가출원에는 출원, 조사 및 심사 수수료가 수반되며, 현재 USPTO 유지료는 등록된 각 utility patent에 대해 3.5년, 7.5년 및 11.5년에 납부해야 함을 분명히 한다. 35 U.S.C. § 41(b); 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.20.

긴 계속출원 체인은 이제 추가 관납료 압박에도 직면한다. USPTO 수수료표에는 최선의 이익일로부터 6년을 초과한 시점 및 9년을 초과한 시점에 이익 주장을 제시하는 경우의 대기업 수수료가 포함되어 있다. 37 C.F.R. § 1.17(w); USPTO Fee Schedule.

계속출원은 또한 일반적으로 특허기간이 아니라 청구항의 유연성을 보존한다. 1995년 6월 8일 이후 제출된 계속출원, 분할출원 및 CIP 출원의 경우, 특허기간은 일반적으로 35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c) 또는 386(c)에 따라 이익이 주장된 최선 출원의 출원일로부터 20년이 되는 때에 종료된다. 35 U.S.C. § 154(a)(2); MPEP § 2701.

실무상 원칙은 단순해야 한다. 모출원이 허용되었다는 이유만으로 계속출원을 제출해서는 안 된다. 보존할 가치가 있는 청구항군이 있기 때문에 제출해야 한다. 계속출원 결정은 네 가지 질문에 답해야 한다. 아직 갖고 있지 않은 어떤 청구항군을 원하는가? 그것은 어떤 제품, 경쟁사, 표준, 실시권자, 설계회피 또는 예비적 입장을 뒷받침하는가? 기존 개시에 의해 뒷받침되는가? 예상되는 상업적 가치가 출원, 심사 및 유지 비용을 정당화하는가?

VI.      유럽: 분할출원 실무, 중앙 제한, 그리고 국내 또는 UPC 청구항 제한

유럽 실무는 미국식 계속출원이 아니라 분할출원을 중심으로 한다. EPC 제76(1)조는 유럽 분할출원이 선행 출원의 출원 당시 내용 범위를 넘지 않는 주제에 대해서만 제출될 수 있으며, 그 요건이 충족되면 분할출원은 선행 출원의 출원일에 제출된 것으로 간주되고 우선권도 향유한다고 규정한다. Convention on the Grant of European Patents art. 76(1) [hereinafter EPC]. EPC 규칙 36(1)은 출원인이 계류 중인 선행 유럽 특허출원에 관한 분할출원을 제출할 수 있다고 규정한다. EPC r. 36(1).

그 결과 미국 실무와의 비교는 미묘하다. 유럽에는 미국식 계속출원은 없지만, 유럽 분할출원은 모출원이 계류 중일 때 제출되고, 그 분할출원이 EPC의 엄격한 신규사항, 계류성, 수수료 및 심사상 제약을 견뎌내는 경우 동일 개시 청구 기회 보존 기능을 어느 정도 제공할 수 있다. 따라서 유럽 분할출원은 전략적으로 중요하지만, 여전히 통상적인 미국 동일 개시 계속출원과 동등하지는 않다.

계류성은 핵심적인 제한이다. EPO 지침은 분할출원이 제출될 때 모출원이 계류 중이어야 한다고 설명한다. 출원은 유럽특허공보가 등록을 언급하는 날 전까지는 계류 중이지만, 그 날에는 더 이상 계류 중이 아니다. 같은 지침은 거절된 출원이 아직 항소장이 제출되지 않은 경우 항소장 제출기한이 만료될 때까지 규칙 36(1)의 목적상 계류 중으로 남아 있으며, 특정 구제 상황을 제외하고 모출원이 최종적으로 거절, 취하 또는 취하간주된 후에는 분할출원을 유효하게 제출할 수 없다고 설명한다. EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.1.1.

유럽의 등록 후 실무도 미국 소송 실무와 다르다. EPC 제138(3)조는 유럽 특허의 유효성에 관한 관할 법원 또는 기관의 절차에서, 특허권자가 청구항을 보정하여 특허를 제한할 권리를 가지며, 그 제한된 특허가 절차의 기초가 된다고 규정한다. EPC art. 138(3). UPC 협정도 취소 사유가 특허의 일부에만 영향을 미치는 경우, 청구항의 대응 보정을 통해 특허가 제한되고 일부 취소된다고 규정한다. Agreement on a Unified Patent Court art. 65(3).

유럽법은 또한 중앙 EPO 제한 절차를 제공한다. EPC 제105a조는 특허권자가 EPO에 청구항 보정에 의한 유럽 특허의 취소 또는 제한을 청구할 수 있게 하며, 그 청구는 제한 또는 취소 수수료가 납부된 후에야 제출된 것으로 간주된다. 그러나 제105a(2)조는 해당 유럽 특허에 대한 이의절차가 계류 중인 동안 그러한 청구를 금지한다. EPC art. 105a.

이러한 유럽의 제한 장치들은 같은 기본적 구분과 일관된다. EPC 제138(3)조, UPC 제65(3)조 및 EPC 제105a조는 축소 또는 방어적 제한 장치를 제공하지만, 시장, 소송 또는 선행기술 정보가 발전함에 따라 새로운 청구항군을 심사에서 추구하기 위한 미국식 계속출원 수단을 제공하지 않는다. 유럽 특허권자는 청구항을 좁혀 유효성을 보존하기 위한 의미 있는 도구를 가질 수 있지만, 그것들은 미국 계속출원 패밀리를 계류 상태로 유지하는 것의 대체물이 아니다.

비용도 유럽의 주요 제약이다. EPC 규칙 36(3)은 분할출원의 출원 및 조사 수수료를 출원일로부터 1개월 이내에 납부할 것을 요구하고, EPO 지침은 단일성 결여 주제에 관하여 모출원에서 추가 조사 수수료가 이미 납부되었더라도 그 주제를 분할출원에서 추구하려면 조사 수수료를 납부해야 한다고 설명한다. EPC r. 36(3); EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.1. 분할출원의 갱신료는 모출원 또는 루트 출원일로부터 계산되며, 모출원에 대해 이미 기한이 도래한 갱신료가 분할출원 제출 시 분할출원에도 기한 도래할 수 있어 추급 비용이 발생한다. EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.3.

미국 출원인에게 유럽에서의 핵심은, 등록, 거절 확정, 취하 또는 취하간주가 그 선택지를 닫기 전에 분할출원 결정을 내려야 한다는 것이다. 상업적으로 의미 있는 주제가 EP 출원에서 청구되지 않은 채 남아 있다면, 대리인은 그 분할출원이 출원, 조사, 심사, 청구항 수수료, 갱신료 추급, 유효화 및 단일특허 비용을 감당할 가치가 있는지 평가해야 한다.

VII.   중국: 규칙 60의 등록절차 기한에 연계된 분할출원 시기와 좁은 무효절차 보정

중국도 미국식 계속출원 제도를 제공하지 않는다. 중국 실무는 분할출원을 기반으로 하며, 시기 규칙은 정확하다. AFD China Intellectual Property가 번역한 현행 실시세칙은 특허출원이 둘 이상의 발명, 실용신안 또는 디자인을 포함하는 경우, 출원인이 규칙 60(1)에 정한 기간이 만료되기 전에 분할출원을 제출할 수 있다고 규정한다. Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China r. 48. 이어서 규칙 60(1)은 CNIPA가 특허등록 통지를 발행한 후 출원인이 그 통지 수령일로부터 2개월 이내에 등록절차를 완료해야 한다고 규정한다. Implementing Regulations r. 60(1).

미국 독자를 위한 실무적 요약은, 자발적 중국 분할출원은 일반적으로 등록절차가 완료되기 전, 그리고 규칙 60의 등록절차 기간이 만료되기 전에 검토되어야 한다는 것이다. 그러나 정확한 법적 연결고리가 중요하다. 그 시기는 개방형 미국식 계류 개념이 아니라 규칙 60(1)의 등록절차 기한에 연계되어 있다. 규칙 48은 또한 출원이 거절, 취하 또는 취하간주된 경우에는 분할출원을 제출할 수 없고, 분할출원이 최초 출원의 유형을 변경할 수 없다고 규정한다. Implementing Regulations r. 48.

규칙 49는 우선권 및 개시 제한을 정한다. 규칙 48에 따라 제출된 분할출원은 최초 출원에 포함된 개시 범위를 넘지 않는 경우에만 최초 출원의 출원일과 주장된 우선일을 인정받는다. Implementing Regulations r. 49. 이로 인해 중국 분할출원 실무는 개시된 주제를 보존하는 데 잠재적으로 유용하지만, 원개시 및 규칙 48/규칙 60의 시기 구조에서 분리된 후속 청구항 개발을 위한 계속출원 유사 장치는 아니다.

등록 후에도 중국은 계속출원과 같은 제도가 아니다. 유효성은 CNIPA 무효선고 절차를 통해 다루어진다. 등록 후에는 어떤 단체나 개인도 무효를 청구할 수 있고, CNIPA는 그 청구를 심리하여 결정을 내린다. 그 결정에 불복하는 당사자는 결정 수령일로부터 3개월 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 45–46.

중국은 무효절차 중 보정을 허용하지만, 그 장치는 좁다. 규칙 73은 무효청구 심리 중 발명 또는 실용신안 특허의 특허권자가 청구항을 보정할 수 있으나 특허 보호범위를 확장할 수는 없다고 규정한다. 발명 또는 실용신안 특허의 특허권자는 명세서나 도면을 보정할 수 없고, 디자인 특허권자는 도면, 사진 또는 간략한 설명을 보정할 수 없다. Implementing Regulations r. 73.

소송 전략 측면에서 이는 중국 특허권자가 일반적으로 등록 후 미국 계속출원 전략을 재현할 수 없음을 의미한다. 소송 또는 무효절차에서 새로운 선행기술이 드러나는 경우, 특허권자의 대응은 대개 여전히 계류 중인 계속출원에서 새로운 청구항군을 심사받는 것이 아니라 CNIPA 무효절차에서 방어적 청구항 보정을 하는 것이다. 중국 분할출원이 아직 가능하더라도, 그것은 규칙 48의 시기 요건, 규칙 49의 원개시 요건 및 출원 유형 변경 금지를 충족해야 한다.

중국 비용은 미국 및 유럽 비용과 다르지만 결코 사소하지 않다. CNIPA 수수료표에는 다른 수수료와 함께 발명 출원료 CNY 900, 발명 실체심사료 CNY 2,500, 10항을 초과하는 각 청구항에 대한 추가 청구항 수수료, 연차료 및 무효청구 수수료가 기재되어 있다. CNIPA Patent Fee Schedule. 외국 출원인은 중국어 번역, 현지 대리인, 거절이유 대응, 분할출원 심사 및 연차료 관리도 예산에 포함해야 한다.

중국에서의 핵심은 조기에 결정하고 등록절차 기간을 신중하게 기한관리하는 것이다. 분할출원 경로는 규칙 48, 규칙 60, 모출원의 상태, 출원 유형 및 원개시에 연결되어 있으므로, 미국식으로 “계류 상태로 두고 나중에 결정하자”는 사고방식은 중국에서의 기회를 쉽게 놓치게 할 수 있다.

VIII.                 한국: 분할출원, 분리/별도 출원 및 IPTAB 정정

한국도 미국식 계속출원 관할은 아니지만, 그 실무는 단순한 분할출원 중심이라는 설명보다 더 세밀하게 이해해야 한다. 한국 분할출원 실무는 대한민국 특허법 제52조가 규율하며, 하나의 특허출원에 둘 이상의 발명을 포함하여 출원한 출원인은 최초 출원에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서, 그리고 특정 심사절차상 기간 내에, 그 출원을 둘 이상의 출원으로 분할할 수 있다. Korean Patent Act art. 52(1) (S. Kor.). 한국 분할출원은 법정 예외를 제외하고 일반적으로 최초 특허출원이 제출된 때에 출원된 것으로 본다. Id. art. 52(2).

한국 분할출원은 원개시가 추가 청구항을 뒷받침하고 적용 가능한 출원 기간이 아직 열려 있는 경우, 일정한 계속출원 유사 전략적 유연성을 제공할 수 있다. 그러나 그 장치는 여전히 분할출원이지, 미국식 동일 개시 계속출원이 아니다. 이는 원개시, 한국의 시기 규칙, 그리고 한국의 이중특허 및 동일발명 원칙에 의존한다.

한국 실무에는 2022년 이후의 분리/별도 출원 장치도 포함된다. 한국 특허법의 공식 영문 번역은 이 장치를 “splitting-off”라고 부른다. 제52-2조는 특허출원에 대해 거절결정을 받은 자가 제132-17조에 따른 심판청구가 기각된 경우, 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 최초 출원에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 그 출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다고 규정한다. Korean Patent Act art. 52-2(1) (S. Kor.). 이 조항은 출원거절결정에서 거절되지 않은 청구항 및 거절되었거나 원래 기재된 주제로부터 파생되는 일정한 제한적 청구항 형태를 포함하여 추구할 수 있는 청구항을 제한한다. Id. art. 52-2(1)(1)–(4).

이 분리/별도 출원 장치는 미국 계속출원 실무보다 좁다. 제52-2조는 특정 절차적 상태, 즉 최종거절에 대한 항소가 기각된 경우에 연결된다. 또한 후속 출원에 대한 제한을 받는다. 제52-2조 제4항은 분리출원이 “새로운 분리출원, 분할출원 또는 변경출원의 기초가 되어서는 안 된다”고 규정한다. Korean Patent Act art. 52-2(4) (S. Kor.). Yoon & Yang의 최윤순(Yunsoon Choi)이 작성한 한국 실무 해설도 마찬가지로 별도 출원 제도가 2022년 4월 20일 시행되었고, 최종거절에 대한 항소 기각 후 사용할 수 있으며, 기각결정 송달일부터 30일 이내에 제출해야 하고, 최종거절에서 거절되지 않은 청구항으로 제한되며, 추가 별도 출원, 분할출원 또는 변경출원의 기초가 될 수 없다고 설명한다. Yunsoon Choi, Introduction of a Separate Application System: Revision of Korean Patent Law, APAA e-Newsletter, Issue No. 27 (Feb. 2022).

이 장치는 더 큰 구분을 유지하면서도 한국 특유의 중요한 세부 차이를 더한다. 한국은 미국식 계속출원 관할이 아니지만, 한국 실무에는 통상적인 분할출원을 넘어서는 표적화된 청구항 보존 장치가 있다. 분리/별도 출원은 실패한 항소 이후 거절되지 않은 일정한 주제를 보존하기 위한 좁은 안전판으로 이해하는 것이 가장 적절하며, 시장 또는 소송 정보를 반영한 청구항 개발을 위한 개방형 수단은 아니다.

등록 후 한국은 특허심판원(Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board)을 통한 정정 장치를 제공한다. 제136조는 특허권자가 청구항 수를 줄이거나, 오기를 바로잡거나, 불명확한 기재를 명확히 하고자 하는 경우 정정심판을 허용한다. Korean Patent Act art. 136(1) (S. Kor.). 정정에는 실체적 제한이 따른다. 즉, 특허발명의 명세서 또는 도면 범위 내에 있어야 하고, 청구항을 실질적으로 확장하거나 변경해서는 안 되며, 특정 정정 후 청구항은 여전히 특허 가능해야 한다. Id. art. 136(3)–(5). 정정심결이 확정되면, 출원, 등록결정 또는 심결, 그리고 등록은 정정된 명세서 또는 도면에 따라 이루어진 것으로 본다. Id. art. 136(10).

한국 침해법원은 권리남용 주장을 포함한 유효성 유형의 항변을 고려할 수 있지만, 공식적인 정정은 미국식 법원의 청구항 재작성이나 계속출원 유사 심사 경로가 아니라 심판 실무와 연결되어 있다.

한국에서는 청구항 수가 관납료에 직접 영향을 미치므로 비용이 특히 중요한 문제이다. KIPO의 현행 수수료표는 전자 특허출원료 KRW 46,000과, 기본료 KRW 166,000에 특허 청구항마다 KRW 51,000을 더한 실체심사료를 제시한다. KIPO, Fees and Payments (Patent Fees). 연차료에도 기본 요소와 청구항별 요소가 모두 포함된다. Id.

한국에서의 핵심은 분할출원과 분리/별도 출원을 의도적으로 사용하고 청구항 수를 관리하는 것이다. 한국 분할출원은 추가 청구항 패밀리를 보존할 수 있고, 분리/별도 출원은 항소 기각 이후 거절되지 않은 일정한 주제를 보존할 수 있다. 그러나 어느 장치도 미국 계속출원과 동등하게 취급해서는 안 된다. 각각은 별도의 상업적 목적에 의해 정당화되어야 하며, 청구항별 심사료 및 연차료 비용을 고려하여 예산화되어야 한다.

IX.      일본: 분할출원 시기, 정정심판, 그리고 청구항과 심사의 조기 조율

일본도 한국 및 중국과 마찬가지로 넓은 미국식 계속출원 실무를 제공하지 않는다. 일본 특허법 제44조는 둘 이상의 발명을 포함하는 특허출원에 대해, 보정이 허용되는 기간, 특허결정 등본 송달일부터 30일 이내, 그리고 심사관의 최초 거절결정 등본 송달일부터 3개월 이내를 포함한 특정 절차상 기간 내에만 출원인이 하나 이상의 새로운 특허출원으로 분할할 수 있게 한다. Patent Act art. 44(1), Act No. 121 of 1959 (Japan). 적법한 분할출원은 일반적으로 원출원의 출원 시에 제출된 것으로 본다. Patent Act art. 44(2) (Japan).

“둘 이상의 발명”이라는 표현은 중요하다. 따라서 일본 분할출원 실무는 일반적인 “child case” 개념보다 더 구체적이다. 제44조는 둘 이상의 발명을 포함하는 출원의 분할을 언급하고, 출원 가능 시점이 보정 가능 기간과 짧은 결정 후 기간에 연결되어 있으므로, 일본 분할출원 전략은 최초 청구항 작성, 심사청구 유예, 거절이유 대응 전략 및 상업적 청구항 계획과 조기에 조율되어야 한다. Patent Act art. 44(1) (Japan).

일본은 소송 및 등록 후 정정에서도 미국과 다르다. 제104-3조는 침해소송에서 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 되어야 할 것으로 인정되는 경우, 특허권자가 상대방에 대해 그 권리를 행사할 수 없다고 규정한다. Patent Act art. 104-3(1) (Japan). 이는 소송에서의 유효성 항변이지, 법원이 관리하는 계속출원 장치가 아니다.

공식적인 정정은 JPO 절차를 통해 이루어진다. 제126조는 청구항의 감축, 오기 또는 오역의 정정, 불명확한 기재의 명확화, 종속항을 독립항 형태로 다시 작성하는 것 등으로 제한된 정정심판을 허용한다. Patent Act art. 126(1) (Japan). 제134-2조는 특정 시기 및 목적상 제한에 따라 무효심판 중 정정청구를 허용한다. Patent Act art. 134-2(1) (Japan).

따라서 일본은 의미 있는 방어적 정정 실무를 제공하지만, 계류 중인 미국 계속출원이 제공하는 것과 같은 소송 정보를 반영한 열린 심사를 제공하지는 않는다. 소송에서 선행기술이나 기술적 사실이 드러나는 경우 일본 특허권자는 정정을 통해 방어할 수 있을지 모르지만, 그 정정은 통제된 축소 장치이다. 이는 미국 계속출원과 같은 방식으로 새로운 청구항을 심사받기 위한 수단이 아니다.

일본 비용 계획에서는 심사청구와 청구항 수에 특히 중점을 두어야 한다. JPO 수수료표는 특허출원료 ¥14,000, 2019년 4월 1일 이후 제출된 특허출원에 대한 심사청구료 ¥138,000에 청구항당 ¥4,000을 더한 금액을 제시한다. 연차 특허료에도 특허연도 구간에 따라 증가하는 청구항별 요소가 포함된다. JPO Fee Schedule.

일본에서의 핵심은 분할출원 시기와 심사청구 유예 구조를 전략적으로 사용하되, 일본 출원을 미국 계속출원 패밀리처럼 계속 열어 둘 수 있다고 가정하지 않는 것이다. 제44조는 둘 이상의 발명을 포함하는 출원 및 특정 절차상 기간에 연결되어 있으므로, 최초 청구항군, 심사청구 시기, 거절이유 대응 및 분할출원 계획은 법정 기간이 닫히기 전에 조율되어야 한다.

X.          결론

미국 계속출원 실무와 EP, 중국, 한국 및 일본 실무 사이의 핵심 차이는 단순한 용어 문제가 아니다. 미국 계속출원은 전략적 청구항 개발 장치이다. 그것은 특허권자가 심사를 계속 열어 두고, 나중에 얻은 시장 정보, 경쟁사 활동, 라이선스 수요, 선행기술 및 소송 전개를 반영하는 청구항을 추구할 수 있게 한다. 이러한 유연성은 미국 특허 포트폴리오의 가치를 실질적으로 높일 수 있다.

유럽, 중국, 한국 및 일본은 중요한 도구를 제공하지만, 그것들은 서로 다른 도구이다. 유럽은 모출원이 계류 중일 때 제출되고 엄격한 신규사항, 계류성, 수수료 및 심사상 제약을 충족하는 경우 동일 개시 청구 기회를 보존할 수 있는 분할출원을 제공한다. 또한 유럽은 EPC 제105a조에 따른 중앙 제한과 국내 또는 UPC 유효성 절차에서의 청구항 제한을 제공한다. 중국은 규칙 48 및 규칙 60의 등록절차 기한에 연결된 분할출원과 CNIPA 무효절차에서의 좁은 청구항 보정을 제공한다. 한국은 분할출원, 항소 기각 이후 거절되지 않은 일정한 청구항에 관한 더 좁은 2022년 이후의 별도/분리 출원 장치, 그리고 IPTAB 정정을 제공한다. 일본은 제44조의 “둘 이상의 발명” 체계에 따른 분할출원과 JPO 정정심판 또는 무효심판 중 정정청구를 제공한다.

미국 특허 변호사에게 실무적 교훈은 명확하다. 실제 청구항 목적이 있을 때는 미국 심사를 열어 두되, 같은 전략을 그대로 해외로 수출할 수 있다고 가정하지 말아야 한다. 글로벌 포트폴리오의 최선의 실무는 처음부터 넓고 정확하게 작성하고, 해외 분할출원 및 분리/별도 출원 기한을 독립적으로 관리하며, 계속출원 및 해외 후속출원 비용을 현실적으로 예산화하고, 미국 계속출원을 반사적인 출원이 아니라 의도적인 청구항 옵션으로 사용하는 것이다.