특허 심사 항소의 번역: USPTO PTAB 항소와 JPO 거절결정불복심판의 비교

요약: 이 글은 USPTO에서 PTAB에 제기되는 일방당사자(ex parte) 항소 절차와 JPO의 심사관 거절결정에 대한 불복심판을 비교하면서, 각 제도를 다른 제도에서 훈련받은 실무자를 위한 교육 프레임워크로 사용한다. 핵심은 두 제도가 유사하지만 서로 대체 가능한 것은 아니라는 점이다. USPTO 항소는 “두 번 거절된” 규칙에 의해 개시되고, 항소통지서(Notice of Appeal), 항소이유서(Appeal Brief), 심사관 답변서(Examiner’s Answer), 반박서면(Reply Brief), 선택적 구두심리, PTAB 결정, 재심리, 사법심사로 이어지는 기록 중심·서면 중심의 순서로 진행된다. 반면 JPO 심판은 심사관의 거절결정에 의해 개시되며, 심판청구서, 청구와 동시에 이루어질 수 있는 보정, 심사관의 전치심사 또는 재고, 합의체 심리, 잠재적 법원 절차와 더 밀접하게 연결된다. 이 글은 Ex parte Bar-Tal을 구체적인 미국 사례로 사용하여 항소이유서가 출원인의 사건을 어떻게 구성하고, 심사관 답변서가 쟁점을 어떻게 맞물리게 하며, 반박서면이 분쟁을 어떻게 좁히고, 시각자료를 동반한 구두변론이 PTAB로 하여금 보존된 청구항 중심의 주장에 집중하게 하는지를 보여준다. 일본 실무자에게는 미국 항소통지서가 본안 서면이 아니며 항소이유서가 중심이라는 점을 강조하고, 미국 실무자에게는 JPO 심판이 PTAB식 항소이유서-답변서-반박서면 절차가 아니며 심판청구 시점의 보정 전략이 절차적으로 결정적일 수 있음을 강조한다. 실무적 교훈은 “과잉 동일시 없는 번역”이다. 어느 제도든 다른 제도를 참조하면 이해하기 쉬워지지만, 그 유추가 어디에서 무너지는지를 대리인이 의도적으로 식별할 때에만 그렇다.

I. 서론

국경을 넘는 특허 심사 실무는 대리인이 특허요건법을 오해해서가 아니라 잘못된 절차적 본능을 가져오기 때문에 실패하는 경우가 많다. 미국 특허상표청(“USPTO”)을 상대하는 일본 변리사는 일본 특허청(“JPO”)의 거절결정에 해당하는 미국의 대응물을 찾으려 할 수 있다. JPO를 상대하는 미국 변리사는 USPTO의 최종거절 및 특허심판항소위원회(“PTAB”)에 대한 서면 중심 항소에 해당하는 일본의 대응물을 찾으려 할 수 있다. 이러한 직감은 유용하지만, 그것을 동일성이 아니라 유추로 다룰 때에만 유용하다.

이 글은 USPTO의 일방당사자 항소 절차와 JPO의 심사관 거절결정에 대한 불복심판을 비교한다. 목적은 상호적이다. 일본 실무자에게는 JPO 거절결정불복심판 절차에 비추어 USPTO 항소 절차를 설명하고, 미국 실무자에게는 익숙한 USPTO/PTAB 항소 순서에 비추어 JPO 심판 절차를 설명한다.

범위는 특허 심사 중의 행정적 항소에 한정된다. 미국 측에서는 특허출원, 재발행 출원 및 일방당사자 재심사 절차에서 불리한 심사관 결정에 대하여 PTAB에 제기하는 ex parte 항소를 의미한다. See 35 U.S.C. §§ 6(b), 134; 37 C.F.R. pt. 41, subpt. B. 일본 측에서는 일본 특허법상 심사관의 거절결정에 대한 불복심판을 의미한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan). 이 글은 미국의 inter partes review, post-grant review, derivation proceedings, 일본의 무효심판, 정정심판, 특허이의신청 또는 침해소송 항소를 다루지 않는다.

II. 기본적인 번역 문제

가장 단순한 비교는 다음과 같다. USPTO의 ex parte 항소는 전문 특허 항소기관에 심사관의 거절을 검토해 달라고 요청하는 미국의 행정 절차이고, JPO의 거절결정불복심판은 출원을 거절한 심사관의 최종 결정을 JPO가 검토해 달라고 요청하는 일본의 행정 절차이다.

이 비교는 정확하지만 불완전하다. USPTO 제도는 “거절결정”이라는 문서에 의해 개시되지 않는다. 적어도 하나의 청구항이 두 번 거절되었을 때 개시되며, 출원인은 항소통지서를 제출함으로써 항소를 시작한다. See 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1). 반면 JPO 제도는 심사관의 거절결정 등본 송달에 의해 개시되고, 출원인은 법정 기간 내에 심판청구서를 제출함으로써 심판을 개시한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 121(1), 131(1) (Japan).

일본 변리사에게 첫 번째 교훈은 미국의 “final rejection”이 JPO의 “decision of refusal”와 동일한 절차적 객체가 아니라는 점이다. 미국의 거절은 심사관리상 “최종”일 수 있지만, 항소 가능성은 “두 번 거절된” 규칙에 좌우된다. See 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1). 미국 변리사에게 첫 번째 교훈은 JPO의 거절결정이 단순한 또 하나의 Office Action이 아니라는 점이다. 그것은 JPO 거절결정불복심판을 제기하기 위한 공식적인 기간을 개시한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan).

III. 절차 지도

두 제도는 다음과 같이 번역될 수 있다:

단계	USPTO / PTAB	JPO
개시 요건	어느 청구항이든 두 번 거절됨; 실무상 최종거절 후인 경우가 많음	심사관의 거절결정
초기 항소 제출	항소통지서(Notice of Appeal)	심판청구서(Written Request for Appeal)
주요 주장 서면	항소이유서(Appeal Brief)	심판청구서에 기재된 청구의 이유 및 관련 심판 제출서면
심사관의 재검토	Pre-Appeal Brief Review, 항소 회의, 절차 재개 또는 허여 가능성	심판청구와 함께 보정이 제출된 경우 심사관 전치심사/재고
항소기관	PTAB 합의체	JPO 심판관 합의체
기본 방식	서면 항소기록; 선택적 구두심리	서면 절차; 구두심리 가능하나 거절결정불복심판의 기본은 아님
결정	인용 유지, 파기, 일부 인용 유지, 환송, 새로운 거절이유	특허허여, 거절 유지/심판기각, 새로운 거절이유 통지, 또는 추가 심사 명령
법원 심사	연방순회항소법원 항소 또는 § 145 민사소송	도쿄고등재판소/IP High Court 실무상 심결취소소송

이 표를 일대일 대응표로 읽어서는 안 된다. 항소통지서는 JPO 심판청구서와 동일하지 않다. 미국 항소이유서에는 정확히 대응되는 일본 문서가 없다. JPO의 보정 및 전치심사 구조에는 정확히 대응되는 미국 구조가 없다. 이 비교의 유용성은 교육적이다. 각 요소는 가장 가까운 익숙한 구조를 통해 소개한 뒤 양 제도가 갈라지는 지점에서 수정될 때 이해하기 쉬워진다.

IV. 출원인은 언제 항소할 수 있는가

일본에서는 일반적으로 출원인이 심사관의 거절결정을 받은 후 심판 단계로 이동한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan). 미국에서는 출원인이 그러한 법적 성격의 문서를 기다리지 않는다. 특허출원인은 어느 청구항이든 두 번 거절되면 PTAB에 항소할 수 있다. See 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1).

따라서 일본 실무자는 미국의 개시 요건을 다음과 같이 번역해야 한다. 미국 제도는 단일한 최종 거절결정의 송달이 아니라, 청구항의 반복 거절로 측정되는 충분히 성숙한 거절 상태에 심사가 도달하면 항소를 허용한다. 실무상 많은 미국 항소는 최종 Office Action 이후에 이루어지지만, 법령 및 규칙상의 기준은 “최종거절”이 아니라 “두 번 거절”이다. See 35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1).

미국 실무자는 일본의 개시 요건을 다르게 이해해야 한다. JPO의 거절결정은 Advisory Action도, 최종 Office Action도, RCE와 유사한 기간의 시작도 아니다. 그것은 거절결정불복심판을 제기할 법정 권리를 발생시키는 행위이다. 일본 특허법은 출원거절결정에 불복하는 자가 심사관 결정의 인증등본 송달 후 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다고 규정한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan). JPO의 영문 FAQ는 실무상 제출기간을 심사관 거절결정 인증등본의 송달일부터 3개월, 해외 거주자의 경우 4개월로 설명한다. See Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14.

이 시기 차이는 중요하다. 최종거절을 계속심사의 플랫폼으로 다루는 데 익숙한 미국 변리사는 일본의 거절결정을 더 공식적인 절차적 단절점으로 다루어야 한다. 거절결정 이후 심사관의 입장을 계속 다투는 통상적 경로는 심사관에 대한 일상적인 추가 응답이 아니라 JPO 거절결정불복심판이다.

V. 항소의 개시: 항소통지서와 심판청구서

USPTO 항소는 항소통지서로 시작한다. See 37 C.F.R. § 41.31(a). 항소통지서는 항소절차를 개시한다는 점에서 중요하지만, 출원인의 본안 주장을 담는 주요 문서는 아니다. 출원인은 항소통지서 제출일부터 2개월 이내에 항소이유서를 제출해야 한다. See 37 C.F.R. § 41.37(a). 정해진 기간 내에 항소이유서를 제출하지 않으면 항소는 기각된 것으로 본다. See id. § 41.37(b).

이 구별은 미국 대리인을 감독하는 일본 대리인에게 중요하다. 미국 항소통지서를 항소에서 승부가 나는 문서로 보아서는 안 된다. 항소이유서가 중심적인 주장 문서이다. 항소이유서는 항소 대상 거절을 특정하고, 쟁점을 구성하며, 심사관의 오류를 설명하고, PTAB 심리를 위한 주장을 보존한다. 청구항이 특허청에 의해 받아들여진 보정으로 취소되지 않는 한, 항소는 거절 중인 모든 청구항의 거절에 대하여 제기된 것으로 추정된다. See 37 C.F.R. §§ 41.31(c), 41.37(c)(1)(iv).

JPO 심판은 다르게 시작된다. 출원인은 일본특허청장에게 심판청구서를 제출한다. 그 청구서에는 당사자와 대리인, 심판 사건의 표시, 청구의 취지와 이유가 기재되어야 한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 131(1) (Japan). 교육상으로 말하면, 미국 변리사는 “먼저 통지서, 나중에 이유서”에 해당하는 일본 문서를 찾으려 해서는 안 된다. 일본의 심판청구서는 거절에 대한 불복이유를 기재하는 공식 청구문서이기 때문에 미국 항소통지서보다 더 중심적이다.

미국 실무자에게 요지는 이렇다. JPO에서는 절차를 개시하는 문서와 본안적 태도가 더 긴밀히 연결되어 있다. 일본 실무자에게는 USPTO에서 그 반대가 참이다. 항소통지서 제출은 항소 트랙을 시작할 뿐이고, 이후의 항소이유서가 실질적인 주장의 대부분을 담당한다.

VI. 심사관의 두 번째 검토

USPTO에는 사건이 PTAB 결정에 이르기 전에 심사관 측이 거절을 재고할 수 있는 여러 장치가 있다. 첫 번째는 Pre-Appeal Brief Review Request로, 항소통지서와 함께, 그리고 항소이유서 제출 전에 제출할 수 있는 파일럿 절차이다. See MPEP § 1204.02. 이 요청은 간결해야 하고, 양식을 제외하고 5페이지로 제한되며, 최종거절 후 보정을 동반할 수 없다. See id. 패널은 출원이 계속 항소 중이라고 판단하거나, 심사를 재개하거나, 출원을 허여하거나, 요청이 요건을 충족하지 않는다는 이유로 각하할 수 있다. See id.

항소이유서 이후에는 심사관이 항소 쟁점을 검토한다. 심사관 답변서는 유지되는 거절이유를 포함하거나, 거절이유를 철회하거나, 필요한 승인을 받아 새로운 거절이유를 포함할 수 있다. See 37 C.F.R. § 41.39(a). 심사관 답변서에 지정된 새로운 거절이유가 포함되어 있으면, 항소인은 심사를 재개하거나 그 새로운 거절이유를 다루는 반박서면을 제출하여 항소를 유지해야 한다. See id. § 41.39(b).

일본 대리인은 이러한 절차를 PTAB 본안 심리 전의 USPTO식 “두 번째 검토”로 보아야 한다. 그러나 이를 보정에 따른 JPO의 전치심사와 혼동해서는 안 된다. Pre-Appeal Brief Review Request는 매우 제한적이고 주장 중심이다. 심사관 답변서는 미국 항소 순서의 일부이다. 어느 것도 새로운 보정과 증거를 통해 출원을 일반적으로 다시 심사받는 기회가 아니다.

JPO에는 다른 종류의 두 번째 검토가 있다. 일본 특허법상 출원인은 거절결정불복심판을 청구할 때 명세서, 청구범위 또는 도면을 보정할 수 있다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 17-2(1)(iv) (Japan). 심판이 청구되고 동시에 그러한 보정이 이루어진 경우, 일본특허청장은 심사관으로 하여금 그 출원을 심사하게 해야 한다. See id. art. 162. 심사관이 특허를 허여해야 한다고 판단하면 심사관은 거절결정을 취소한다. See id. art. 164(1). 심사관이 특허허여를 하지 않으면, 심판을 결정하지 않고 심사결과를 특허청장에게 보고한다. See id. art. 164(3).

이 지점에서 미국 변리사가 가장 자주 감각을 조정할 필요가 있다. 미국에서는 항소가 일반적으로 항소통지서, 항소이유서, 심사관 답변서, PTAB 심리로 진행되며, 항소 후 보정은 엄격히 제한되고 특허청이 받아들이지 않는 한 항소기록 밖에 있는 경우가 많다. See 37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33, 41.37. 반면 일본에서는 심판청구와 동시에 제출된 보정이 심판 합의체가 진행하기 전에 구조화된 심사관 전치심사를 촉발할 수 있다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 17-2(1)(iv), 162–64 (Japan).

VII. 항소기록과 보정의 역할

USPTO 항소는 기록 중심이다. 규칙은 항소 “기록(Record)”에 공식 파일 포대의 항목을 포함시키지만, 접수되지 않은 보정, 증거 및 문서는 제외한다고 정의한다. See 37 C.F.R. § 41.30. 항소 제출일 이후 항소이유서 제출 전의 보정은 최종거절 후 실무에 관한 규칙에 따라 받아들여질 수 있지만, 항소이유서 제출일 또는 그 이후의 보정은 일반적으로 청구항 취소 또는 종속항을 독립항 형식으로 다시 작성하는 경우로 제한된다. See id. § 41.33(a)–(c).

항소이유서 자체에는 새로운 또는 접수되지 않은 보정, 또는 새로운 또는 접수되지 않은 진술서나 기타 증거를 포함할 수 없다. See 37 C.F.R. § 41.37(c)(2). 심사관이 보정이나 증거의 접수를 거부한 것에 대한 검토는 통상적인 특허성에 관한 Board 심리가 아니라 Director에 대한 petition에 의해 이루어진다. See id.

일본 제도에도 보정 제한은 있지만 절차적 압력점은 다르다. 일본 법은 거절결정불복심판 청구와 동시에 보정을 명시적으로 허용한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 17-2(1)(iv) (Japan). 이 동시 보정은 심판 합의체가 진행하기 전에 Article 162에 따른 심사관 전치심사를 받을지 여부를 결정할 수 있다. See id. arts. 162–64.

비교의 교훈은 단순하다. USPTO에서는 PTAB 항소에 의존하기 전에 청구항 세트와 증거 상태를 완성해야 한다. JPO에서는 심판청구 단계에서 보정을 청구서에 동반할지에 대해 의도적인 결정을 내려야 한다. 그 결정이 심판의 절차 경로에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

VIII. 누가 항소를 결정하는가

미국에서는 ex parte 항소를 PTAB가 결정한다. PTAB의 법정 직무에는 § 134(a)에 따라 출원인이 서면 항소한 불리한 심사관 결정을 심리하는 것이 포함되며, 각 항소는 적어도 3명의 PTAB 구성원이 심리해야 한다. See 35 U.S.C. § 6(b), (c).

일본에서는 심판이 3명 또는 5명의 심판관으로 구성된 합의체에 의해 진행되며, 합의체는 다수결로 결론을 낸다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 136(1)–(2) (Japan). 일본특허청장은 각 사건의 심판관을 지정한다. See id. art. 137(1).

이 유추는 유용하지만 완전하지 않다. 일본 실무자는 PTAB의 행정특허판사들이 거절결정불복심판에서 JPO 심판관과 대략 유사한 역할을 수행한다고 생각할 수 있다. 둘 다 특허청 구조 내의 전문 특허 심판자이기 때문이다. 미국 실무자는 JPO 심판 합의체를 PTAB 합의체의 일본 행정상 대응물로 볼 수 있다. 그러나 JPO 절차에는 다소 더 직권주의적인 색채가 있다. 당사자나 참가인이 주장하지 않은 이유도 심판에서 심리될 수 있지만, 이 경우 심판장은 당사자와 참가인에게 통지하고 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. See id. art. 153(1)–(2).

IX. 서면 제출, 서면 절차 및 구두심리

USPTO 항소 절차는 JPO 거절결정불복심판보다 더 형식적으로 서면 중심이다. 미국 ex parte 항소에서 출원인의 본안 주장은 일반적으로 항소이유서, 심사관 답변서, 선택적 반박서면, 선택적 구두심리, 그리고 PTAB 결정이라는 구조화된 순서로 진행된다. See 37 C.F.R. §§ 41.37, 41.39, 41.41, 41.47. 규칙은 항소통지 후 2개월 이내 항소이유서 제출을 요구하고, 특정한 섹션과 주장 제목을 요구하며, 항소이유서에서 새로운 보정과 증거를 제한한다. 37 C.F.R. § 41.37(a), (c)(1)–(2).

Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700, dated June 18, 2026, “Intra-Cardiac Pattern Matching” 사건은 유용한 구체적 사례를 제공한다. 그 항소에서 출원인은 사전항소 패널 결정 이후 미국출원 제16/952,943호에서 항소이유서(Appeal Brief)를 제출했다. 이후 심사관 답변서(Examiner’s Answer)는 § 101 거절을 유지하면서 출원인의 주장에 응답했다. 출원인은 이어서 심사관 답변서에 명시적으로 응답하는 반박서면(Reply Brief)을 제출하고, 37 C.F.R. § 41.47에 따른 구두변론 신청과 필요한 수수료가 함께 제출되었다고 밝혔다.

일본 실무자에게 이 사례는 USPTO 항소가 거절 후 한 장의 문서를 제출하는 절차가 아니라 단계적으로 진행되는 대립적 서면 교환이라는 점을 보여주기 때문에 유용하다. JPO 실무를 배우는 미국 실무자에게도 같은 사례는 대조적으로 유용하다. JPO 거절결정불복심판은 보통 미국식 항소이유서, 심사관 답변서, 반박서면 및 선택적 PTAB 구두변론을 중심으로 구성되지 않기 때문이다.

A. 항소이유서

항소이유서는 USPTO ex parte 항소에서 중심적인 본안 문서이다. 항소통지서를 제출한 뒤 항소인은 2개월 이내에 항소이유서를 제출해야 한다. 37 C.F.R. § 41.37(a). 이유서가 기한 내에 제출되지 않으면 항소는 기각된 것으로 본다. Id. § 41.37(b). 필수 내용에는 실제 이해관계인, 관련 항소 또는 절차, 청구된 발명의 요약, 각 다투는 거절이유에 대한 항소인의 주장 및 청구항 부록이 포함된다. Id. § 41.37(c)(1)(i)–(v). 항소이유서에 포함되지 않은 주장은 반박서면, 구두심리 또는 재심리에서 허용되는 경우를 제외하고는 일반적으로 Board가 고려하지 않는다. Id. § 41.37(c)(1)(iv).

Bar-Tal 항소이유서는 이 구조를 잘 보여준다. 그것은 출원, 출원일, 발명의 명칭, art unit, 심사관, docket number 및 제출일을 특정하고, 항소이유서가 Pre-Appeal Brief Review의 Panel Decision 통지에 대응하여 제출되었다는 점도 기재한다. 목차는 예상되는 PTAB 형식을 따른다. 즉 실제 이해관계인, 관련 항소, 청구항 상태, 청구된 발명의 요약, 거절이유, 주장, 결론 및 청구항 부록이다. 그런 다음 항소이유서는 Biosense Webster (Israel) Ltd.를 실제 이해관계인으로 특정하고, 청구항 1–20 및 22–24가 Final Office Action으로부터 항소 중이라고 밝히며, 청구된 발명을 다전극 카테터로 획득한 심장내 전기그램 신호를 사용하는 전기생리학 매핑 및 부정맥 검출로 요약한다.

Bar-Tal 항소이유서의 실체적 전략도 교육적으로 유용하다. 항소 대상으로 특정된 유일한 거절은 청구항 1–20 및 22–24가 별다른 추가 요소 없이 사법적 예외에 해당한다는 § 101 거절이었다. 출원인은 청구항이 일반적으로 “특허적격”이라고만 주장하지 않았다. 대신 그 서면은 기술적 서사를 구축했다. 즉 청구항은 구체적인 심장내 매핑 시스템과 다전극 심장내 EGM을 처리하기 위한 규칙 기반 제어 순서를 기재하며, 여기에는 심박 길이의 관심창, 관심 패턴, 중앙값 필터 활동 신호, 활동 임계값, 다채널 템플릿 구성, 최대 기울기 기반 채널 가중치, 가중 상관관계 및 임계값 기반 부정맥 검출이 포함된다고 설명했다.

이는 일본 변리사에게 유용한 교육 포인트이다. JPO 거절결정불복심판에서는 심판청구서와 보정 전략이 처음부터 주장 부담을 질 수 있다. 반면 USPTO PTAB 항소에서 항소통지서는 본안 문서가 아니다. 항소이유서에서 출원인은 항소 쟁점을 정의하고, 각 주장을 보존하며, 각 거절에 관하여 심사관이 왜 오류를 범했는지를 Board에 설명해야 한다. Bar-Tal 항소이유서는 청구된 발명을 청구항 중심의 기술적 이야기로 전환하고 그 이야기를 CardioNet, McRO, Thales, Diehr 및 Berkheimer와 같은 § 101 판례와 연결함으로써 이를 수행한다. See, e.g., CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020); McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016); Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017); Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981); Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018).

JPO 실무를 배우는 미국 실무자에게도 그 대조는 중요하다. Bar-Tal 항소이유서는 쟁점 특정, 청구항 요약, 법적 기준, 주장 제목 및 청구항 부록을 갖춘 전형적인 미국식 항소 주장 문서처럼 보인다. JPO 심판청구서에도 불복이유가 포함될 수 있지만, 그것은 단순히 PTAB 항소이유서의 일본판이 아니다. JPO 절차에서는 심사관의 거절결정 이후 법정 심판청구서와, 해당되는 경우 심판청구 시점의 보정에 더 큰 절차적 강조점이 놓인다.

B. 심사관 답변서

심사관 답변서는 항소이유서에 대한 심사관의 공식 항소 응답이다. 37 C.F.R. § 41.39에 따르면, 어떤 거절이유가 명시적으로 철회되지 않는 한 심사관 답변서는 항소의 대상이 된 Office Action의 모든 거절이유를 포함하는 것으로 간주된다. 37 C.F.R. § 41.39(a)(1). 답변서는 새로운 거절이유를 포함할 수도 있지만, 이전에 의존하지 않았던 증거에 의존하는 거절은 새로운 거절이유로 지정되어야 하며 승인이 필요하다. Id. § 41.39(a)(2). 새로운 거절이유가 지정되면 항소인은 심사를 재개하거나, 그 새로운 거절이유를 다루는 반박서면을 제출하여 항소를 유지해야 한다. Id. § 41.39(b)(1)–(2).

Bar-Tal 심사관 답변서는 이 기능을 실제로 보여준다. 그것은 출원, 항소인, 출원일 및 답변서가 항소이유서에 응답하는 것이라는 사실을 특정하는 것으로 시작한다. 그런 다음 철회된 것으로 열거된 거절이유를 제외하고 2025년 4월 1일 Office Action의 모든 거절이유가 유지된다고 기재하고, 새로운 거절이유가 있으면 별도의 “New Grounds of Rejection” 제목 아래 제시될 것이라고 밝힌다. 이어 답변서는 출원인의 § 101 주장에 대응하여, 카테터 기반 신호 획득은 해결 전 데이터 수집이고, 획득 후 처리 단계는 추상적 아이디어 자체에 해당하며, 심장 부정맥 검출은 추상적 아이디어의 일부라고 주장하면서 거절을 유지한다.

이 사례는 심사관 답변서가 단순한 또 하나의 Office Action이 아니라는 점을 보여주기 때문에 유용하다. 그것은 응답형 항소 서면이다. 심사관은 최종거절을 그대로 반복하는 것이 아니라 항소이유서와 쟁점을 맞물리게 한다. Bar-Tal에서 항소이유서는 청구항을 구체적이고 장치에 내재된 전기생리학 신호처리 파이프라인으로 구성했다. 심사관 답변서는 청구항을 데이터 수집과 추상적 처리로 다시 구성함으로써 응답했다. 그 재구성이 반박서면 및 아마도 구두변론의 중심 분쟁이 되었다.

답변서는 답변서 이후 단계가 절차적으로 왜 중요한지도 보여준다. Bar-Tal 심사관 답변서의 마지막 페이지에는 심사관 서명과 협의자(conferees)가 표시되어 있고, 항소 이송 수수료가 37 C.F.R. § 41.45에서 허용하는 기간 내에 납부되지 않으면 항소가 기각될 수 있다고 경고한다. 이는 규칙과 일치한다. 심사관 답변서 이후 항소인은 답변서로부터 2개월 또는 새로운 거절이유 지정 거부결정 중 더 늦은 때까지 항소 이송 수수료를 납부해야 하며, 납부하지 않으면 항소가 기각된다. 37 C.F.R. § 41.45(a)–(b).

일본 변리사에게 심사관 답변서는 사건이 Board에 이르기 전에 심사관이 거절을 항소상 방어하는 문서로 가르쳐져야 한다. 이는 심판절차 전의 JPO 심사관 전치심사와 동등하지 않다. JPO 전치심사는 심판청구와 동시에 이루어진 보정에 연결된다. 미국의 심사관 답변서는 항소이유서에 대한 공식 응답이다. JPO 실무를 배우는 미국 변리사에게는 이 구별이 반대로 작용한다. JPO 거절결정불복심판에 미국식 심사관 답변서가 표준 응답서면으로 포함될 것이라고 기대해서는 안 된다.

C. 반박서면

반박서면은 항소인이 심사관 답변서에 응답할 기회이다. 그것은 권리로서 이용 가능하지만 반박서면은 하나만 제출할 수 있다. 37 C.F.R. § 41.41(a). 반박서면은 심사관 답변서로부터 2개월 또는 새로운 거절이유 지정 청원 거부결정으로부터 2개월 중 더 늦은 때까지 제출되어야 한다. Id. 반박서면에는 새로운 또는 접수되지 않은 보정, 새로운 또는 접수되지 않은 진술서, 또는 기타 새로운 증거를 포함할 수 없다. Id. § 41.41(b)(1). 반박서면에서 처음 제기된 주장은 항소이유서에서 제기되었거나, 심사관 답변서에 대한 응답이거나, 정당한 사유가 입증되는 경우가 아니면 일반적으로 고려되지 않는다. Id. § 41.41(b)(2).

Bar-Tal 반박서면은 올바른 절차적 태도를 보여준다. 그 서면은 2025년 11월 24일자 심사관 답변서에 적시에 응답한다고 밝히고, 37 C.F.R. § 41.47에 따른 구두변론 신청과 필요한 수수료가 반박서면과 함께 제출된다고 추가로 기재한다. 반박서면은 청구항 상태와 § 101 거절이유를 다시 언급하지만, 두 번째 항소이유서가 되려고 하지는 않는다. 그것은 “심사관 답변서에 특화되고 응답적인” 주장을 제공하며 항소이유서의 주장은 유지된다고 명시한다.

실체적으로 Bar-Tal 반박서면은 반박서면이 해야 할 일을 잘 보여주는 강한 사례이다. 즉 심사관 답변서의 프레이밍 오류를 식별하고 그에 직접 응답한다. 반박서면은 심사관 답변서가 카테터 획득을 해결 전 데이터 수집으로, 획득 후 처리 단계를 “추상적 아이디어 자체”로 성격지음으로써 § 101 거절을 유지했다고 주장한다. 이어 이러한 분석은 추상화 수준의 오류에 의존한다고 응답한다. 청구항은 심박 경계 윈도잉, 주석 기준 활동 결정, 임계값 경계 POI 구획, 다채널 템플릿 구성 및 상관 점수의 형태 기반 가중을 포함하는 특정 심장내 전기그램 처리 기법을 기재하기 때문이다.

주목할 점은 반박서면이 단지 “항소이유서에 기재된 이유로 심사관은 틀렸다”고 말하지 않는다는 것이다. 대신 심사관 답변서를 그 자체의 논리로 상대한다. 답변서의 핵심 성격규정, 즉 해결 전 데이터 수집과 추상적 아이디어를 특정한 뒤, 그 성격규정이 Step 2A 분석을 동어반복으로 붕괴시킨다고 주장한다. 또한 청구항 15 및 16에 대한 답변서의 “해결 후” 처리에 대해, 표시 및 맵 제한은 산출된 상관 상태를 조건으로 하는 매핑 출력의 기능적 제약이라고 주장한다.

일본 실무자에게 반박서면은 제한적이고 응답적인 문서로 이해되어야 한다. 항소이유서에 들어갔어야 하는 새로운 항소 이론을 도입하는 장소가 아니다. 심사관의 항소상 프레이밍에 답하는 장소이다. JPO 실무를 배우는 미국 실무자에게 이 비교는 제한적이다. JPO 거절결정불복심판에도 새로 제기된 이유에 응답할 서면 기회가 있을 수 있지만, USPTO의 공식적인 항소이유서 → 심사관 답변서 → 반박서면 순서를 일반적으로 따르지는 않는다.

D. 구두변론 / 구두심리

PTAB에서의 구두심리는 선택 사항이다. 적용 규칙은 항소인이 항소를 적절하게 제시하는 데 “필요하거나 바람직하다”고 판단하는 경우에만 구두심리를 요청해야 하며, 서면만으로 결정되는 항소도 구두심리 후 결정되는 항소와 동일하게 고려된다고 규정한다. 37 C.F.R. § 41.47(a). 항소인이 구두심리를 원하면, 항소인은 심사관 답변서로부터 2개월 이내 또는 반박서면 제출일 중 더 이른 날까지, 필요한 수수료와 함께 “REQUEST FOR ORAL HEARING”이라는 제목의 별도 문서를 제출해야 한다. Id. § 41.47(b). 적시에 요청과 수수료가 제출되지 않으면 항소는 서면에 따라 결정되도록 배정된다. Id. § 41.47(c).

Bar-Tal 반박서면은 이 시기를 보여준다. 그 서면은 2025년 11월 24일자 심사관 답변서에 적시에 응답한다고 밝히고, 37 C.F.R. § 41.47에 따른 구두변론 신청과 필요한 수수료가 반박서면과 함께 제출되었다고 기재한다. 공개 녹화본은 Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700, 2026년 6월 18일자 PTAB 구두변론 녹화본으로 식별된다. 일본 실무자에게 이는 중요한 절차적 포인트이다. PTAB 구두변론은 항소통지서나 항소이유서의 일부가 아니다. 그것은 서면 항소 쟁점이 결정화된 뒤에 이루어지는 별개의 후속 주장 행사이다.

PTAB 구두심리는 증거심리가 아니다. 달리 명령되지 않는 한 구두변론은 통상 항소인에게 20분, 주심사관에게 15분으로 제한된다. 37 C.F.R. § 41.47(d). 항소인이 먼저 변론하고 반박 시간을 유보할 수 있다. Id. § 41.47(e)(1). 심리에서 항소인은 이미 접수되어 심사관이 고려한 증거에만 의존할 수 있고, 항소이유서 또는 반박서면에서 의존한 주장만 제시할 수 있다. 다만 최근 관련 Board 결정 또는 연방법원 결정에 근거한 새로운 주장에 대해서는 정당한 사유가 인정되는 경우 예외가 있다. Id. § 41.47(e)(1)–(2).

Bar-Tal 구두변론은 PTAB 구두변론이 단순히 서면을 다시 읽는 것과 어떻게 다른지를 보여주기 때문에 유용하다. 발표는 간결한 주제를 중심으로 구성되어 있다. 청구항은 “부정맥을 검출하라”는 결과에 관한 것이 아니라, 청구된 “방법”, 즉 제한된 카테터 기반 심장내 EGM 처리 파이프라인에 관한 것이라는 점이다. 이 주제는 청구항을 구체적인 심장내 구성 및 규칙 기반 제어 순서로 구성한 항소이유서와, 심사관 답변서가 결과 수준에서 청구항을 정의한 뒤 청구된 기술적 메커니즘을 추상적 아이디어 자체로 취급함으로써 추상화 수준 오류를 범했다고 주장한 반박서면을 따른다.

녹화본은 효과적인 PTAB 주장 방식의 핵심 특징도 보여준다. 대리인은 구두변론을 항소를 확장하는 것이 아니라 단순화하는 데 사용한다. 구두 발표는 심사관의 프레이밍과 항소인의 프레이밍 사이의 결정적 긴장에 패널을 집중시킨다. 심사관 답변서는 카테터 획득을 해결 전 데이터 수집으로, 획득 후 처리 단계를 추상적 아이디어 자체로, 표시/맵 제한을 해결 후 활동으로 취급했다. 항소인의 구두 발표는 반박서면 및 시각자료와 일관되게 심리를 청구항 문언으로 돌린다. 즉 카테터 채널이 청구된 템플릿, 상관관계, 최대 기울기 채널 가중치, 가중 점수, 임계값 기반 검출 및 맵 통합으로 이어진다는 점이다.

심리용 시각자료는 같은 기록 구속적 프레임워크 안에 있다. 그것들은 주장 보조자료이지 증거가 아니다. PTAB Oral Hearing Guide는 demonstrative exhibits가 요구되거나 기대되는 것은 아니지만 발표 보조를 위해 사용될 수 있다고 설명한다. 사용하는 경우 심리 최소 10일 전에 제출되어야 하고, 기록에 이전에 포함되지 않은 정보를 담아서는 안 되며, “DEMONSTRATIVE EXHIBIT – NOT EVIDENCE”라고 표시되어야 한다. 가이드는 또한 구두심리에서 사용되는 시각자료는 보조자료일 뿐 증거가 아니며, 기록에 이전에 제시되지 않은 주장이나 증거를 진전시키는 데 사용할 수 없다고 설명한다.

실체적으로 Bar-Tal 심리용 시각자료는 구두 변론자가 방대한 § 101 기록을 몇 가지 시각적 명제로 어떻게 번역했는지를 보여준다. 한 슬라이드는 심사관의 프레이밍과 항소인의 프레이밍을 대비한다. 즉 카테터 획득은 해결 전 데이터 수집이라는 견해와 카테터 채널이 전기생리학 워크플로의 전단이라는 견해, 획득 후 처리는 추상적 아이디어라는 견해와 순서화된 파이프라인이 청구된 기술적 메커니즘이라는 견해, 표시/맵 제한은 해결 후 활동이라는 견해와 청구항 16은 맵 통합에 대한 제약이라는 견해를 대비한다. 다른 슬라이드는 청구항 1을 네 부분의 파이프라인으로 축약한다. 카테터 IC EGM 채널 획득, WOI/활동 임계값/POI 순서를 통한 심박 분할, 최대 기울기 채널 가중치를 사용하는 다채널 템플릿 형성 및 매칭, 그리고 임계값 기반 검출을 위한 가중 상관 점수 생성이다.

녹화본에 나타난 구두 주장은 이러한 시각자료를 원고가 아니라 이정표로 사용하기 때문에 효과적이다. 대리인의 임무는 항소이유서의 모든 주장을 다루는 것이 아니다. 패널이 핵심 성격규정 문제를 결정하도록 돕는 것이다. 청구항은 단지 부정맥을 검출하라는 추상적 지시인가, 아니면 구체적이고 장치에 내재된 심장내 신호처리 기법을 기재하는가? Bar-Tal 발표는 청구항 파이프라인, 심사관 답변서, 반박서면의 추상화 수준 논증을 조직 구조로 사용하면서 이 질문으로 반복해서 돌아간다.

청구항 16에 관한 시각자료는 종속항을 겨냥한 구두 주장 방식의 좋은 예를 제공한다. 심사관 답변서는 청구항 15와 16을 단지 결과를 표시하는 것으로 성격지었다. 시각자료는 임계값 게이트로 응답한다. 즉 상관 점수가 임계값을 초과하는 전기 활동만 심장 맵에 통합되고, 부정맥을 나타내는 영역이 강조된다. 그 시각자료는 새로운 증거를 추가하지 않는다. 그것은 청구항 16이 단지 일반적인 표시 단계를 덧붙이는 것이 아니라 매핑 출력에 기능적 제약을 부과한다는 반박서면의 서면상 요지를 설명한다.

교육적 포인트는 PTAB 구두변론이 짧고, 청구항 중심이며, 기록에 구속된 발표라는 점이다. Bar-Tal에서 서면 순서가 분쟁을 만들었다. 항소이유서는 발명을 특정 기술적 파이프라인으로 구성했고, 심사관 답변서는 그 파이프라인을 데이터 수집 후의 추상적 처리로 재구성했으며, 반박서면은 그 프레이밍을 추상화 수준 오류로 공격했다. 구두변론은 대리인에게 그 분쟁을 패널이 쉽게 볼 수 있도록 만들 기회를 주었다. 일본 실무자에게 이는 PTAB 구두변론의 항소적 성격을 보여준다. JPO 실무를 배우는 미국 실무자에게 이 비교는 주로 대조를 통해 유용하다. JPO 거절결정불복심판은 통상적 태도에서 더 문서 중심적이며, 미국의 항소이유서, 심사관 답변서, 반박서면, 구두심리 신청 및 시각자료의 순서와 깔끔하게 대응되지 않는다.

X. 결정 및 즉각적인 효과

PTAB는 심사관이 특정한 거절이유와 청구항에 대해 심사관의 결정을 전부 또는 일부 인용 유지하거나 파기할 수 있고, 출원을 심사관에게 환송할 수 있다. See 37 C.F.R. § 41.50(a)(1). Board 결정 이후 관할은 항소인의 항소 또는 기타 검토 권리를 전제로, 그 결정을 실행하기 위해 필요한 추가 조치를 위해 심사관에게 되돌아간다. See id. § 41.54.

미국에서 파기 결정이 내려졌다고 해서 일본 고객에게 자동 등록으로 과장해서 설명해서는 안 된다. 파기는 심사관의 항소 대상 거절이 유지되지 않았다는 Board 결정이다. 절차적으로 사건은 여전히 Board 결정에 부합하는 조치를 위해 심사관에게 되돌아간다. See 37 C.F.R. § 41.54.

일본에서는 심결이 서면으로 작성되어야 하며, 심판번호, 당사자와 대리인 정보, 사건의 표시, 결론과 이유 및 심결일을 기재해야 한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 157(2) (Japan). JPO 심판부가 심사관의 거절결정을 취소하면, JPO는 특허허여결정이 송달될 것이라고 설명하고, 그 후 정해진 기간 내에 필요한 특허료를 납부하면 특허권을 취득할 수 있다. See Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14.

JPO 제도에는 환송과 유사한 가능성도 있다. 거절결정불복심판에서 심사관 결정이 취소되면 추가 심사를 명하는 심결이 내려질 수 있고, 그 심결의 판단은 해당 사건에 관하여 심사관을 구속한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 160(1)–(2) (Japan).

XI. 결정 후 재심리 및 행정적 재고

USPTO에는 명시적인 PTAB 재심리 절차가 있다. 항소인은 원 Board 결정 후 2개월 이내에 한 번의 재심리청구를 제출할 수 있다. See 37 C.F.R. § 41.52(a)(1). 청구서는 Board가 오해하거나 간과했다고 믿는 사항을 구체적으로 진술해야 하며, 이전에 제기되지 않은 주장이나 이전에 의존하지 않은 증거는 규칙이 정한 제한된 경우를 제외하고 일반적으로 허용되지 않는다. See id.

JPO 거절결정불복심판 구조를 미국 변리사에게 불리한 심결 이후 일상적인 PTAB식 재심리 단계가 있는 절차로 가르쳐서는 안 된다. 통상적인 다음 비교 지점은 JPO 심결에 대한 사법심사이다. 일본 법은 심판 또는 항고심판 결정에 대한 소송에 관하여 도쿄고등재판소의 전속관할을 규정하고, 결정 인증등본 송달일부터 30일의 기간을 둔다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 178(1), (3) (Japan).

이 차이는 기록을 어떻게 구축해야 하는지에 영향을 준다. 미국 실무자는 PTAB 재심리 및 그 이후의 연방순회항소법원 또는 § 145 심사를 위해 쟁점을 보존하는 방식으로 생각할 수 있다. 일본 실무자는 JPO 심결취소소송을 뒷받침할 수 있는 심판기록을 구축하는 방식으로 생각할 수 있다.

XII. 사법심사

출원 항소에서 최종 PTAB 결정이 내려진 뒤 이에 불복하는 출원인은 35 U.S.C. § 141에 따라 미국 연방순회항소법원에 항소할 수 있고, 연방순회항소법원 항소를 제기하지 않은 경우에는 35 U.S.C. § 145에 따라 버지니아 동부 연방지방법원에서 Director를 상대로 민사소송을 제기할 수 있다. See 35 U.S.C. §§ 141(a), 145. 연방순회항소법원 항소를 제기하면 § 145 절차를 이용할 권리를 포기한 것으로 된다. See id. § 141(a). § 141 항소 또는 § 145 민사소송의 기한은 일반적으로 최종 Board 결정 후 63일, 또는 적시 재심리청구가 제출된 경우 재심리 결정 후 63일이다. See 37 C.F.R. § 90.3(a), (b)(1).

JPO 경로는 다르다. 일본 법은 심판 또는 항고심판 결정에 대한 소송에 관하여 도쿄고등재판소의 전속관할을 규정하고, 결정 인증등본 송달일부터 30일이 지나면 그러한 소송을 제기할 수 없다고 규정한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 178(1), (3) (Japan). 거절 사건의 JPO 심결에 대한 소송에서 일반적으로 피고는 일본특허청장이다. See id. art. 179.

일본 법원이 청구에 이유가 있다고 판단하면 JPO 심결을 취소한다. 취소판결이 확정되면 심판관들은 추가 절차를 수행하고 심결을 해야 한다. See id. art. 181(1)–(2). 이는 기능적으로 환송과 유사하지만, 미국 항소상 환송 실무와 동일하다고 설명해서는 안 된다. 일본 법은 사법적 취소 이후 추가 JPO 절차를 명시적으로 지시한다.

XIII. 실무 교육 프레임워크

일본 실무자에게 USPTO ex parte 항소는 심사관 거절에서 전문 특허 Board로 가는 행정 항소로 이해하는 것이 가장 좋다. 다만 미국 특유의 순서, 즉 항소통지서, 항소이유서, 심사관 답변서, 가능한 반박서면, 선택적 구두심리, PTAB 결정, 가능한 재심리 및 가능한 사법심사를 동반한다. See 35 U.S.C. §§ 6, 134; 37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37, 41.39, 41.41, 41.47, 41.50, 41.52.

미국 실무자에게 JPO 거절결정불복심판은 최종 거절결정에서 JPO 심판 합의체로 가는 행정 항소로 이해하는 것이 가장 좋다. 다만 일본 특유의 순서, 즉 거절결정, 심판청구서, 가능한 동시 보정, 가능한 심사관 전치심사, 심판 합의체의 서면 절차, 가능한 새로운 거절이유 통지, 심결 및 법원에서의 심결취소소송 가능성을 동반한다. See Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 121, 131, 136, 145, 159, 162–64, 178–81 (Japan).

XIV. 결론

USPTO와 JPO의 항소 제도는 동일한 것이 아니라 상동적인 것으로 이해하는 것이 가장 적절하다. 둘 다 전문 특허 결정권자 앞에서 심사관의 거절결정 또는 거절을 다투기 위한 특허청 내부의 행정 메커니즘이다. 둘 다 주로 서면 중심이다. 둘 다 새로운 거절이유 또는 새로운 이유를 처리하는 장치를 제공한다. 둘 다 사법심사로 이어지는 경로를 보존한다.

그러나 차이는 실무를 정의한다. USPTO 항소는 서면 중심이고 기록 중심이다. 항소통지서가 절차를 시작하지만, 항소이유서가 PTAB 심리를 위한 사건의 틀을 만든다. JPO 거절결정불복심판은 청구서와 보정에 민감하다. 거절결정이 법정 심판청구 기간을 만들고, 심판청구와 함께 제출된 보정은 심판 합의체 결정 전에 심사관 전치심사를 촉발할 수 있다.

국경을 넘는 대리인에게 중심 규율은 과잉 동일시 없는 번역이다. 일본 변리사는 미국 PTAB 항소를 이름만 바뀐 JPO 거절결정불복심판으로 취급해서는 안 된다. 미국 변리사는 JPO 거절결정불복심판을 이름만 바뀐 PTAB 항소로 취급해서는 안 된다. 각 절차는 익숙한 제도를 지도로 사용할 때 직관적으로 이해되지만, 그 지도가 지형과 맞지 않는 지점에서 의도적으로 수정될 때에만 그러하다.