잘못된 매핑이지, 미니 심리가 아니다:USPTO의 새로운 재심사 명령 전 서면 절차에 관한 사례 연구

요약: USPTO의 새로운 재심사 명령 전 서면 절차는 특허권자가 특허청이 재심사를 명령하기 전에 ex parte 재심사 청구에 이의를 제기할 수 있는 좁지만 경우에 따라 중대한 기회를 제공한다. 그러나 이 글은 그 기회가 낮은 SNQ 기준과 일관되게 구성되어야 한다는 점을 강조한다. 특허권자는 비특허성을 반증할 필요가 없고, 그렇게 하려고 해서도 안 된다. 오히려 청구인이 인용문헌의 교시를 잘못 특정했거나 그 교시를 청구항에 잘못 매핑했기 때문에, 주장된 교시는 SNQ를 제기할 만한 중요하고 청구항 관련성이 있는 교시가 아님을 보여주어야 한다. MPEP § 2242; Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026). 이 글은 그 논점을 90/016,330 사건 연구를 통해 전개한다. 그 사건에서 특허권자는 청구서가 Barnard의 고정 특징 가지치기 및 임계값 처리를 Knecht의 푸리에 벡터와 Lawrence의 임계값 추정 이론으로 보완하여, ’639 특허의 순차적 select → generate → extract → use → output 특징 생성 파이프라인으로 부당하게 재구성했다고 주장하였다. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–30. 또한 ’639 특허가 2022년 5월 17일에 만료되었으므로, 이 글은 특허청이 broadest reasonable interpretation이 아니라 Phillips의 통상적·관습적 의미 기준을 적용해야 하며, “generating,” “target specific feature information,” “background clutter”에 관한 특허권자의 기록 기반 해석이 SNQ 매핑 분쟁의 중심이 된다는 점도 설명한다. MPEP § 2258.I.G; Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005).

I. 서론

USPTO의 새로운 “명령 전” 서면 절차는 특허권자가 ex parte 재심사의 문턱 판단, 즉 청구서가 특허성에 관한 실질적 신규 문제(“SNQ”)를 제기하는지 여부에 영향을 미칠 제한적 기회를 제공한다. 그 기회는 중요하지만, 그 한계도 중요하다. SNQ의 문턱은 의도적으로 낮게 설정되어 있다. MPEP § 2242에 따르면, 인용된 특허 또는 인쇄 간행물이 합리적인 심사관이 특허성 판단에서 중요하다고 볼 교시를 포함하고 있고, 동일한 특허성 문제가 이미 판단되었거나 이전에 제기된 바 없을 때 SNQ가 존재한다. MPEP § 2242. 특히 MPEP는 비특허성의 일응 입증(prima facie case)이 필요하지 않다고 명시한다. Id.; see also In re Etter, 756 F.2d 852, 857 n.5 (Fed. Cir. 1985).

그 문턱은 특허권자가 새로운 절차를 어떻게 사용해야 하는지를 형성해야 한다. 명령 전 서면은 특허권자가 이미 비특허성을 반증했다고 주장하는 방식이어서는 안 된다. 더 좁게, 청구인이 문헌이 실제로 무엇을 교시하는지 잘못 특정했거나 그 교시를 청구항에 잘못 매핑했기 때문에, 주장된 교시는 애초에 SNQ를 제기할 만한 중요하고 청구항 관련성이 있는 교시가 아니라는 점을 주장해야 한다. 이러한 구성은 낮은 SNQ 문턱을 보존하면서도, 기술적 또는 청구항 매핑상의 범주 오류에 의존하는 청구서에 대해 특허권자가 원칙 있는 방식으로 다툴 수 있게 한다.

Reexamination Control No. 90/016,330은 유용한 사례 연구를 제공한다. 그 서면은 단순히 U.S. Patent No. 6,894,639가 Barnard, Knecht 및 Lawrence에 비추어 특허 가능하다고 주장하는 데 그치지 않는다. 오히려 청구서가 고정 특징 임계값 처리를 청구된 특징 생성 파이프라인으로 재구성하고 있다고 주장한다. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2 (June 20, 2026) (“Pre-Order Paper”).

II. 절차: 문턱 판단을 위한 제한적 서면

USPTO의 Official Gazette notice는 특허청이 ex parte 재심사를 명령할지 결정하기 전에 특허권자가 명령 전 서면을 제출하는 것을 허용한다. 그 서면은 청원이나 수수료 없이 제출할 수 있고, 30쪽으로 제한되며, 가능한 한 신속히, 늦어도 재심사 청구서 송달일로부터 30일 이내에 제출해야 한다. Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026) (“Pre-Order Notice”).

그 통지는 제출 내용의 실체적 경계도 정한다. 서면은 청구서가 주장하는 교시에도 불구하고, 특허청이 심사 중 이루어진 특허성 결정을 유지해야 한다는 특허권자의 입장을 뒷받침하는 주장 또는 사실로 제한되어야 한다. 또한 통지는 그 서면이 청구서 밖의 사항을 다루어서는 안 되며, 35 U.S.C. § 325(d)에 따른 재량적 거절을 주장해서는 안 된다고 한다. 특허청은 그 문제를 SNQ 판단 이후에 다루어질 문제로 취급한다. Pre-Order Notice, supra, at 2.

따라서 이 절차는 SNQ 단계의 집중적 개입으로 이해하는 것이 가장 적절하다. 이는 PTAB식 예비응답이 아니고, 본안에 관한 완전한 브리프도 아니다. 특허권자의 가장 강한 주장은 보통, 청구서가 주장하는 교시가 실제로 개시되고 실제로 매핑된 방식으로 보았을 때 MPEP § 2242상 중요하고 청구항 관련성이 있는 교시가 아니라는 것이다. 90/016,330 서면에서 이는 고정 특징, 가지치기, 임계값 처리가 표적 특이적 특징 정보를 선택, 생성, 추출, 사용 및 출력하는 청구된 순서에 대응하지 않는다는 주장을 의미했다.

III. 재심사에서의 청구항 해석: 만료 특허 기준이 지배한다

이 사례 연구는 청구항 해석에도 달려 있다. ex parte 재심사에서 만료되지 않은 특허 청구항은 일반적으로 명세서와 일치하는 broadest reasonable interpretation을 부여받는다. In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 2258.I.G. 그러나 여기서는 그 기준이 적용되지 않는다. ’639 특허는 2022년 5월 17일에 만료되었고, USPTO는 만료된 청구항이 더 이상 보정될 수 없기 때문에, 만료 청구항을 포함하는 재심사 절차에서는 Phillips의 통상적·관습적 의미 기준을 적용한다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–16 (Fed. Cir. 2005) (en banc); MPEP § 2258.I.G; see also CSB-Sys. Int’l, Inc. v. SAP Am., Inc., 832 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2016).

이 절차적 자세는 중요하다. 특허권자가 통상적 의미, 명세서 및 출원경과 기록에 의존하는 것은 단순히 지방법원의 청구항 해석 법리를 재심사에 수입하는 것이 아니다. 그것은 청구항이 만료되었다는 상태에서 비롯된다. Phillips 아래에서 청구항 용어는 통상의 기술자의 관점에서 청구항, 명세서 및 출원경과를 포함한 내재적 기록에 비추어 읽힌다. Phillips, 415 F.3d at 1313–17. 만료 특허의 경우 이 기준은 특허청에 broadest reasonable interpretation보다 좁고 기록에 더 고정된 렌즈를 제공한다.

그렇다고 해서 특허청이 재심사 명령 여부를 결정하기 전에 완전한 Markman 분석을 수행해야 한다는 뜻은 아니다. SNQ 문턱은 여전히 낮고, 비특허성의 일응 입증도 필요하지 않다. 그러나 주장된 SNQ는 여전히 적절하게 이해된 청구항에 비추어 평가되어야 한다. 청구항이 “generating said target feature information from said data statistics”를 요구한다면, 청구인은 선행기술의 임의의 통계 계산을 지적하는 것만으로 SNQ를 성립시킬 수 없다. 인용된 교시는 만료 특허 기준에 따라 해석된 청구항 한정에 대해 중요해야 한다.

90/016,330 명령 전 서면에서 이 구별은 핵심적이다. 특허권자의 주장은 청구항의 순차적 구조와 내재적 기록에 비추어 “generating” 한정과 관련 특징정보 문구를 해석하는 데 의존한다. 그 서면은 청구서가 그 한정을 데이터 통계로부터 표적 특징 정보를 생성하는 것이 아니라 Barnard의 고정 특징 임계값 처리에 매핑한다고 주장한다. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 8–14, 21–23. ’639 특허가 만료되었으므로, 특허청은 보정 가능한 청구항에 적용될 더 넓은 해석상 재량이 아니라 통상적·관습적 의미 기준에 따라 그 매핑을 평가해야 한다.

IV. 사례 연구: 고정 특징 임계값 처리와 특징 생성의 대비

명령 전 서면의 중심적 움직임은 문제된 청구항을 일반적인 표적 탐지 결과가 아니라 순서가 정해진 기술 파이프라인으로 정의하는 것이다. 그 서면이 구성한 청구항 1은 데이터 통계를 계산하고, 그 통계를 이용해 표적 특이적 특징 정보를 선택하며, 그 통계로부터 표적 특징 정보를 생성하고, 그 생성된 특징 정보를 데이터에서 추출하며, 이를 사용하여 표적을 배경 클러터와 구별하고, 표적 및 배경 클러터 정보를 출력할 것을 요구한다. Pre-Order Paper, supra, at 2–3.

그 구성은 중요하다. 청구서가 청구항을 다른 아키텍처에 매핑했다고 하기 때문이다. 명령 전 서면에 따르면 Barnard는 밝기, 크기, 정숙성 같은 고정되고 수작업으로 설계된 특징으로 시작하여, 통계를 사용해 그러한 고정 특징이 사용할 만큼 신뢰할 수 있는지 판단한 다음, 그 고정 특징 공간에 Bayes 또는 결정 임계값을 배치한다. Id. at 2, 14–23.

특허권자의 요지는 단순히 Barnard가 약한 선행기술이라는 것이 아니다. Barnard의 주장된 교시는 교시의 종류 자체가 잘못되었다는 것이다. 합리적인 심사관은 표적 탐지에 관한 일부 청구항에 대해서는 고정 특징 임계값 처리를 중요하게 볼 수 있다. 그러나 특허권자는 데이터 통계로부터 표적 특징 정보를 생성하고, 그 생성된 정보를 추출하여 사용하는 것을 요구하는 청구항에 대해, 고정 특징 임계값 처리는 관련 SNQ 의미에서 중요하지 않다고 주장한다.

이 구별이 이 글의 중심 교훈이다. 명령 전 서면은 비자명성을 입증할 필요가 없다. 그 서면은 청구서가 문제된 청구항 한정에 중요한 교시를 특정하지 않았다는 점을 보여주면 된다.

V. 기술 기록: “생성”이 핵심 역할을 하는 이유

뒷받침 증거들은 매핑 주장을 강화한다. 증거목록은 Sanger를 EX2006, Majumder 선언서를 EX2007, Dr. Majumder의 이력서를 EX2008, 발명자가 작성한 Technical Report를 EX2009, 그리고 “Robust Classifiers Without Robust Features”를 EX2010으로 특정한다. Patent Owner’s Exhibit List, Reexamination Control No. 90/016,330.

Technical Report가 중심적이다. 그 보고서는 연구가 구별되는 표적 특성을 생성하기 위해 일반화 Hebbian 학습(“GHA”)을 사용했고, 클러터를 표적과 유사한 특성을 가진 비표적 이미지 영역으로 정의한다고 설명한다. A.J. Katz, Hebbian Learning, Principal Components and Automatic Target Recognition, Tex. Instruments Tech. Rep. TR 08-91-14, at 4 (May 31, 1991) (“Technical Report”). 또한 그 보고서는 배경 클러터가 장면마다 크게 달라질 수 있으므로, 특징 생성에는 클러터 통계가 아니라 표적 통계가 사용되었다고 설명한다. Id.

Sanger는 알고리즘적 기초를 제공한다. Sanger는 Generalized Hebbian Algorithm을, 입력 상관행렬의 고유벡터를 고유값 내림차순으로 찾도록 신경망을 훈련하는 방법으로 설명한다. Terence D. Sanger, Optimal Unsupervised Learning in a Single-Layer Linear Feedforward Neural Network, 2 Neural Networks 459, 460 (1989). Dr. Majumder의 선언서는 그 개념을 ’639 특허와 연결하여, 통상의 기술자라면 그 특허가 GHA를 사용해 표적 포함 이미지 패치의 주성분을 학습하고, 그 성분들을 자동 표적 인식을 위한 식별 필터로 취급한다고 이해할 것이라고 설명한다. Declaration of Dr. Aditi Majumder ¶¶ 36–42, IPR2025-00340, Ex. 2007.

Katz, Gately 및 Collins는 클러터 변동성의 배경을 제공한다. Robust Classifiers Without Robust Features에서 Figure 1은 표적 및 클러터 분포가 이미지 세트 간에 변하고, 그 사이에서 결정면이 이동하는 모습을 보여준다. Figure 2는 특징 데이터에 대한 파라미터 기반 라우팅 아키텍처를 나타낸다. Alan J. Katz, Michael T. Gately & Dean R. Collins, Robust Classifiers Without Robust Features, 2 Neural Computation 472, 473–74 figs. 1–2 (1990). 이 그림들은 클러터 통계가 환경 의존적이고 장면 간에 이전되지 않을 수 있다는 Technical Report의 요지를 시각적으로 뒷받침한다.

이 증거들을 종합하면 두 프로세스 사이의 기술적 선이 그어진다. 한쪽에는 주성분 또는 수용장 필터를 학습하는 것처럼 데이터 통계로부터 특징 정보를 생성하는 과정이 있다. 다른 한쪽에는 특징이 이미 존재한 후 사전 정의된 특징에 임계값을 적용하는 과정이 있다. 명령 전 서면은 Barnard, Knecht 및 Lawrence가 후자에 속한다고 주장한다.

VI. 문헌별 매핑 주장

명령 전 서면의 문헌 분석은 각 문헌에 역할을 부여한 다음, 그 역할이 청구된 역할에 해당하지 않는 이유를 보이는 방식으로 작동한다.

Barnard가 핵심 불일치이다. 그 서면은 Barnard가 밝기, 크기 및 정숙성 같은 사전 정의된 측정값을 사용하고, 이어서 특징 가지치기와 임계값 처리를 수행한다고 설명한다. Pre-Order Paper, supra, at 14–23. 특허권자의 견해에 따르면, 고정 특징이 사용할 만큼 안정적인지 판단하기 위해 Barnard가 통계를 사용하는 것은 데이터 통계로부터 표적 특징 정보를 생성하는 것과 같지 않다. Id. at 19–23.

Knecht는 관련 공백을 메우지 못하는 보완 시도로 취급된다. Knecht는 스캔 이미지 분류를 위해 푸리에 파워 스펙트럼 특징 벡터와 저장된 결정 규칙을 사용하지만, 명령 전 서면은 그 푸리에 벡터가 Barnard의 밝기, 크기 및 정숙성 통계로부터 생성된 것이 아니며, 청구서가 매핑한 동일한 표적 특이적 특징 정보도 아니라고 주장한다. Id. at 15–16, 21–22.

Lawrence도 유사하게 취급된다. 청구서는 Lawrence를 임계값 계산을 위한 신경망 또는 Bayesian 추정 메커니즘으로 사용한다고 주장한 것으로 보인다. 이에 대한 특허권자의 답변은, 임계값을 계산하는 방식을 바꾼다고 해서 임계값이 데이터 통계로부터 생성된 표적 특징 정보로 변하는 것은 아니라는 것이다. Id. at 22–23, 27–30.

이것이 SNQ 단계 매핑 주장의 핵심이다. 특허권자는 특허청에 모든 자명성 분쟁을 결정해 달라고 요청하는 것이 아니다. 특허권자는 청구서 자체의 매핑이 인용된 교시들을 잘못된 청구항 역할에 배치하고 있음을 특허청이 인식해 달라고 요청하는 것이다.

VII. 청구항 관련 한정으로서의 “배경 클러터”

그 서면은 또한 청구서가 “background clutter”를 구별되지 않은 배경으로 부당하게 취급한다고 주장한다. Technical Report는 클러터를 표적과 유사한 특성을 가진 비표적 영역으로 정의한다. Technical Report, supra, at 4. 명령 전 서면은 그 정의를 사용하여, 청구항이 단순히 일반 임계값의 비표적 쪽에 있는 모든 것이 아니라, 생성된 표적 특이적 특징 정보를 사용해 구별해야 하는 표적 유사 비표적 콘텐츠에 관한 것이라고 주장한다. Pre-Order Paper, supra, at 23–25.

그 점은 매핑이라는 주제를 강화한다. “background clutter”가 표적 유사 비표적 콘텐츠를 의미한다면, 일반적인 표적/배경 임계값은 배경 클러터에 대한 청구된 처리를 제공하지 못할 수 있다. 쟁점은 Barnard가 어떤 넓은 의미에서 “배경”을 갖는지가 아니다. 쟁점은 청구서가 순차적 특징 생성 파이프라인을 통해 표적 및 배경 클러터 정보를 사용하고 출력하는 청구된 사항에 대응하는 교시를 특정하는지 여부이다.

그 주장은 왜 “generate” 한정이 하류 단계에서도 중요한지 설명한다. 청구서가 생성된 표적 특징 정보를 특정하지 못한다면, 동일하게 생성된 정보의 후속 추출, 사용 및 출력도 특정하지 못할 수 있다. 따라서 명령 전 서면은 생성 단계에서의 주장된 실패를 한정 [1.4]부터 [1.6]까지 연결한다. Pre-Order Paper, supra, at 25–27.

VIII. 관련 IPR: 과도한 주장 없이 다루는 절차 경과

동일한 특허와 관련 Barnard 이론은 Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340에서도 문제되었다. Tesla는 ’639 특허의 청구항 1–7에 이의를 제기했고, 주장된 근거에는 Barnard 단독, Barnard와 Knecht, Barnard와 Lawrence, Barnard와 Lawrence 및 Knecht가 포함되었다. Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 13, at 6–7 (P.T.A.B. Aug. 25, 2025). PTAB는 처음에 모든 이의 제기된 청구항과 모든 주장 근거에 대해 심리를 개시하였다. Id. at 3.

그 심리개시 결정은 최종 본안 판단이 되지 않았다. 이후 Director는 Director Review를 인용하고, 심리개시 결정을 취소하며, 심리개시를 거절하였다. Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 18, at 1, 4 (Dir. Nov. 5, 2025). Director의 명령은 일관되지 않은 청구항 해석 입장에 초점을 맞추었다. Tesla는 지방법원에서는 “generating” 한정이 불명확하다고 주장했지만, IPR에서는 PTAB에 평이하고 통상적인 의미를 적용해 달라고 요청했다. Id. at 2–4. USPTO는 이 Director Review 결정을 informative로 지정하였다.

이 절차 경과는 제한된 방식으로 사례 연구를 뒷받침한다. 그것은 “generating” 한정과 도전자의 매핑 이론의 중요성을 강조한다. 그러나 PTAB가 Barnard의 기술적 교시에 대해 특허권자에게 유리한 최종 판단을 했음을 보여주지는 않는다. Director Review 결정은 청구항 해석 입장 문제 때문에 심리개시를 취소한 것이지, PTAB가 Barnard가 그 한정을 교시하지 않는다는 최종 본안 판단에 도달했기 때문이 아니다. 따라서 명령 전 서면은 청구서 자체의 주장된 교시와 매핑에 기반해야 한다.

IX. 비대칭 기록에서의 매핑 전략의 한계

매핑 전략은 실질적 힘이 있지만, 명령 전 서면이라는 절차적 자세에 비추어 이해되어야 한다. 청구인은 통상적으로 특허권자의 명령 전 제출에 대한 답변을 제출할 수 없다. USPTO 통지는 사실 또는 법률의 허위표시에 대응하거나 SNQ 판단을 실질적으로 방해하는 기타 부적절한 주장에 대응하는 경우와 같은 예외에 한하여 청구인의 답변을 허용한다. 그 경우에도 청구인은 37 C.F.R. § 1.182에 따른 청원을 제출하고, 필요한 수수료를 납부하며, 답변서를 10쪽으로 제한해야 한다. Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 2–3 (Apr. 1, 2026).

그 비대칭성은 중요하다. 실무적 질문은 청구인이 완전한 답변 기회를 받았다면 나중에 어떤 주장을 전개할 수 있었는지가 아니다. 제출된 청구서가 새롭고, 중요하며, 청구항 관련성이 있는 교시를 특정하고, 그 교시를 SNQ를 제기하는 방식으로 이의 대상 청구항에 매핑했는지 여부이다. 따라서 특허권자의 명령 전 서면은 청구서의 기존 이론상 결함에 초점을 맞출 수 있고, 특허청은 낮은 SNQ 문턱 아래에서 청구서, 특허권자의 서면 및 허용된 청구인 답변을 평가할 자유를 유지한다. Pre-Order Notice, supra, at 3.

첫째, 제출된 청구서는 Barnard의 고정 특징 세트와 임계값 처리 과정이 “feature information”을 구성한다고 주장할 수 있다. 그 입장은 낮은 SNQ 문턱에서 일정한 힘을 얻는다. 청구서는 비특허성을 입증할 필요가 없고, SNQ에 일응 입증도 필요하지 않다. 그러나 특허권자의 답변은 청구항 1이 특징 정보를 고립적으로 기재하지 않는다는 것이다. 청구항 1은 순차적 구조를 통해 선택, 생성, 추출, 사용 및 출력되는 특징 정보를 기재한다. 따라서 매핑 분쟁은 Barnard가 일반적 의미에서 “features”를 포함하는지 여부가 아니다. 그것은 청구서가 청구된 생성 표적 특징 정보에 대응하는 Barnard의 교시를 특정하는지 여부이다. 90/016,330 서면은 불일치를 다음과 같이 구성한다. Barnard는 밝기, 크기, 정숙성 같은 고정 특징을 사용하고, 통계적 스크리닝을 적용하며, 그 고정 특징 공간에 임계값을 배치한다. 반면 ’639 특허는 select → generate → extract → use → output 파이프라인을 청구한다. Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–23.

둘째, 특허청은 재심사를 명령하기 전에 모든 청구항 해석 또는 자명성 분쟁을 해결할 필요가 없다. 이 한계는 명령 전 절차가 미니 심리가 되어서는 안 되기 때문에 중요하다. 그러나 특허권자의 매핑 주장은 최종 본안 판단을 요구할 필요가 없다. 청구서의 주장된 교시가 청구항 한정과 실질적으로 불일치함을 특허청이 인식해 달라고 요청할 수 있을 뿐이다. 청구서가 “generating”을 임계값 배치에 매핑한다면, 특허청은 구성될 수 있었던 모든 가능한 자명성 이론을 판단하지 않고도 그 주장된 교시가 관련 SNQ를 제기하지 않는다고 판단할 수 있다.

셋째, 보조문헌과 조합은 청구서가 실제로 그 역할을 명시한 범위에서만 중요하다. 명령 전 서면은 더 나은 청구서가 작성될 수 있었더라면 가능한 이론까지 물리칠 필요가 없다. 제출된 청구서가 누락된 청구항 관련 교시를 특정하고 매핑하지 못한다는 점을 보이면 충분하다. 이 사례 연구에서 특허권자는 Knecht가 푸리에 벡터와 저장된 결정 규칙을 제공하고, Lawrence는 기껏해야 임계값 계산을 위한 신경망 또는 Bayesian 추정 메커니즘을 제공한다고 주장한다. 그 서면의 요지는, 청구서에서 사용된 방식상 어느 문헌도 Barnard의 데이터 통계로부터 생성된 표적 특징 정보나 청구된 순차적 파이프라인을 제공하지 않는다는 것이다. Pre-Order Paper, supra, at 15–16, 21–23, 27–30.

이 절차적 자세는 특허권자의 부담을 날카롭게 한다. 명령 전 서면은 상상 가능한 모든 답변을 예측하려 해서는 안 된다. 대신 청구서에서 실제로 주장된 교시를 특정하고, 청구서가 그 교시들을 청구항에 어떻게 매핑하는지 보이며, 왜 그 매핑이 SNQ 기준하에서 중요한 청구항 관련 교시를 제시하지 않는지 설명해야 한다. 청구인에게 통상 답변권이 없으므로, 특허권자는 정확하고 절제되어야 한다. 과장된 주장은 예외적 청구인 답변을 유발할 수 있는 반면, 초점을 맞춘 매핑 비판은 압축된 SNQ 결정 기간 내에서 특허청을 도울 가능성이 더 크다.

X. 특허권자를 위한 교훈

주요 교훈은 명령 전 서면이 특허권자의 완전한 유효성 방어가 아니라 청구서가 주장하는 교시를 중심으로 작성되어야 한다는 것이다. 90/016,330 서면은 같은 기술적 불일치로 반복해서 돌아간다. Barnard는 고정 특징과 임계값 처리를 제공하고, Knecht는 푸리에 벡터와 결정 규칙을 제공하며, Lawrence는 기껏해야 임계값 추정을 제공할 뿐이다. 어느 것도 데이터 통계로부터의 표적 특징 정보 생성과 그에 따른 추출, 사용 및 출력을 제공하지 않는다. Pre-Order Paper, supra, at 17–30.

청구항 해석은 사용할 수 있지만, SNQ 매핑에 연결되어야 한다. ’639 특허가 만료되었다고 보면 통상적·관습적 의미 기준이 적용될 가능성이 높다. MPEP § 2258; Phillips, 415 F.3d at 1316. 따라서 명세서, 출원경과 기록 및 동시대 기술 기록은 특히 관련성이 있다. 그러나 청구항 해석 논의는 도구적이어야 한다. 즉, 청구서의 주장된 교시가 청구항 문언에 대응하는지 여부를 설명해야 한다.

선언서와 증거는 서면을 뒷받침해야지 이를 대체해서는 안 된다. Pre-Order Notice는 선언서를 허용하지만, 특허청은 서면에서 제시된 주장에 의존하고 참조에 의한 원용을 허용하지 않는다. Pre-Order Notice, supra, at 2. 90/016,330 서면은 Sanger, Technical Report, Katz/Gately/Collins 및 Dr. Majumder의 선언서를 사용하여 생성된 특징 연산자와 고정 특징 임계값 사이의 기술적 차이를 설명한다. 그것이 SNQ 단계에서 뒷받침 증거가 해야 할 적절한 역할이다.

XI. 청구인을 위한 교훈

이 사례 연구는 청구인에게도 교훈을 제공한다. 재심사 청구서는 넓은 기능적 유사성만으로 충분하다고 가정해서는 안 된다. 청구항이 기술적 역할의 순서를 기재한다면, 청구서는 어떤 문헌이 각 역할을 수행하는지, 그리고 왜 그 교시가 SNQ 기준상 특허성에 중요하다고 보는지를 특정해야 한다.

Barnard식 고정 특징에 의존하는 청구인은 “generated feature information” 문제를 직접 다루어야 한다. 고정 특징 자체가 청구된 특징 정보인지, 임계값이 그 정보의 일부인지, 아니면 보조문헌이 생성된 특징 연산자를 제공하는지를 설명해야 한다. 그 이론이 조합에 의존한다면, 청구서는 역할 매핑을 추론에 맡기기보다 그 조합을 청구서 안에서 명확히 설명해야 한다.

청구항 해석의 일관성도 중요하다. IPR2025-00340 Director Review 결정은 Barnard의 본안을 판단하지 않았지만, 여러 포럼에서 일관되지 않은 입장을 취하는 절차적 위험을 보여준다. 지방법원에서 불명확성을 주장하고 PTAB에서는 평이한 의미를 주장하는 당사자는 왜 그 입장들이 정당한지 설명해야 한다. Tesla, IPR2025-00340, Paper 18, at 2–4.

XII. 결론

90/016,330 명령 전 서면은 SNQ 판단을 기술적 매핑 문제로 취급하기 때문에 유용한 모델이다. 가능한 모든 조합에 대해 청구항이 특허 가능하다는 점을 입증할 필요는 없다. 제출된 청구서가 SNQ를 제기할 만한 중요하고 청구항 관련성이 있는 교시를 특정하지 못했다는 점을 보여주면 된다.

이 구별은 명령 전 절차를 과장하지 않고 사용하는 데 핵심적이다. SNQ 문턱은 여전히 낮고, 비특허성의 일응 입증도 필요하지 않다. 그러나 낮은 문턱은 문턱이 전혀 없다는 뜻이 아니다. 청구서는 여전히 합리적인 심사관이 이의 대상 청구항의 특허성에 중요하다고 볼 특허 또는 인쇄 간행물의 교시를 특정해야 한다.

청구서가 생성 특징 한정을 고정 특징 임계값 처리에 매핑하거나, 배경 클러터를 일반 배경에 매핑하거나, 청구서가 실제로 명시하지 않은 역할에 대해 보조문헌에 의존하는 경우, 특허권자는 청구서가 올바른 특허성 문제를 전혀 제기하지 않았다고 주장할 수 있다. 그 결과 발생하는 다툼은 미니 자명성 심리가 아니다. 그것은 청구인이 올바른 교시를 특정하고, SNQ 기준상 의미 있는 방식으로 그 교시를 청구항에 매핑했는지에 관한 집중적인 전단계 분쟁이다.