심사관은 상대방 대리인이 아니다조정적 변론으로서의 특허 출원심사

요약: 본 글은 심사관 단계의 특허 출원심사를 변호사들이 전통적으로 훈련받는 대립적 절차가 아니라 조정적 변론의 한 형태로 이해하는 것이 더 적절하다고 주장한다. 소송과 달리 출원심사에는 상대방 청구인이 없고, 주장되는 법적 권리는 아직 가변적이며, 심사관과 출원인은 서로 다른 제도적 역할에서 접근하더라도 궁극적으로 특허성에 관한 올바른 판단을 추구한다. 따라서 효과적인 출원심사 대응은 조정과 관련된 역량, 즉 표면적 입장 이면의 이해관계 식별, 실제 불일치 원인의 진단, 명세서ㆍ선행기술ㆍ지배 법령ㆍ상업적 목표에 비추어 가정 검증, 뒷받침되는 청구항 대안 도출, 그리고 계속 논의할 것인지 청원 또는 심판으로 전환할 것인지의 판단에 의존한다. 본 글은 현행 USPTO 인터뷰 지침과 심사관 인터뷰가 최종 처분까지의 Office Action 수 감소와 관련된다는 경험적 연구를 토대로, 이러한 이론을 인터뷰 준비, 진행 및 기록화에 관한 실무적 권고로 전환한다. 또한 본 글은 심사관 생산성 압박, 성실의무, 출원경과상 위험, 불필요한 감축의 위험 등 이 모델의 한계도 인정한다. 궁극적으로 본 글은 최고의 특허 출원 대리인은 청구항 작성 문제를 협력적으로 해결하는 방법과 분쟁이 공식적 판단을 필요로 하는 시점을 모두 아는 사람이라고 주장한다.

I. 서론

미국 특허상표청의 2026년 5월 Interview Best Practices에서 가장 시사적인 지침은 절차적인 것이 아니라 전문직업적 태도에 관한 것이다. 그 지침은 심사관과 출원인이 “인터뷰를 대립 당사자로서 진행해서는 안 된다”고 설명하면서, “[협]력은 논쟁보다 더 효과적”이라고 한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Interview Best Practices 5 (2026년 5월). 이러한 문장들은 대부분의 변호사가 첫 특허출원 사건을 처리하기 오래전부터 내면화한 본능에 도전한다.

법학교육은 대체로 분쟁을 중심으로 구성된다. 사실관계는 이미 발생했고, 당사자들의 이해관계는 갈라졌으며, 작동하는 법적 문서는 고정되어 있다. 변호사는 상대방의 오류를 식별하고, 입장을 방어하며, 모든 주장을 보존하고, 중립적 의사결정자가 승자를 선언하도록 설득하는 법을 배운다. 이러한 훈련을 특허 출원심사에 그대로 가져오는 것은 자연스럽다. Office Action은 상대방 준비서면처럼 보일 수 있다. 거절이유는 불리한 결정처럼 느껴질 수 있다. 답변서는 심사관이 쓴 모든 문장을 격파하려는 시도가 될 수 있다.

그러나 통상적인 심사는 소송의 축소판이 아니다. 심사관 앞에는 대립하는 청구인이 없다. 청구항은 고정되어 있지 않으며, 여전히 형성 중이다. 심사관은 상대방 대리인이 아니라 출원인이 특허를 받을 권리가 있는지를 판단해야 하는 공적 의사결정자이다. 그리고 출원심사의 핵심 작업은 기존 법적 권리에 관한 논쟁에서 승리하는 것이 아닌 경우가 많다. 그것은 적법하고, 방어 가능하며, 상업적으로 유용한 권리를 창출할 언어를 찾아내는 일이다.

따라서 특허 출원심사는 통상적인 심판 전 단계에서 조정적 기법을 통해 수행되는 판단 시스템으로 이해하는 것이 더 적절하다. 이 비유는 제도적 비유가 아니라 기능적 비유이다. 심사관은 전통적 조정에서 예정된 공정한 제3자 촉진자가 아니며, 특허성에 관한 법정 요건을 타협할 수 없다. See Model Standards of Conduct for Mediators pmbl. & stds. I–II (Am. Arb. Ass’n, Am. Bar Ass’n & Ass’n for Conflict Resol. 2005). 그럼에도 효과적인 출원심사 대응은 조정을 효과적으로 만드는 많은 기술, 즉 이해관계와 입장의 구별, 실제 불일치 원인의 진단, 객관적 기준에 비추어 가정 검증, 대안 창출, 그리고 계속 협상보다 판단 절차가 더 나은 시점의 인식에 의존한다. 이러한 접근을 조정적 변론이라고 부를 수 있다. 이는 특허 출원 대리인에게 덜 강하게 주장하라는 것이 아니다. 절차에 맞는 변론의 형식을 선택하라는 것이다.

II. 잘못된 사고 모델

대립적 모델은 대립 당사자에서 출발한다. 한쪽은 다른 쪽이 패하면 이익을 얻고, 별도의 의사결정자가 그 분쟁을 해결한다. 심사관 단계의 출원심사에는 그러한 구조가 없다. 심사관은 경쟁 권리를 보유하지 않고, 침해 피고를 대리하지 않으며, 출원이 거절되었다고 해서 제도적 승리를 얻는 것도 아니다. 의회는 오히려 USPTO가 출원을 심사하고 “출원인이 법에 따라 특허를 받을 권리가 있는 경우” 특허를 발행하도록 지시한다. 35 U.S.C. § 131 (2024). 따라서 심사관의 책임은 허여를 확보하는 것도, 허여를 막는 것도 아니라 특허성에 관한 독립적 판단을 내리는 것이다.

USPTO는 이 책임을 의도적으로 균형 잡힌 용어로 설명한다. 특허청은 “부당하게 특허를 발행하지 않을 의무와 부당하게 특허를 거절하지 않을 의무”를 모두 가지며, 발명자가 “받을 자격이 있는 보호범위”를 받을 때 혁신이 가장 잘 촉진된다고 한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2001.04 (9th ed., Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]. 이것은 적대자의 임무가 아니다. 문지기(gatekeeper)의 임무이다.

관세특허항소법원은 50여 년 전 이 점을 더 직접적으로 밝혔다. Norton v. Curtiss에서 법원은 “특허출원의 일방적 출원심사 및 심사는 대립적 절차로 간주되어서는 안 된다”고 설명했다. 433 F.2d 779, 794 (C.C.P.A. 1970). Norton은 통상적인 특허성 의견 차이가 아니라 부정행위 혐의에서 비롯된 사건이었지만, 그 사건이 묘사한 제도적 관계는 여전히 중요하다. 심사는 종종 상당한 시간적ㆍ정보적 제약 아래 사실확인과 판단을 모두 요구한다. Id. 따라서 특허청은 발명, 관련 기술적 사실, 특허성에 중요한 것으로 알려진 정보에 관한 정확한 설명을 출원인에게 의존한다.

그러한 의존성은 일반적인 상대방 비유가 불완전한 이유를 강화한다. 소송 대리인도 성실성과 진실성 의무를 부담하지만, Rule 56은 출원에 관련된 자에게 출원심사 특유의 성실 및 선의의 의무를 부과한다. 이 규칙은 특허가 “공익과 관련되어 있다”는 전제에서 출발한다. 37 C.F.R. § 1.56(a) (2025). 연방대법원도 사기 없이 발생하고 정당한 범위 안에 머무르는 특허에 대한 공중의 우월한 이익을 강조해 왔다. Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945). 또한 법원은 특허 실무자와 특허청 사이의 관계가 “최고 수준의 성실성과 선의”를 요구한다고 말했다. Kingsland v. Dorsey, 338 U.S. 318, 319 (1949) (per curiam).

이러한 권위들은 현대의 불공정행위 소송 기준을 설명하기 위한 것이 아니라, 그들이 묘사하는 전문직업적ㆍ제도적 관계를 설명하기 위해 인용된다. 연방순회항소법원의 전원합의체 판결인 Therasense는 그 법리를 상당히 엄격하게 만들었다. 통상적인 미공개 사건에서 침해 피고는 일반적으로 기망하려는 특정 의도와 but-for 중요성을 모두 입증해야 하며, 두 요소는 별도로 입증되어야 한다. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2011) (en banc).

이 모든 것이 변론을 제거하는 것은 아니다. 출원인은 근거 없는 사실인정, 잘못된 청구항 해석, 법적으로 결함 있는 이유, 부적절한 절차적 지름길에 이의를 제기할 수 있고 또 그래야 한다. 그러나 이는 심사관을 양보를 끌어내고 오류를 나중에 이용하기 위해 축적해야 할 상대방으로 접근해야 한다는 생각을 거부한다. 더 나은 출발점은 동일하지는 않지만 공유되는 목표, 즉 출원인이 적법하게 청구할 수 있는 것이 무엇인지에 관한 올바른 판단이다.

III. 동일한 거절이유에 대한 두 가지 대응

“예측된 열화 상태”에 기초하여 충전 프로토콜을 변경하는 배터리 컨트롤러를 청구한 출원을 생각해 보자. 명세서는 컨트롤러가 과거 열사이클 데이터에서 예측을 도출하고 그 결과를 이용하여 장기적인 배터리 손상을 줄인다고 설명한다. 심사관은 두 개의 인용문헌에 근거하여 그 청구항을 진보성 결여로 거절한다. 첫 번째 문헌은 현재 임피던스로부터 배터리의 현재 건강상태를 추정하고 그에 따라 충전을 조정한다. 두 번째 문헌은 과거 운전 데이터로부터 산업 장비의 미래 열화를 예측한다. 심사관은 두 번째 문헌의 예측 기법이 첫 번째 문헌의 배터리 컨트롤러를 개선할 것이라고 판단한다.

소송식 훈련을 받은 답변은 거절이유의 모든 구성요소를 공격할 수 있다. 첫 번째 문헌은 예측을 하지 않고, 두 번째 문헌은 다른 문제를 다루며, 그 조합은 첫 번째 문헌의 작동 원리를 변경하고, 심사관이 사후판단을 사용했으며, 성공에 대한 합리적 기대도 없었다고 주장할 수 있다. 이러한 주장 중 일부 또는 전부가 맞을 수 있다. 문제는 그 주장들이 법적으로 가능하다는 데 있지 않다. 문제는 서면상 이유가 반드시 전체 불일치를 드러낸다고 취급하는 데 있다.

심사관이 “열화 상태”를 첫 번째 문헌의 건강상태 추정치에, “예측된”을 두 번째 문헌의 예측 방법에 대응시킨다고 가정해 보자. 심사관의 기초적 해석은 더 넓다. 심사관의 관점에서 “예측된 열화 상태”는 현재 측정값에서 도출된 추정 상태를 포함하고, 반드시 과거 배터리 거동에서 도출된 미래 상태를 요구하지 않는다. 그 조합을 공격하는 20쪽짜리 답변은 이 해석상 불일치를 건드리지 않은 채 남길 수 있다. 다음 Office Action은 다른 문헌이나 더 상세한 설명을 사용해서 거절이유를 유지할 수 있고, 양쪽 모두 상대방이 그저 귀 기울이지 않았다고 결론내릴 수 있다.

조정적 접근은 다른 지점에서 시작한다. 대리인은 먼저 의뢰인이 실제로 무엇을 필요로 하는지 판단한다. 상업적 구현이 과거 열사이클 데이터에 의존한다면, 가능한 모든 예측을 추상적으로 포괄하는 것보다 경쟁사가 그 데이터를 사용하면서 회피할 수 없는 청구항이 더 중요할 수 있다. 그런 다음 대리인은 심사관에게 첫 번째 문헌의 무엇이 정확히 문제된 한정을 충족하는지, 그리고 거절이유가 현재 상태 추정치를 청구된 예측으로 읽는 데 의존하는지를 특정해 달라고 요청한다. 그 질문은 해석상의 간극을 드러낼 수 있다.

그 후 참여자들은 객관적 기준에 비추어 대안을 시험할 수 있다. 출원인은 기존 문언이 이미 현재 상태 측정을 배제한다고 유지할 수 있다. 또한 예측이 시간순으로 배열된 열사이클 측정 이력으로부터 생성되어야 한다는 명확화 문언을 제시할 수도 있다. 두 번째 선택지는 예측 상태가 미래 충전 구간 동안의 열화를 나타낸다고 기재할 수 있다. 종속항은 더 좁은 상업적 실시형태를 포착할 수 있다. 더 넓은 해석이 여전히 중요하다면, 출원인은 전체 포트폴리오 전략을 하나의 청구항에 밀어 넣기보다 주장이나 계속출원을 통해 이를 보존할 수 있다.

이는 협력으로 포장된 항복이 아니다. 대리인은 특허성 있는 차별점을 추가하지 않거나, 손쉬운 설계회피를 초래하거나, 입증 문제를 만들거나, 서면기재 뒷받침이 없거나, 관련 출원을 불필요하게 제한하는 문언을 거부해야 한다. 심사관이 요청했다는 이유만으로 보정해서도 안 된다. 차이는 대리인이 실제 장애물과 의뢰인의 실제 이해관계를 파악한 후 가능한 보정을 평가한다는 데 있다. 질문은 “이 Office Action을 어떻게 물리칠 것인가?”에서 “이 청구항이 허여 가능하고 가치 있는 청구항이 되는 것을 가로막는 쟁점은 무엇이며, 이를 해결하는 최선의 적법한 방법은 무엇인가?”로 이동한다.

이 가상사례는 명목상의 승리가 왜 오해를 부를 수 있는지도 보여 준다. 특정 논리를 철회하도록 심사관을 설득하는 것은, 다음 검색에서 같은 거절이유가 다른 형태로 나오면 성공이 아니다. 반대로 허여통지가 뒤따랐다는 이유만으로 좁은 청구항을 수용한 것이 성공인 것도 아니다. 출원심사 결과는 다차원적이다. 청구범위, 탐지 가능성, 설계회피 위험, 유효성, 속도, 비용, 특허기간, 외국에서의 영향, 계속출원 선택지, 출원경과 기록의 명확성이 모두 중요하다. 이 모델을 사용하는 대리인은 논쟁상의 승수를 세기보다 전체 패키지를 평가한다.

IV. 가변적인 권리

소송과 출원심사의 가장 깊은 차이는 논의 중인 법적 권리가 아직 고정되어 있지 않다는 점이다. 소송은 통상 과거 행위에 법을 적용하거나 이미 존재하는 문서를 해석한다. 문제된 계약은 이미 체결되었다. 피고 제품은 이미 판매되었다. 주장되는 특허는 이미 발행되었다. 변론은 주로 회고적이다. 당사자들은 무엇이 일어났는지, 그리고 기존 문언이 무엇을 의미하는지를 다툰다.

특허 출원심사는 구성적이다. 청구항은 보정, 취소, 재작성, 분할되거나 관련 출원을 통해 추구될 수 있다. 이 절차는 기존 권리의 의미를 판단하기만 하는 것이 아니라 그 권리를 정의할 도구를 만드는 데 기여한다. 따라서 청구항 문언은 불일치의 대상인 동시에 이를 해결하는 주요 수단이다.

그러한 가변성은 변론의 성격을 바꾼다. 심사관이 어떤 용어를 출원인이 의도한 것보다 넓게 해석하면, 출원인은 의도한 해석을 주장하거나 그 해석을 표현하도록 문언을 수정하거나 둘 다 할 수 있다. 어떤 문헌이 넓은 기능적 결과는 개시하지만 발명을 상업적으로 유용하게 만드는 순서는 개시하지 않는다면, 출원인은 그 순서에 분쟁의 초점을 맞출 수 있다. 청구항이 여러 발명 개념을 결합하여 진정한 차별점을 흐리게 한다면, 출원인은 그 개념들을 서로 다른 청구항이나 출원으로 분리할 수 있다. 가능한 결과는 “거절 유지” 또는 “거절 철회”에 한정되지 않는다.

연방순회항소법원은 심사의 상호작용적 성격을 인정해 왔다. In re Oetiker에서 Plager 판사는 심사관이 출원인이 증거와 주장으로 답할 공정한 기회를 가질 수 있을 만큼 명확하게 이의를 제시해야 한다고 설명했다. 977 F.2d 1443, 1449 (Fed. Cir. 1992) (Plager, J., concurring). 다수의견도 특허성은 심사관의 prima facie 입증을 최종 판단으로 취급하는 것이 아니라 전체 기록을 기준으로 최종적으로 판단되어야 한다고 강조했다. Id. at 1445–46. 특허청의 불명확성 실무도 같은 발전적 전제를 반영한다. 기록이 아직 형성 중이고 출원인이 보정할 수 있기 때문에, 심사는 불확실성이 등록 특허에 고착되기 전에 출원인에게 문언을 명확히 하도록 요구할 수 있다. See In re Packard, 751 F.3d 1307, 1311–13 (Fed. Cir. 2014); id. at 1325 (Plager, J., concurring).

MPEP는 심사관을 출원인이 제시하기로 선택한 입장을 수동적으로 받아들이거나 거부하기만 기다리는 판단자로 묘사하지 않는다. 특허받을 수 있는 주제가 개시되었지만 불완전하게 청구된 것으로 보이는 경우, 심사관의 조치는 건설적이어야 하며 가능하면 수정에 관한 명확한 제안을 제공해야 한다. MPEP §§ 706, 707.07(j). 심사관은 현재 허여 가능한 청구항을 식별해야 하고, 거절된 청구항이 허여 가능해지도록 어떻게 보정될 수 있는지 제안할 수 있다. MPEP § 707.07(d). 심사관이 허여 가능한 주제를 식별하는 것은 허여 가능한 청구항에 관한 조기 합의를 목표로 하는 인터뷰를 정당화할 수도 있다. MPEP § 707.07(j).

이러한 지침이 법을 우회한 흥정을 허용하는 것은 아니다. 이는 법적 제약을 충족하면서 개시된 발명을 정확히 포착하는 청구항 문언을 찾아내기 위한 상호작용적 노력을 인정한다. 출원인의 이익에 부합하는 청구항을 선택하고 작성할 책임은 여전히 출원인 측 대리인에게 있다. 그럼에도 이 절차는 원칙 있는 조정과 유사하다. 참여자들이 대안을 생성하고, 중립적 기준에 비추어 이를 시험하며, 불일치를 해결하는 도구를 정제할 수 있기 때문이다.

V. 출원심사의 조정적 핵심

이 비유는 전문적 방법론의 차원에서 가장 유용하다. 특히 네 가지 조정 실무가 효과적인 심사관 단계 변론에 잘 대응한다. 표면적 입장 이면의 이해관계 식별, 현실 검증, 대안 생성, 그리고 합의의 대안 평가가 그것이다.

A. 입장보다 이해관계

입장은 참여자가 표명하는 결과이다. 예컨대 “그 문헌은 해당 한정을 개시한다”, “그 청구항은 특허성이 있다”, 또는 “이 보정은 필요하다”라는 말이다. 그 이면의 이해관계는 그 입장이 왜 중요한지를 설명한다. 심사관은 기능적 용어가 검색 중 발견된 모든 구현을 포괄한다고 우려하거나, 주장된 차별점이 청구항 문언에서 확인되지 않거나, 제안된 보정이 새로운 검색을 요구한다고 우려할 수 있다. 출원인은 경쟁사의 구현, 신속한 허여, 입증하기 어려운 한정의 회피, 또는 패밀리 내 다른 곳에서 더 넓은 이론을 보존하는 데 주된 관심을 가질 수 있다.

그러한 이해관계가 식별되기 전까지 참여자들은 서로 빗나간 논쟁을 할 수 있다. 출원인은 심사관이 결정적이라고 보지 않은 특징을 문헌이 개시하지 않는다는 점을 여러 쪽에 걸쳐 입증할 수 있다. 심사관은 선행기술은 극복하지만 청구항의 상업적 가치를 제거하는 문언을 제안할 수 있다. 인터뷰는 두 오류를 모두 드러낼 수 있다. 심사관의 우려를 이해하는 것은 그것이 법적으로 옳다는 점을 인정하는 것이 아니며, 의뢰인의 상업적 이해관계를 설명하는 것도 그 이해관계를 특허성 기준으로 만드는 것이 아니다. 그것은 유용한 해결책이 반드시 다루어야 할 문제를 드러낸다.

B. 현실 검증

조정은 당사자들에게 법적, 사실적, 실무적 제약에 비추어 입장을 검증하도록 요구한다. 출원심사도 명세서, 선행기술, 청구항 문언, 기술 증거, 지배 법령을 통해 같은 일을 한다. 심사관은 제안된 범위가 선행기술과 법정 요건을 견딜 수 있는지를 검증한다. 출원인은 심사관의 대응관계와 논리가 면밀한 검토를 견디는지를 검증한다. 각 참여자는 연속적인 서면 교환에서는 보기 어려운 가정을 드러낼 수 있다.

현실 검증에는 상업적 결과도 포함된다. 인용문헌을 구별하는 보정이라도, 그것이 침해 제품에서 탐지할 수 없는 내부 동작을 기재한다면 실패할 수 있다. 어떤 한정은 현재 제품을 포괄하지만 의뢰인이 계획한 아키텍처는 배제할 수 있다. 빠른 허여는 더 넓은 분쟁을 보존하는 계속출원과 결합된 더 좁은 보정보다 가치가 낮을 수 있다. 조정적 변론은 특허성과 가치가 함께 평가되어야 한다고 주장하면서도, 심사관의 결정은 특허성만이 지배한다는 점을 인정한다.

C. 대안 생성

소송 브리핑은 흔히 이분법적 결정으로 좁혀진다. 출원심사는 이용 가능한 해결책의 범위를 확장할 수 있다. 대리인은 주장만으로 가는 길, 의도한 범위를 보존하는 명확화, 상업적으로 수용 가능한 후퇴안, 선호 실시형태를 향한 종속항, 보강 증거 또는 계속출원 전략을 제시할 수 있다. 심사관은 허여 가능한 특징을 식별하거나, 다른 문언을 제안하거나, 제안된 표현이 왜 추가 검색을 필요로 하는지 설명할 수 있다.

목표는 가능한 허여의 영역이다. 즉, 개시에 의해 뒷받침되고, 선행기술과 구별되며, 특허법을 충족하고, 등록을 정당화할 만큼 충분한 상업적 가치를 유지하는 청구항 표현이다. 그 영역은 경쟁 선호의 중간값이 아니다. 특허성은 합의금처럼 나누어 가질 수 없다. 그것은 객관적 기준과 공적 결과에 의해 경계 지어진다.

D. 합의의 대안

효과적인 협상가는 제안된 해결책을 이용 가능한 최선의 대안과 비교하여 평가한다. 특허 출원 대리인도 그래야 한다. 사건의 태도에 따라 관련 대안은 또 다른 서면 답변, RCE, 계속출원, 사전심판 회의(pre-appeal conference), 특허심판항소부(Patent Trial and Appeal Board)에 대한 심판, 또는 포기일 수 있다. 대리인은 인터뷰 전에 의뢰인이 지금 더 좁은 특허를 원하는지, 더 넓은 범위를 두고 심판에서 다투기를 원하는지, 병행 경로를 원하는지, 또는 포트폴리오 차원의 타협을 원하는지를 알아야 한다.

심판은 심사관을 압박하기 위한 위협으로 사용되어서는 안 된다. 그것은 다른 의사결정 절차이다. 협력이 진정한 법적 또는 사실적 교착 상태를 해결할 수 없을 때, 심판은 분쟁을 반복적 심사에서 판단 절차로 이동시킨다. 그러한 대안의 신뢰성은 부주의한 감축을 방지하는 동시에, 양쪽 참여자가 어떤 불일치가 실제로 Board의 결정을 필요로 하는지 식별할 이유를 제공한다.

VI. 조정적 변론을 실무에 적용하기

USPTO의 인터뷰 지침은 출원심사를 구조화된 문제 해결로 보는 이 설명과 일치한다. MPEP는 심사관-출원인 논의가 종종 필수적이며, 상호 이해를 높이고, 특허받을 수 있는 주제를 식별하면서 실체적 간극을 메울 수 있다고 설명한다. MPEP §§ 713, 713.01. 2026년 5월 지침도 양 참여자가 열린 마음을 유지하고, 포괄적인 발명 개념을 논의하며, 가능한 한 많은 미해결 쟁점을 해결할 기회를 찾아야 한다고 지시한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Interview Best Practices 3–5 (May 2026). 그 문서는 구속력 없는 모범실무 지침이지만, 그 언어는 특허청이 인터뷰가 어떻게 기능해야 한다고 보는지를 보여 주는 이례적으로 직접적인 증거이다.

경험적 증거도 인터뷰를 예절의 문제가 아니라 구조적으로 중요한 요소로 취급하는 것을 뒷받침한다. S. Sean Tu는 적어도 하나의 심사관 인터뷰가 포함된 약 110만 건의 실용특허 출원을 검토하고, 그 Office Action 수를 동일 심사관들의 전체 허여 및 포기 비율과 비교했다. 허여된 인터뷰 대상 출원은 약 2회의 Office Action 후 허여에 도달했는데, 이는 해당 심사관들의 전체 사건에서 3.6회였던 것과 대비된다. 포기된 인터뷰 대상 출원은 약 2.5회의 Office Action 후 그 결과에 도달했는데, 이는 5.9회와 대비된다. 이 연구는 허여율의 불균형한 증가를 발견하지 않았다. 비교가 관찰적이고 인터뷰 선택이 무작위가 아니었기 때문에, 그 결과는 인과관계가 아니라 관련성을 입증한다. 그럼에도 이 연구는 인터뷰 실무가 단순한 전문직 예절이 아니라 출원심사의 중요한 부분이라는 명제를 뒷받침한다. S. Sean Tu, Patent Examination and Examiner Interviews, 49 Fla. St. U. L. Rev. Online 1, 10–16 (2021).

MPEP는 또한 제안된 보정을 다룰 수 있는 대리인과, 특허청 측에서는 출원심사를 진전시킬 권한이 있는 심사관의 참여를 요구한다. MPEP § 713.05. 이러한 구조는 생산적인 인터뷰를 뒷받침하지만, 어떤 이해도 공식 조치와 필요한 경우 추가 검색의 대상이 된다.

조정적 변론은 심사에 대한 낭만적 설명이 아니다. 그것은 생산 압박, 제한된 인터뷰 시간, 심사관 경험의 차이, 검색 부담, 사건처리 인센티브, 비대칭 정보, 기술분야별로 달라질 수 있는 감독 실무 아래에서 작동한다. 특허청의 2026년 5월 지침은 FY 2026 Examination Performance Appraisal Plan이 인터뷰와 그 준비를 포함한 관련 업무에 대해 출원 또는 RCE당 1 attribute hour를 배정하고, 감독자 승인으로 추가 시간이 허가될 수 있다고 설명한다. Interview Best Practices, supra, at 4. 이러한 제약은 절제된 준비를 더욱 중요하게 만든다. 대리인은 집중된 쟁점, 뒷받침되는 청구항 대안, 의뢰인 권한, 그리고 더 이상의 논의가 출원심사를 진전시키지 못할 시점에 대한 명확한 판단을 가지고 임해야 한다.

A. 인터뷰 전: 의뢰인의 이해관계 정의하기

준비는 심사관이 아니라 의뢰인에서 시작한다. 대리인은 상업적으로 필수적인 보호범위, 손쉬운 설계회피를 허용할 한정, 침해를 탐지할 수 있는 특징, 속도의 가치, 관련 국내외 출원에 미치는 영향, 계속출원에서 유지되어야 할 범위를 식별해야 한다. 이러한 분석 없이는 대리인이 유용한 보정과 단지 허여 가능한 보정을 구별할 수 없다.

또한 대리인은 청구범위가 시간 압박 아래 즉석에서 결정되지 않도록, 검토된 소수의 대안—주장만으로 가는 경로, 명확화, 상업적으로 수용 가능한 후퇴안, 그리고 적절한 경우 계속출원 전략—을 준비해야 한다.

인터뷰 안건은 그 작업을 촉진해야 한다. 논의할 청구항과 문헌을 특정하고, 결정적 쟁점을 분리하며, 관련 도면이나 명세서 부분으로 심사관을 안내해야 한다. 대리인이 보정을 논의할 예정이라면, 제안 문언 또는 적어도 집중된 설명을 통상 사전에 제공해야 한다. 특허청의 현행 지침은 충분히 상세한 안건이 준비와 합의 가능성을 높이는 반면, 초점 없는 안건은 인터뷰의 효익을 제한할 수 있다고 강조한다. Interview Best Practices, supra, at 2–4. 안건은 심사관의 시간 제약 내에서 의미 있게 검토할 수 있을 만큼 짧아야 한다.

B. 인터뷰 중: 반박하기 전에 진단하기

인터뷰는 구체적인 진단 질문으로 시작해야 한다. 심사관은 각각의 다투어지는 한정을 어디에서 찾는가? 거절이유는 어떤 해석을 적용하는가? 제안된 명확화가 대응관계를 바꿀 것인가? 집중된 기술 설명이나 주석이 달린 도면은 심사관과 출원인이 같은 용어를 서로 다른 동작을 설명하는 데 사용했음을 드러낼 수 있다. 반대로 논의는 불일치가 법적 문제이며 기술적 명확화로 해결될 수 없다는 점을 확인할 수도 있다.

배터리 컨트롤러 예에서 결정적 질문은 대리인이 진보성 판단 논리의 모든 결함을 암송할 수 있는지가 아니라, 심사관이 현재 건강상태 추정치를 미래 열화 예측으로 취급하고 있는지 여부이다.

질문은 선언보다 더 잘 검토를 진전시키는 경우가 많다. 어느 부분이 그 한정을 제공하는가? 거절이유는 특정 해석에 의존하는가? 청구항이 문제된 순서를 명시적으로 기재하면 대응관계가 바뀔 것인가? 심사관은 종속항의 특징이 완료된 검색에서 부재한다고 보는가? 이러한 질문들은 어느 참여자도 불필요하게 절대적인 입장을 방어하도록 강요하지 않으면서 결정적 쟁점을 드러낼 수 있다. MPEP는 제안 문언이 추가 검색과 검토를 필요로 할 수 있음을 인정하면서도, 심사관에게 쟁점을 식별하고 가능한 한 차이를 해결하도록 지시한다. MPEP § 713.01(IV).

쟁점이 이해되면, 대리인은 정확한 대안을 시험할 수 있다. 하나의 제안은 청구항을 유지하고 주장에 의존할 수 있다. 다른 제안은 범위를 실질적으로 좁히지 않으면서 의도한 해석을 명확히 할 수 있다. 세 번째 제안은 종속항의 상업적으로 의미 있는 한정을 포함할 수 있다. 제안 문언은 인용 선행기술뿐 아니라 § 112 뒷받침, 선행사 기초, 다른 한정과의 상호작용, 탐지 가능성, 등록 후 예상 해석에 대해서도 검토되어야 한다.

적절한 경우 심사관에게 허여 가능한 주제를 식별해 달라고 요청해야 한다. MPEP는 심사관에게 허여 가능한 청구항을 식별하고, 특허받을 수 있는 주제가 불완전하게 청구된 경우 가능한 한 수정안을 제안하도록 지시한다. MPEP §§ 706, 707.07(d), 707.07(j). 남은 변경이 제한적이고 권한이 있는 경우, 합의는 심사관 보정(examiner’s amendment)을 통해 이행될 수 있다. MPEP § 1302.04. 그럼에도 대리인은 심사관이 제안한 문언을 독립적으로 평가해야 한다. 심사관이 어떤 표현을 허여할 의사가 있다는 사실은 그 결과 청구항이 취득할 가치가 있음을 입증하지 않는다.

C. 인터뷰 후: 신뢰할 수 있는 기록 만들기

생산적인 논의는 공식 기록으로 전환되어야 한다. 합의가 이루어졌다면 보정은 그 정확한 내용을 반영하고, 뒷받침 근거를 식별하며, 의도하지 않은 해석상 결과를 피해야 한다. 합의가 이루어지지 않았더라도 인터뷰는 여러 분쟁을 하나로 좁히거나, 증거의 필요성을 드러내거나, RCE 경로를 식별하거나, 심판이 적절한 다음 단계임을 확인했을 수 있다.

특허 인터뷰는 기록 밖의 조정식 특권을 만들지 않는다. 미공개 출원은 일반적으로 35 U.S.C. § 122(a) (2024)에 따라 비밀로 유지되지만, 파일의 비밀성은 출원의 상태에 달려 있을 뿐 인터뷰를 사적인 합의 논의로 취급하는 데 달려 있지 않다. USPTO 조치는 서면 기록에 기초하며, 본안에 관한 논의의 실체는 참여자들이 합의에 이르렀는지 여부와 관계없이 기록되어야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.2, 1.133(b) (2025); MPEP § 713.04. 요약은 청구항, 문헌, 제안 보정, 주요 주장, 결과를 정확히 식별하되 불필요한 성격 규정은 피해야 한다. 발명이 무엇을 “요구한다”거나, 선행기술이 무엇을 “인정한다”거나, 어떤 특징이 왜 추가되었는지에 관한 가벼운 진술은 나중에 청구항 해석이나 금반언에 영향을 미칠 수 있다. See Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–40 (2002). 조정적 변론은 논의에서는 개방성을, 기록화에서는 절제를 요구한다.

VII. 언제 방식을 바꿀 것인지 알기

협력은 기본 방법이지 무기한 협상할 의무가 아니다. 중요한 분쟁이 구체화되고, 기록이 충분히 형성되었으며, 추가 보정이 근본적 오류를 해결하지 못한 채 상업적으로 중요한 범위를 포기하게 할 때 심판이 적절해진다. 그 계기는 명세서와 일치하지 않는 청구항 해석, 충분한 사실적 뒷받침이 없는 진보성 판단 논리, 중요한 증거를 인정하지 않는 태도, 또는 관련 기술과 법적 권위가 제시된 후에도 법적으로 결함이 남아 있는 적격성 분석일 수 있다.

방식을 바꾼다고 해서 항상 Board로 간다는 뜻은 아니다. 선행기술 또는 기타 특허성 문제와 관련된 거절은 심판 대상이 될 수 있는 반면, 많은 절차적 분쟁은 청원 대상이다. MPEP는 제한요건 또는 선택요건, 최종성, 보정의 불수리, 포기를 통상 청원으로 해결되는 문제로 식별한다. 인터뷰 실무 관련 분쟁도 심판청구서가 아니라 Director의 감독 권한을 필요로 할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.181(a) (2025); MPEP § 1201. 출원 대리인은 논의가 실패했다는 점뿐 아니라 남은 쟁점을 해결할 권한을 가진 의사결정자가 누구인지도 식별해야 한다.

전환 절차는 출원인이 방식을 바꾸기 전에 마지막으로 한 번 더 시험할 수 있게 한다. 최종거절 후 인터뷰나 보정은 출원을 허여 가능한 상태로 만들거나 심판을 위한 쟁점을 선명하게 할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.116 (2025); MPEP § 713.09. 그러나 제출 자체가 출원을 허여 가능한 상태로 만들지 않는 한, 그것은 응답기간을 정지시키지 않는다. 출원인은 포기를 피하기 위해 여전히 적시에 appeal notice 또는 다른 충분한 답변을 제출해야 한다. 37 C.F.R. § 1.116(c) (2025); MPEP § 714.13. pre-appeal brief request는 다르다. 그것은 또 다른 협상 세션이 아니라 내부 패널 검토를 촉발한다. 패널은 출원을 심판 계속 상태로 둘 수도, 출원심사를 재개할 수도, 기존 청구항을 허여할 수도 있다. 그 요청은 5쪽으로 제한되고 간결하고 집중된 주장을 제시해야 하므로, 법적 또는 사실적 오류가 기존 기록에서 간결하고 표면적으로 식별될 수 있을 때 가장 잘 사용된다. MPEP § 1204.02. 이러한 절차를 사용하는 것은 판단 절차가 실제로 필요한지를 결정하려는 절제된 노력이다.

일단 심판이 선택되면 변론의 형식도 적절히 달라진다. appeal brief는 취소 가능한 오류를 식별하고, 사실 및 법적 기록을 전개하며, 의뢰인의 입장을 보존하고, Board에 결정을 요청해야 한다. 조정적 변론은 주변적 분쟁을 제거하고 심사관 앞에서 해결할 수 없었던 쟁점을 Board에 제시함으로써 그 brief를 개선한다.

VIII. 비유의 한계와 위험

특허심사는 문자 그대로 조정이 아니다. 조정인은 통상 해결을 촉진하지만 본안을 결정하지 않는다. 심사관은 본안을 결정한다. 심사관은 모든 법정 요건이 충족되었는지를 독립적으로 판단해야 하며, 출원인의 반대에도 불구하고 청구항을 최종 거절할 수 있다. 35 U.S.C. §§ 131–132 (2024); 37 C.F.R. § 1.113(a) (2025). 또한 심사관은 두 사적 분쟁 당사자 사이의 중립자로 기능하지 않는다. 심사관은 특허청을 위해 행동하고, 일반적인 합의 조정인이 대표하지 않는 공익을 고려해야 한다.

특허성도 사적 소송상 청구권이 협상될 수 있는 것과 같은 의미에서 협상 가능한 것이 아니다. 심사관은 출원인이 다른 곳에서 한정을 수용했다는 이유로 특허받을 수 없는 청구항을 허여할 수 없고, 출원인도 인터뷰 합의를 집행 가능한 화해로 취급할 수 없다. 기록상 선행기술에 관한 명백한 합의조차도 새로운 선행기술을 식별할 수 있는 갱신 검색의 대상이 된다. Interview Best Practices, supra, at 6.

이 비유는 실무상 위험도 만든다. 협력을 타협과 동일시하는 변호사는 청구항을 너무 빨리 좁힐 수 있다. 의뢰인의 상업적 이해관계에 관한 명확한 설명 없이 인터뷰에 임한 대리인은 허여는 확보하지만 가치는 제거하는 문언을 수용할 수 있다. 대화식 인터뷰는 나중에 출원경과 증거가 되는 부정확한 설명을 유도할 수 있다. 또한 관계를 유지하려는 노력은 근거 없는 거절에 이의를 제기하거나 심판 쟁점을 보존할 의무를 결코 대체해서는 안 된다.

이러한 한계는 논지를 무너뜨리기보다 더 예리하게 만든다. 조정적 변론은 심사관의 법적 정체성이 아니라 전문적 방법론을 설명한다. 그것은 호기심, 기술적 번역, 대안 생성, 조율된 양보가 반사적인 전투보다 종종 더 잘 작동하는 이유를 설명한다. 이는 심사관의 의사결정 책임, 출원인의 성실의무, 의뢰인을 보호할 대리인의 의무를 약화시키지 않는다.

IX. 특허법 교육이 가르쳐야 할 것

조정적 변론은 심사관의 제도적 정체성이 아니라 전문적 방법론을 설명하므로, 그 가장 직접적인 함의는 출원 대리인이 어떻게 훈련되는가에 관한 것이다. 대립적 기술은 여전히 필수적이지만, 그것만으로는 많은 출원을 해결하는 상호작용—대리인이 듣고, 청구항 해석 문제를 진단하고, 보정을 실시간으로 평가하며, 심사관이 결코 보지 못할 수도 있는 포트폴리오를 보호해야 하는 짧은 기술적 논의—에 대비시켜 주지 못한다.

따라서 교육에는 협상과 조정에 더 흔히 관련되는 역량이 포함되어야 한다. 학생과 주니어 변호사는 이해관계와 입장을 구별하고, 진단 질문을 던지며, 기술을 시각적으로 설명하고, 여러 개의 뒷받침되는 표현을 만들어 내며, 의뢰인의 권한을 확보하고, 설계회피와 입증 가능성을 평가하며, 피할 수 있는 금반언을 만들지 않고 구두 논의를 요약하는 법을 배워야 한다. 미국변호사협회가 전문직 역할을 설명한 방식 자체도 그 차이를 인정한다. 변론가는 대립 시스템 안에서 의뢰인의 입장을 주장하는 반면, 협상가는 정직한 거래와 일치하는 유리한 결과를 추구한다. Model Rules of Pro. Conduct pmbl. ¶ 2 (Am. Bar Ass’n 2020). 효과적인 출원심사 대응은 어느 역할이 우세해야 하는지를 아는 것을 요구한다.

따라서 현실적인 훈련 과제는 서면 답변서 작성 이상을 포함해야 한다. 학생은 Office Action과 의뢰인의 상업적 우선순위에 관한 비밀 정보를 받고, 짧은 인터뷰 안건을 준비하며, 30분짜리 심사관 인터뷰를 진행하고, 청구항을 수정하며, 인터뷰 요약을 작성해야 한다. 평가는 법리의 정확성이나 구두 설득력뿐 아니라, 대리인이 심사관의 실제 우려를 발견했는지, 가치 있는 범위를 보호했는지, 적법한 대안을 만들어 냈는지, 깨끗한 기록을 만들었는지에 의해서도 이루어져야 한다.

X. 결론: 언제 테이블에 앉고 언제 연단에 설지 알기

통상적인 출원심사는 청구항이 여전히 가변적이고 심사관이 상대방 대리인이 아니기 때문에 법정 공방보다 구조화된 문제 해결에 더 가깝다. 따라서 조정적 변론이 더 나은 기본값을 제공한다. 의뢰인의 이해관계를 식별하고, 심사관의 실제 우려를 진단하며, 기록에 비추어 가정을 검증하고, 협상 불가능한 법적 한계 안에서 정확한 문언을 만들어 내는 것이다. 그 절차가 수용 가능한 결과를 만들 수 없을 때, 대리인은 분쟁을 보존하고 판단 절차를 호출해야 한다. 최고의 출원 대리인은 어떤 문제는 문언으로 해결될 수 있고, 어떤 분쟁은 결정되어야 하는지를 안다.