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Divergent Patent Law 블로그
미국 특허 출원·심사 대응, PTAB 실무, 미국 연방순회항소법원 동향 및 국경 간 특허 전략에 관한 논평.


파일 래퍼의 이면: 특허 출원심사 자료의 증거개시 대상성: 비밀유지특권, 워크 프로덕트, 특허대리인, 외국 대리인 및 사내 변호사 커뮤니케이션
I. 파일 래퍼와 “섀도 파일” 공식 특허 파일은 출원심사 절차의 일부만 보여 준다. 공개 기록 뒤에는 발명공개서, 선행기술 분석, 초안과 수정본, 심사관 인터뷰 메모, 출원심사 담당 변호사들 간 이메일, 외국 대리인에 대한 지시, 포트폴리오 관련 권고, 특허대리인과의 커뮤니케이션이 존재할 수 있다. 나중에 유효성, 침해, 발명자성, 소유권 또는 불공정 행위가 다투어지면, 상대방은 이러한 비공개 “섀도 파일”을 요구할 수 있다. 그 자료가 변호사에게 속하므로 보호된다는 직관적 반응은 지나치게 넓다. 문서가 특허 출원심사 중 작성되었다는 사실만으로 그 문서가 비밀유지특권 또는 워크 프로덕트로 보호되는지는 결정되지 않으며, 따라서 그 문서를 제출해야 하는지에 대한 답도 그 사실만으로는 나오지 않는다. “Privileged and Confidential” 표시, 변호사의 전자 파일에 보관되어 있다는 점, 또는 이메일 체인
Brandon Theiss
8월 19일21분 분량


같은 12개월, 다른 시계: 미국·일본 특허 유예기간 비교
I. 서론 미국법을 논의할 때 이 글에서 “disclosure”는 때때로 상업적 판매를 포함한 관련 § 102(a)(1) 사건 전부를 포괄하는 법문상 의미로 사용된다. 이 용어가 반드시 기술정보가 공중에게 이용 가능하게 되었다는 뜻은 아니다. See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–82 (Fed. Cir. 2024). 두 제도는 같은 안전지대의 두 버전이 아니다. 같은 외형상 기간을 사용할 뿐 서로 다른 법적 장치이다. 사건, 행위자, 출원일 기준점, 주제 및 절차를 번역하지 않은 채 “1년”만 번역하는 실무가는 의뢰인에게 정확히 잘못된 기한을 알려줄 위험이 있다. 도쿄의 한 스타트업이 1월 15일에 새로운 센서의 특징 A를 발표하고, 5월 1일
Brandon Theiss
8월 17일16분 분량


추상적 아이디어에서 기술적 해결수단으로
요약: 인공지능(AI) 관련 발명은 미국과 중국 양국에서 모두 특허를 받을 수 있지만, 어느 법역도 “AI”라는 추상적 표지를 그 자체로 보호하거나 알려진 모델을 새로운 분야에 일반적으로 사용하는 것만을 보상하지 않는다. 미국 실무는 Alice/Mayo 적격성 체계를 적용하며, 현재 USPTO 지침은 청구항 전체, 기술에 대한 구체적 개선, 그리고 그 개선을 청구된 메커니즘과 연결하는 증거를 강조한다. 적절히 뒷받침된 선언서는 심사 중 도움이 될 수 있으나 누락된 개시를 치유할 수는 없다. 중국은 기술적 해결수단 요건, 정신활동 배제, 진보성 분석, 알고리즘적 특징이 기술적 특징과 어떻게 상호작용하는지를 설명해야 한다는 강화된 기대를 통해 상당히 유사한 결론에 도달하면서도, 명시적인 윤리 및 데이터 거버넌스 심사를 부과한다. 두 제도 모두 적격한 자연인 발명자와, 주장된 기술적 결과를 만들어 내는 아키텍처, 훈련 과정, 입력, 출력 및 인과 메커니
Brandon Theiss
8월 15일20분 분량


Rule 132 선언서에서 한국의 실험 증거까지: 미국 및 한국 특허 실무가를 위한 양방향 가이드
요약: 본고는 미국 37 C.F.R. § 1.132에 따른 선언서 실무를 한국에서 가장 가까운 대응물, 즉 실험결과, 비교 데이터, 전문가 설명 또는 기타 기술 증거가 뒷받침하는 KIPO 의견서 제출 실무와 비교한다. 양 제도는 모두 변리사·변호사의 주장만으로는 부족한 경우, 특히 예상외 또는 유리한 기술적 효과가 문제 되는 자명성 또는 진보성 다툼에서 심사관의 거절을 극복하기 위해 증거를 사용한다. 그러나 본고는 몇 가지 중요한 차이도 강조한다. 한국에는 Rule 132식의 공식 선언서 제도가 없고, 한국의 출원 후 증거는 원출원 명세서의 기재를 명확히 하거나 확인할 수는 있지만 명세서의 일부가 되거나 부실한 출원을 치유할 수는 없으며, 한국의 진보성은 유리한 효과만으로 판단되는 것이 아니라 착상의 용이성, 결합 또는 선택의 동기, 통상의 창작능력, 기술적 구성 및 효과를 포괄하는 더 넓은 심사에 따라 판단된다. 미국 실무가에게 본고는 선언서 형
Brandon Theiss
8월 13일20분 분량


누가 발명자인가—그리고 무엇의 발명자인가?미국, 유럽, 한국, 중국 및 일본에서의 청구항, 개시 및 발명자 해당성
요약: 이 글은 미국, 유럽, 한국, 중국 및 일본에서 “발명자”의 의미가 어떻게 달라지는지를 검토한다. 특히 발명자 해당성이 청구된 발명에 의해 결정되는지, 아니면 출원에 기재된 모든 사항에 의해 결정되는지에 초점을 둔다. 이 글은 판단의 법적으로 관련 있는 대상과 그 창작자를 식별하는 데 사용되는 증거를 구별한다. 즉, 청구항이 발명을 정의할 수 있는 한편, 명세서, 도면, 선행기술 및 개발 기록은 그 발명이 무엇을 의미하며 누가 그 발명에 기여했는지를 드러낼 수 있다. 미국 비가출원 및 일본 실무는 주로 청구항 중심이지만, 미국 가출원은 중요한 개시 기반 예외를 제시한다. 한국법은 실질적 창작 기여 기준을 적용하며, 구속력 없는 KIPO 실무 설명에서는 청구항이 실무상 참조점으로 기능한다. 중국은 출원 및 개발 기록을 고려한 해결수단별 판단을 사용하므로, 기여자의 작업이 유지된 해결수단의 기초로 남아 있는 경우에는 청구항이 취소되더라도 발명자
Brandon Theiss
8월 11일23분 분량
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