Rule 132 선언서에서 한국의 실험 증거까지: 미국 및 한국 특허 실무가를 위한 양방향 가이드

요약: 본고는 미국 37 C.F.R. § 1.132에 따른 선언서 실무를 한국에서 가장 가까운 대응물, 즉 실험결과, 비교 데이터, 전문가 설명 또는 기타 기술 증거가 뒷받침하는 KIPO 의견서 제출 실무와 비교한다. 양 제도는 모두 변리사·변호사의 주장만으로는 부족한 경우, 특히 예상외 또는 유리한 기술적 효과가 문제 되는 자명성 또는 진보성 다툼에서 심사관의 거절을 극복하기 위해 증거를 사용한다. 그러나 본고는 몇 가지 중요한 차이도 강조한다. 한국에는 Rule 132식의 공식 선언서 제도가 없고, 한국의 출원 후 증거는 원출원 명세서의 기재를 명확히 하거나 확인할 수는 있지만 명세서의 일부가 되거나 부실한 출원을 치유할 수는 없으며, 한국의 진보성은 유리한 효과만으로 판단되는 것이 아니라 착상의 용이성, 결합 또는 선택의 동기, 통상의 창작능력, 기술적 구성 및 효과를 포괄하는 더 넓은 심사에 따라 판단된다. 미국 실무가에게 본고는 선언서 형식을 과대평가하거나 새로운 출원 후 효과에 의존하지 않으면서 Rule 132의 습관을 한국 실무에 맞게 조정하는 방법을 설명한다. 한국 실무가에게는 미국 Rule 132 선언서가 공식 증거제출로서 어떻게 기능하는지, 누가 선언자가 될 수 있는지, 그리고 nexus, 청구범위와의 상응성, 가장 가까운 선행기술과의 비교 및 개시범위의 한계가 왜 계속 핵심적인지를 설명한다.

I. 서론

미국과 한국의 특허 실무가는 흔히 같은 실무상 문제에 직면한다. 심사관이 특허성 거절을 하였고, 대리인의 주장만으로는 부족할 수 있으며, 출원인은 심사기록에 기술적 사실을 올려야 하는 상황이다. 미국에서 익숙한 수단은 37 C.F.R. § 1.132에 따른 선언서 또는 선서진술서이다. 한국에는 미국 Rule 132 선언서에 정확히 대응하는 제도가 없다. 가장 가까운 실무상 대응물은 거절이유통지에 대한 의견서이며, 필요한 경우 실험결과, 비교 데이터, 실험성적증명서, 전문가의 기술적 설명 또는 기타 서증이 이를 뒷받침한다. See 37 C.F.R. § 1.132; Manual of Patent Examining Procedure § 716; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2 (Feb. 2026). Rule 1.132는 다른 규정이 없는 경우 거절 또는 이의를 다투기 위해 제출되는 증거가 선서 또는 선언의 형식으로 제출되어야 한다고 요구한다. KIPO 심사지침은 실험결과를 포함한 의견서 및 문서가 명세서의 일부가 되지는 않더라도 심사관에 의해 고려될 수 있다고 한다.

본고는 각 제도를 이용해 다른 제도를 설명한다. 미국 실무가에게 한국 실무는 공식적인 Rule 132 선언서라는 수단은 없지만 원명세서와 더 강하게 결부된 Rule 132 실무로 이해될 수 있다. 한국 실무가에게 Rule 132 실무는 한국의 실험결과 제출과 자주 동일한 실무적 기능을 수행하는 공식 증거제도이지만, 미국 특유의 선서/선언 형식, nexus, 청구범위와의 상응성 및 가장 가까운 선행기술과의 비교 요건을 수반하는 것으로 이해될 수 있다.

가장 강한 실무상 교차점은 자명성 또는 진보성이다. 미국 실무에서 Rule 132 선언서는 예상외의 결과, 상업적 성공, 장기간 해결되지 못한 필요, 타인의 실패, 회의론, 기술적 편견, 선행기술의 실시불가능성, 귀속 또는 기타 사실 입증을 통해 일응의 자명성(prima facie obviousness)을 반박하기 위해 자주 사용된다. See 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716; In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). 한국 실무에서 의견서와 실험결과는 유리한 기술적 효과를 보임으로써 진보성을 뒷받침할 수 있다. 그러나 한국의 진보성은 “효과만”의 심사가 아니다. 한국 심사지침은 청구발명의 착상이 용이했는지 또는 곤란했는지, 청구대상에 이르게 할 동기, 통상의 창작능력, 기술적 구성 및 발명의 유리한 효과 등을 고려하는 다요소 분석을 요구한다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5, 6.3.

두 번째 한계도 똑같이 중요하다. 한국에서는 출원 후 실험증거가 부실한 원개시를 치유할 수 없다. 의견서와 실험결과는 명세서의 일부가 되지 않으며, 발명의 설명에 기재된 사항을 명확히 하거나 확인하기 위해서만 참조될 수 있고, 참고자료가 명세서를 대체하거나 보충할 수 없다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4. 미국법에도 관련 한계가 있다. 후속 제출 증거는 자명성 반박을 뒷받침할 수 있지만, 출원 당시 명세서의 기재요건 부족, 실시가능요건 부족 또는 신규사항 문제를 치유하지는 않는다. See 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

II. 미국의 기준: Rule 132는 무엇을 하는가

Rule 132는 출원 또는 재심사에서 청구항이 거절되거나 이의를 받은 경우, 그 거절 또는 이의를 “달리 규정되지 않은 근거”로 다투기 위해 제출되는 증거는 선서 또는 선언으로 제출되어야 한다고 규정한다. 37 C.F.R. § 1.132. 선언서는 37 C.F.R. § 1.68을 충족하면 선서진술서를 대신하여 사용할 수 있는데, 여기에는 고의의 허위진술이 18 U.S.C. § 1001에 따라 처벌될 수 있고 출원 또는 그 결과 얻어지는 특허의 유효성을 위태롭게 할 수 있다는 경고가 포함된다. 37 C.F.R. § 1.68.

“달리 규정되지 않은 근거”라는 문구는 실질적 역할을 한다. Rule 132는 USPTO의 일반적 증거 제출 경로이지, 특허심사에서 유일한 선언서 제도는 아니다. 선행기술을 제거하거나 배제하는 일부 사실 입증은 더 구체적인 규칙이 지배한다. AIA 선출원주의 적용을 받는 출원에서는 귀속 및 선공개에 관한 입증은 일반적으로 Rule 132가 아니라 37 C.F.R. § 1.130에 따라 진행된다. Rule 1.130(a)는 발명자 또는 공동발명자에 의한 공개, 또는 발명자나 공동발명자로부터 직접 또는 간접적으로 취득된 주제를 다룬다. Rule 1.130(b)는 발명자, 공동발명자 또는 발명자나 공동발명자로부터 그 주제를 취득한 타인의 선공개를 다룬다. See MPEP §§ 717, 717.01, 2155.

Pre-AIA 실무에서는 별도의 구분이 필요하다. Rule 131(a)는 선발명을 입증하여 특정 pre-AIA 선행기술 거절을 선일자로 극복하는 데 사용할 수 있는 경우가 있는 반면, 특정 pre-AIA 귀속 또는 유래 유형의 입증은 여전히 Rule 132의 문제가 될 수 있다. See 37 C.F.R. § 1.131; MPEP §§ 715, 716.10. 따라서 실무가는 증거가 필요한지만 물어서는 안 된다. 먼저 어떤 사실명제를 입증하려는지, 그리고 Rule 130이나 Rule 131 같은 특정 규칙이 적절한 수단을 제공하는지를 물어야 한다.

따라서 본고에서 “Rule 132 실무”라는 표현은 더 좁고 정확한 의미, 즉 더 구체적인 선언서 규칙이 지배하지 않는 경우 거절 또는 이의를 다투기 위해 제출되는 사실증거를 의미한다. 이러한 역할에서 Rule 132는 예상외의 결과, 상업적 성공, 장기간 해결되지 못한 필요, 타인의 실패, 회의론, 기술적 편견, 선행기술의 실시불가능성, 전문가의 이해 및 특허성에 관련된 기타 사실 입증의 증거로 일반적으로 사용된다. See MPEP §§ 716, 716.01. 이는 미국 출원심사 중 제출되는 모든 선서진술서 또는 선언서를 지칭하는 약칭으로 취급되어서는 안 된다.

MPEP는 더 구체적인 규칙이 적용되지 않는 경우 거절 또는 이의를 다투는 증거에 대한 USPTO의 일반 증거 제출 경로로 Rule 132를 취급한다. MPEP § 716. 주심사관은 거절이유를 다투기 위해 제출된 Rule 132 선서진술서 또는 선언서 및 기타 증거를 검토하고, 그 증거가 응답성이 있는지, 거절을 극복하기에 충분한 사실을 제시하는지를 판단해야 한다. Id. 심사관이 선언서가 불충분하다고 판단하는 경우, 예컨대 증거가 시기적으로 부적절하거나, 사실을 제시하지 않거나, 거절과 관련이 없거나, 청구항의 범위와 상응하지 않는다는 이유를 설명해야 한다. Id.

한국 실무가에게 중요한 점은 Rule 132 선언서가 단순히 대리인 주장의 더 형식적인 버전이 아니라는 것이다. 이는 증거를 기록에 올리도록 설계된 제도이다. 그 증거는 기술적, 상업적, 역사적 또는 증언적일 수 있다. 증거는 발명자, 회사 과학자, 외부 전문가, 시험기관, 사업 증인, 고객 또는 관련 사실을 아는 다른 사람에게서 나올 수 있다. 그런 다음 선언서는 거절 및 나머지 심사기록과 함께 평가된다. See In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.01(d).

예상외의 결과로 자명성을 반박하기 위해 사용되는 전형적인 Rule 132 선언서는 선언자를 특정하고, 자격과 개인적 지식을 확립하며, 가장 가까운 선행기술을 특정하고, 시험 프로토콜을 설명하며, 비교 데이터를 제시하고, 그 결과가 통상의 기술자에게 왜 예상외였는지를 설명하며, 그 결과를 청구항의 한정사항과 연결한다. See In re Chupp, 816 F.2d 643, 646 (Fed. Cir. 1987); In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.02.

III. 한국의 기준: 기능적 대응물

한국에는 37 C.F.R. § 1.132에 직접 대응하는 제도가 없다. 미국식 표현으로 “거절을 다투기 위해 선서진술서 또는 선언서를 제출하라”고 말하는 단일한 한국 규칙은 없다. 가장 가까운 실무상 대응물은 KIPO 거절이유통지 후 제출되는 의견서이며, 흔히 실험결과, 비교시험 데이터, 실험성적증명서 또는 기타 보충자료가 함께 제출된다. See Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. 한국 특허법 제63조는 출원을 거절하기 전에 심사관이 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다고 규정한다.

한국 심사지침은 심사관이 의견서와 보충문서를 어떻게 취급하는지를 설명한다. 의견서가 보정서와 함께 제출되면 심사관은 양자를 모두 심사한다. 의견서만 제출된 경우에도 심사관은 통지된 거절이유가 해소되었는지를 판단할 때 그 의견서를 충분히 고려해야 한다. Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

미국 실무가에게 가장 중요한 실정법적 요지는 다음과 같다. 한국의 출원 후 증거는 명세서의 일부가 되지 않으며, 부실한 원개시를 치유할 수 없다. 심사지침은 거절이유통지에 응답하여 제출되는 실험결과를 포함한 의견서 또는 기타 문서는 명세서의 일부가 아니라고 한다. 그러한 문서는 발명의 설명에 기재된 사항의 정당성을 명확히 하거나 확인하므로 심사관이 참고할 수 있다. Id. 또한 심사관이 시료나 실험결과와 같은 참고자료를 요구하는 경우, 그러한 자료는 출원 당시 설명이 명확하고 충분했음을 확인하는 것이어야 하며, 심사관의 요구에 따라 제출된 문서는 설명을 대체하거나 보충할 수 없는 참고자료이다. Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.4.

따라서 한국의 제출물은 제한된 의미에서만 Rule 132와 유사한 기능을 수행한다. 이는 대리인의 주장을 넘어서는 기술적 증명을 제공할 수 있고, 심사관이 진보성, 실시가능성, 뒷받침 또는 기타 특허성 문제를 평가하는 데 도움을 줄 수 있다. 그러나 이는 출원을 다시 쓰거나, 신규사항을 추가하거나, 출원 당시 출원서에 결여되어 있던 기술적 교시를 제공하는 것이 아니다.

IV. 누가 증거를 작성·서명·제공할 수 있는가

작성 주체는 세 가지 질문으로 나누어야 한다. 누가 절차상 응답서에 서명하는가, 누가 증거진술서에 서명하거나 이를 작성하는가, 그리고 누가 기초 사실 또는 데이터를 제공하는가이다. 미국 실무는 두 번째와 세 번째 질문을 Rule 132 “선언자”의 신원으로 합치는 경향이 있다. 한국 실무는 보통 그렇지 않다. 한국에서 대응물은 선서한 선언자가 아니라, 의견서를 뒷받침하는 증거를 제공하는 사람, 시험기관, 회사, 전문가, 발명자 또는 연구자이다.

A. 미국: 선언자가 발명자일 필요는 없다

Rule 132는 선언자를 발명자로 제한하지 않는다. 이 규칙은 거절 또는 이의를 다투기 위해 제출되는 증거가 선서 또는 선언으로 제출되어야 한다고 요구하지만, 오직 발명자만 그러한 선서 또는 선언을 할 수 있다고 말하지 않는다. 37 C.F.R. § 1.132. 더 적절한 질문은 선언자가 입증하려는 사항에 대해 올바른 사실적 기초를 가지고 있는지 여부이다.

선언서 자체는 37 C.F.R. § 1.68을 충족해야 한다. 선언자는 고의의 허위진술이 처벌될 수 있고 출원 또는 특허를 위태롭게 할 수 있다는 경고를 받아야 하며, 선언자 자신의 지식에 관한 사항은 진실이고 정보와 믿음에 근거하여 진술한 사항은 진실이라고 믿는다고 진술해야 한다. 37 C.F.R. § 1.68; MPEP § 716.

오피스액션 응답서에 서명하는 사람은 별개의 문제이다. 37 C.F.R. § 1.33(b)에 따르면, 특허출원에 제출되는 보정서 및 기타 서류는 일반적으로 기록상의 특허실무가, 37 C.F.R. § 1.34에 따라 대리인 자격으로 행동하는 실무가 또는 출원인이 서명해야 한다. 법인을 대신하여 제출되는 서류는 일반적으로 특허실무가가 서명해야 한다. 37 C.F.R. § 1.33(b). 따라서 응답서는 대리인이 서명할 수 있는 반면, Rule 132 선언서는 사실 선언자가 서명한다.

Rule 132 선언자는 발명자, 성명이 밝혀진 또는 밝혀지지 않은 회사 과학자, 시험을 수행한 연구소 직원, 외부 전문가, 사업 임원, 고객 또는 관련 지식을 가진 다른 사람일 수 있다. MPEP는 예상외의 결과, 상업적 성공, 장기간 해결되지 못한 필요, 선행기술의 실시불가능성, 귀속 또는 유래형 사실과 같은 객관적 증거가 대리인의 주장만이 아니라 적절한 증거로 사실적으로 뒷받침되어야 한다고 인정한다. See MPEP §§ 716, 716.01(c); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).

선언자의 선택은 단순한 형식이 아니라 증거의 무게에 영향을 준다. 이해관계가 있는 발명자 또는 양수인 직원의 선언서는 그 증인이 이해관계자라는 이유만으로 배척되지는 않지만, 그 관계는 증거가치에 영향을 줄 수 있다. 외부 전문가의 선언서도 청구항이 비자명하다는 법적 결론만을 진술한다면 거의 무게를 갖지 못할 수 있다. See MPEP § 716.01(c); In re Geisler, 116 F.3d 1465, 1470–71 (Fed. Cir. 1997).

미국 문서 작성에서는 입증하려는 증거명제와 지식이 일치하는 선언자를 선택해야 한다. 발명자는 착상, 귀속, 기술적 경위 및 자신이 직접 감독한 실험에 관하여 적절한 경우가 많다. 연구소 인력은 시험 프로토콜과 원자료(raw results)에 관하여 더 적절한 경우가 많다. 외부 전문가는 통상의 기술자가 무엇을 예상했을지를 설명하는 데 유용하다. 사업 증인은 상업적 성공, 시장점유율, 고객 수요 및 nexus에 필요하다. 대리인 선언서는 기술적 또는 상업적 사실에 대해서는 일반적으로 피해야 한다. 대리인의 주장은 증거를 대체할 수 없기 때문이다. See In re De Blauwe, 736 F.2d at 705; MPEP § 716.01(c).

B. 한국: Rule 132 “선언자”는 없지만 권한 있는 제출자와 증거 출처가 있다

한국 실무는 다르게 설명되어야 한다. 공식 절차문서는 KIPO 거절이유통지에 응답하여 제출되는 의견서 또는 의견서 형식의 서면이다. 한국 특허법과 심사지침은 이를 출원인이 심사관의 거절에 대응할 기회로 구성하며, 보통 의견서와 필요한 경우 보정을 통해 이루어진다. See Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

한국 절차를 공식적으로 수행할 수 있는 사람은 출원인 또는 출원인의 권한 있는 대리인이다. 비거주자의 경우 한국법이 특히 중요하다. 한국에 주소 또는 영업소가 없는 사람은, 비거주자 또는 그 대리인이 한국에 체류 중인 제한된 경우를 제외하고, 특허관리인의 대리를 받지 않으면 일반적으로 특허 관련 절차를 개시하거나 행정처분에 불복할 수 없다. Patent Act art. 5(1) (S. Kor.). 특허관리인은 부여된 권한의 범위 내에서 특허 관련 절차 및 행정처분에 대한 불복절차에서 본인을 대리한다. Patent Act art. 5(2) (S. Kor.).

한국 의견서는 출원인의 한국 대리인 또는 특허관리인이 작성·제출할 수 있다. 그러나 이를 뒷받침하는 기술 증거는 여러 출처에서 나올 수 있다. 실무상 증거는 발명자, 출원인의 연구자, 사내 시험 그룹, 외부 시험기관, 대학 연구자, 독립 전문가 또는 관련 기술지식을 가진 다른 사람이나 기관이 생성하거나 설명할 수 있다. 한국 실무는 그 사람이 Rule 1.68의 형사책임 경고 문구를 포함한 미국식 선언서를 작성했는지를 묻지 않는다. 그 자료가 원래의 설명에 기재된 사항을 명확히 하거나 확인하는 데 도움이 되는지, 그리고 특허성에 관하여 설득력이 있는지를 묻는다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

미국의 “누가 선언서에 서명해야 하는가?”라는 질문에 대응하는 한국식 질문은 더 정확히 말하면 다음과 같다. 한국 의견서가 의존하는 기술 증거를 누가 생성하고, 설명하고, 또는 인증해야 하는가? 유리한 기술적 효과에 관해서는 비교시험을 담당한 사람 또는 기관이 일반적으로 가장 강한 출처이다. 기술적 해석에 관해서는 발명자 또는 전문가가 도움이 될 수 있다. 상업적 또는 산업적 사실에 관해서는 사업 증인이 관련될 수 있지만, 한국의 일방적 심사절차에서는 상업적 성공 증거가 비교 기술효과 증거만큼 중심적인 경우가 많지는 않다.

V. 진보성: 유용한 비유이지만 효과만의 심사가 아니다

A. 미국 자명성과 Rule 132 증거

미국 실무에서 예상외의 결과는 일응의 자명성 입증을 반박하는 익숙한 방법이다. Federal Circuit은 청구발명이 통상의 기술자에게 놀랍거나 예상외로 여겨졌을 우수한 성질 또는 장점을 보인다는 점을 출원인이 입증함으로써 자명성을 반박할 수 있다고 설명했다. See In re Soni, 54 F.3d 746, 750–51 (Fed. Cir. 1995). MPEP도 예상외의 결과, 상업적 성공, 장기간 해결되지 못한 필요, 타인의 실패 및 회의론의 증거는 적시에 제출되는 경우 고려되어야 한다고 한다. MPEP § 716.01(d).

그 명제를 과도하게 읽어서는 안 된다. 이후 제출된 Rule 132 증거는 예상외의 결과 또는 다른 객관적 지표를 입증함으로써 § 103 자명성 거절을 반박하는 데 도움을 줄 수 있다. 그러나 이후 증거가 모든 결함을 치유하는 것은 아니다. 특히 이후 증거는 기재요건, 실시가능요건 또는 신규사항의 목적상 출원서의 개시를 다시 쓰지 않는다. 기재요건은 출원일 현재 청구발명의 보유(possession)를 요구하고, 실시가능요건은 출원 당시 명세서가 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 발명을 만들고 사용할 수 있게 했는지를 묻으며, 신규사항은 출원 후 개시에 추가될 수 없다. See 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

MPEP는 실시가능성 관련 문제에서 후속 증거의 제한적 역할을 인정한다. 출원인은 출원일 당시 통상의 기술자가 무엇을 알고 있었는지를 보이거나 발명이 작동함을 입증하기 위해 출원 후 선서진술서 또는 기타 증거를 제출할 수 있지만, 그 입증은 여전히 출원 당시 개시가 실시가능했음을 보여야 한다. 후속 문헌은 관련 시점의 기술수준에 관한 증거로서가 아닌 한, 불충분한 개시를 보충하여 실시가능하게 만들 수 없다. See MPEP §§ 2164.05(a), 2124.

B. 한국 진보성에는 다요소 분석이 필요하다

한국 실무는 “유리한 효과”라는 표현을 사용하지만, 진보성은 효과만으로 판단되지 않는다. 한국 특허법 제29조 제2항에 따르면, 출원 전에 통상의 기술자가 선행기술에 기초하여 그 발명을 용이하게 할 수 있었다면 그 발명은 진보성이 없다. 심사지침은 “용이하게 발명할 수 있었다”는 것이 청구발명이 통상의 창작능력 또는 선행기술로부터 유도되는 동기에 의해 선행기술로부터 용이하게 착상될 수 있었는지를 의미한다고 설명한다. See Patent Act art. 29(2) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5.

KIPO의 심사체계는 심사관에게 선행기술의 전체 상태, 기술분야, 해결하고자 하는 과제, 기술적 구성 및 유리한 효과를 고려하도록 한다. 심사지침은 기술적 구성의 곤란성에 중점을 두면서 진보성을 종합적으로 판단한다고 한다. 또한 유리한 효과를 고려해야 하지만, 판단의 주된 초점은 청구대상에 이를 동기가 있었는지 또는 선행기술과의 차이가 통상의 창작능력에 불과한지에 있다고 한다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3.

미국 실무가에게 한국의 “유리한 효과”라는 표현은 익숙하게 들리겠지만, 미국의 “예상외의 결과”와 완전한 동의어로 취급해서는 안 된다. 한국의 분석은 청구발명이 선행기술에 비추어 용이하게 착상될 수 있었는지, 선행기술이 결합 또는 선택의 이유나 동기를 제공했는지, 그 차이가 통상의 창작능력에 해당하는지, 그리고 청구발명이 진보성을 뒷받침하는 유리한 효과를 발생시키는지를 묻는다.

C. 대법원 판례 이후의 선택발명

한국 진보성 분석의 다요소적 성격은 선택발명에서 특히 중요하다. 과거 한국 선택발명 실무에 관한 논의는 현저하거나 뛰어난 효과에 크게 초점을 맞추는 경우가 많았다. 한국 대법원 판례를 반영한 현재 지침은 기술적 특징 자체를 착상하기 어려웠던 경우에 탁월한 효과만으로 진보성을 판단해서는 안 된다고 경고한다.

KIPO 심사지침은 선행기술문헌이 상위개념을 개시하고 후출원이 하위개념을 청구하는 경우, 상위개념이 알려져 있더라도 하위개념에 포함되는 기술적 특징을 착상하기 어려웠다면 진보성이 부정되지 않는다고 한다. 또한 심사지침은 기술적 특징을 착상하는 데의 곤란성을 고려하지 않고 탁월한 효과만을 근거로 진보성을 판단해서는 안 된다고 하며, Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609를 인용한다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

2021년 대법원 판결에 관한 해설도 마찬가지로, 법원이 선택발명에 일반 진보성 원칙을 적용하면서 기술적 구성의 곤란성과 현저한 효과를 모두 고려한 것으로 설명한다. 관련 요소에는 선행기술의 속(genus)이 포괄하는 대안의 수, 선행기술이 청구된 종(species)을 선택할 이유나 동기를 제공했는지, 구조적 유사성 및 청구발명이 현저한 효과를 발생시켰는지 등이 포함된다. See Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609.

본고의 목적상 이 점은 명확히 말할 필요가 있다. 유리한 효과는 한국 진보성의 강력한 증거가 될 수 있지만, 그것이 전부는 아니다. 청구된 기술적 특징 자체를 선택하거나 착상하기 어려웠다면, 그 곤란성은 탁월한 효과와 별개로 진보성을 뒷받침할 수 있다. 반대로 선택 또는 결합에 강한 동기가 있었고 기술적으로 단순했다면, 효과 증거는 청구항, 선행기술 및 원개시에 특히 잘 연결되어야 한다.

D. 한국의 출원 후 증거는 여전히 원개시에 결부된다

한국의 유리한 효과 증거도 원개시에 의해 제한된다. 심사지침은 유리한 효과가 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자가 설명 및 도면으로부터 그 효과를 쉽게 인식할 수 있다면 심사관이 실험결과와 같은 주장 및 증거를 통해 진보성을 평가할 수 있다고 한다. 그러나 주장된 효과가 설명에 의해 뒷받침되지 않고 설명 또는 도면으로부터 추론되지도 않는 경우, 그 효과는 고려되어서는 안 된다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3.

선택발명의 경우, 심사지침은 효과가 의심될 때 출원인이 실험비교와 관련된 자료를 제출하여 유리한 효과를 구체적으로 주장할 수 있도록 허용한다. 그러나 보충 실험자료는 최초 출원 명세서에 개시된 범위를 넘어서는 안 된다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

그 결과로부터 나오는 실무상 요지는 미국 변호사에게 핵심적이다. 한국에서 출원 후 데이터는 새로운 기술적 이야기로 작성되어서는 안 되고, 출원이 이미 개시했거나 합리적으로 교시한 내용을 확인하는 것으로 작성되어야 한다.

VI. 한국 실험증거 실무를 위한 Federal Circuit의 교훈

Federal Circuit의 Rule 132 사건들은 증거 제출이 성공하거나 실패하는 이유를 보여주기 때문에 이 비교 논문에서 유용하다. 같은 교훈은 한국에서도 유용하지만, 한국 제출물은 공식적으로 선서 선언서가 아니며 앞서 논의한 원개시 규칙의 한계 안에 머문다는 점을 유념해야 한다.

A. 증거는 대리인의 표현이 아니라 증거이어야 한다

Federal Circuit은 사실증거와 대리인의 주장을 반복적으로 구별해 왔다. In re De Blauwe에서 법원은 예상외의 결과가 사실증거로 입증되어야 하며, 단순한 주장이나 결론적 진술만으로는 충분하지 않다고 판시했다. In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984). 출원인은 청구된 열수축성 물품이 분열 문제를 예상외로 해결했다고 주장했지만, 선행기술 물품은 분열되고 청구된 물품은 그 결과를 피한다는 점을 보여주는 비교 실험 데이터가 기록에 없었다. Id. at 705–06.

미국법을 배우는 한국 실무가에게 Rule 132 선언서는 발명이 “현저한 효과,” “우수한 성능” 또는 “예상외의 우월성”을 가진다고만 말해서는 안 된다. 그 효과를 사실로 입증해야 한다. 한국 실무를 배우는 미국 실무가에게는, 의견서가 실험결과 또는 비교 증거에 의해 뒷받침될 때 더 큰 무게를 가질 수 있다. 그 증거가 의견서에서 제시한 기술적 주장을 확인하기 때문이다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

B. 올바른 선행기술과 비교하라

Federal Circuit의 가장 좋은 긍정적 사례는 In re Chupp이다. 그 사건에서 청구된 제초성 화합물은 가장 가까운 선행기술 화합물과 단 하나의 메틸렌기로 달랐다. In re Chupp, 816 F.2d 643, 644–45 (Fed. Cir. 1987). 자명성을 반박하기 위해 출원인은 청구화합물을 가장 가까운 선행기술 화합물 및 상업적 제초제와 비교하는 선언서를 제출했다. Id. at 645. 그 증거는 가장 가까운 선행기술보다 우수한 선택성, 즉 작물 안전성과 잡초 제거 활성을 함께 보여주었다. Id. Federal Circuit은 화합물이 공통 속성의 스펙트럼 중 하나의 속성에서 예상외로 우수하다는 증거도 일응의 자명성 입증을 반박하기에 충분할 수 있다고 보아 자명성 거절을 뒤집었다. Id. at 646.

부정적 대응례는 In re Johnson이다. 출원인은 한 선행기술 화합물과의 비교에 기초하여 예상외의 결과를 주장했지만, Federal Circuit은 그 증거가 청구화합물과 가장 가까운 선행기술 화합물의 상대적 효과에 관한 결론을 허용하지 않는다는 이유로 거절을 유지했다. In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1984). MPEP는 이에 대응하는 규칙을 명시한다. Rule 132 선언서는 일응의 자명성 사례를 효과적으로 반박하기 위해 청구대상을 가장 가까운 선행기술과 비교해야 한다. See MPEP § 716.02(e).

한국 문서 작성상의 요지는 유사하지만 동일하지는 않다. 한국의 실험결과 제출은 실제로 진보성 거절을 이끄는 인용발명 또는 가장 가까운 선행기술의 교시에 대응해야 한다. 그러나 응답은 데이터가 보여주는 효과뿐 아니라 착상의 용이성, 결합 또는 선택의 동기, 그리고 청구된 차이가 통상의 창작능력에 해당하는지도 다루어야 한다.

C. 기록 전체가 평가되어야 한다

In re Piasecki는 미국 심사에서 반박증거의 역할을 설명한다. 심사관이 일응의 입증을 하고 출원인이 반박증거를 제출하면, 판단자는 기록 전체를 평가해야 한다. In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472–73 (Fed. Cir. 1984). 이차적 고려사항의 증거는 박빙의 사건에만 남겨 두는 것이 아니라 모든 증거의 일부로 고려되어야 한다. Id. at 1473; see also Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538–39 (Fed. Cir. 1983).

한국 실무가에게 Piasecki는 미국 특허실무가가 왜 선언서에 투자하는지를 설명해 준다. Rule 132 선언서는 특허성이 판단되는 증거기록을 바꾸기 위한 것이다. 미국 실무가에게 한국의 실험결과 또는 증명서도 마찬가지로 심사관의 진보성 판단에 영향을 줄 수 있지만, 그 판단은 기술적 구성, 동기, 통상의 창작능력, 유리한 효과 및 원개시의 뒷받침을 별도로 평가하는 틀 안에서 이루어진다.

D. 예상외란 단순히 더 좋다는 뜻이 아니라 예상외라는 뜻이다

In re Soni는 출원인에게 우호적인 사건이지만 신중하게 읽어야 한다. Federal Circuit은 출원인이 실질적으로 개선된 결과를 입증하고 그 결과가 예상외였다고 진술한 경우, 반대 증거가 없으면 그 입증으로 충분할 수 있다고 판시했다. In re Soni, 54 F.3d 746, 751 (Fed. Cir. 1995). 그러나 Soni는 예상외의 결과가 사실증거로 확립되어야 하며 단순한 주장이나 결론적 진술로는 충분하지 않다는 점도 재확인했다. Id. at 750.

한국에서 이에 대응하는 것은, 청구발명의 효과가 질적으로 다르거나 양적으로 현저하고 예견할 수 없는 경우 그 효과가 진보성을 뒷받침할 수 있다는 점이다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. 그러나 증거를 효과만으로 심사가 끝나는 것처럼 제시해서는 안 된다. 제출물은 청구된 기술적 구성이 선행기술로부터 쉽게 착상되거나 선택되지 않았던 이유와 선행기술이 그것에 이르도록 충분한 동기를 제공하지 않았던 이유도 설명해야 한다.

E. 증거 이론이 약하면 심사단계 선언서가 소송에서 견디지 못할 수 있다

Pfizer Inc. v. Apotex Inc.는 유용한 소송상 스트레스 테스트이다. 심사 중 Pfizer는 amlodipine besylate가 바람직하고 예측 불가능한 성질의 조합을 가진다고 주장하기 위해 Wells Declaration에 의존했다. Pfizer Inc. v. Apotex Inc., 480 F.3d 1348, 1355–56 (Fed. Cir. 2007). Federal Circuit은 나중에 Pfizer가 가장 가까운 선행기술 또는 통상의 기술자가 예상했을 내용과 비교하여 주장된 우수성이 예상외였음을 충분히 보이지 못했다는 이유 등을 들어 청구항을 자명하여 무효라고 판단했다. Id. at 1370–72.

Pfizer는 선언서 증거가 즉각적인 등록허가만을 위해 작성되어서는 안 된다는 점을 보여주기 때문에 양쪽 독자 모두에게 유용하다. 어떤 결과가 예측 불가능했다고 말하는 선언서라도, 예상되는 기준선을 정의하지 못하거나, 가장 가까운 선행기술과 비교하지 못하거나, 단지 통상적인 최적화만을 입증한다면 불충분할 수 있다. Id. at 1368–72. 한국 제출물도 병행되는 규율을 받는다. 데이터는 비교적이어야 하고, 법적으로 틀이 잡혀 있어야 하며, 청구항과 연결되고 원개시에 근거해야 한다.

VII. 미국 실무가는 Rule 132의 습관을 한국 실무로 어떻게 번역해야 하는가

한국 응답서를 준비하는 미국 실무가는 익숙한 Rule 132 질문에서 출발해야 한다. 어떤 사실을 입증해야 하는가? 누가 그것을 입증할 수 있는가? 어떤 데이터가 이를 뒷받침하는가? 어떤 선행기술을 비교대상으로 삼아야 하는가? 어떤 청구항 한정이 주장된 효과를 발생시키는가? 한국법은 몇 가지 조정을 요구한다.

첫째, 한국은 미국 실무가에게 Rule 132 선언서 형식을 재현하라고 요구하지 않는다. 더 강한 한국 실무는 보통 증거의 법적 관련성을 설명하는 의견서에 실험결과, 비교시험 보고서 또는 실험성적증명서를 첨부하는 것이다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. 그 증거는 대체 명세서가 아니라 최초 출원된 개시의 사항을 명확히 하거나 확인하는 것으로 구성되어야 한다. Id.

둘째, 비거주자 출원인의 경우 한국 출원 및 응답은 한국 대리인 또는 권한 있는 특허관리인을 통해 조정되어야 한다. See Patent Act art. 5(1)–(2) (S. Kor.). 따라서 미국의 “누가 Rule 132 선언서에 서명하는가?”라는 질문은 한국에서는 두 가지 질문이 된다. 누가 KIPO에 절차상 제출을 할 권한이 있는가, 그리고 누가 기술 증거의 최선의 출처인가이다.

셋째, Rule 132식 예상외의 결과 주장에서는 가장 강력한 한국 증거 패키지가 일반적으로 기술적으로 신뢰할 수 있는 출처가 생성하거나 확인한 비교 데이터를 포함한다. 그 출처는 시험을 수행한 사내 과학자, 독립 시험기관, 대학 연구자 또는 결과가 선행기술에 비해 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 이유를 설명할 수 있는 전문가일 수 있다. 그러나 주장은 효과를 넘어서는 진보성 틀도 다루어야 한다. 즉 선행기술의 교시, 결합 또는 선택의 동기, 통상의 창작능력, 그리고 청구된 기술적 구성 자체의 착상이 어려웠는지를 다루어야 한다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3, 6.4.1.

넷째, 원개시와의 결부는 작성상의 사후 고려가 아니라 문턱문제로 취급해야 한다. 주장된 효과가 설명에 의해 뒷받침되지 않고 설명 또는 도면으로부터 추론될 수도 없다면, 그 효과는 고려되어서는 안 된다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. 의견서와 실험결과는 명세서의 일부가 되지 않으며, 참고자료는 설명을 대체하거나 보충할 수 없다. See id. pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4.

선택발명에서는 한국의 규칙이 특히 중요하다. 심사지침은 선택발명이 선행기술에 비해 유리한 효과를 달성하는 경우 진보성을 가질 수 있고, 선택발명에 포함되는 모든 구체적 수단은 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 유리한 효과를 가져야 한다고 한다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. 그러나 Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609 이후에는 심사가 탁월한 효과에만 초점을 맞추어서는 안 되며, 청구된 하위개념 또는 기술적 특징을 착상하는 곤란성도 고려되어야 한다. Id.

수치범위 발명에서도 한국은 주장된 임계성이 객관적으로 확인되는지에 초점을 둔다. 심사지침은 수치범위의 임계적 의의가 인정되려면 수치한정의 기술적 의미가 기재되어야 하고, 실시예 또는 보충자료가 상한과 하한이 임계적임을 입증해야 하며, 일반적으로 임계성은 수치범위 전체를 포괄하는 실험결과로 객관적으로 확인되어야 한다고 한다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.2.

따라서 실무상 미국-한국 체크리스트는 다음과 같다.

미국 Rule 132의 습관	한국에서의 조정
거절을 특정한다	특정 KIPO 거절이유통지와 인용발명을 특정한다.
선언자를 선택한다	증거 출처를 선택한다. 발명자, 출원인 연구자, 사내 시험 그룹, 외부 시험기관, 대학 연구자 또는 전문가가 될 수 있다.
응답서에 서명하고 제출한다	특히 비거주자 출원인의 경우 출원인의 한국 대리인 또는 특허관리인과 조정한다.
가장 가까운 선행기술과 비교한다	실제로 진보성 거절을 이끄는 인용발명 또는 선행기술과 비교한다.
예상외의 결과를 보인다	질적으로 다르거나 양적으로 현저한 유리한 효과를 보인다.
진보성 심사 전체를 다룬다	착상의 용이성 또는 곤란성, 결합 또는 선택의 동기, 통상의 창작능력, 기술적 구성 및 효과를 논한다.
nexus를 확립한다	효과를 청구된 특징 및 해결된 과제와 연결한다.
청구범위와의 상응성을 다룬다	특히 선택발명 또는 수치범위 발명에서 청구범위 전반에 걸쳐 효과를 보인다.
출원 후 데이터를 사용한다	후속 데이터를 원명세서 또는 도면에 개시되었거나 추론 가능한 효과를 확인하는 것으로 구성한다.
개시범위를 과도하게 주장하지 않는다	실험결과를 불충분한 원래 설명의 대체물로 사용하지 않는다.

VIII. 한국 실무가는 한국의 증거 실무를 Rule 132 실무로 어떻게 번역해야 하는가

미국 실무에 접근하는 한국 실무가는 오피스액션 응답에서 대리인의 설명에만 의존하려는 본능을 경계해야 한다. 미국에서 실무가는 중요한 주장이 법적 주장인지 증거상 사실인지 물어야 한다. 그 주장이 사실, 즉 예상외의 기술적 우수성, 상업적 성공, 장기간 해결되지 못한 필요, 타인의 실패, 업계의 회의론, 선행기술의 실시불가능성, 전문가의 이해 또는 귀속에 관한 것이라면 Rule 132 선언서가 적절한 수단일 수 있다. See 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716.

미국 선언서는 공식 선언서 실무를 충족해야 한다. 선언자는 고의의 허위진술이 처벌될 수 있고 출원 또는 결과 특허의 유효성을 위태롭게 할 수 있다는 필수 경고를 포함하는 선언서에 서명해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.68. 선언서는 선언자의 자격, 개인적 지식, 검토한 문서, 수행한 시험 및 사실상 결론을 진술해야 한다. “청구항은 특허가능하다”와 같은 법적 결론은 피하고, 특허성을 뒷받침하는 기초 사실에 초점을 맞추어야 한다. See MPEP § 716.

한국 실무가는 응답서 서명과 선언서 서명도 구별해야 한다. 오피스액션 응답서는 37 C.F.R. § 1.33(b)에 따라 미국 대리인이 서명할 수 있지만, 선언서는 관련 사실을 가진 증인이 서명한다. See 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132. 법인 출원인의 경우 미국 대리인이 응답서에 서명하고, 과학자, 발명자, 기술전문가, 사업 증인 또는 기타 선언자가 Rule 132 선언서에 서명하는 경우가 많다.

한국 실무가에게 미국 문서 작성에서 가장 중요한 개념은 nexus, 청구범위와의 상응성(commensurability), 그리고 가장 가까운 선행기술이다. Nexus는 증거와 청구발명 사이의 법적·사실적으로 충분한 관련성을 의미한다. See In re Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996); MPEP § 716.01(b). 청구범위와의 상응성은 증거가 그 증거가 제출되는 청구범위를 뒷받침해야 함을 의미한다. See In re Dill, 604 F.2d 1356, 1361 (C.C.P.A. 1979); MPEP § 716.02(d). 가장 가까운 선행기술은 증거가 청구발명을 인위적으로 약한 비교대상이 아니라 가장 관련성 높은 선행기술 실시형태와 비교해야 함을 의미한다. See In re Johnson, 747 F.2d at 1460–61; MPEP § 716.02(e).

후속 증거의 취급에도 주의가 필요하다. 미국 실무는 자명성 분석에서 나중에 발견된 장점에 대해 한국 실무보다 더 수용적이다. 그러나 이는 후속 데이터가 부실한 원개시를 치유할 수 있다는 뜻이 아니다. 기재요건, 실시가능요건 및 신규사항은 여전히 출원 당시 출원서에 비추어 평가되어야 한다. See 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a). 따라서 한국 실무가는 Rule 132를 적절한 거절을 다투기 위한 증거수단으로 보아야 하며, 출원 당시 발명을 기재하거나 실시가능하게 하지 못한 명세서를 고치는 수단으로 보아서는 안 된다.

따라서 실무상 한국-미국 체크리스트는 다음과 같다.

한국 심사 실무의 습관	미국 Rule 132에서의 조정
기술적 효과를 설명하는 의견서를 제출한다	그 사실 주장이 별도의 Rule 132 선언서를 필요로 하는지 검토한다.
실험결과를 첨부한다	과학자, 시험기관 또는 전문가가 프로토콜, 데이터 및 예상 기준선을 설명하도록 한다.
출원인/발명자의 설명에 의존한다	직함만이 아니라 개인적 지식과 증거상 필요에 따라 선언자를 선택한다.
유리한 효과를 설명한다	통상의 기술자의 관점에서 예상외성을 설명한다.
인용발명에 대응한다	단순히 편리한 비교대상이 아니라 가장 가까운 선행기술과 비교한다.
진보성을 종합적으로 주장한다	미국 자명성에서는 선언서를 기록 전체에 기초한 자명성 분석에 통합한다.
출원 후 증거를 사용한다	적절한 경우 자명성을 반박하는 데 사용하되, 기재요건, 실시가능요건 또는 신규사항 문제를 치유한다고 가정하지 않는다.
한국 대리인을 통해 제출한다	미국 응답서는 대리인이 서명할 수 있지만, 선언서는 Rule 1.68 문구를 포함하여 증인/선언자가 서명해야 한다.

IX. 비교 가설

청구항이 특정 투여량 범위 내의 화합물 A를 포함하는 의약 조성물을 기재한다고 가정하자. 심사관은 화합물 B를 포함하여 구조적으로 관련된 다수의 화합물을 포함하는 속(genus)을 개시한 선행기술을 인용하고, 미국에서는 청구항을 자명하다고, 한국에서는 진보성이 없다고 거절한다. 출원 후 출원인은 화합물 A가 화합물 B에 비해 경구 생체이용률이 10배 개선되고 독성이 실질적으로 감소했음을 보여주는 비교 데이터를 생성한다.

미국에서 출원인은 과학자의 Rule 132 선언서를 제출할 수 있다. 선언서는 가장 가까운 선행기술을 특정하고, 화합물 B가 관련 비교대상인 이유를 설명하며, 시험 프로토콜을 기술하고, 생체이용률 및 독성 데이터를 제시하며, 예상되는 기준선을 설명하고, 통상의 기술자가 개선의 크기 또는 조합을 예상하지 못했을 이유를 진술해야 한다. See In re Chupp, 816 F.2d at 646; In re Soni, 54 F.3d at 750–51; Pfizer, 480 F.3d at 1370–72. 동반 응답서는 그 선언서가 기록 전체에 비추어 일응의 자명성 입증을 반박한다고 주장해야 한다. See In re Piasecki, 745 F.2d at 1472–73.

미국 선언자는 입증되는 사실을 기준으로 선택되어야 한다. 핵심 증거가 비교 생체이용률 및 독성 데이터라면, 최선의 선언자는 시험을 수행하거나 감독한 과학자일 수 있다. 쟁점이 발명 전에 통상의 기술자가 무엇을 예상했을지라면 외부 전문가가 유용할 수 있다. 증거가 화합물 A의 상업적 채택에 관한 것이라면 사업 증인이 필요할 수 있다. 오피스액션 응답서 자체는 미국 대리인이 서명할 수 있지만, 선언서는 관련 지식을 가진 증인이 서명해야 한다. See 37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132.

한국에서는 출원인이 일반적으로 비교 실험결과 또는 실험성적증명서가 뒷받침하는 의견서를 제출할 것이다. 응답서는 원명세서가 관련 치료효과, 약리효과 또는 안전성 효과를 개시했거나 적어도 통상의 기술자가 이를 인식할 수 있게 했다는 점을 설명해야 한다. 그런 다음 후속 데이터가 선행기술과 비교하여 질적으로 다르거나 양적으로 현저하고 예견될 수 없었던 유리한 효과를 확인한다는 점을 보여야 한다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 6.3, 6.4.1; id. pt. V, ch. 3, § 6.2.

한국 응답은 거기서 멈추어서는 안 된다. 선행기술이 넓은 속을 개시하고 청구항이 화합물 A를 선택하는 경우, 응답은 통상의 기술자가 그 속에서 화합물 A를 선택할 이유 또는 동기를 가졌는지, 선행기술에 개시된 대안의 수와 성격, 구조적 유사성, 그리고 화합물 A의 기술적 특징을 착상하기 어려웠는지도 다루어야 한다. See Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. 효과 데이터는 여전히 중요하지만, 더 넓은 진보성 입증의 일부이다.

따라서 같은 데이터가 양 제도에서 모두 유용할 수 있지만, 법적 틀은 달라진다. 미국에서는 그 증거가 별도의 개시요건을 넘어서지 않으면서 기록 전체에 비추어 일응의 자명성 입증을 반박하는지가 문제이다. 한국에서는 그 증거가 원개시로부터 인식 가능한 유리한 기술적 효과를 확인하고, 착상의 용이성, 선택 또는 결합의 동기, 통상의 창작능력 및 청구된 기술적 구성과 함께 고려될 때 진보성을 뒷받침하는지가 문제이다.

X. 결론

Rule 132 실무와 한국의 실험증거 실무는 공통된 특허심사상 본능을 공유한다. 법적 주장만으로 충분하지 않을 때는 기술적 사실을 입증하라는 것이다. 양 제도는 그 본능을 서로 다르게 구현한다.

미국에서는 37 C.F.R. § 1.132가 공식 증거제도를 제공한다. 이는 출원인이 선서 또는 선언된 사실증거를 심사기록에 올릴 수 있게 하고, 심사관은 거절이 극복되었는지를 판단할 때 그 증거를 고려해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716. 선언자가 발명자일 필요는 없다. 선언자는 관련 사실을 입증하기에 가장 적합한 사람이어야 한다. 응답서는 대리인이 서명할 수 있지만, 선언서는 중요한 사실을 가진 증인이 서명해야 한다.

한국에서 대응물은 선언서 규칙이 아니라 응답 구조이다. 즉, 원개시를 명확히 하거나 확인하는 실험결과, 비교 데이터 또는 기타 자료가 뒷받침하는 의견서이다. See Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. 공식 제출은 출원인 또는 권한 있는 대리인이 하며, 비거주자 출원인은 일반적으로 특허관리인을 통해 행동해야 한다. See Patent Act art. 5(1)–(2) (S. Kor.). 보충 증거는 이를 기술적으로 가장 잘 제공할 수 있는 사람, 즉 발명자, 연구자, 시험기관, 전문가 또는 기타 지식 있는 출처에서 나올 수 있다.

미국 실무가에게 한국의 교훈은 Rule 132 실무의 증거상 규율을 가져오되 한국의 한계를 존중하라는 것이다. 출원 후 증거는 부실한 원개시를 고칠 수 없고, 진보성은 동기, 착상의 용이성, 통상의 창작능력, 기술적 구성 및 유리한 효과라는 한국의 전체 틀 안에서 주장되어야 한다. 한국 실무가에게 미국의 교훈은 사실 입증이 필요한 경우 Rule 132를 공식 증거수단으로 사용하되, 자명성에 유용한 후속 증거가 별도의 기재요건, 실시가능요건 또는 신규사항 문제를 없애지는 않는다는 점을 기억하는 것이다.

어느 관청에서든 최선의 제출물은 같은 핵심 질문에 답한다. 어떤 청구 특징이 어떤 기술적 효과를 발생시키는가, 어떤 선행기술과 비교되는가, 누가 이를 입증하는가, 어떤 개시범위 내에 있는가, 그리고 그 사실이 왜 특허성 분석을 바꾸어야 하는가이다.