파일 래퍼의 이면: 특허 출원심사 자료의 증거개시 대상성: 비밀유지특권, 워크 프로덕트, 특허대리인, 외국 대리인 및 사내 변호사 커뮤니케이션

I.                   파일 래퍼와 “섀도 파일”

공식 특허 파일은 출원심사 절차의 일부만 보여 준다. 공개 기록 뒤에는 발명공개서, 선행기술 분석, 초안과 수정본, 심사관 인터뷰 메모, 출원심사 담당 변호사들 간 이메일, 외국 대리인에 대한 지시, 포트폴리오 관련 권고, 특허대리인과의 커뮤니케이션이 존재할 수 있다. 나중에 유효성, 침해, 발명자성, 소유권 또는 불공정 행위가 다투어지면, 상대방은 이러한 비공개 “섀도 파일”을 요구할 수 있다.

그 자료가 변호사에게 속하므로 보호된다는 직관적 반응은 지나치게 넓다. 문서가 특허 출원심사 중 작성되었다는 사실만으로 그 문서가 비밀유지특권 또는 워크 프로덕트로 보호되는지는 결정되지 않으며, 따라서 그 문서를 제출해야 하는지에 대한 답도 그 사실만으로는 나오지 않는다. “Privileged and Confidential” 표시, 변호사의 전자 파일에 보관되어 있다는 점, 또는 이메일 체인에 변호사가 포함되어 있다는 점도 마찬가지다. 반대로, 비밀유지특권 또는 워크 프로덕트 보호가 없다는 사실 자체가 해당 항목이 허용되는 증거개시 범위에 포함된다는 뜻도 아니다. 관련성, 비례성, 기타 보호조치 및 보호명령의 조건은 별개의 문제로 남는다. Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), (c).

분석을 지배하는 두 가지 법리가 있다. 변호사-의뢰인 비밀유지특권과 워크 프로덕트 법리이다. 두 법리는 자주 중첩되지만, 보호하는 이익이 다르고 의존하는 사실도 다르다. 변호사-의뢰인 비밀유지특권은 법률 자문을 얻거나 제공하기 위해 이루어진 요건을 갖춘 비밀 커뮤니케이션을 보호한다. 워크 프로덕트는 일반적으로 소송을 예상하여 또는 재판을 위하여 작성된 문서와 유형물을 보호한다. 출원심사 문서는 두 법리를 모두 충족할 수도, 한 법리만 충족할 수도, 어느 법리도 충족하지 않을 수도 있다.

이 구별은 특허 실무에서 특히 중요하다. 특허출원을 작성하고 심사·권리화하는 것은 법률업무이다. Sperry v. Florida ex rel. Fla. Bar, 373 U.S. 379, 383, 402 (1963). 그 목적을 위해 이루어진 비밀 커뮤니케이션은 따라서 비밀유지특권으로 보호될 수 있다. 그러나 통상적인 출원심사 절차는 일반적으로 상대방과의 소송이 아니라 정부로부터 권리 부여를 얻기 위한 ex parte 절차이다. 보호되는 커뮤니케이션을 포함하지 않는 출원심사 자료는 결과적으로 변호사-의뢰인 비밀유지특권의 범위 밖에 놓일 수 있으며, 동시에 워크 프로덕트에도 해당하지 않을 수 있다.

올바른 분석은 문서별 분석이다. 누가 자료를 작성했는지, 왜 작성했는지, 그것이 전달되었는지 및 누구에게 전달되었는지, 각 참여자의 법적 지위와 역할이 무엇인지, 비밀성이 유지되었는지, 그리고 워크 프로덕트의 경우 구체적으로 예상된 분쟁이 그 작성에 실질적으로 영향을 미쳤는지를 묻는다.

II.                서로 다른 기초를 가진 두 가지 보호

변호사-의뢰인 비밀유지특권은 일반적으로 법률 자문을 얻거나 제공할 목적으로 의뢰인과 변호사 사이에 이루어진 비밀 커뮤니케이션을 보호한다. 이는 소송에 한정되지 않는다. 포기 및 범죄-사기 예외와 같은 인정된 예외가 적용될 수 있지만, 법리의 요소를 충족하는 커뮤니케이션은 일반적으로 상대방의 필요성과 무관하게 보호된다.

비밀유지특권은 커뮤니케이션을 보호하는 것이지 기초 사실을 보호하는 것이 아니다. Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 395–96 (1981). 따라서 발명자는 착상, 시험, 선행기술 조사 또는 특정 문헌을 알고 있었는지에 대해, 그러한 주제가 출원심사 담당 변호사와 논의되었다 하더라도 증언해야 할 수 있다. 최근의 한 특허 사건도 특허 변호사의 지시로 작성되었다고 주장된 도면에 같은 구별을 적용했다. 즉, 변호사가 관여했다는 이유만으로 도면 자체나 그 작성에 관한 사실이 비밀유지특권으로 보호되는 것은 아니라고 보았다. Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024). 그 밖의 요건상 관련성이 있고, 비례적이며, 보호되지 않는 경우, 기초 사실은 실험노트, 시험 데이터, 증언, 이메일 또는 기타 출처에서 획득될 수 있다.

기존의 기술 기록이나 사업 기록도 변호사에게 보내졌다는 이유만으로 비밀유지특권의 대상이 되지는 않는다. Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 403–05 (1976). 송부 이메일이 법률 자문 요청을 드러내는 경우 그 이메일은 비밀유지특권으로 보호될 수 있지만, 첨부된 기록은 그 자체로 보호 요건을 충족해야 한다.

워크 프로덕트는 다른 목적에 봉사한다. Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)은 당사자 또는 그 대리인을 위하여 소송을 예상하여 또는 재판을 위하여 작성된 문서와 유형물을 보호한다. Fed. R. Civ. P. 26(b)(3). 이 법리는 변호사-의뢰인 커뮤니케이션에 한정되지 않으며, 조사 자료, 변호사 메모, 전문가 관련 자료 및 비변호사 대리인이 수행한 작업을 포괄할 수 있다. 반대로, 이 법리는 일반적으로 변호사-의뢰인 비밀유지특권에는 필요하지 않은 진정한 소송 관련성을 요구한다.

통상적인 또는 사실 워크 프로덕트는 제출에 대한 절대적 장벽을 만들지 않는다. Rule 26(b)(3)에 따라, 요청 당사자가 실질적 필요성을 보이고 과도한 곤란 없이 실질적으로 동등한 것을 얻을 수 없음을 입증하면 법원은 제출을 명할 수 있다. 이 규칙은 변호사의 정신적 인상, 결론, 의견 및 법률 이론을 더 강하게 보호하도록 법원에 지시한다. 그러나 문턱 질문이 먼저 온다. 변호사의 솔직한 정신적 인상이라도, 그 자료가 적용 법정의 기준에 따라 소송을 예상하여 작성된 것이 아니라면 워크 프로덕트가 아니다.

항목	변호사-의뢰인 또는 특허대리인 비밀유지특권	워크 프로덕트 법리
보호되는 이익	비밀 법률 상담	소송 준비의 완전성
전형적 대상	요건을 갖춘 커뮤니케이션	소송을 예상하여 또는 재판을 위하여 작성된 문서 또는 유형물
소송이 필요한가?	아니오	일반적으로 예
통상적인 출원심사	비밀유지특권을 뒷받침할 수 있는 경우가 많음	일반적으로 워크 프로덕트를 뒷받침하지 않음
필요성으로 극복될 수 있는가?	포기 또는 예외가 없는 한 일반적으로 불가	사실 워크 프로덕트의 경우 때로 가능; 의견 워크 프로덕트는 더 강한 보호를 받음

이 구별은 출원심사에서 반복적으로 나타나는 보호의 공백을 만든다. 변호사의 전달되지 않은 분석은 자동으로 변호사-의뢰인 커뮤니케이션이 아니다. 그것이 오직 통상적인 출원심사를 위해 작성되었고 적용 기준상 필요한 소송 관련성이 없다면, 워크 프로덕트 기준도 충족하지 못할 수 있다. 이 공백 때문에 라벨보다 목적, 커뮤니케이션 및 문서화가 더 중요해진다.

III.             준거법이 먼저이다

적용 법은 문턱 문제이다. Federal Rule of Evidence 501은 연방문제 소송에서 비밀유지특권법의 통상적 원천으로, “이성과 경험에 비추어” 연방 법원이 형성한 연방 보통법을 둔다. 그러나 이 규칙은 중요한 제한을 덧붙인다. 민사사건에서 주법이 판단규범을 제공하는 청구 또는 항변에 관한 비밀유지특권은 주법이 지배한다. Fed. R. Evid. 501. 따라서 연방 특허 사건은 특허 청구에 대해서는 연방 비밀유지특권법을 수반할 수 있지만, 주법상 소유권, 계약, 전문직 과실 또는 수탁의무 청구에 대해서는 주 비밀유지특권법에 주의해야 할 수 있다. 분석은 유보된 각 커뮤니케이션이 어떤 청구 또는 항변과 관련되는지를 식별해야 한다. 분쟁 어딘가에 특허가 있다는 사실은 모든 문서에 대해 하나의 비밀유지특권 법체계를 선택한다는 뜻이 아니다.

연방 특허 사건에는 두 번째 법선택 층이 추가된다. 지방법원을 심사할 때 Federal Circuit은 일반적으로 비특허 쟁점에는 지역 순회항소법원의 법을 적용하지만, 실체적 특허 문제 및 특허권 행사와 충분히 결부된 절차 문제에는 자신의 법을 적용한다. In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2016); In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 803–04 (Fed. Cir. 2000). Spalding은 그 경계선을 보여준다. 법원은 특허 평가를 위해 제출된 발명 기록에 관한 비밀유지특권이 실체적 특허법을 수반한다고 보아 Federal Circuit 법을 적용했다. 203 F.3d at 803–04. 반대로 법원은 In re Regents of Univ. of Cal.에서 라이선서-라이선시 공동이익 문제에 Seventh Circuit 법을 적용한 것이 적절했다고 설명했다. 그 문제는 특허법에 고유하지 않았기 때문이다. Id. at 804 (discussing 101 F.3d 1386, 1390 n.2 (Fed. Cir. 1996)). 따라서 발명공개서, 출원심사 커뮤니케이션 또는 특허대리인 비밀유지특권에 관한 특허 고유의 문제는 Federal Circuit 법이 지배할 수 있는 반면, 특허 고유가 아닌 문제는 지역 순회항소법원의 법이 지배할 수 있다.

워크 프로덕트에는 별도의 법선택 검토가 필요하다. Rule 501은 비밀유지특권을 다룬다. 연방 증거개시에서 소송을 예상하여 작성된 문서와 유형물에 대한 워크 프로덕트 보호는 주로 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)에 규정되어 있다. Fed. R. Civ. P. 26(b)(3)(A). 지역 순회항소법원들은 이중목적 자료에 대해 동일한 공식을 사용하지 않는다. Second Circuit은 문서가 예상된 소송 때문에 작성되었는지, 그리고 그러한 전망이 없었더라도 본질적으로 유사한 형태로 작성되었을지를 묻는 반면, Fifth Circuit은 그 작성의 주된 동기 목적이 장래 가능성 있는 소송을 지원하는 것이었는지를 묻는다. Compare United States v. Adlman, 134 F.3d 1194, 1202 (2d Cir. 1998), with United States v. El Paso Co., 682 F.2d 530, 542–43 (5th Cir. 1982). 법적 및 비법적 커뮤니케이션이 혼재된 경우의 기준도 다르다. Second Circuit은 법률 자문이 커뮤니케이션의 주된 목적이었는지를 묻는 반면, D.C. Circuit은 법률 자문을 얻거나 제공하는 것이 그 중요한 목적 중 하나였는지를 묻는다. Compare In re County of Erie, 473 F.3d 413, 420 (2d Cir. 2007), with Fed. Trade Comm’n v. Boehringer Ingelheim Pharms., Inc., 892 F.3d 1264, 1267–68 (D.C. Cir. 2018).

따라서 문서별 검토는 법원, 그 문서가 관련되는 청구와 항변, 비밀유지특권법의 연방 또는 주법상 원천, 해당 쟁점에 Federal Circuit 법 또는 지역 순회항소법원 법리가 적용되는지, 그리고 워크 프로덕트 또는 혼합목적 커뮤니케이션에 관한 법정지의 기준을 식별하는 데서 시작해야 한다. 그 다음에야 그 문서가 주장된 보호의 요소를 충족하는지로 나아가야 한다.

IV.            통상적인 미국 출원심사에서의 변호사-의뢰인 비밀유지특권

Federal Circuit의 대표적인 출원심사 비밀유지특권 판례는 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 805–07 (Fed. Cir. 2000)이다. 그 사건에서 발명자들은 회사 법무부서에 발명 기록을 제출했다. 그 기록은 발명을 설명하고, 잠재적으로 관련 있는 선행기술을 식별하며, 특허성에 관한 정보를 제공했다. 법원은 그 기록이 특허성에 관한 법률 자문과 특허출원 작성 지원을 얻기 위해 주로 비밀리에 변호사에게 제공되었으므로 비밀유지특권으로 보호된다고 판단했다.

Spalding은 기술적 내용 또는 선행기술 정보가 포함되면 발명공개서가 필연적으로 특권 없는 사실보고서로 바뀐다는 주장을 배척했다. 법원은 커뮤니케이션의 전체적 성격을 보아 명시적 또는 묵시적 법률 서비스 요청을 인정했다. 법원은 그 기록을 보호되는 “법률” 문장과 보호되지 않는 “기술” 문장으로 나누지 않았다. 또한 일부 기술 내용이 나중에 특허출원에서 공개되었다고 해서 그보다 앞선 비밀 커뮤니케이션에 대한 비밀유지특권이 소급적으로 소멸하는 것도 아니라고 보았다.

그 판결이 모든 발명공개서, 초안 출원 또는 출원심사 문서를 범주적으로 비밀유지특권의 대상으로 만드는 것은 아니다. 주장하는 측은 여전히 비밀성과 법률 목적을 입증해야 한다. 예산, 보상 또는 포트폴리오 순위 결정을 위해 발명 양식이 변호사, 사업 임원, 제품 관리자 및 발명위원회에 동시에 전달되는 경우에는 다른 분석이 필요할 수 있다. 이중목적 커뮤니케이션은 혼합목적 커뮤니케이션에 관한 적용 법정의 기준에 따라 평가되어야 한다.

실무상 특허성, 발명자성, 청구범위, 작성, 출원 전략 또는 USPTO에 대한 응답에 관해 자문을 구하는 비밀 커뮤니케이션은 비밀유지특권의 강한 후보이다. 초안 교환은 비밀 의뢰인 정보, 제안된 법률 자문 또는 공개되지 않은 전략적 대안을 드러내는 범위에서 요건을 충족할 수 있다. 통상적인 연구 기록, 원시 시험 데이터, 행정보고, 상업적 전망 및 공개 출원심사 서류는 변호사가 검토했다는 이유만으로 비밀유지특권의 대상이 되지 않는다.

기업 대리에는 또 다른 층이 있다. 발명자 및 기타 직원의 커뮤니케이션은 회사 변호사가 회사에 자문할 수 있도록 직원의 직무상 책임 범위 내에서 이루어진 경우 비밀유지특권으로 보호될 수 있다. Upjohn, 449 U.S. at 394–95. 그러나 기업의 비밀유지특권은 조직에 귀속된다. 회사 변호사로부터 인터뷰를 받은 발명자가 자동으로 그 변호사의 개인 의뢰인이 되는 것은 아니며, 위임관계와 인터뷰에서는 그 구별을 명확히 해야 한다.

불공정 행위 주장이 있다고 해서 비밀유지특권이 자동으로 소멸하는 것도 아니다. Spalding은 해당 커뮤니케이션이 사기의 조장을 위해 이루어졌다는 일응의 입증을 요구했다. 단순히 문헌이 인용되지 않았다고 주장하는 것만으로는, 특히 그 문헌이 평가를 위해 변호사에게 제공된 경우에는, 범죄-사기 예외를 충족하지 않는다.

V.               특허대리인: 권한 있는 실무에 결부된 별개의 비밀유지특권

의뢰인은 USPTO에서 실무를 수행할 수 있지만 변호사는 아닌 등록 특허대리인에게 자주 의존한다. Federal Circuit 법이 적용되는 연방 특허소송에서 In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–94, 1301–02 (Fed. Cir. 2016)는 대리인의 권한 있는 USPTO 실무 범위 내에서 이루어진 요건을 갖춘 커뮤니케이션에 대해 제한적인 연방 보통법상 특허대리인 비밀유지특권을 인정한다. 이 보호는 변호사-의뢰인 비밀유지특권과 기능적으로 유사하지만 별개의 것이다. Queen’s University 자체가 모든 재판기관 또는 모든 주법상 국면에 보편적으로 적용되는 규칙을 세운 것은 아니며, 준거법 분석이 먼저이다.

Queen’s University는 의뢰인과 비변호사 특허대리인 사이의 비밀 커뮤니케이션이 의회와 USPTO가 권한을 부여한 업무 및 그 업무에 합리적으로 필요하고 부수적인 서비스를 수행하기 위해 이루어진 경우 비밀유지특권으로 보호된다고 판시했다. 특권을 주장하는 당사자는 특정 커뮤니케이션이 그 권한 범위 내에 있음을 입증할 부담을 진다. 820 F.3d at 1301–02.

권한 있는 실무에 관한 문의는 기능적이다. 37 C.F.R. § 11.5(b)(1)에 따라 핵심 예로는 특허성에 관한 자문, 출원의 작성·제출·출원심사, 오피스 액션에 대한 응답, 보정안 제안 및 심사관 인터뷰 수행이 포함된다. 커뮤니케이션은 대리인의 권한 있는 업무 또는 그에 합리적으로 필요하고 부수적인 서비스에 관한 것이어야 한다. 특허대리인이 포함되어 있다는 사실만으로 관련 없는 법률, 사업 또는 행정적 내용이 보호되지는 않는다.

이 비밀유지특권이 특허대리인을 일반 법률자문가로 바꾸지는 않는다. Queen’s University는 침해 자문, 소송 또는 거래를 염두에 둔 타인 특허의 유효성에 관한 일부 의견, 및 권한 있는 USPTO 실무 범위 밖의 기타 업무를 이 법리 밖의 것으로 식별했다. 라이선스, 기업거래, 지방법원 소송 전략 및 주법상 쟁점은 일반적으로 별도의 비밀유지특권 근거를 필요로 한다.

따라서 이 보호는 직함이 아니라 기능으로 설명되어야 한다. 등록 특허대리인의 이메일은 특허와 관련된다는 이유만으로 비밀유지특권의 대상이 아니다. 주장하는 측은 비밀성, 전문적 자문의 요청 또는 제공, 그리고 권한 있는 실무 범위 내의 주제를 입증해야 한다. 또한 Queen’s University에서 인정된 직접 비밀유지특권은 변호사의 감독을 전제조건으로 하지 않는다. 다만 변호사, 특허대리인 및 공동 의뢰인 사이의 커뮤니케이션에는 중첩되는 보호 근거가 있을 수 있다. 최근 델라웨어 판결은 주장과 입증의 중요성을 강조한다. 그 법원은 특허대리인 비밀유지특권을 통상적인 변호사-의뢰인 비밀유지특권과 독립된 것으로 취급하고, 주장자가 올바른 특권을 원용하지 않았거나 실무가의 자격과 기능을 입증하지 않았다는 이유로 포괄적 주장을 배척했다. Chervon (HK) Ltd. v. One World Techs., Inc., No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8 (D. Del. Jan. 13, 2023).

VI.            오피스 액션 대응에 관한 내부 이메일

일반적인 출원심사 워크플로는 겉보기보다 어려운 비밀유지특권 문제를 만든다. 의뢰인이 오피스 액션을 감독 변호사에게 보낸다. 감독 변호사는 주니어 어소시에이트에게 거절이유를 분석하고 응답을 준비하라고 요청한다. 어소시에이트는 제안된 주장과 보정안을 회람하고, 감독 변호사는 의뢰인 승인을 구하기 전에 초안을 수정한다. 나중에 그 특허가 소송에 이르면, 피고 침해자는 내부 이메일 체인 전체를 요구할 수 있다.

그 이메일들에 의뢰인이 포함되어 있지 않다는 사실만으로 비밀유지특권이 반드시 부정되는 것은 아니다. 법원은 일반적으로 같은 의뢰인을 대리하는 변호사들이 그 의뢰인에게 법률 서비스를 제공하는 과정에서 비밀리에 협의할 수 있어야 한다고 인정한다. Natta v. Zletz, 418 F.2d 633, 637 & n.3 (7th Cir. 1969)에서 기업 특허변호사와 외부 특허변호사 사이의 서신은 실질적으로 회사와 외부 변호사들 사이의 관계의 일부였으므로 보호되었다. Richards v. Kallish, No. 22-cv-9095 (CS) (VR), 2023 WL 8111831, at 2, 6–8 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023)도 비밀의 특허 출원심사 커뮤니케이션을 특권 대상으로 보았고, 발명자, 기술 담당자 및 출원심사 직원의 참여가 대리를 촉진하는 경우에는 그 참여가 비밀성을 파괴하지 않는다고 판시했다. 더 최근에는 LKQ Corp. v. Kia Motors America, Inc., No. 21 C 3166, 2023 WL 3200236, at *6–7 (N.D. Ill. May 2, 2023)가 특허출원 전략에 관한 정보와 변호사의 의견을 교환한 특허 출원심사팀과 사내 변호사 사이의 적절히 기록된 이메일을 보호했다.

Hercules Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 136, 146–53 (D. Del. 1977)는 특허부서 내부에 유사한 논리를 적용했다. 하급 특허 전문가가 감독 변호사가 의뢰인에게 자문하는 데 사용할 법률조사를 수행하도록 배정받았다. 법원은 그 구조와 주니어 어소시에이트에게 배정하는 것 사이에 의미 있는 차이가 없다고 보았다. 최근의, 출원심사가 아닌 판결도 법률 자문을 얻거나 전달하기 위해 비밀리에 작성된 내부 초안, 변호사 수정 및 초안을 전달하는 이메일은 비밀유지특권을 유지할 수 있음을 인정했다. Burge v. Teva Pharm. Indus. Ltd., No. 22-cv-2501-DDC-TJJ, 2025 WL 2172466, at *12–13 (D. Kan. July 31, 2025).

그 논리는 통상적인 오피스 액션 업무 배정에도 들어맞는다. 인용문헌이 다투어진 한정을 교시하는지 판단하고, 명세서 기재요건 지원을 평가하며, 금반언 또는 디스클레이머 위험을 검토하거나, 주장할지 보정할지를 추천하라고 주니어 변호사에게 요청하는 감독자의 이메일은 일반적으로 의뢰인에게 법률 자문을 제공하는 과정에 참여한다. 어소시에이트의 분석, 초안 및 레드라인도 그 자문을 형성하거나 전달하기 위해 비밀리에 작성·회람된 경우 마찬가지로 비밀유지특권으로 보호될 수 있다. See LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. 그 보호는 의뢰인의 변호사-의뢰인 비밀유지특권이지 두 변호사에게 독립적으로 귀속되는 별도의 특권이 아니며, 의뢰인이 초안 작성 과정의 모든 단계에 참조되어 있어야 하는 것도 아니다.

보호는 기능에 근거하지 지위에 근거하지 않는다. IQL-Riggig, LLC v. Kingsbridge Techs., No. 19 CV 6155, 2021 WL 1172654, at *3–5 (N.D. Ill. Mar. 29, 2021)는 같은 로펌 내 변호사 이메일이 의뢰인의 소송에 관한 것이라는 이유만으로 비밀유지특권의 대상이라고 보지 않았으나, 그 메시지들이 반소와 약식판결 신청에 대한 방어를 다루었기 때문에 워크 프로덕트에는 해당한다고 보았다. 출원심사 맥락에서 Huber Engineered Woods LLC v. Louisiana-Pacific Corp., No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11, ¶¶ 22–24 (D. Del. Sept. 30, 2022)는 USPTO 제출 상태를 단순 확인하는 변호사 간 이메일은 법률 전략이나 실질적 자문을 드러내지 않았으므로 비밀유지특권으로 보호되지 않는다고 판시했다. 따라서 제출 확인, 일정 조정, 서명 요청 및 단순 전달은 모든 발신자와 수신자가 변호사라 하더라도 더 약한 후보로 남는다.

Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022)는 이에 대응하는 출원심사상 경고를 제공한다. 법원은 출원심사 변호사의 내부 작업문서를 범주적으로 유보하려는 시도를 배척하고 문서별 입증을 요구했다. Natta, Hercules, LKQ 및 Huber와 함께 읽으면, 신중한 공식은 비밀 법률팀 커뮤니케이션이 의뢰인을 위한 법률 자문을 요청·전달·정교화하거나 의뢰인의 비밀을 드러낼 때 자주 비밀유지특권으로 보호된다는 것이다. 이메일에 두 명의 변호사가 있다는 사실만으로는 충분하지 않다. 파생적 또는 변호사 간 비밀유지특권에 관한 지역 순회항소법원의 차이는 문서의 내용과 기능을 특히 중요하게 만든다.

그 대비는 실무적이다.

•              “의뢰인은 시스템 청구항을 보존하라고 지시했습니다. Reference A는 청구된 컨트롤러를 결여한 것으로 보이므로, 첨부 보정을 예비책으로 하여 section 103 거절을 반박하는 것을 권고합니다”라는 문구는 강한 비밀유지특권 주장을 제시한다. 이는 의뢰인의 지시를 드러내고 추가 자문을 위한 법률 분석을 제공한다.

•              명세서 기재요건 위험을 논의하고 더 좁은 보정을 지시하는 감독자의 답변도 마찬가지로 강하다.

•              “금요일까지 응답서를 준비해 주세요”라는 말, 도켓 항목, 수수료 견적 또는 오피스 액션이 발부되었다는 통지는 비밀 법률 자문을 전혀 드러내지 않을 수 있다.

•              변호사의 개인 연구 메모 또는 청구항 약점에 대한 전달되지 않은 평가는 보호되는 커뮤니케이션 또는 의뢰인 자문에서의 입증 가능한 역할을 요구하는 법정에서는 변호사-의뢰인 비밀유지특권 밖에 놓일 수 있다.

초안은 별도의 분석이 필요하다. 내부 응답 초안 또는 레드라인은 제안된 주장, 거절된 보정, 지원에 관한 코멘트 및 전략적 선택을 통해 변호사의 법률 자문을 드러낼 수 있다. Burge는 출원심사 사건은 아니지만, 법률 자문 절차에 봉사하는 비밀 내부 초안과 변호사의 수정이 비밀유지특권으로 보호될 수 있다는 일반 원칙을 보여준다. 2025 WL 2172466, at *12–13. 일단 제출되면 그 응답은 USPTO에 공개된 것이며, 출원 파일이 공개되는 경우 일반적으로 공개된다. 제출 자체가 제출된 내용에 특권을 만들지는 않는다. 초안이라는 지위만으로는 결정적이지 않으며, 이메일과 각 첨부파일은 별도로 검토되어야 한다. 공개 오피스 액션, 인용 특허, 원시 시험 결과 또는 기존 기술 기록을 비밀유지특권 이메일에 첨부한다고 해서 그 첨부파일이 비밀유지특권 문서로 바뀌지는 않는다.

워크 프로덕트는 자동적 안전망을 제공하지 않는다. Hercules는 ex parte 출원심사를 다루고 구체적인 대립적 분쟁을 다루지 않은 초안 보정, 초안 청구항, 변호사 메모 및 오피스 액션에 대한 필기 메모에 대해 워크 프로덕트 보호를 인정하지 않았다. 434 F. Supp. at 151–53. Geomatrix도 특허를 취득한 뒤 나중에 행사하겠다는 일반적 계획이 출원심사 자료를 범주적으로 보호한다는 명제를 배척했다. 2022 WL 603029, at *2–3. 또한 Resh는 특허 변호사의 지시에 따라 작성되었다고 주장된 발명자 도면이 소송을 예상하여 작성되었음을 기록이 보여주지 못한 경우 워크 프로덕트를 인정하지 않았다. No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5. 주장하는 측은 특정 이메일 또는 초안이 준거법상 필요한 소송 관련성을 가진다는 점을 보여야 한다.

VII.         외국 대리인과 국경 간 출원심사 커뮤니케이션

국제 출원심사는 국내 출원심사에서는 보통 발생하지 않는 문턱 질문을 추가한다. 정확히 누가 “외국 대리인”인가? 그 라벨은 외국 변호사, 일반 변호사회에는 등록되어 있지 않은 규제된 특허실무가, 사내 특허 전문가, 법률적 또는 기술적 판단을 하는 번역자, 또는 사무적 업무를 수행하는 제출 벤더를 가리킬 수 있다. 이러한 범주들은 서로 대체 가능하지 않다. 일부 국가에서는 “patent attorney”라고 불리는 사람이 특허청 앞에서 실무를 할 수는 있지만 일반 변호사는 아닐 수 있다. 따라서 자격, 권한 있는 기능 및 역할이 중요하다.

A.                 2026년 7월 외국 소재지 대리 규칙

2026년 7월 20일부터 USPTO는 식별된 출원인 또는 특허권자 중 적어도 한 명이 미국 또는 그 영토 밖에 주소를 둔 경우 특허실무가에 의한 대리를 요구한다. 달리 명시되지 않는 한, 그러한 당사자를 대신하여 제출되는 서류는 특허실무가가 서명해야 한다. 이 요구사항은 출원의 출원일과 무관하게 그 날짜 이후 접수되는 서류에 적용된다. Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner, 91 Fed. Reg. 13,510, 13,512–13, 13,519 (Mar. 20, 2026) (amending 37 C.F.R. §§ 1.9, 1.31–.33; effective July 20, 2026); 37 C.F.R. §§ 1.31(a)(2)–(3), 1.33(b)(3) (2026). 이 규칙은 국경 간 출원심사의 절차를 실질적으로 변경하지만, 그 자체로 비밀유지특권을 성립시키지는 않는다. 분석은 미국 서신을 책임지는 USPTO 실무가, 외국법 또는 외국 출원심사에 관해 자문하는 외국 변호사 또는 기타 실무가, 각자가 대리하는 의뢰인, 그리고 비밀 커뮤니케이션에 추가 참여자를 포함시키는 대리관계 또는 합리적 필요성 근거를 별도로 식별해야 한다. 주장하는 측은 여전히 법정지를 지배하는 법에 따라 주장된 비밀유지특권의 요소와 범위를 입증해야 하며, 등록, 대리 및 서명권한만으로 출원심사 체인의 모든 커뮤니케이션이 비밀유지특권 대상이 되는 것은 아니다.

B.                 법선택이 먼저이다

외국 비밀유지특권이 문제 되는 Second Circuit 사건에서 특히 자주 사용되는 접근법 중 하나는 “touch-base” 테스트이다. 이는 해당 커뮤니케이션의 비밀성에 대해 어느 국가가 지배적이거나 가장 직접적이고 설득력 있는 이해관계를 가지는지를 묻는다. 미국 절차 또는 미국법 자문에 관한 커뮤니케이션은 통상 미국과 touch base하고, 외국 절차 또는 외국법을 중심으로 한 커뮤니케이션은 통상 그 국가와 touch base한다. See Mangouras v. Squire Patton Boggs, 980 F.3d 88, 99–100 (2d Cir. 2020); In re Application of BM Brazil 1 Fundo de Investimento em Participações Multistratégia, 347 F.R.D. 1, 9–10 (S.D.N.Y. 2024). 분석에는 두 번째 단계가 있을 수 있다. In re B&C KB Holding GmbH에서 커뮤니케이션은 독일법상 거래에 관한 것이어서 독일이 지배적 이해관계를 가졌지만, 법원은 결국 미국 비밀유지특권법을 적용했다. 해당 상황에서 독일법을 적용하면 국제예양 원칙에 반할 수 있었기 때문이다. 독일법은 민사절차에서 변호사-의뢰인 비밀유지특권을 인정하지 않았지만, 이에 상응하는 사전 증거개시도 허용하지 않았다. No. 22-mc-00180 (LAK) (VF), 2025 WL 1802956, at *2–7 (S.D.N.Y. July 1, 2025). 이 접근법은 전국적 기본값이 아니며, 다른 법원은 다른 법선택 틀을 적용할 수 있다.

외국 출원이 나중의 미국 특허와 관계된다는 사실만으로 충분한 미국 관련성이 반드시 성립하지는 않는다. AstraZeneca LP v. Breath Ltd., No. 08-1512 (RMB/AMD), 2011 WL 1421800, at *5–9 (D.N.J. Mar. 31, 2011)에서 스웨덴 및 PCT 출원에 관한 커뮤니케이션은 그 출원들이 나중의 미국 특허에 우선권을 제공했고, PCT 출원이 미국을 지정했으며, 미국 출원이 예상되었다는 이유만으로 미국과 touch base하지 않았다. 그 커뮤니케이션은 스웨덴 특허성 및 출원 준비에 관한 것이었으므로 스웨덴법이 지배했다. 따라서 여러 국가를 다루는 이메일은 주제별로, 때로는 부분별로 분석해야 할 수 있다.

C.                 외국 변호사와 외국 특허실무가

미국법이 적용되는 경우에도 참여자의 지위는 여전히 중요하다. 변호사로 활동하는 자격 있는 외국 변호사는, 커뮤니케이션이 비밀이고 법률 자문을 얻거나 제공하기 위해 이루어진 경우, 일반적으로 비밀유지특권 관계에 참여할 수 있다. 최근 특허 사건에서 특허 자문을 구하는 스웨덴 변호사와의 이메일은 비밀유지특권을 유지했고, 알 필요가 있는 관리자들에게 제한적으로 회람한 것도 보호를 포기한 것으로 보지 않았다. Mölnlycke Health Care US, LLC v. Greenwood Mktg., LLC, No. 22 Civ. 3719 (CS) (JCM), 2024 WL 4602138, at *5–7 (S.D.N.Y. Oct. 29, 2024). 같은 의뢰인을 대리하는 미국 변호사와 외국 변호사 간 커뮤니케이션은 모든 메시지에 의뢰인이 포함될 필요가 없다. 일정 조정, 청구, 제출 확인 및 주로 상업적인 논의는 변호사들이 보냈다는 이유만으로 비밀유지특권의 대상이 되지 않는다.

외국 대리인이 비변호사 특허실무가인 경우 분석은 덜 확립되어 있다. Queen’s University는 등록 미국 특허대리인에 관한 것이었고, 외국 실무가의 처리를 자체적으로 결정하지 않았다. 그럼에도 여러 지방법원은 해당 외국 실무가가 문제 된 특정 서비스를 수행할 권한이 있음을 입증하는 것을 조건으로, 그 기능적 논리를 확장해 왔다.

Knauf Insulation, LLC v. Johns Manville Corp., No. 1:15-cv-00111-TWP-MJD, slip op. at 5–11 (S.D. Ind. Oct. 1, 2019)에서 법원은 규제 대상 영국 patent attorney와의 커뮤니케이션이 영국법상 그 실무가의 권한 범위 내에 있는 한 보호했다. Align Tech., Inc. v. 3Shape A/S, Nos. 17-1646-LPS & 17-1647-LPS, 2020 WL 1873026, at *2 (D. Del. Apr. 15, 2020)도 등록 외국 특허대리인이 본국에서 허용된 실무 범위 내에서 행동하는 경우 그와의 커뮤니케이션이 보호될 수 있다고 결론지었다.

Philips N. Am. LLC v. Fitbit LLC, 583 F. Supp. 3d 251, 259–70 (D. Mass. 2022)는 권한에 관한 증거가 왜 중요한지를 보여준다. 법원은 Queen’s University, Knauf 및 Align의 기능적 논리가 외국 특허실무가에게 확장될 수 있음을 받아들였다. 그러나 Philips는 네덜란드 Patent Attorney의 문제 된 라이선스 및 침해 커뮤니케이션이 그의 법적으로 허용된 역할 범위 내에서 이루어졌음을 입증하지 못했다. 전문적 비밀유지의무가 있다는 증거는 충분하지 않았다. 전문적 비밀은 반드시 증거법상 비밀유지특권은 아니기 때문이다. Chervon은 절차상 경고를 더한다. 포괄적 주장, 부적절한 로그, 외국 실무가의 지위와 권한 있는 기능을 입증하지 못하는 것은 주장을 상실하게 만들 수 있다. No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.

D.                 미국 변호사와 외국 대리인 사이의 커뮤니케이션

미국 변호사와 외국 대리인 사이의 커뮤니케이션은 그 대리인이 같은 의뢰인의 자문자로 봉사하거나 법률 서비스를 제공하는 데 합리적으로 필요한 대표자인 경우 비밀유지특권을 유지할 수 있다. Tulip Computs. Int’l B.V. v. Dell Comput. Corp., 210 F.R.D. 100, 104–05 (D. Del. 2002)에서 미국 특허변호사와 네덜란드 특허 로펌 사이의 미국 특허 제출 및 출원심사에 관한 커뮤니케이션은, 네덜란드 로펌이 의뢰인에게 서비스를 제공하고 미국 변호사를 상대하는 데 있어 의뢰인의 대리인으로 행동했기 때문에 보호되었다. 유사한 논리는 외국 실무가의 현지법 분석 또는 출원심사 자문을 형성하는 데 필요한 법률적 식견을 갖춘 번역에도 적용될 수 있다.

그러나 외국 대리인을 단순 참조하는 것만으로 필요성이 성립하지는 않는다. 또한 미국 변호사가 외국법 실무를 지휘할 권한이 없는 경우 “감독” 이론에 반사적으로 의존해서도 안 된다. 위임 기록은 의뢰인, 실무가의 자격과 권한 있는 기능, 법률 과제, 미국 변호사와의 관계, 비밀 유지에 대한 기대를 식별해야 한다. 라벨과 선서되지 않은 진술은 문서별 증거를 대체할 수 없다. See Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024) (더 강한 증거 제시를 요구하고 제출상태 사실을 비특권 정보로 취급); Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.

오피스 액션 교환은 범주를 잘 보여준다. 응답 기한, 공식 수수료 또는 제출 확인만을 적은 외국 대리인의 이메일은 일반적으로 행정적 사실을 전달한다. 심사관의 거절을 분석하거나, 보정 여부를 권고하거나, 청구범위 보존에 관한 미국 변호사의 견해를 요청하는 이메일은 요건을 충족할 가능성이 훨씬 높다. 초안 응답과 변호사 의견은 최종 응답이 특허청에 공개되고 궁극적으로 공개 파일에 들어갈 수 있더라도 비밀 법률 자문을 드러낼 수 있다. 제출된 서류는 의도적으로 공개된 내용에 관해서는 비밀유지특권의 대상이 아니지만, 제출이 곧 제출서류나 나중의 공개 파일에 나타나지 않는 거절된 대안 또는 비밀 상담에 대한 보호를 반드시 없애는 것은 아니다.

E.                  PTAB 고유 규칙

PTAB 재판절차에는 명시적 규칙이 있다. 37 C.F.R. § 42.57에 따라, 외국 관할권의 특허실무가와의 요건을 갖춘 커뮤니케이션이 그 실무가의 권한에 합리적으로 필요하고 부수적인 경우, 미국 변호사와의 커뮤니케이션과 같은 연방 비밀유지특권 처리를 받는다. 이 규칙은 외국 관할권이 동등한 비밀유지특권을 인정하는지와 무관하게 적용되며, 여러 실무가와 그 보조자들 사이의 커뮤니케이션도 명시적으로 수용한다. Rule on Attorney-Client Privilege for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board, 82 Fed. Reg. 51,570, 51,572–75 (Nov. 7, 2017).

그 범위를 과장해서는 안 된다. Section 42.57은 PTAB 재판절차에서의 비밀유지특권을 지배한다. 그것이 연방 지방법원, 주 법원, 외국 재판기관 또는 외국 특허청을 그 자체로 구속하지는 않는다. 지방법원 소송에서는 여전히 적용 가능한 법선택과 보통법 분석이 필요하다.

외국 대리인과의 커뮤니케이션도 독립적으로 워크 프로덕트에 해당할 수 있지만, 소송을 예상하여 또는 재판을 위해 작성된 문서에 관한 적용 기준을 충족하는 경우에 한한다. Philips는 유용한 대비를 제공한다. 일부 네덜란드 실무가 이메일은 비밀유지특권 분석에 실패했지만, 법원은 특정 회사들에 대한 문서화된 권리행사 전략과 연결된 커뮤니케이션은 보호했다. 583 F. Supp. 3d at 271–74. 법원은 라이선스 사업이 거의 항상 소송을 예상한다는 더 넓은 명제를 배척했다. 초점은 특정 문서가 작성된 이유에 남아 있었다.

VIII.       출원심사 업무가 소송 워크 프로덕트가 되는 때

통상적인 출원심사는 보통 소송 예상 요건을 충족하지 않는다. 특허가 잠재적 권리행사를 위해 취득된다는 사실, 경쟁자가 존재한다는 사실, 또는 가치 있는 특허가 언젠가 소송이 될 수 있다는 사실은 일반적으로 너무 추상적이다. 그렇지 않다면 거의 모든 출원심사 파일이 워크 프로덕트가 되어 Rule 26의 소송 문턱을 사실상 지워 버릴 것이다. See Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024); Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022).

구체적 분쟁이 발생하면 분석은 달라질 수 있다. 관련 전개에는 침해 주장, 중지 요구서, 선언적 판결 소송의 위협, 특정 상대방과 관련한 소송 변호사의 선임, 대립적 등록 후 절차, 또는 특정 소송에 대응하여 개발된 계속출원 또는 재심사 전략이 포함될 수 있다. 최근의 제소 전 시험 관련 판례는 필요한 대비를 보여준다. Samsung Elecs. Co. v. Technical Consumer Prods., Inc., No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (D. Del. June 27, 2025)에서 동시대의 비밀유지특권 로그는 시험을 예상된 특허소송 및 변호사의 정신적 인상과 연결했다. 그 판결은 출원심사 자료에 대해 범주적 시점이나 결과를 만드는 것이 아니라, 동시대의 문서별 증거의 중요성을 보여준다.

적용 기준은 순회항소법원마다 다르다. 일부 법원은 문서가 예상된 소송 “때문에” 작성되었는지를 묻고, 다른 법원은 주된 동기 목적을 강조하거나 통상적 업무 과정에서 실질적으로 유사한 형태로 작성되었을지를 묻는다. See Geomatrix, 2022 WL 603029, at 2–3. Graham Packaging Co., L.P. v. Ring Container Techs., LLC, No. 3:23-cv-00110, 2024 WL 1221178, at 4–5 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024)는 제소 전 침해 시험이 요건을 충족할 수 있음을 인정했지만, 특허권자가 시험일, 선언서 또는 요건을 갖춘 비밀유지특권 로그를 제시하지 않았기 때문에 입증이 부족하다고 보았다. 어떤 공식 아래에서도 소송은 항상 가능했다는 결론적 선언은 취약하다. 설득력 있는 입증은 예상된 분쟁, 그것이 언제 왜 구체화되었는지, 누가 문서를 요청했는지, 그 문서가 통상적인 출원심사 업무와 어떻게 달랐는지, 그리고 그 분쟁을 어떻게 지원하도록 의도되었는지를 식별한다.

그 입증은 문서별이어야 한다. 하나의 출원심사 사안에는 다음이 포함될 수 있다.

•              선행기술을 극복하기 위해 작성된 통상적인 보정으로서, 소송 관련성이 없으면 일반적으로 워크 프로덕트가 아닌 것;

•              그 보정을 권고하는 의뢰인에게 보낸 비밀유지특권 이메일;

•              그 보정이 특정 침해 사건에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 평가하는 소송 변호사의 메모로서, 비밀유지특권과 워크 프로덕트 모두에 해당할 수 있는 것; 그리고

•              USPTO에 제출된 최종 응답으로서, 의도적으로 공개된 내용에 관해서는 비밀유지특권의 대상이 아니며 나중에 공개 출원 파일에 들어갈 수 있는 것.

의견 워크 프로덕트는 강한 보호를 받지만, 그 라벨을 문턱 요건을 건너뛰는 데 사용해서는 안 된다. 통상적인 출원심사에서 변호사의 정신적 인상은 자동으로 의견 워크 프로덕트가 아니다. 먼저 그 자료가 소송을 예상하여 작성되었음을 보이고, 그 다음 그것이 사실 워크 프로덕트 또는 의견 워크 프로덕트를 포함하는지 및 어떤 공개가 보호를 포기했는지를 평가해야 한다. Compare Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (소송 관련성 입증 없음), with Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (동시대 증거가 소송 지향 시험을 입증).

IX.             법리를 문서별로 적용하기

방어 가능한 검토는 파일 단위의 가정을 피하고 각 항목에 대해 별도의 질문을 던진다.

변호사에게 보내는 발명공개. 특허성 및 출원 자문을 주로 구하는 비밀 공개는 Spalding, 203 F.3d at 805–07에 따라 비밀유지특권의 강한 후보이다. 비밀유지특권은 기초 사실을 보호하지 않으며, 그 사실은 관련성, 비례성 및 기타 증거개시 제한에 따라 비특권 출처에서 요구될 수 있다. See Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5.

오피스 액션에 어떻게 답할지 묻는 의뢰인 이메일. 이는 비밀이고 법률 자문을 향한 것이라면 일반적으로 비밀유지특권으로 보호된다. 응답이 통상적인 출원심사인 경우에는 일반적으로 워크 프로덕트가 아니다.

감독자-어소시에이트 분석. 이는 의뢰인을 위한 자문을 요청하거나 정교화하고, 의뢰인의 지시를 전달하거나, 보호되는 커뮤니케이션을 드러내는 경우 자주 비밀유지특권으로 보호된다. See LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. 두 변호사가 교환했다는 이유만으로 자동으로 비밀유지특권의 대상이 되는 것은 아니며, 행정적 또는 상태 확인에 불과한 변호사 이메일은 변호사들이 교환했다는 이유만으로 비밀유지특권의 대상이 아니다. See Huber, No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11. 그것들을 제출해야 하는지는 별도의 증거개시 문제로 남는다. 그러한 분석은 소송 관련성이 없으면 일반적으로 워크 프로덕트가 아니다.

내부 응답 초안. 초안은 비밀 법률 자문, 의뢰인 입력, 거절된 주장 또는 전략적 대안을 드러내는 범위에서 비밀유지특권으로 보호될 수 있다. See Burge, 2025 WL 2172466, at *12–13. 초안이라는 지위만으로는 충분하지 않으며, 각 첨부파일은 별도로 검토해야 한다. 통상적인 초안 작성은 일반적으로 워크 프로덕트가 아니다.

변호사의 개인 메모. 메모는 보호되는 의뢰인 커뮤니케이션을 기록한 경우 비밀유지특권으로 보호될 수 있지만, 변호사가 작성했다는 이유만으로 보호되지는 않는다. 적용되는 소송 예상 기준을 충족하면 워크 프로덕트가 될 수 있으며, 통상적인 출원심사 메모는 보호 공백에 놓일 수 있다.

미국 특허대리인과의 커뮤니케이션. 보호 여부는 비밀성, 법률 목적 및 주제가 대리인의 권한 있는 USPTO 실무 범위 내에 있는지에 달려 있다. 일반적인 침해 또는 라이선스 자문은 직접적인 특허대리인 비밀유지특권의 범위 밖에 있다.

외국 대리인과의 커뮤니케이션. 참여자의 정확한 지위를 식별하고, 준거법을 결정하며, 권한 있는 실무를 확립하고, 커뮤니케이션의 목적을 분석한다. See Philips, 583 F. Supp. 3d at 259–70; Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8; In re B&C KB Holding GmbH, 2025 WL 1802956, at *2–7. PTAB Rule 42.57은 Part 42가 지배하는 절차에서의 비밀유지특권 문제에 대해서만 답한다.

행정적 전달. 기한, 제출 영수증, 공개 상태 정보, 예산 및 순수한 사무적 지시는 일반적으로 비밀유지특권의 대상이 아니다. 다만 그러한 사실을 실질적인 비밀유지특권 논의에 포함한다고 해서 반드시 커뮤니케이션 전체가 포기되는 것은 아니다.

최종 제출 서류. 제출된 응답, 보정 또는 선언서는 USPTO에 공개되었고 나중에 공개될 수 있다. 의도적으로 제출된 내용에 관해서는 비밀유지특권의 대상이 아니다. 공개되지 않은 초안 또는 커뮤니케이션에 대한 보호는 별도로 분석해야 한다.

소송 지향 출원심사 전략. 계속출원, 재심사, 인터뷰 또는 보정은 구체적으로 식별된 분쟁이 적용 기준상 필요한 소송 관련성을 그 자료에 부여하는 경우 워크 프로덕트를 발생시킬 수 있다. See Geomatrix, 2022 WL 603029, at *2–3. 통상적인 출원심사 목적과 소송 목적은 가능한 경우 분리하여 문서화해야 한다. Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6에서는 동시대 증거가 결정적이었다.

X.                포기, 예외 및 증거개시의 실무

요건을 갖춘 커뮤니케이션이라도 비밀유지특권 관계 밖으로 공개되면 보호를 잃을 수 있다. 따라서 배포 목록은 법률 자문을 얻거나 제공하는 데 실제로 필요한 사람들을 반영해야 한다. 알 필요가 있는 관리자들에게 제한적으로 회람한 것은 Mölnlycke, 2024 WL 4602138, at 5–7에서 비밀유지특권 포기로 보지 않았다. 반면 미국 비밀유지특권법이 궁극적으로 지배한다고 판단한 후, In re B&C KB Holding GmbH는 법률 자문을 위해 정보를 번역하거나 해석하는 데 필요하지 않았던 은행가 및 재무 자문가들과 공유된 28개 문서에 대해 포기를 인정했다. 2025 WL 1802956, at 5–7. 번역자와 기술 전문가는 합리적으로 필요한 경우 비밀유지특권 안에 머무를 수 있지만, 그 역할은 추정하지 말고 문서화해야 한다.

미국 변호사와 외국 변호사가 같은 의뢰인을 대리하는 경우, 그 조정에는 일반적으로 공동이익 법리가 필요하지 않다. 이들이 서로 다른 의뢰인, 예컨대 출원인과 라이선시 또는 두 공동소유자를 대리하는 경우에는 공동이익이 중요해질 수 있다. 이 법리는 일반적으로 기존의 비밀유지특권을 보존하는 것이지 새로 만들지는 않는다. In re Regents of the Univ. of Cal., 101 F.3d 1386, 1389–91 (Fed. Cir. 1996). 공동의 상업 목적 또는 비밀유지계약만으로는 필요한 공동 법률이익이 입증되지 않을 수 있다.

최근의 특허소송 판결도 좁은 공개를 포괄적 포기로 바꾸지 말라고 경고한다. 양측 모두에게 보낸 하나의 이메일은 주제와 무관하게 그 밖의 모든 비밀유지특권 커뮤니케이션을 포기한 것이 아니며, 변호사-의뢰인 관계가 존재했는지 검증하는 적절한 절차는 공개 제출이 아니라 in-camera review였다. Trs. of Columbia Univ. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1244, slip op. at 13–18 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). 그 판결은 특허 출원심사가 아니라 소송 변호사와 증인-의뢰자 사이의 커뮤니케이션에서 비롯되었지만, 포기와 공개에 관한 원칙은 여전히 시사적이다.

워크 프로덕트 포기는 다른 분석을 따른다. 비대립적 제3자에게 공개한다고 해서 항상 워크 프로덕트가 포기되는 것은 아니다. 상대방에게 공개하거나 상대방이 접근할 가능성을 실질적으로 높이는 행위는 포기가 될 수 있다. 같은 행위가 비밀유지특권은 포기하지만 워크 프로덕트는 포기하지 않을 수도 있고, 그 반대도 가능하다. Samsung Electronics는 소장에서 피고 제품 구성요소의 출처를 식별했다는 사실만으로는, 그 이상이 없고 특히 특허권자가 재판에서 침해를 입증하기 위해 그 조사에 의존하지 않겠다고 밝힌 경우, 기초 시험에 대한 보호를 포기한 것이 아니라고 판시했다. No. 1:23-cv-186, slip op. at 4–6. 반면 Graham Packaging은 소장이 침해를 입증하기 위해 적극적으로 사용한 사실적 시험 정보의 공개를 요구하면서도, 그 사실들과 변호사의 의견 워크 프로덕트 사이의 구별은 유지했다. No. 3:23-cv-00110, slip op. at 12–16 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024).

출원심사 자문에 대한 선택적 의존은 추가적인 주제범위 포기 위험을 만든다. NimbeLink Corp. v. Digi Int’l Inc., No. 22-cv-2345 (NEB/DJF), slip op. at 6–11 (D. Minn. Apr. 12, 2024)에서 특허권자는 불공정 행위 주장에 답하기 위해 선택된 출원심사 변호사 커뮤니케이션에 의도적으로 의존했다. 그 결과 발생한 포기는 동일한 선행기술 및 공개 문제에 관한 관련 계속출원 커뮤니케이션까지 미쳤지만, 비례성은 계속출원 파일 전체를 열기보다 제출 범위를 제한했다. 따라서 당사자는 선택된 자문을 소송상 방어로 사용하기 전에 관련 출원을 평가하고, 의도적인 출원심사 포기를 신중하게 정의해야 한다.

비밀유지특권 로그는 자문의 내용을 드러내지 않으면서도 주장자의 입증부담을 충족할 만큼 구체적이어야 한다. Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024)는 주장된 자문의 출처와 목적을 입증하지 못한 특허 출원심사 라벨과 선서되지 않은 주장을 배척했다. Chervon도 잘못된 특권을 원용하고 포괄적 주장을 하는 위험을 보여준다. No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8. 유용한 항목은 날짜, 참여자, 의뢰인 또는 사건, 실무가 지위, 출원 또는 절차, 법률 목적 및 주장된 보호를 식별한다. 외국 실무가에 관한 항목은 국가와 권한 있는 기능을 식별해야 한다. 워크 프로덕트 항목은 단순히 “소송을 예상하여 작성”이라고 적기보다 예상된 분쟁과 소송 목적을 설명해야 한다.

이메일과 첨부파일은 보호 여부가 다른 경우 별도로 로그에 기재해야 한다. 공개 오피스 액션은 비밀 전략 이메일에 첨부되어 있어도 공개 문서로 남으며, 그것을 제출한다고 해서 반드시 이메일을 제출해야 하는 것은 아니다. 스레드 단위 로깅은 참여자 또는 목적이 다른 별개의 메시지를 숨겨서는 안 된다.

잘 작성된 Federal Rule of Evidence 502(d) 명령은 대규모 제출에서 포기 위험을 실질적으로 줄일 수 있다. Fed. R. Evid. 502(d). 이를 클로백 절차, 외국법 자료의 분리 검토, 이메일 스레드와 첨부파일 처리에 관한 조기 합의와 결합해야 한다.

윤리상 및 USPTO상 비밀유지를 증거개시상 비밀유지특권과 혼동해서는 안 된다. 실무가의 의뢰인 정보 보호 의무는 더 넓을 수 있으며, 미공개 출원에 대한 USPTO의 법정상 비밀유지는 그 자체로 민사 증거개시에서의 비밀유지특권을 결정하지 않는다. 35 U.S.C. § 122(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.14.

XI.             결론

발신자의 신원은 이정표일 뿐 답은 아니다. 감독 변호사와 주니어 어소시에이트 사이의 비밀 이메일은 의뢰인이 참조되지 않은 경우에도, 그 이메일이 법률 자문 제공의 일부로 기능하거나 보호되는 의뢰인 정보를 담고 있을 때에는 비밀유지특권으로 보호될 수 있다. 외국 대리인과의 커뮤니케이션은 법률팀 내부에 머무를 수 있지만, 그 대리인의 전문적 지위, 권한 있는 범위, 준거법 및 역할이 입증되어야 한다. 등록 특허대리인은 권한 있는 USPTO 실무 범위 내의 자문에 대해 보호를 받는 것이지, 특허와 관련된 모든 법률 또는 상업 문제에 대해 보호를 받는 것은 아니다.

워크 프로덕트는 다른 질문을 던진다. 통상적인 출원심사는 일반적으로 소송 준비가 아니며, 변호사의 정신적 인상이 실제 소송 관련성의 필요성을 없애지는 않는다. 구체적 분쟁이 발생하면 일부 출원심사 관련 문서는 워크 프로덕트가 될 수 있지만, 그 입증은 각 문서가 왜 작성되었고 통상적인 출원심사 업무와 어떻게 다른지를 설명해야 한다.

실무상 목표는 출원심사 파일을 범주적으로 비밀유지특권 또는 제출 보호의 대상으로 취급하는 것이 아니다. 목표는 비밀 법률 상담을 보존하고, 권한 있는 특허실무가에게 인정되는 더 좁은 보호를 인식하며, 출원심사 업무가 진정한 분쟁 준비가 되는 시점을 문서화하는 것이다. 목적, 참여자, 비밀성, 권한 및 소송 관련성을 문서별로 적용하는 것이 파일 래퍼의 그림자를 통과하는 가장 신뢰할 수 있는 길이다.