같은 12개월, 다른 시계: 미국·일본 특허 유예기간 비교

I.                   서론

미국법을 논의할 때 이 글에서 “disclosure”는 때때로 상업적 판매를 포함한 관련 § 102(a)(1) 사건 전부를 포괄하는 법문상 의미로 사용된다. 이 용어가 반드시 기술정보가 공중에게 이용 가능하게 되었다는 뜻은 아니다. See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–82 (Fed. Cir. 2024).

두 제도는 같은 안전지대의 두 버전이 아니다. 같은 외형상 기간을 사용할 뿐 서로 다른 법적 장치이다. 사건, 행위자, 출원일 기준점, 주제 및 절차를 번역하지 않은 채 “1년”만 번역하는 실무가는 의뢰인에게 정확히 잘못된 기한을 알려줄 위험이 있다.

도쿄의 한 스타트업이 1월 15일에 새로운 센서의 특징 A를 발표하고, 5월 1일에 특징 A를 포괄하는 미국 가출원을 한 다음, 이듬해 5월 1일까지 기다렸다가 미국 정규출원과 일본 출원을 한다고 가정해 보자. 가출원이 그 청구항을 충분히 뒷받침한다면, 미국 청구항은 첫 번째 5월 1일을 유효출원일로 가질 수 있다. 그러면 1월 발표는 그 유효출원일 전 1년 이내에 있게 된다. 반면 일본은 통상 일본 출원 또는 적격 PCT 국제출원이 1월 공개 후 1년 이내에 이루어졌는지를 묻는다. 미국 가출원에 대한 파리우선권 주장은 제30조 적용에서 더 늦은 일본 출원일을 대신하지 않는다. See 35 U.S.C. §§ 100(i)(1)(B), 119(e); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 18–19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 14–15. 같은 공개, 같은 명목상 1년이지만, 가능한 결과는 정반대일 수 있다.

두 제도를 가장 신뢰성 있게 번역하는 방법은 모든 사건을 다섯 가지 질문에 통과시키는 것이다. 어떤 사건에 예외가 필요한가? 누구의 행위 또는 정보인가? 1년은 어느 출원일에서 측정되는가? 중간에 개입한 제3자에 대한 효과를 포함하여 어느 정도의 주제가 보호되는가? 무엇을 제출하거나 증명해야 하는가? 이러한 “다섯 관문”은 비교를 위한 도구일 뿐, 법정 테스트가 아니다.

II.                 용어의 연결지도

축	미국	일본
기본 메커니즘	§ 102 선행기술에서 특정 공개를 제외하는 예외	제29조의 신규성 및 진보성 판단에서, 적격 공개를 제29조 제1항에 해당하지 않는 것으로 취급하는 예외
외형상 기간	청구발명의 유효출원일 전 1년 이내	적격 공개 후 1년 이내 출원
주요 행위자 분석	발명자 기원, 발명자로부터의 취득, 또는 적격한 선행 공개	제30조 제2항의 권리자 행위 경로 또는 제30조 제1항의 의사에 반한 공개 경로
출원 기준점	청구항별 분석; 청구발명 전체를 뒷받침하는 가장 이른 출원	실제 일본 출원 또는 적격 PCT 국제출원; 외국 우선권은 제30조에서 그 출원일을 대체하지 않음
출원 절차요건	출원 시 일반적 그레이스 피리어드 주장은 없음; 증명은 심사 중 제출 가능	통상 일본 국내출원: 출원 시 진술 및 30일 이내 증명서류. PCT 출원: 제184조의14의 특별 국내단계 기한; 적격 규칙 4.17(v) 선언은 진술 요건을 충족할 수 있음
독립적인 개입 선행기술	1년 기간 내에는 사전에 공개된 일치 주제에 대해 일부 제거 가능	일반적으로 출원을 저지할 수 있음
더 이른 출원 특허문헌	별개의 출처 및 선행 공개 예외가 적용될 수 있음	제30조는 제29조의2 또는 선출원주의를 배제하지 않음
촉발 사건의 지리적 위치	미국 내외의 사건이 선행기술이 될 수 있음	일본 또는 외국에서의 사건이 제29조 제1항에 해당할 수 있음
예외의 영토적 효력	미국 특허성에만 영향을 미침	일본 특허성에만 영향을 미침

비교를 위한 약칭일 뿐이며, 각 사건은 여전히 국가별 분석이 필요하다.

사건의 발생 장소와 예외의 영토적 효력은 서로 별개의 개념이다. 두 제도 모두 해외에서 발생한 사건을 포착할 수 있지만, 각 예외는 그것을 만든 법 아래의 특허성에만 영향을 미친다. See 35 U.S.C. § 102(a)(1); Patent Act arts. 29, para. 1, 30. 표는 번역 지도를 제공하지만, 출원 의견을 제공하는 것은 아니다. 각 축은 독자적 분석을 요구한다.

III.              제1문: 어떤 사건에 예외가 필요한가?

A.                  미국: 선행기술 범주에서 출발

§ 102(a)(1)은 청구발명이 그 유효출원일 전에 특허되었거나, 인쇄간행물에 기재되었거나, 공용되었거나, 판매되었거나, 그 밖에 공중이 이용 가능하게 된 경우를 포괄한다. 지리적 범위는 미국으로 한정되지 않는다. 35 U.S.C. § 102(a)(1). 따라서 그레이스 피리어드 분석은 발명자가 무언가를 “발표했다”는 사실을 기록하는 데서가 아니라, 주장된 선행기술 사건과 그 사건이 공개한 주제를 특정하는 데서 시작한다.

이 범주들이 모두 같은 방식으로 공중을 향한 기술적 교시를 요구하는 것은 아니다. 상업적 판매 또는 판매 제안은 발명의 기술적 세부사항이 공중에게 공개되지 않았더라도 미국의 온세일 바를 촉발할 수 있다. Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 586 U.S. 123, 129–32 (2019). 익숙한 두 단계 온세일 프레임워크는 기준일 전에 그 발명이 상업적 판매 제안의 대상이었는지, 그리고 특허를 받을 준비가 되어 있었는지를 묻는다. Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 67–68 (1998). 연방순회항소법원은 또한 비밀 청구공정으로 제조된 제품의 상업적 판매가 AIA 아래에서 그 공정을 판매 상태에 놓을 수 있다고 판시하였다. Celanese International Corp. v. International Trade Commission, 111 F.4th 1338, 1344–49 (Fed. Cir. 2024), cert. denied, 145 S. Ct. 1961 (2025).

이 점은 판매로 인해 발명이 공지 또는 공연 실시되었는지를 묻는 데 익숙한 일본 실무가에게 특히 중요하다. 미국에서는 비밀유지가 공중이 기술적 세부사항을 알지 못하게 하더라도 상업적 거래가 그레이스 피리어드 분석을 요구할 수 있다. 실험적 사용 분석, 거래의 성격, 발명이 특허를 받을 준비가 되어 있었는지 여부는 여전히 중요할 수 있지만, “기술이 비밀로 남아 있었다”는 사실만으로는 답이 되지 않는다.

일단 어떤 사건이 § 102(a)(1)에 해당하면, 그 사건이 청구발명의 유효출원일 전 1년 이내에 발생했고 발명자 또는 공동발명자에 의해 이루어졌거나, 공개된 주제를 발명자로부터 직접 또는 간접으로 얻은 다른 사람에 의해 이루어진 경우, § 102(b)(1)(A)는 그것을 선행기술에서 제외한다. 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A). 실무상 약칭으로 이것은 발명자 기원 예외라고 할 수 있다. 그러나 그 약칭은 두 가지 별도 증명을 흐려서는 안 된다. 사건은 1년 기간 내에 있어야 하고, 관련 주제는 발명자에게 추적될 수 있어야 한다.

B.                  일본: 제29조에서 출발한 뒤 제30조가 그 사건을 중화하는지 묻는다

제29조 제1항은 출원 전에 일본 또는 외국에서 공지되었거나, 공연 실시되었거나, 배포된 간행물에 기재되었거나, 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능하게 된 발명을 포괄한다. 제29조 제2항은 선행기술의 진보성상 효과를 규정한다. Patent Act art. 29, paras. 1–2. 제30조는 역사를 지우거나 더 이른 출원일을 부여하지 않는다. 출원에 포함된 청구발명에 관하여, 제30조는 제29조 제1항 및 제2항을 적용할 때 적격 사건을 제29조 제1항에 해당하지 않았던 것으로 취급하도록 한다. Id. art. 30, paras. 1–2.

그에 따라 포괄되는 공개 형태도 넓다. 무엇이 공중에게 알려졌는지에 따라 제30조는 기술논문, 학술지 또는 웹사이트 게시, 학회 발표, 시연, 전시, 고객 프레젠테이션, 방송, 판매 및 공연 실시까지 포괄할 수 있다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 5–9, 28–30; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 5–13. 그러나 판매는 그 발명을 제29조 제1항의 범주 안으로 끌어들이는 범위에서만 관련된다. 광고가 없었거나 공중을 향한 기술 설명이 없었다는 점은 관련되지만 반드시 결정적이지는 않다. JPO 지침상 판단은 발명의 내용이 비밀유지의무 없는 불특정인에게 알려졌는지, 또는 그 내용이 공지되었거나 공지될 가능성이 있는 조건에서 발명이 실시되었는지에 달려 있다. 따라서 대리인은 구매자, 사용자, 참석자 또는 관련 공중의 다른 구성원이 거래, 제품 또는 그 결과적 사용으로부터 무엇을 얻을 수 있었는지를 검토해야 한다. Patent Act art. 29, para. 1(i)–(ii); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 8–9; 2024 JPO Q&A, supra, at 8–9; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 8 n.1. 이는 기술적 세부사항이 비밀로 남은 상업적 판매에 대한 미국의 취급과 대비된다.

2024년 8월 자료는 실무상 구체적 설명을 더한다. 이메일 뉴스레터가 적격 공개에 해당하는 경우, 증명서류는 모든 수신자를 열거하지 않고 해당 메시지를 특정할 수 있다. 지리적으로 특정된 대량 판매는 모든 매장을 기재하지 않고 하나의 공개 행위로 문서화될 수 있다. 반대로 특정 고객으로 제한된 집단과의 협상 중 설명은 명시적 또는 묵시적으로 비밀유지가 기대되는 경우 통상 발명을 공지로 만들지 않는다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 7–9, 28–30; 2024 JPO Q&A, supra, at 9, 15–16.

제30조 제2항의 권리자 행위 경로—흔히 자발적 공개 경로로 설명되는 경로—는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위로 인해 공중이 이용 가능하게 된 발명에 초점을 맞춘다. Patent Act art. 30, para. 2. 법문은 발명, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 공보 게재로 인한 신규성 상실을 제외한다. Id. 따라서 제30조는 더 이른 특허출원의 공개를 일반적으로 중화하는 장치가 아니다.

제30조 제1항의 의사에 반한 공개 경로는 별도로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 공개를 포괄한다. 예컨대 비밀유지계약에도 불구한 유출, 협박 또는 스파이 행위에 의한 공개가 이에 해당할 수 있다. Id. art. 30, para. 1; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16–17. 두 경로 모두 1년의 출원 요건을 유지하지만, 절차적 취급은 상당히 다르다.

IV.              제2문: 누구의 공개인가?

A.                  미국: 문서상의 이름보다 기원이 더 중요할 수 있다

§ 102(b)(1)(A)는 발명자의 이름이 기재된 논문에만 한정되지 않는다. 이 조항은 발명자로부터 직접 또는 간접으로 그 주제를 얻은 사람에 의한 공개도 포괄한다. 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A). 이는 유통업자가 제품 설명서를 재게시하거나, 기자가 기술 브리핑을 보도하거나, NDA 수령자가 자료를 유출한 경우 중요할 수 있다. 법적 질문은 관련 공개 주제가 발명자에게서 비롯되었는지, 그리고 증거의 연결고리가 그 결론을 뒷받침하는지이다.

이 예외는 더 이른 착상일을 입증하여 진정으로 독립적인 선행기술을 “뒤로 밀어내기” 위한 초대장이 아니다. AIA의 선발명자-출원주의 구조에서는 더 이른 발명만으로 독립 공개가 제거되지 않는다. 제3자가 그 주제를 독자적으로 개발했다면, 출원인은 아래에서 논의하는 좁은 선행 공개 경로와 같은 다른 법정 경로가 필요하며, 그렇지 않으면 제3자 문헌은 선행기술로 남는다. See 35 U.S.C. §§ 102(a)–(b); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–82 (Fed. Cir. 2024).

따라서 실무상 증명 파일은 누가 무엇을 누구에게, 어느 날짜에, 어떤 조건으로 전달했는지와 공중을 향한 공개가 어떻게 생성되었는지를 포착해야 한다. 발명자 선언, 날짜가 있는 초안, 기술자료를 송부한 이메일, 웹사이트 아카이브, 회의 기록 및 계약은 기원에 관한 주장을 증거능력 있는 서사로 바꿀 수 있다.

B.                  일본: 특허를 받을 수 있는 권리의 보유자를 추적하라

일본 제30조의 어휘는 권리 귀속을 중심으로 한다. 제30조 제2항의 권리자 행위 경로는 공중 이용 가능성이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위에서 비롯되었는지를 묻는다. 증명서류는 공개 사실과 권리 승계 사실, 특히 발명자, 공개 당시 권리자, 공개자 및 출원인 사이의 관계를 입증해야 한다. Patent Act arts. 30, para. 2, 33; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 7–12; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 7–12.

이 틀은 일본 실무가에게는 익숙하지만, 미국 실무가가 이를 “발명자 공개”로 단순화하기 쉽다. 그러한 번역은 직원, 대학, 스타트업, 후원자 또는 승계인이 관련되는 경우 실패할 수 있다. 공개 후의 승계는 특허를 받을 수 있는 권리가 양도 가능하므로 출원인의 권리 귀속을 성립시킬 수 있다. Patent Act art. 33, para. 1. 그러나 제30조 증명 기록은 발명자, 공개를 초래한 행위 당시 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자, 발명을 공개한 자 및 출원인을 특정하고, 발명자에서 당시 권리자를 거쳐 출원인으로 이어지는 각 이전을 진술해야 한다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 10–12; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 10–12. JPO는 그러한 진술이 사실과 부합하는 경우 양도증서 자체의 제출을 요구하지 않는다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 10–11; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 10–11.

제30조 제1항의 의사에 반한 공개 경로에서는 그 행위가 왜 권리자의 의사에 반했는지를 보여주는 사실을 보존해야 한다. 비밀유지계약은 매우 유용하지만, 증거는 공개 자체까지 확장되어야 한다. 즉 수령자, 보호 대상 자료, 계약상 제한, 유출 일시와 방식, 그리고 유출 내용과 청구항 사이의 중첩을 보존해야 한다. 제30조 제1항은 공개가 위법했다는 이유만으로 1년의 출원기한을 없애지 않는다. Patent Act art. 30, para. 1; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19.

V.                제3문: 어느 출원일이 1년의 기준점인가?

이것이 국경을 넘는 비교에서 핵심 차이다.

A.                  미국의 1년은 청구발명의 유효출원일에서 거꾸로 측정된다

§ 102(b)(1)은 “청구발명의 유효출원일”로부터 1년을 거슬러 본다. 35 U.S.C. § 102(b)(1). 유효출원일은 청구항별로 판단되며, 선출원이 해당 우선권 및 이익 요건 아래에서 청구발명 전체를 뒷받침하는지에 달려 있다. 그것은 실제 미국 출원일일 수도 있고, 외국 우선권 주장 또는 가출원을 포함하여 적절히 뒷받침된 우선권 또는 이익 주장으로 청구항이 받을 수 있는 가장 이른 날짜일 수도 있다. Id. §§ 100(i), 119(a), 119(e); U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 2152, 2152.01 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

뒷받침이 관건이다. 특징 A를 기재한 우선권 출원이 나중의 A+B를 요구하는 청구항에 반드시 유효출원일을 제공하는 것은 아니다. 공개는 각 청구항과 비교되어야 하고, 우선권 문서는 청구된 주제에 대한 해당 written-description 및 enablement 기준으로 검토되어야 한다. 따라서 하나의 출원 안에서도 서로 다른 유효출원일과 서로 다른 그레이스 피리어드 결과를 가진 청구항이 존재할 수 있다.

1월 15일 발표, 5월 1일 미국 가출원, 그리고 이듬해 5월 1일 정규출원 사례로 돌아가 보자. 가출원으로 충분히 뒷받침되는 청구항은 첫 번째 5월 1일을 유효출원일로 가질 수 있다. 그러면 1월 15일 공개는 정규출원이 공개 후 1년을 넘겨 도착했더라도 그 날짜보다 불과 몇 달 전의 사건이다. 반면 A+B에 관한 나중 청구항에서 B가 정규출원에만 나타난다면, 그 청구항의 유효출원일은 두 번째 5월 1일이 될 수 있다. 그 청구항에 대해서는 같은 1월 사건이 B를 공개했다면 1년 밖에 있을 수 있다.

이 때문에 미국 변호사는 공개 후 12개월을 초과하여 이루어진 출원도 미국 규칙 아래에서 여전히 생존할 수 있다고 진실하게 말할 수 있다. 다만 그 진술은 “그 공개 후 1년 이내의 유효출원일을 받을 자격이 있는 청구항에 한하여”라는 문구를 덧붙인 뒤에야 안전하다.

B.                  일본은 일반적으로 일본 출원 또는 PCT 출원 자체가 1년 이내에 이루어질 것을 요구한다

제30조는 권리자가 공개 후 1년 이내에 특허출원을 했는지를 묻는다. Patent Act art. 30, paras. 1–2. 파리협약 우선권을 주장하는 출원에 관하여, JPO 지침은 발명의 공개일로부터 1년 이내에 일본에서 특허출원이 이루어져야 한다고 설명한다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 14. 외국 우선일은 제30조 요건을 충족하기 위해 더 늦은 일본 출원일을 대신하지 않는다.

이 점은 제30조의 1년 출원 요건에 한정된다. 유효한 파리우선권 주장은 우선권 출원이 뒷받침하는 주제에 관하여 일본의 통상 신규성 및 진보성 판단에서 관련일을 정할 수 있다. Japan Patent Off., Patent, FAQ 6-8, https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/patent.html (last visited July 21, 2026); Japan Patent Off., Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan pt. V, ch. 1, §§ 2.4, 3.1.2–3.1.3 (Japanese), https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/05_0100.html (last visited July 21, 2026).

적시에 이루어진 PCT 국제출원은 일본 경로를 보존할 수 있다. PCT 출원에 관하여 제30조 제2항 처리가 요구되는 경우, 국제출원은 통상 신규성 상실 사건으로부터 1년 이내에 출원되어야 한다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 18–19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 15. 국내단계 절차는 나중에 이루어지지만, 국제출원에 대한 실체적 기한을 연장하지는 않는다.

따라서 국경을 넘는 지시는 비대칭적이다. 공개 후 1년 이내에 제출된 미국 가출원은 나중에 우선권 연도 내 미국 정규출원이 뒤따르더라도 미국 청구항에 사용될 유효출원일을 제공할 수 있다. 그 가출원은 그 자체만으로 일본 제30조의 출원 요건을 충족하지 않는다. 일본이 중요하다면, 공개 기념일 전에 일본에 출원하거나 일본을 지정한 PCT 출원을 해야 한다.

VI.              제4문: 어느 정도의 주제, 그리고 제3자에 대한 어느 정도의 보호인가?

A.                  미국의 발명자 기원 예외는 공개별로 작동한다

§ 102(b)(1)(A)는 발명자 기원 공개를 제거할 뿐, 모든 선행기술에 대한 독립적인 1년 면책을 부여하지 않는다. 발명자의 논문이 A를 공개했지만 이후의 공개 시연이 A+B를 공개했다면, 각 사건과 그 주제를 분석해야 한다. 또한 독립 제3자가 C를 공개했다면, 발명자 기원은 C를 제거하지 않는다.

§ 102(b)(1)(B)는 개입한 § 102(a)(1) 공개에 대해 제한된 방패를 제공하지만, 그 개입 공개 자체가 청구발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어졌고, 그 공개 전에 발명자—또는 발명자로부터 주제를 얻은 사람—가 해당 주제를 공개적으로 공개했을 때에 한한다. 35 U.S.C. § 102(b)(1)(B); MPEP, supra, § 2153.02. “publicly disclosed”와 “subject matter”라는 표현은 실질적 역할을 한다. 사적 상업 판매는 발명자 기원 § 102(a)(1) 사건으로서 (A)항에 의해 제거될 수 있지만, (B)항에서 요구하는 공개적 공개를 성립시키지 못할 수 있다. 단순히 비밀인 기술적 전달은 통상 처음부터 § 102(a)(1) 선행기술이 되지 않는다. See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1)(A)–(B); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–85 (Fed. Cir. 2024) (§ 102(b)(2)(B)의 병렬 문언을 해석하면서, 문제된 비밀이 아닌 그러나 그 밖에는 사적인 판매가 관련 주제의 공표가 없는 한 해당 조항의 “publicly disclosed” 요건을 충족하지 않았다고 판시).

발명자의 선행 공개적 공개 자체가 § 102(b)(1)(B)의 조건으로서 반드시 그 1년 기간 안에 있어야 하는 것은 아니다. 그러나 그것이 청구발명의 유효출원일보다 1년을 초과하여 전에 발생했다면, 통상 그 자체로 예외 없는 § 102(a)(1) 선행기술이 된다. See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); MPEP, supra, § 2153.02.

일단 시기 요건이 충족되면, USPTO는 “the subject matter disclosed”를 좁게 해석한다. 현행 심사지침상 사소하거나 자명한 변형은 자동으로 같은 주제가 아니며, 일치하는 내용만이 개입 문헌에서 제거된다. 종에 대한 발명자 공개는 나중의 일반적 속 공개에 대한 보호를 제공할 수 있지만, 속의 공개가 반드시 나중의 종 공개에 대한 보호를 제공하는 것은 아니다. MPEP, supra, § 2153.02. 이는 지배적 판례를 대신하는 것이 아니라 심사지침이지만, 실무가가 계획을 세울 때 사용하는 작업 규칙이다.

더 이른 미국 특허문헌에는 관련 분석이 필요하다. § 102(a)(2)는 다른 발명자를 명명한 미국 특허, 미국 공개특허출원 또는 적격 WIPO 공개를 더 이른 유효출원일 기준의 선행기술로 취급할 수 있다. 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), (d). 여기서 관련되는 두 가지 예외가 있다. 특허문헌의 공개는 그 주제가 발명자로부터 직접 또는 간접으로 얻어진 경우 제거된다. Id. § 102(b)(2)(A). 또한 그 주제가 유효하게 출원되기 전에 발명자 또는 발명자 기원 출처가 같은 주제를 공개적으로 공개한 경우에도 제거될 수 있다. Id. § 102(b)(2)(B).

두 번째 경로는 출원 계획 없이 방어적으로 공개하라는 이유가 아니다. § 102(b)(2)(B)는 발명자의 공개적 공개와 다른 특허문헌의 유효출원일 사이의 순서에 대해 말하지만, 발명자 자신의 공개적 공개는 그것이 청구발명의 유효출원일에 앞서는 경우 여전히 § 102(b)(1) 아래에서 중화되어야 한다. 그 유효출원일보다 1년을 초과하여 앞선 공개적 공개는 그것이 먼저 이루어졌더라도 출원인을 패소시킬 수 있다.

B.                  일본의 예외는 적격 사건을 중화할 뿐, 독립적인 우선권 경쟁을 중화하지 않는다

제30조는 적격 공개를 제29조 제1항 및 제2항 적용상 제29조 제1항에 해당하지 않는 것으로 취급한다. Patent Act art. 30, paras. 1–2. 그것은 공개일을 출원일로 바꾸거나, 제3자에 대한 우선권을 창설하거나, 1년 동안 나타났다는 이유만으로 독립적으로 창작된 제3자 공개를 중화하지 않는다. JPO 지침은 제30조가 적용되더라도 더 이른 제3자 출원 또는 공개가 특허를 막을 수 있다고 경고한다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 1–2; 2024 JPO Q&A, supra, at 17; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 1–2.

제30조가 모든 특허문헌 문제를 치유하는 것도 아니다. 제29조의2는 더 이른 출원 후 늦게 공개된 일본 특허 또는 실용신안 출원의 주제에 자체 요건 아래 적용될 수 있고, 제39조는 별도로 선출원주의를 구현한다. Patent Act arts. 29-2, 39. 제30조가 제29조 제1항 및 제2항에 대해 명시적으로 작용한다는 점은 그러한 조항들을 배제하지 않는다.

일본은 공개 시리즈에 대해서도 사건별 주의를 요구한다. 원칙적으로 학회 초록, 구두 발표, 전시회 시연, 이후 웹사이트 게시가 각각 별도의 특정 및 증명을 요구할 수 있다. JPO는 나중 공개가 증명된 선행 공개와 매우 밀접하게 관련되어 별도 처리가 불필요할 수 있는 제한된 상황—예컨대 첫 행위에 인과적으로 연결된 일부 충실한 보도 또는 후속 게시—을 인정한다. 그러나 독립 출판물, 이후 발표 또는 새로운 기술사항은 당연히 포괄된다고 가정해서는 안 된다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 13–14; 2024 JPO Q&A, supra, at 14–17; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 13–14.

번역은 단순하지만 중대하다. 미국 제도에는 이미 공개된 주제에 관한 일부 개입 공개에 대해 좁은 법정 방패가 있다. 일본 제30조에는 일반적으로 그러한 방패가 없다. 어느 나라에서든 가장 안전한 경주는 연단이 아니라 특허청을 향한 경주이다.

VII.           제5문: 무엇을 제출하거나 증명해야 하는가?

A.                  미국: 출원 시 일반적 선택은 없지만, 증거가 여전히 쟁점을 결정한다

미국 실무는 제30조 제2항에 의존하는 일본 국내출원에 통상 적용되는 선행적 진술·증명 절차를 부과하지 않는다. 출원 명세서가 선행 발명자 기원 공개를 특정하는 진술을 포함할 수는 있지만, 출원 시 일반적인 그레이스 피리어드 선택 제도는 없다. See 37 C.F.R. § 1.77(b)(6) (2026).

심사관이 공개를 근거로 삼는 경우, 출원인은 37 C.F.R. § 1.130에 따른 선서서 또는 선언서를 제출할 수 있다. 귀속 선언은 공개가 발명자에 의해 이루어졌거나 그 주제가 발명자로부터 얻어진 것임을 입증할 수 있다. 선행 공개 선언은 이전에 공개된 주제와 날짜를 특정할 수 있다. 인쇄간행물인 경우 이를 첨부해야 하고, 다른 공개 방식인 경우 그 날짜에 무엇이 공중에게 공개되었는지를 판단할 수 있을 만큼 충분히 상세하게 공개 주제를 설명해야 한다. Id. § 1.130(a)–(b); MPEP, supra, §§ 2155.01–.03.

짧은 출원시한이 없다는 점을 가벼운 증거 부담으로 오해해서는 안 된다. 수년 뒤의 선언서는 기초 기록만큼만 강하다. 실제 슬라이드 덱, 논문, 소스코드 릴리스, 웹페이지와 아카이브 캡처, 제품 견본, 제안 문서, 비밀유지 조건, 청중 및 참석 정보, 날짜, 저자성 및 전송 경로를 보존하라. 다른 사람에 의한 공개의 경우, 단순한 유사성에 의존하지 말고 derivation을 문서화하라.

B.                  일본: 제30조 제2항은 선행적 절차를 사용하되, PCT에는 특별 기한이 적용된다

제30조 제2항에 따라 진행하는 통상 일본 국내출원에서 출원인은 출원 시 예외 적용을 구하는 진술을 제출하고, 출원 후 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다. Patent Act art. 30, para. 3. 증명은 일반적으로 공개 사실—날짜, 장소 또는 매체, 공개자 및 공개 내용—과 발명자, 권리자 및 출원인을 연결하는 사실을 특정한다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 2–12; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 3–12.

제출자가 통제할 수 없는 사유로 30일 이내에 증명서류를 제출할 수 없는 경우, 제30조 제4항은 좁은 지연 제출을 허용한다. 즉 그 사유가 소멸한 후 14일 이내, 해외 거주자의 경우 2개월 이내, 다만 원래 기간 후 6개월을 넘지 않아야 한다. Patent Act art. 30, para. 4. 이 문언은 증명서류를 다룬다. 이를 출원시 진술 누락 또는 1년 출원기한 도과를 치유하는 수단으로 취급해서는 안 된다.

제30조 제2항에 따라 진행하는 PCT 출원의 경우, 제30조 진술 및 증명서류는 통상 국내처리기준시가 도래한 날부터 30일 이내에 제출해야 한다. 일본을 향한 PCT 규칙 4.17(v) 선언은 별도 진술을 대신할 수 있지만, 증명서류를 면제하지는 않는다. Patent Act art. 184-14; Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 4.17(v), 51bis.1(a)(v); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 18–19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 15. JPO는 국내처리기준시를 국내서면 제출기간의 만료시로, 또는 그 기간 중 심사청구가 있는 경우 심사청구시로 정의한다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15. 이를 별도의 국내단계 업무로 일정 관리하라.

제30조 제1항의 의사에 반한 공개 경로는 절차적으로 다르다. 출원인은 출원 시 제30조 제2항 진술이나 증명서류를 제출할 필요가 없다. 증거는 심사관에 대한 대응을 포함하여 나중에 제출할 수 있다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16–17. 실체적 요건은 그대로 남는다. 출원은 의사에 반한 공개로부터 1년 이내에 이루어져야 한다.

놓치기 쉬운 절차상 선택지가 있다. 임시 영어 지침은 권리자가 출원 전에 발명이 자신의 의사에 반하여 공개되었음을 알게 된 경우, 그 경로의 진술·증명 절차를 완료함으로써 제30조 제2항 처리를 구할 수 있다고 추가로 설명한다. 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16 n.3. 2024년 8월 Q&A는 별도로 제30조 제1항에 의존하는 출원인이 제30조 제2항의 출원시 서류를 제출할 필요는 없지만, 의견서 또는 서면 제출을 통해 의사에 반한 사정을 설명하고 입증해야 한다고 확인한다. 2024 JPO Q&A, supra, at 19.

VIII.         국경 간 실무 문제

A.                  학회 논문과 구두 발표

발명자의 논문이 3월 1일 배포되고, 그녀가 3월 3일 추가 실험 세부사항을 발표한다고 하자. 미국에서는 각 사건이, 관련 청구항의 유효출원일이 각각 다음 해 3월 1일 또는 3월 3일보다 늦지 않다면, § 102(b)(1)(A)에 의해 제거되는 발명자 기원 § 102(a)(1) 공개가 될 수 있다. 비교는 주제별이다.

일본에서는 둘 다 제30조 제2항에 따라 잠재적으로 적격할 수 있지만, 대리인은 두 행위와 각 행위가 무엇을 공중에게 공개했는지를 특정해야 한다. JPO는 특히 더 이른 학회 요약의 증명이 원칙적으로 나중 발표를 다룰 필요를 없애지 않는다고 주의시킨다. 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 13–14; 2024 JPO Q&A, supra, at 14–15; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 13–14. 적용 가능한 가장 이른 기념일 전에 일본 또는 PCT 출원을 하라. 통상 일본 출원에서는 출원 시 제30조 제2항 진술을 제출하고 각 관련 사건을 30일 이내에 증명해야 한다. PCT 출원에서는 제184조의14의 국내단계 기한을 따르고 규칙 4.17(v) 선언을 검토해야 한다.

B.                  미국 가출원 후 늦은 일본 출원

스타트업이 1월 15일 A를 공개하고, 5월 1일 A를 포괄하는 미국 가출원을 하며, 이듬해 5월 1일 미국 및 일본 출원을 한다. 충분히 뒷받침되는 A에 관한 미국 청구항은 첫 번째 5월 1일의 유효출원일을 사용할 수 있고, 그 공개는 § 102(b)(1)의 1년 안에 들어간다. 두 번째 5월 1일에 제출된 일본 출원은 1월 15일로부터 1년을 초과한다. 그 미국 우선권 주장은 제30조를 충족하지 않는다. 35 U.S.C. §§ 100(i), 102(b)(1); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 14. 통상 제29조 심사에서의 유효한 우선권 효과는 별개의 문제이며, 놓친 제30조 출원기한을 치유하지 않는다.

C.                  발명자 블로그 후 독립 경쟁자의 논문

발명자가 A를 공개적으로 게시하고, 독립 경쟁자가 이후 청구발명의 유효출원일 전 1년 기간 내에 A+C를 공개한다고 하자. 미국에서는 § 102(b)(1)(B)가 발명자가 이전에 공개적으로 공개한 주제에 한하여 개입 문헌을 제거할 수 있다. C가 발명자의 게시물에 없었다면 C는 여전히 이용 가능하며, USPTO 지침은 C가 자명한 변형이라는 이유만으로 예외를 확장하지 않는다. 35 U.S.C. § 102(b)(1)(B); MPEP, supra, § 2153.02.

일본에서는 요건이 충족되면 제30조가 발명자 기원 게시물을 중화할 수 있다. 그러나 통상 경쟁자의 독립 논문을 중화하지 않는다. 유효한 우선권 주장에 따르는 경우를 제외하고, 그 논문은 제29조 아래에서 신규성 또는 진보성을 부정할 수 있다. Patent Act arts. 29–30; Japan Patent Off., Patent, FAQ 6-8, https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/patent.html (last visited July 21, 2026).

D.                  비밀유지 수령자의 발명 유출

직원이 NDA 아래에서 예비 제조업체에게 A를 보내고, 그 제조업체가 도면을 게시한다고 하자. 미국에서는 출원인이 게시자가 발명자로부터 직접 또는 간접으로 A를 얻었고 그 게시물이 청구항의 유효출원일 전 1년 이내에 있다는 점을 입증하면, 공개 게시물이 제거될 수 있다. 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A); 37 C.F.R. § 1.130(a).

일본에서는 그 유출이 제30조 제1항의 의사에 반한 공개 경로에 들어맞을 수 있다. 이 경로는 제30조 제2항의 출원시 진술 또는 증명서류를 요구하지 않지만, 일본 또는 PCT 출원은 여전히 1년 이내에 이루어져야 하며, 출원인은 NDA, 전송 기록, 유출 자료 및 위반의 증거를 보존해야 한다. Patent Act art. 30, para. 1; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16–17.

E.                   사적 상업 판매

발명자가 A를 구현하는 제품을 그 기술적 세부사항을 공표하지 않는 거래로 사적으로 판매한다고 하자. 미국법은 그 판매를 온세일 사건으로 취급할 수 있지만, 그 1년 동안 이루어진 발명자의 사적 또는 공개 판매는 § 102(b)(1)(A) 아래에서 제거될 수 있다. 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A); Sanho, 108 F.4th at 1380–82. Sanho에서 문제된 특정 비밀이 아닌 판매는 판매 자체나 관련 제품 특징이 충분히 공표되지 않았기 때문에 요구되는 공개적 공개를 성립시키지 못했다. Id. at 1384–85.

일본에서는 먼저 그 거래가 A를 제29조 제1항상 공지 또는 공연 실시로 만들었는지를 판단한다. 공중을 향한 기술 설명이 없었다는 점은 관련되지만 결정적이지는 않다. 판단은 그 거래, 제품 또는 그 결과적 사용이 비밀유지의무 없는 불특정인에게 무엇을 이용 가능하게 했는지에 달려 있다. 그 거래가 A를 제29조 제1항 안으로 끌어들이지 않았다면 제30조는 필요하지 않을 수 있다. 끌어들였다면, 적시 출원 및 절차와 함께 제30조 제2항이 이용 가능할 수 있다. Patent Act arts. 29, para. 1, 30, para. 2; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 8–9; 2024 JPO Q&A, supra, at 9, 15–16; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 8 n.1. 같은 청구서가 두 제도에서 서로 다른 문턱 질문을 촉발할 수 있다.

IX.              결론

미국과 일본의 1년 규칙은 출원 전략이 아니라 긴급 다리로 이해하는 것이 가장 적절하다. 미국의 다리는 공개의 출처와 주제, 그리고 각 청구발명의 유효출원일을 중심으로 구축되어 있다. 일본의 다리는 적격 행위 또는 의사에 반한 공개, 1년 이내의 실제 일본 또는 PCT 출원, 그리고 출원인이 제30조 제2항에 따라 진행하는 경우 특별 PCT 기한을 포함한 해당 진술·증명 절차를 중심으로 구축되어 있다.

미국법을 번역하는 일본 실무가에게 결정적 전환은 출원 중심 예외에서 청구항별 유효출원일 및 발명자 기원 분석으로 이동하고, 일부 개입 공개에 대해 좁은 보호만 존재한다는 점을 이해하는 것이다. 일본법을 번역하는 미국 실무가에게 결정적 전환은 유연한 심사단계 증명에서 엄격한 초기 절차와 독립 제3자에 대한 일반적 방패가 없는 출원 중심 예외로 이동하는 것이다.

따라서 “1년 그레이스 피리어드”라는 공통 표현은 안심이 아니라 질문을 촉발해야 한다. 무슨 일이 있었는가? 누가 그것을 야기했는가? 정확히 무엇이 공중에게 공개되었거나 판매되었는가? 이 나라에서는 어느 출원일이 지배하는가? 어떤 증거와 서식이 필요한가? 이 질문들을 분리하고 나면 두 제도는 서로 이해 가능해지고, 달력은 훨씬 덜 오독된다.