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Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

在进入国家阶段前运用PCT第二章

作家相片: Brandon Theiss
Brandon Theiss
10月3日
讀畢需時 20 分鐘

执行摘要:《专利合作条约》(PCT)第二章为申请人提供了一项自愿程序,使其可以在进入国家阶段前答复审查异议、修改申请并取得国际初步审查报告。该程序在能够保留具有商业意义的权利要求范围,并在拟寻求保护的司法管辖区产生可明确识别的利益时,价值最大。即使报告结论有利,其仍不具有约束力:它既不保证专利授权,也不会带来统一的费用减免,通常也不延长进入国家阶段的期限。本文分析国际初步审查请求及审查程序、相关费用,以及该程序在美国、欧洲、中国、韩国和日本的实际影响,并区分因有利结论而产生的利益与取决于具体承办机构的利益。本文还说明审查机构选择方面的限制、与审查员互动方式的差异,以及加快审查的条件。现有的有利书面意见可能已经足以支持加快审查;但在适用制度要求使用最新PCT审查成果时,进一步审查可能改变这一状况。因此,是否请求第二章审查,应权衡其对有用权利要求范围和国家阶段审查所能带来的预期改善,与额外费用、程序限制以及无需进一步国际审查即可获得的既有利益。

引言

 

申请人决定是否请求《专利合作条约》第二章审查时,应从其预计继续主张的权利要求出发。该程序可以提供答复国际阶段审查异议、修改申请以及取得可用于后续国家阶段程序的报告的机会。其价值取决于最终形成的权利要求是否仍具有商业重要性,以及拟进入的专利局是否提供实质性的程序或费用利益。第二章属于自愿程序,其可专利性评估仍是初步且不具约束力的。(PCT art. 31(1);PCT art. 33(1)。)

 

作出该决定时,还必须区分因有利结果而产生的利益与因承办机构身份而产生的利益。有利报告可以支持加快审查,但某些国家费用减免之所以适用,是因为特定专利局实施了国际检索或国际初步审查,而与其结论无关。因此,已经取得有利国际阶段书面意见的申请人,可能无需承担第二章的额外费用,即可获得大部分程序利益。

 

I 收到ISR后的决策

 

国际检索报告(ISR)与国际检索单位的书面意见(WO/ISA)具有不同功能。ISR列明国际检索中发现的相关文献。书面意见则评估权利要求是否看来满足新颖性、创造性和工业实用性,以及该单位审查的其他要求是否得到满足。判断是否需要作出实质性答复时,起点应是书面意见,而不是仅仅存在引证文献这一事实。(PCT R. 43.5;PCT R. 43bis.1。)

 

如果未作出国际初步审查报告,国际局通常会根据WO/ISA出具《专利性国际初步报告(第一章)》。第二章审查所产生的报告通常称为IPER,其正式名称为《专利性国际初步报告(第二章)》。这些术语代表不同的程序路径;第一章报告可能包含有利结论,而第二章报告也可能维持不利结论。(PCT R. 44bis.1;PCT R. 70.15(b)。)

 

申请人无需仅因WO/ISA结论不利而请求第二章审查。申请人可以在选定的国家或地区专利局继续审查。另一种选择是依照第19条修改权利要求,期限通常为自ISR传送之日起两个月与自优先权日起十六个月两者中较晚届满者。第19条提供一次在国际局修改权利要求的机会;其本身并不会使这些修改接受第二章审查。第二章则提供一套单独程序,使申请人可以向国际初步审查单位(IPEA)提交意见和修改。(PCT art. 19;PCT R. 46.1;PCT art. 31。)

 

II PCT第二章所增加的价值

 

第二章允许依据PCT关于新颖性、创造性和工业实用性的标准,对要求保护的发明进行审查。这些标准用于指导国际阶段的评估;各国在判断国内可专利性时,可能适用附加或不同的标准。因此,申请人应将该程序视为在进入国家阶段前建立更有力审查记录的机会,同时认识到各国关于专利适格性、公开充分性及其他方面的要求仍然适用。(PCT art. 33(1)–(5)。)

 

第二章提供的修改机会比第19条更广。根据第34条,申请人可以修改权利要求书、说明书和附图,但不得引入超出原始申请公开范围的主题。修改应指明其在原始公开内容中的依据。申请人不能仅因某一缺乏支持的技术特征可以克服引证文献,就将其加入申请。时间同样重要:IPEA无义务考虑其已经开始起草书面意见或报告后才收到的修改或意见。即使在报告出具前提交,也不一定会被考虑。(PCT art. 34(2)(b);PCT R. 66.4bis, 66.8。)

 

申请人还有权与IPEA沟通,并有机会答复其书面意见。当国际阶段分析遗漏某项限定,或误解要求保护的发明如何运作时,这一机会可能很有价值。不过,该程序不是对ISA结论的上诉,也不保证进行次数不受限制的审查往来。随国际初步审查请求一并提交的、论证充分的答复,应及时完整地提出申请人的实质性主张。(PCT art. 34(2)(a), (c)–(d);WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 19.23–19.24。)

 

III 何时值得进行额外审查

 

当申请人计划在数个重要市场进入国家阶段,且其拟在这些市场主张的权利要求面临共同异议时,第二章尤其具有吸引力。国际阶段答复如果解释了此前被忽视的技术区别,可以为各国代理人提供有用的出发点。有依据的修改还可能获得有利结论,从而允许在多个专利局请求加快审查。这些只是潜在的效率收益,并不保证每一国家审查员都会接受相同论证。

 

拟议修改的实质强度,比能否取得“有利”标签更为重要。针对产品核心特征的限定,可能在克服现有技术的同时保留有价值的保护。相反,针对附带实施细节的限定可能使竞争者很容易规避权利要求。后一结果可能使表面上成功的第二章程序在商业上令人失望。

 

评估预期利益时,还应将其与申请人已经拥有的审查成果相比较。PCT-PPH安排不仅可以接受第二章的有利审查成果,也可能接受WO/ISA中的有利结论。如果现有书面意见已经支持对申请人希望主张的权利要求进行加快审查,那么为此目的进行额外审查的增量价值可能很小。不过,特定机构对应的费用减免等其他因素,仍可能使额外审查具有合理性。(JPO, PCT-PPH, Outline。)

 

额外审查还可能改变后续加快审查请求必须依赖的审查成果。如果适用的PPH安排要求使用最新PCT审查成果,申请人应评估第二章是否可能对先前被有利评价的权利要求作出不利结论。对各项权利要求的具体影响将在第VIII节讨论。(IP5 Offices, IP5 Patent Prosecution Highway, Bases for a PPH Request。)

 

如果主要争议涉及某一特定国家的法律、申请人只拟进入少数市场,或者在国际阶段可接受的权利要求范围会过窄,则直接在国家阶段进行审查答复可能更合适。第二章应服务于明确的审查目标,例如解决可识别的异议,或为计划中的加快审查请求取得有用结论。

 

IV 国际初步审查请求与审查程序

 

申请人把国际初步审查请求视为一项准备充分的实质性答复的起点时,第二章最为有用。代理人应明确拟审查的申请文本,说明权利要求为何能够克服检索阶段书面意见,并为报告完成前可能发生的进一步往来预留时间。仅提交请求书并不保证会收到新的答复通知,因为WO/ISA通常已经作为IPEA的第一次书面意见。(参见WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 3.19–3.21。)

 

向有权的主管单位提交请求

 

提交国际初步审查请求的期限为以下两者中较晚届满者:自优先权日起二十二个月;或自ISR(或者不作出ISR的规定声明)以及WO/ISA传送给申请人之日起三个月。相关日期是传送日期,而不是代理人实际审阅文件的日期。在适用期限届满后提交的请求,视为未提交。因此,如果仅将二十二个月期限记入期限管理系统,在检索文件较晚传送时,可能会遗漏一个更晚的期限。(PCT R. 54bis.1。)

 

申请人必须选择有权的IPEA,并考虑申请资格、受理局、实施检索的ISA所对应的任何限制,以及该单位接受的语言。请求书应识别申请和申请人,包含进行国际初步审查的请求,并明确相关修改。提交请求即选定受第二章约束的所有指定国;代理人无需在请求书中逐一选定这些国家。如果IPEA既不接受申请提交语言,也不接受公布语言,则可能需要提交译文。(PCT arts. 31(2), (3), (6);PCT R. 53.2, 53.7, 53.9;PCT R. 59.1;PCT R. 55.2。)

 

EPO的做法说明了检索单位选择的重要性。只有在国际检索由EPO实施,或者由位于欧洲专利公约缔约国并为该缔约国开展业务的其他合格ISA实施时,EPO才担任IPEA。因此,以USPTO作为ISA的申请人,不能仅为取得之后的欧洲审查费减免而自由选择EPO实施第二章审查。(WIPO, PCT Applicant’s Guide, Annex E (EP), Restrictions on IPEA Competence, valid Sept. 17, 2026。)

 

完成手续并缴纳费用

 

请求期限与缴费期限并不相同。手续费和国际初步审查费通常应在提交请求书后一个月与自优先权日起二十二个月两者中较晚届满的日期前缴纳。对于转送至有权IPEA的请求,以及将审查与检索一并启动的单位,另有特别规定。如果未缴费或缴费不足,IPEA将通知申请人在一个月内补缴,并在适用时加收滞纳金。未按该通知要求缴费,可能导致请求被视为未提交。(PCT R. 57.3;PCT R. 58.1(b);PCT R. 58bis.1–58bis.2。)

 

IPEA还会检查请求书是否存在形式缺陷;如果不符合规定要求,将通知申请人在至少一个月的期限内补正。如果提交时的请求书已识别国际申请,及时补正通常可以保留原提交日;如果未能识别,则以补正日为准。不应将这些程序视为完整、及时提交的替代方案,尤其是在申请识别信息存在缺陷时。(PCT R. 60.1(a)–(c)。)

 

确定审查所依据的申请文本

 

请求书应明确说明,申请人请求基于原始申请、第19条权利要求修改,还是依据第34条提交的修改进行审查。如果已经存在第19条修改,关于修改的声明应说明是要求考虑该修改,还是通过第34条修改予以取代。如果第34条修改随请求书提交,该声明应注明这一事实。清楚确定有效文本,可以避免审查员不得不在数套权利要求中推断申请人究竟拟主张哪一套。(PCT R. 53.9。)

 

根据第34条修改权利要求时,必须提交完整的替换权利要求书,而不是只提交发生改变的个别权利要求。随附函件应识别已修改或取消的权利要求,说明差异,并指出修改在原始申请中的依据。修改说明书或附图通常需要提交替换页,并相应说明改动及其原始支持。精确引用相关段落和附图,可以帮助审查员评估修改,而无需在整份公开内容中查找依据。(PCT R. 46.5,由PCT R. 66.8(c)适用;WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶ 20.06。)

 

如果不同权利要求涉及不同问题,实质性答复应逐项回应书面意见。答复应说明引证文献未公开的特征、拟议组合为何不能证明所主张的缺乏创造性,或者有依据的修改将如何影响审查员的分析。对清楚性和支持问题的意见也值得处理,因为即使主要现有技术异议已解决,这些意见仍可能保留在报告中。权利要求对照表和精确的支持依据引用可以使论证更易于评估,但两者均不能取代规定的修改文件。

 

启动审查并利用检索阶段的书面意见

 

通常在IPEA收到请求书、应缴费用全额,以及规定的国际检索报告(或不进行检索的声明)和书面意见后,审查即开始。申请人可以明确请求将审查推迟至适用的请求期限。规则还规定了等待指定的第19条修改,以及请求书注明随附但实际未提交的第34条修改时应如何处理。代理人不应假定,提前提交请求书后,审查员会一直到二十二个月期限才开始工作。(PCT R. 69.1。)

 

由于WO/ISA通常被视为IPEA的第一次书面意见,申请人原则上应随请求书提交主要论点和修改。某些IPEA已就特定其他ISA作出的书面意见通知例外;适用例外时,必须告知申请人。即使如此,IPEA在准备自己的书面意见时仍会考虑ISA的分析。实务上的关键问题是,案卷中是否已经存在代理人应答复的意见,而不是IPEA是否另行发出了一份名称不同的通知。(PCT R. 66.1bis;WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 3.19–3.21。)

 

审查权利要求并进行补充检索

 

审查员会考虑申请文本、修改、意见以及相关引证文献。除非检索不会产生有用结果,IPEA通常还会对ISR作出后才可获得的资料进行补充检索(top-up search)。这可能发现申请日更早但公布更晚的申请,或者原检索员当时无法取得的文献。补充检索通常仍限于原检索范围,且不会另行出具检索报告;相关发现会载入书面意见或IPER。(WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 19.14–19.21。)

 

如果IPEA拟根据该补充检索发现的现有技术提出异议,指南要求作出进一步书面意见。根据一般PCT框架,在WO/ISA已作为第一次书面意见时,是否就其他尚未解决的异议作出进一步书面意见属于酌情决定。申请人可信地回应异议且剩余审查时间充足,可能会增加进一步往来的机会,但代理人不应以必然收到第二次审查意见为前提安排答复。(WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 19.23–19.24。)

 

特定审查单位的做法可能提供额外答复机会。在EPO先担任ISA、后担任IPEA的情形下,EPO《2026年指南》通常要求:如果申请人及时提交了针对WO/ISA的实质性意见或修改,则在作出不利IPER前,应再进行一次互动。通常会作出进一步书面意见;如果申请人在该意见作出前请求电话磋商,则可以改为形成磋商纪要,并通常给予两个月的答复期限。EPO在这一程序中不安排面谈。存在一项例外:如果唯一剩余异议是缺乏单一性,且经审查的全部发明均被认定具备新颖性和创造性,则可不再作出进一步书面意见而直接作出不利IPER。这些规定支持额外答复机会,但并不意味着审查往来不受次数限制。(EPO PCT Guidelines C-IV, § 2.2 (2026);id. C-VII, § 1。)

 

答复书面意见并与审查员沟通

 

IPEA的书面意见通知通常规定两个月的答复期限。该期限必须合理,不得短于一个月;除非获准延长,通常也不得超过三个月。如果ISR随通知一并送达,则必须至少给予两个月。申请人在期限届满前提出请求时,可以获准延长期限。正式答复应直接提交给IPEA。这些规则并不产生一项自收到原始WO/ISA之日起普遍适用的两个月答复期限。(PCT R. 66.2(d)–(e), 66.3。)

 

会晤或电话讨论可以帮助确定,尚存分歧究竟涉及权利要求解释、引证文献的公开内容,还是修改的支持依据。申请人有权进行口头和书面沟通,但额外面谈仍由审查单位酌情决定。代理人应提前明确拟讨论的问题和修改,并在讨论后确认下一程序步骤。指南设想对实质性讨论和结论形成记录。任何达成共识的权利要求修改仍应以规定形式提交;非正式谅解本身并不能替代完整的替换权利要求书。(PCT art. 34(2)(a);WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 19.41–19.46。)

 

即使允许进一步修改,及时提交仍至关重要。IPEA无义务考虑其已开始起草相关书面意见或报告后才收到的修改或意见。因此,一份文件即使在报告发布前送达,也可能因过晚而不被考虑。答复期限届满后,代理人应先确认审查时间表,再依赖逾期修改来改变结果。在书面意见或报告的准备工作已经开始后,审查员可能考虑一份有帮助的迟交材料,但申请人并无要求其必须被考虑的权利。(PCT R. 66.4bis;WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶ 20.05。)

 

处理单一性和未经检索的主题

 

即使ISA未提出,IPEA也可以提出缺乏单一性。IPEA可以通知申请人限制权利要求或缴纳附加审查费,答复期限为一个月。如果申请人不予遵守,审查可能仅限于主要发明。申请人若对该认定有异议,可以在提出附理由的声明后以异议方式缴纳附加费;另行的异议费可能适用。缴费并不一定能弥补缺少国际检索的问题,因为涉及未经检索发明的权利要求可以不予审查。在依赖第二章为新选择的发明取得有利结论前,应评估这些限制。(PCT R. 68.2–68.5;WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 10.71–10.80;PCT R. 66.1(e)。)

 

完成报告并准备进入国家阶段

 

报告期限为以下三个期限中最晚届满者:自优先权日起二十八个月;自规定的审查开始时间起六个月;或自IPEA收到根据规则55.2提交的译文之日起六个月。因此,二十八个月并非无条件的完成日期。IPEA会在同一天将IPER及其附件传送给申请人和国际局。国际局依照适用程序将报告送交选定局,通常不早于自优先权日起三十个月,但提前进行国家阶段处理的规定除外。(PCT R. 69.2;PCT R. 71.1;PCT R. 73.2。)

 

代理人应核实最终报告涉及哪些权利要求和修改,审阅其附件,并为国家阶段代理人识别任何尚存异议。如果选定局要求附件译文,申请人仍有责任提供。WIPO指示,对已出具报告的实质内容所提出的意见,应在国家阶段程序中向选定局陈述。因此,第二章最终形成的是可为国家阶段审查提供参考的审查记录,而不是国际授权或驳回决定。(WIPO, PCT Applicant’s Guide, International Phase ¶¶ 10.078–10.079。)

 

第二章程序进行期间,进入国家阶段的准备工作仍应继续。美国、中国和日本通常为自优先权日起三十个月,EPO和韩国通常为三十一个月。提交国际初步审查请求一般不会延长这些期限,报告尚未作出也不应被视为可以推迟进入国家阶段。少数其他专利局仍保留第22条与第39条之间的差异,在这些专利局,十九个月前作出选定可能具有影响;这些例外需要单独进行期限管理。(WIPO, Time Limits for Entering National/Regional Phase Under PCT Chapters I and II。)

 

V PCT第二章的费用

 

直接发生的官方费用主要包括IPEA收取的国际初步审查费和手续费。所选审查单位、申请人是否符合费用减免条件以及是否存在附加发明,都会影响金额。专业服务费用取决于分析引证文献、确定支持依据、准备修改和论点,以及处理后续通知所需的工作。翻译费和外国代理人费用也可能需要考虑。

 

截至2026年9月27日,由USPTO进行审查且应缴普通251美元手续费时,适用下表所列总额。每项总额均包括该手续费和基本国际初步审查费,但不包括附加发明费用和专业服务费用。(USPTO, PCT Fees in US Dollars, International Phase Fees。)

作为IPEA的USPTO

未享受减免

小实体

微实体

USPTO同时担任ISA

$956

$533

$392

其他机构担任ISA

$1,131

$603

$427

美国小实体或微实体资格会降低USPTO的审查费部分,但其本身并不会降低普通手续费。符合另一套PCT资格标准的申请人,可另行享受手续费减免90%。USPTO审查每一附加发明通常会按相应实体类别另收705美元、282美元或141美元。(USPTO, PCT Fees in US Dollars, International Phase Fees。)

 

就EPO而言,标准国际初步审查费为2,010欧元,普通手续费为215欧元,合计2,225欧元,尚未计入附加费用或适用的减免。这些金额说明,审查单位的选择应与预期进入的国家阶段一并纳入成本分析。它们并不证明申请人在特定案件中有资格选择EPO。(EPO, Fees for International Applications, applicable Apr. 1, 2026。)因此,在把这一费用示例视为可用选择之前,必须核实第IV节所述的IPEA主管权限限制。

 

进行经济比较时,只应计入预计该申请实际有资格获得的后续程序性节省。国际检索已经带来的利益,不能合理地计作第二章的增量回报。同样,在审查尚未产生有利结论前,不应把以有利结论为条件的利益视为确定收益。

 

VI 如何解读IPER

 

必须结合实际接受审查的申请版本解读报告。相关问题包括:哪些修改已被考虑;所有要求保护的主题是否均经审查;以及缺乏单一性或其他限制是否影响了审查范围。报告会说明其结论依据,并逐项处理权利要求;其结论不会不加区分地适用于所有可在说明书某处找到支持的权利要求表述。(PCT R. 70.2, 70.9, 70.13。)

 

第V栏载明关于新颖性、创造性和工业实用性的核心结论。报告其他部分,包括第VIII栏,可能载有限定或意见。因此,即使报告对三项核心标准的评价有利,仍可能存在与特定国家程序相关的问题。在代理人界定结果性质或据此请求加快审查前,应审阅整份报告。(WIPO, International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶ 17.10。)

 

IPER并不决定发明依据任何特定国家法律是否可获专利。有利结果不会直接产生专利,也不会迫使国家专利局授权;不利结果本身也不会排除继续进行国家阶段审查。其实际价值在于对各项权利要求的具体分析,以及该分析可以使申请符合哪些程序的条件。(PCT art. 35(2);PCT art. 33(1), (5)。)

 

VII 对国家和地区审查的影响

 

美国

 

对于依照35 U.S.C. § 371进入美国国家阶段的申请,USPTO作为ISA或IPEA作出的有利结论可能产生具体费用后果。如果这些结论覆盖国家阶段申请中提出的全部权利要求,则国家阶段检索费和审查费为零。基本国家费及其他适用费用仍需缴纳。外国审查单位作出的有利报告本身并不能使申请符合上述费用为零的条件。(37 C.F.R. § 1.492(b)(1), (c)(1); MPEP § 1893.03;USPTO, Fee Schedule, National Stage Fees。)

 

获得该待遇的申请会被提前审查,但在国家阶段处理开始前,还应注意相应的修改限制。§ 1.496将后续修改限制为消除形式缺陷或取消被驳回的权利要求。预计会大幅修改权利要求的申请人,在规划国家阶段申请时应考虑这一限制。这些规定针对§ 371申请,不应被视为适用于普通的§ 111(a)旁路继续申请。(37 C.F.R. § 1.496; MPEP § 1893.03。)

 

PCT-PPH提供了一条单独路径,可依据符合条件的国际阶段结论在美国请求加快审查,包括参与机构中的外国审查单位作出的结论。请求必须满足适用的权利要求对应关系和时间要求。第一章中符合条件的USPTO书面意见,可能已经足以产生基于本国审查单位工作的费用利益,因此第二章并非始终必要。(USPTO, Patent Prosecution Highway;MPEP § 1893.03。)

 

欧洲专利局

 

如果EPO作出了国际初步审查报告,其后的欧洲审查费将减免75%。该减免不以报告结论有利为条件。如果报告仅覆盖国际申请的一部分,而欧洲阶段审查拟涉及未被覆盖的主题,则不能获得减免。因此,应结合申请人实际拟主张的主题评估这一利益。(EPO Rules Relating to Fees art. 14(2)。)

 

EPO的有利意见还具有另一项程序效果。在规则161(1)程序下,如果相关EPO意见为有利意见,则提交实质性意见或修改以作出答复属于自愿行为;而对不利意见通常必须答复。有利意见本身不会免除规则161通知或其后的欧洲审查。(EPO Guidelines for Examination A-XIV, § 3 (2026)。)

 

实务中还可能存在连续性。EPO说明,其IPER通常由之后负责欧洲阶段的审查员作出。因此,在国际阶段解决问题可能有助于后续审查,尽管该申请仍须依照EPC接受审查。(EPO Guidelines for Examination A-XIV, § 6.3 (2026)。)

 

EPO自身在国际阶段完成的工作,并不能作为在EPO请求PPH的依据。EPO关于参与IP5项目的通知排除了由EPO担任ISA和/或IPEA的申请,不允许其在EPO作为指定局或选定局时使用PPH处理,因为该路径依赖另一专利局的审查工作。在这种情况下,申请人可以改为根据适用的PACE程序请求加快处理。欧洲审查费减免及可能使用PACE,与PPH资格属于不同问题。(EPO, IP5 PPH Programme Notice, OJ EPO 2022, A115, pt. II.B(1) n.1。)

 

中国

 

符合条件的外国IPER可以支持在CNIPA提出PCT-PPH请求。根据IP5指南,申请必须满足公布和实质审查阶段方面的要求,但有一项例外允许PPH请求与实质审查请求同时提交。实质审查必须尚未开始。如果作为依据的国际阶段书面意见或报告在第VIII栏载有意见,同一指南不允许提出PCT-PPH请求。因此,对核心可专利性标准作出有利结论,并不一定足以使申请符合中国PCT-PPH条件。(CNIPA, IP5 PPH Guidelines pt. II, §§ 1(1), 1(4)–(7)。)

 

中国的费用免除基于不同依据。CNIPA 2024年费用公告规定,如果ISR或专利性国际初步报告由CNIPA作出,则免缴国内实质审查费。该规则不以结果有利为免除条件。仅有USPTO或EPO作出的有利IPER,并不满足由CNIPA完成相关工作的条件。(CNIPA Announcement No. 594, § V (Aug. 6, 2024)。)

 

韩国

 

韩国允许依据符合条件的国际阶段审查成果提出PPH请求,并且在时间方面比若干其他专利局更具灵活性:即使审查已经开始,仍可请求参加。审查请求必须与PPH请求同时提出或在其之前提出,且仍须满足适用的权利要求对应关系和支持文件要求。韩国现行主管机构为知识产权部(MOIP),其前身为韩国知识产权局(KIPO)。(MOIP, IP5 and Global PPH Procedures;JPO, IP5 PPH Portal, Requirements。)

 

如果ISR和/或IPER由MOIP作出,韩国审查费减免70%。该减免与韩国审查单位实施相关工作相联系,而不是取决于任何审查单位是否作出有利意见。如果MOIP已经进行了国际检索,则不应把该减免再次计作通过支付第二章费用而取得的新利益。(WIPO, PCT Applicant’s Guide, Republic of Korea, National Phase, Fee Reductions, valid Aug. 1, 2026。)

 

日本

 

日本允许依据符合条件的国际阶段审查成果使用PCT-PPH,但日本权利要求与获得有利结论的权利要求之间必须具有充分对应关系,且审查尚未开始。有利的WO/ISA也可以作为合格审查成果,因此并非始终需要第二章报告才能取得该项程序利益。(JPO, PCT-PPH, Requirements。)

 

日本审查费的减免则取决于国际检索。对于2019年4月1日或之后提交的国际申请,如果ISR由JPO作出,标准费用为83,000日元另加每项权利要求2,400日元;如果ISR由其他ISA作出,则为124,000日元另加每项权利要求3,600日元。上述金额尚未计入基于申请人身份的任何单独减免。取得有利的第二章报告,本身不会在该费用结构下产生额外折扣。(WIPO, PCT Applicant’s Guide, Japan, Annex JP.I, valid July 1, 2026。)

 

VIII 将权利要求策略与PCT-PPH相协调

 

PPH会加快符合条件的申请的审查,但不会把作出报告的审查单位的结论转化为对国家专利局具有约束力的授权决定。适用安排必须接受拟援引的审查单位及审查成果。IP5项目在参与局之间涵盖PCT审查成果,目前的延长期限截至2029年1月5日。(WIPO, Patent Prosecution Highway and the PCT, at 4–5;CNIPA, IP5 PPH Pilot Program Extended (Dec. 31, 2025)。)关于EPO,第VII节说明了另一专利局的工作与EPO自身国际阶段工作之间的区别。

 

IP5的说明和EPO的参与要求均要求使用最新的相关PCT审查成果。在该要求适用时,如果后作出的IPER对拟作为依据的权利要求得出不利结论,不应假定先前有利的WO/ISA仍可使用。这一后果源于“最新审查成果”的条件,并非适用于所有PPH安排的普遍规则。对部分权利要求作出不利结论,也不一定会使基于其他仍获有利评价的权利要求的资格丧失,但前提是满足目标专利局的要求,包括权利要求对应关系要求。(IP5 Offices, IP5 Patent Prosecution Highway, Bases for a PPH Request;EPO, IP5 PPH Programme Notice, OJ EPO 2022, A115, pts. II.B(2)–(3), II.C(3)。)

 

至少一项获得有利评价的权利要求可能足以作为起点,但提交PPH审查的所有权利要求都必须按照相关制度,与获得有利评价的权利要求充分对应。对应关系可以容纳翻译和权利要求格式方面的差异,并在允许时容纳有支持依据的限缩;但不会自动涵盖范围更宽的权利要求或新引入的权利要求类别。权利要求对应表应清楚说明这种关系。(CNIPA, IP5 PPH Guidelines pt. II, §§ 1(3), 2(4);JPO, PCT-PPH, Requirements。)

 

假设一项涉及A+B+C的权利要求只有在增加限定D后才获得有利评价。该有利结论针对的是修改后的组合。如果D涵盖产品的核心且难以规避的特征,该修改可能同时有助于取得有意义的保护和实施加快审查策略。如果D只是附带特征,即使取得有利报告,其商业价值也可能很小。在国家阶段主张范围更宽或采用不同表述的权利要求,需要另行评估其可专利性及对PPH资格的影响。

 

因此,在确定国际阶段权利要求书前,与各国代理人协调会很有帮助。讨论应识别当地权利要求格式要求、有公开支持的备选方案,以及拟提出论点的影响。由于审查过程中陈述的法律效力可能因司法管辖区而异,分析时不应假定一项统一的国际禁反言规则适用于所有后续程序。

 

IX 将决策框架应用于实务案例

 

假设申请人计划在美国、欧洲、中国、韩国和日本进入国家阶段,而WO/ISA遗漏了从属权利要求中已经记载的一项控制关系。如果该关系能够区别引证文献且仍具有商业重要性,第二章可以提供一个有用机会,使修改后的权利要求书获得有利结论。此后,申请人可以根据实际报告评估各国的加快审查路径和费用规则,而不是假定有利结果在所有国家都会产生相同后果。

 

再假设WO/ISA对拟在国家阶段提交的权利要求已经作出有利评价。如果这些结论已经支持计划中的PPH请求,申请人应找出承担第二章费用的另一项理由。该理由可能是特定机构对应的费用利益,或需要接受审查的额外修改。仅为取得一份程序名称不同的报告而重复审查,所增加的价值可能很小。

 

第三种情况是,申请人只有加入竞争者很容易省略的特征,才能克服国际阶段异议。在这种情况下,即使国际阶段报告维持不利结论,直接在国家阶段主张具有商业意义的权利要求可能更为适当。真正目标是取得有用的专利保护,报告只是制定该策略时的一项考虑因素。

 

在提交请求书前,代理人应能够明确:该程序拟解决的异议、预计可形成且有公开支持的权利要求范围,以及预期从最终审查成果获得的具体国家阶段利益。该评估应考虑期限、专业服务费用、已经核实的费用待遇,以及任何修改限制。如果这些事实构成在进入国家阶段前完成额外国际初步审查的具体理由,那么提出第二章请求最具有合理依据。

 
 
作者简介

Brandon R. Theiss

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图像尺寸调整项目 - 2026年7月22日

Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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