Festo에서 파일 히스토리까지:미국의 심사경과 금반언과 EPO, 한국, 일본 및 중국의청구범위 제한 비교

E요약: 이 글은 미국, EPO, 한국, 일본 및 중국에서 심사경과가 특허 청구범위를 어떻게 제한할 수 있는지를 비교한다. 미국에서 심사경과는 통상적 청구항 해석, 심사경과에 의한 디스클레이머, Festo에 따른 보정 기반 심사경과 금반언, 그리고 출원인의 의견진술이 청구대상 일부를 명확히 포기한 경우의 주장 기반 금반언이라는 서로 관련된 여러 법리를 통해 작동한다. EPO는 EPC 절차에서 일반적으로 미국식 파일 래퍼 금반언을 인정하지 않는다는 점에서 구별되지만, 명세서, 도면 및 보정 규칙은 여전히 청구항 해석과 유효성 판단에서 중심적 역할을 한다. 한국과 일본은 균등론 제한을 통해 기능적으로 유사한 법리를 인정한다. 한국은 심사기록 전체가 의식적 제외를 보여 주는지를 묻고, 일본은 Maxacalcitol 판결로 정교화되어 제외를 나타내는 객관적 행위를 요구하게 된 다섯 번째 Ball Spline ‘특단의 사정’ 요건을 적용한다. 중국은 특허권자가 권리부여 또는 무효 절차에서 보정이나 의견진술을 통해 포기한 기술적 해결수단의 재포섭을 보다 직접적으로 배제한다. 다만 그 축소적 입장이 구체적으로 부인된 경우에는 중요한 제한이 있다. 중국의 별도 공중헌납 원칙도 명세서에 개시되었으나 청구되지 않은 대상을 제한한다. 글로벌 특허 심사의 실무상 교훈은 보정과 의견서를 장래의 소송 증거로 작성해야 한다는 것이다. 선행기술은 정확하게 구별하고, 불필요한 발명 전체 수준의 자인을 피하며, 상업적으로 중요한 대안은 청구항에 보존하고, 여러 관할권의 심사상 입장을 조율해야 한다.

I. 서론

특허 실무가는 하나의 보정서 또는 거절이유 대응서에서 동시에 여러 독자를 상대로 글을 쓴다. 보정 또는 오피스 액션 대응은 심사관을 설득하고, 유효성을 보존하며, 신규사항 추가를 피하고, 상업적으로 의미 있는 청구범위를 유지하며, 장래의 침해소송까지 예상해야 한다. 이러한 긴장은 조율된 글로벌 심사에서 특히 두드러진다. 한 관할권에서 선행기술을 극복하기 위해 한 진술은 나중에 법원, 심판부, 이의부, 무효 신청인 또는 경쟁자에 의해 청구범위를 제한하는 진술로 읽힐 수 있다.

미국은 가장 익숙한 용어인 심사경과 금반언(prosecution history estoppel)을 제공한다. 그러나 미국의 법리는 심사상 행위가 특허권자를 제약하는 한 방식일 뿐이다. 미국 법원은 통상적인 청구항 해석에서도 심사경과를 사용하고, 출원인이 청구항 의미를 명확하고 오해의 여지 없이 포기한 경우 심사경과 디스클레이머를 적용할 수 있다. 따라서 미국에서는 “말한 모든 것이 특허법정에서 불리하게 사용될 수 있다.”

반대로 유럽특허청은 EPC 절차에서 일반적으로 “file wrapper estoppel”을 인정하지 않는다. 한국, 일본 및 중국은 더 가까운 기능적 유사 법리를 인정하지만, 그 유사 법리들은 서로 다르게 구성된다. 한국은 의도적 또는 의식적 제외, 일본은 균등론의 다섯 번째 “특단의 사정” 요건, 중국은 특허부여 또는 권리확인 절차에서의 기술적 해결수단 포기로 구성한다.

비교법적 교훈은 모든 관할권에 미국식 Festo 규칙이 있다는 것이 아니다. 실제로 그렇지 않다. 더 실무적인 교훈은 심사경과가 청구항 의미, 청구범위의 타협 또는 청구대상 포기에 관한 오래 지속되는 증거가 되는 경우가 많다는 점이다. 그 법적 효과는 관할권별로 크게 다르지만, 기록은 좀처럼 사라지지 않는다.

II. 미국: 청구항 해석 증거, 디스클레이머 및 금반언으로서의 심사경과

A. 미국 심사기록이 의미를 가질 수 있는 세 가지 다른 방식

미국법은 적어도 세 가지의 분석상 구별되는 방식으로 심사기록을 사용한다.

첫째, 심사경과는 통상적 청구항 해석을 위한 내재적 증거이다. Phillips v. AWH Corp.에서 연방순회항소법원은 심사경과가 심사 중 인용된 선행기술을 포함하여 특허상표청 앞의 완전한 기록을 포함하고, 발명자와 PTO가 발명을 어떻게 이해했는지를 보여 줄 수 있다고 설명했다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc). 법원은 또한 심사경과가 최종적이고 자기완결적인 기술 설명이 아니라 출원인과 심사관 사이의 진행 중인 교섭을 반영하므로 명세서보다 덜 명확한 경우가 많다고 경고했다. Id.

둘째, 심사경과는 때때로 prosecution disavowal이라고도 불리는 심사경과 디스클레이머를 발생시킬 수 있다. 이는 청구항 해석 법리이다. 출원인이 허여를 받기 위해 명확하고 오해의 여지 없는 표시를 한 경우, 법원은 포기된 의미를 제외하도록 청구항을 해석할 수 있다. Omega Engineering에서의 연방순회항소법원의 정식화는 여전히 유용한 기준이다. 심사경과 디스클레이머는 공중에 대한 고지를 촉진하고, 특허권자가 심사 중 명확히 부인한 의미를 청구항 해석을 통해 다시 포섭하는 것을 방지하지만, 모호한 진술만으로는 충분하지 않다. Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003).

셋째, 심사경과는 심사경과 금반언을 발생시킬 수 있는데, 이는 주로 균등론에 대한 제한이다. Festo에 따르면 특허성과 관련된 이유로 이루어진 축소 보정은, 인정된 반박 경로가 있기는 하지만, 원 청구항과 보정된 청구항 사이의 영역을 추정적으로 포기하게 할 수 있다. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733–41 (2002).

이 법리들은 검토하는 증거 면에서 중첩되지만, 하나로 뭉뚱그려서는 안 된다. 심사 중 진술은 디스클레이머를 만들지 않으면서도 청구항의 통상적 의미에 영향을 줄 수 있다. 디스클레이머는 균등론을 호출하지 않고도 문언상 청구범위를 좁힐 수 있다. 그리고 Festo 금반언은 문언상 청구항 해석이 달리 영향을 받지 않는 경우에도 균등물을 배제할 수 있다.

B. 심사관 인용 선행기술에 비추어 본 청구항 해석

심사경과에는 심사 중 인용된 선행기술이 포함되므로, 심사관이 인용한 선행기술은 해석 기록의 일부이다. 그러나 인용된 선행기술이 자동으로 청구항을 좁히는 것은 아니다. 관련 질문은 단순히 “그 인용문헌이 무엇을 개시했는가?”가 아니다. 더 나은 질문은 “심사관이 그 문헌을 어떻게 적용했고, 출원인이 이에 대응하여 무엇을 말하거나 보정했는가?”이다.

그 구별은 중요하다. 심사관은 어떤 문헌을 신규성 거절에 인용할 수도 있고, 다른 문헌과 결합하여 진보성 거절에 사용할 수도 있으며, 인용문헌 통지에 열거할 수도 있고, 허여 이유에서 논의할 수도 있으며, 정보개시서(IDS)를 통해 단순히 검토할 수도 있다. 각 상황은 서로 다른 해석상 무게를 갖는다. 거절에 적용되고 출원인이 구별한 문헌은 일반적으로 다수의 인용문헌 중 하나로 단순히 열거된 문헌보다 증거가치가 크다. 그렇더라도 그 문헌은 청구항 문언, 거절 이론, 보정 및 대응과의 관계를 통해서만 청구항 의미에 영향을 준다.

법원과 실무가에게 유용한 규칙은 다음과 같다. 심사관 인용 선행기술은 문맥이지, 부정적 한정이 아니다. 청구항은 단지 그 문헌이 심사관 앞에 있었다는 이유만으로 인용문헌에 표시된 모든 것을 제외하도록 해석되어서는 안 된다. 청구항은 출원인 또는 심사관이 받아들인 이유가 그 선행기술을 다투어지는 청구항 용어의 의미와 연결한 범위에서만 그 인용기술에 비추어 해석되어야 한다.

출원인의 대응은 선행기술의 단순한 인용보다 대체로 더 중요하다. “Reference A는 청구된 패스너를 개시하지 않는다”는 대응은 “본 발명은 클립을 제외한다”는 대응보다 더 좁고 안전하다. 전자는 특정 청구항 요소에 관한 사실적 구별일 수 있지만, 후자는 청구범위 포기로 읽힐 수 있다. 마찬가지로 두 문헌을 결합할 수 없다는 주장은, 그 주장이 청구항이 무엇을 요구하거나 제외하는지에 관한 표시를 전제로 하지 않는 한, 청구항 해석상 의미가 작을 수 있다.

연방순회항소법원의 2025년 Eye Therapies v. Slayback 판결은 심사관 인용 선행기술, 보정, 출원인의 발언 및 허여 이유가 어떻게 상호작용할 수 있는지를 보여 준다. 그 사건에서 출원인은 Dean에 기초한 거절 후 청구항 문언을 “comprising”에서 “consisting essentially of”로 보정하고, Dean은 브리모니딘을 다른 활성 성분과 함께 포함한다고 주장했다. 심사관의 허여 이유는 출원인의 입장을 되풀이했다. 연방순회항소법원은 “consisting essentially of”라는 문구를 그 통상적 전환구 효과보다 더 제한적으로 해석하여, 심사기록이 청구항을 추가 활성 성분을 배제하는 조성물로 제한한다고 판단했다. Eye Therapies, LLC v. Slayback Pharma LLC, No. 23-2173, slip op. at 7–12 (Fed. Cir. June 30, 2025).

중요한 점은 “comprising”에서 “consisting essentially of”로의 모든 보정이 동일한 효과를 가진다는 것이 아니다. 중요한 점은 법원이 Dean 거절, 출원인의 보정, 출원인의 설명 및 심사관의 허여 이유라는 전체 심사 순서를 통해 청구항 용어를 읽었다는 것이다. 그 상황에서 심사관이 인용한 선행기술은 단독으로 작동하지 않았다. 출원인이 그 선행기술을 사용하여 특허 가능한 차이를 정의했기 때문에 의미를 갖게 된 것이다.

C. 심사관의 허여 이유

심사관의 허여 이유는 미국 청구항 해석에서 특별한 위치를 차지한다. 그것은 파일 히스토리의 일부이며, 심사관이 무엇이 청구항을 선행기술과 구별한다고 보았는지를 밝혀 줄 수 있다. 그러나 그것만으로는 보통 출원인의 포기가 되지 않는다.

허여 이유를 규율하는 규정은 기록상 허여 이유가 명확하지 않을 때 심사관이 그 이유를 제시할 수 있다고 규정한다. 또한 출원인 또는 특허권자가 허여 이유에 대해 논평하는 진술서를 제출할 수 있도록 하고, 심사관이 그러한 진술에 응답하지 않았다고 해서 어떤 함의가 발생하는 것은 아니라고 규정한다. 37 C.F.R. § 1.104(e).

MPEP는 일방적인 심사관 코멘트의 제한된 금반언 효과에 관해 더 명시적이다. MPEP는 허여 이유를 파일 히스토리의 중요한 일부로 설명하면서도 이를 심사관의 개인적 의견으로 성격지우고, 심사관의 진술이 금반언을 만들어서는 안 되며, 오직 출원인의 진술만이 그러한 효과를 가져야 한다고 설명한다. MPEP § 1302.14.

대표적인 연방순회항소법원 사건은 Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005)이다. 그 사건에서 법원은 허여 이유에 포함된 일방적인 심사관 진술이 명확하고 오해의 여지 없는 권리부인 또는 심사경과 금반언을 만들었다는 주장을 배척했다. 출원인의 침묵은 심사관의 성격규정을 채택한 것이 아니었다. 동시에 Salazar는 심사관 진술이 무관하다고 판시한 것도 아니다. 법원은 심사관 진술이 당시 당업자가 청구항을 어떻게 이해했는지를 보여 주는 증거가 될 수 있음을 인정했다. Id. at 1345–47.

최근의 대조 사례는 Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc., No. 23-2045, slip op. at 17–19 (Fed. Cir. Mar. 21, 2025)이다. 그 사건에서 연방순회항소법원은 관련 특허의 심사경과와 Völker 문헌에 관한 심사관 코멘트를 검토했다. 법원은 관련 심사경과가 충분히 공통된 청구항 언어를 다루는 경우 관련성이 있을 수 있다고 보았지만, 허여 통지에 대한 출원인의 침묵에 기초한 명확한 권리부인은 인정하지 않았다.

실무적 종합은 간명하다. 심사관의 허여 이유는 출원인 자신의 축소적 주장을 반복, 채택 또는 확인할 때 가장 강하다. 일방적이거나 설명이 부족하거나 다투어지는 청구항 언어와 연결되지 않은 경우에는 가장 약하다. 허여 이유에 대한 침묵은 일반적으로 적극적 채택으로 취급되어서는 안 된다. 반면, 허여 이유에 대한 출원인의 논평은 그 자체로 청구범위 진술이 될 수 있다.

D. 심사경과 디스클레이머: 출원인 자신의 말에 의한 명확한 포기

심사경과 디스클레이머는 인용 선행기술과 출원인의 대응이 가장 큰 역할을 하는 지점인 경우가 많다. 법원은 명확하고 오해의 여지 없는 포기를 찾는다. 그 기준이 엄격한 이유는 특허가 공중 고지 수단이기 때문이다. 경쟁자는 출원인이 명확히 포기한 것에 의존할 수 있지만, 모호한 주장으로부터 포기를 만들어낼 권리는 없다.

출원인은 청구항을 보정하고 그 보정이 특정 이유로 선행기술을 구별한다고 설명함으로써 디스클레이머를 만들 수 있다. 또한 보정 없이도 청구항이 무엇을 요구하거나 포괄하지 않는지에 대해 명확한 주장을 하여 디스클레이머를 만들 수 있다. 예컨대 출원인이 청구된 “패스너”는 나사산이 있어야 하고 선행기술은 나사산 없는 클립을 사용한다는 이유로 선행기술을 구별했다면, 그 진술이 명확하고 반복되었으며 허여에 필요했다면, 후일 법원은 “패스너”를 나사산을 요구하는 것으로 해석할 수 있다. 출원인이 단지 그 문헌의 구체적 문맥에서 선행기술의 클립이 청구된 “패스너”가 아니라고 주장했을 뿐이라면, 그 효과는 더 좁을 수 있다.

디스클레이머의 범위는 포기와 부합해야 한다. Omega Eng’g, 334 F.3d at 1325–26. 스프링 장착 클립을 구별한 것에 기초한 디스클레이머가, 출원인의 진술이 실제로 그렇게 멀리 나아가지 않았는데도 모든 비나사식 패스너를 자동으로 제외해서는 안 된다.

E. Festo 이후의 심사경과 금반언

청구항 해석이 완료된 후에도 특허권자는 균등론에 의한 침해를 주장할 수 있다. Festo 심사경과 금반언은 바로 그 지점에서 가장 직접적으로 작동한다.

Festo에서 대법원은 특허법의 어떠한 요건을 충족하기 위해 이루어진 축소 보정이라도, 그 보정이 특허성과 관련된 이유로 청구항을 좁힌 경우 금반언을 발생시킬 수 있다고 판시했다. 대법원은 완전한 차단효는 거부했지만, 특허권자가 더 넓은 원 청구항과 더 좁은 보정 청구항 사이의 영역 안에 있는 모든 균등물을 포기한 것으로 추정하는 규칙을 채택했다. Festo, 535 U.S. at 736–41.

특허권자는 문제된 균등물이 보정 당시 예측 불가능했거나, 보정의 근거가 된 이유가 그 균등물과 접선적 관련만 있었거나, 특허권자가 그 균등물을 합리적으로 기재할 수 있을 것으로 기대할 수 없었던 다른 이유가 있었음을 보여 이 추정을 반박할 수 있다. Id. at 740–41.

Festo 체계는 심사경과 디스클레이머보다 더 형식적이다. 디스클레이머는 출원인이 문언상 청구항 의미를 명확히 좁혔는지를 묻는다. Festo는 축소 보정이 균등론 목적상 영역을 추정적으로 포기하게 했는지를 묻는다. 동일한 심사상 사건이 양 법리에서 모두 중요할 수 있지만, 법리적 경로와 결과는 다르다.

F. 주장 기반 금반언과 균등론

미국의 심사경과 금반언은 축소 보정에 한정되지 않는다. Festo 추정을 촉발하는 보정이 없더라도, 출원인은 심사관에게 한 주장으로 청구대상을 포기할 수 있고, 그 포기는 나중에 균등론에 의존하는 것을 차단할 수 있다. 연방순회항소법원은 심사경과 금반언이 “청구항에 축소 보정을 함으로써” 또는 “특허심사관에게 한 주장을 통해 청구범위를 포기함으로써” 발생할 수 있다고 설명했다. Conoco, Inc. v. Energy & Env’t Int’l, L.C., 460 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2006); see also Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–60 (Fed. Cir. 2019).

주장 기반 금반언의 기준은 엄격하다. 심사경과는 관련 청구대상의 “명확하고 오해의 여지 없는 포기”를 보여야 하며, 경쟁자가 출원인이 주장된 균등물을 포기했다고 합리적으로 이해할 수 있는지가 문제된다. Deering Precision Instruments, LLC v. Vector Distribution Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1326 (Fed. Cir. 2003); PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359, 1367–68 (Fed. Cir. 2007); Amgen, 931 F.3d at 1159–60.

Amgen v. Coherus는 유용한 현대적 사례이다. Amgen은 피소 공정이 청구항에 기재된 염 조합 중 하나가 아닌 염 조합을 사용했다는 이유로 균등론에 따른 침해를 주장했다. 그러나 심사 중 Amgen은 청구항에 기재된 “특정 염 조합”을 강조하여 Holtz 선행기술을 구별했다. 연방순회항소법원은 Amgen이 청구되지 않은 염 조합을 명확하고 오해의 여지 없이 포기했으므로 균등론을 통해 이를 재포섭할 수 없다고 판시했다. Amgen, 931 F.3d at 1159–61.

주장 기반 금반언은 출원인이 특허성에 관해 여러 독립적 이유를 제시하는 경우에도 중요하다. 출원인이 여러 별개의 근거로 선행기술을 구별하는 경우, 출원인이 그 근거들의 결합에만 의존한 것이 아니라면 각 근거가 별도의 금반언을 만들 수 있다. PODS, 484 F.3d at 1367; Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1581–83 (Fed. Cir. 1995). 또한 그 주장이 허여 전 마지막 대응서에 나타날 필요도 없다. 초기의 명확한 포기가 출원인이 나중에 다른 또는 더 좁은 제시로 허여를 받았다는 이유만으로 지워지지는 않는다. Amgen, 931 F.3d at 1160–61.

III. EPO: 미국식 파일 래퍼 금반언 없는 청구항 해석

EPO와의 비교는 제도적 차이에서 시작한다. EPO는 EPC에 따라 출원을 심사하고 유럽특허를 부여하며 이의와 항소를 판단하지만, 침해는 일반적으로 EPO 밖에서 각국 법원 또는 통합특허법원이 다룬다. 따라서 적절한 비교는 EPO 심판부가 침해소송에서 미국식 심사경과 금반언을 적용하는지 여부가 아니라, EPC 절차가 구속력 있는 파일 래퍼 금반언 원칙을 인정하는지 여부이다.

일반적으로 인정하지 않는다.

EPC 제69조와 그 의정서는 보호범위를 청구항에 기초하여 정하고, 명세서와 도면을 사용해 해석하도록 구성한다. 의정서는 엄격한 문언주의와 청구항을 단순한 지침으로 보는 접근을 모두 배척하고, 특허권자에 대한 공정한 보호와 제3자에 대한 합리적 법적 확실성 사이의 균형을 요구한다. 또한 보호범위를 정할 때 균등물을 고려해야 한다고 규정한다. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2.

2025년 확대심판부는 G 1/24에서 EPC상 특허성 판단을 위한 청구항 해석을 다루었다. 확대심판부는 청구항이 특허성 평가의 출발점이자 기초이고, 청구항 언어가 모호한 경우에만이 아니라 청구항을 해석할 때 명세서와 도면을 참조해야 한다고 판시했다. G 1/24, ECLI:EP:BA:2025:G000124.20250618 (Enlarged Bd. App. June 18, 2025).

이는 청구항 해석이지 금반언이 아니다. 파일 래퍼 금반언에 관한 가장 명확한 최근 EPO 진술은 T 0325/23에 나타난다. 기술심판부는 일반적으로 EPC 아래에는 파일 래퍼 금반언이 없으며, 그 개념은 미국법상 법리이고 EPC 절차에는 그 자체로 존재하지 않는다고 밝혔다. 심판부는 심사경과 사건들이 좁은 해석이 기술적으로 합리적임을 시사할 수 있음을 인정했지만, 그러한 사건들이 이후의 모든 EPC 절차를 구속하거나 다른 기술적으로 합리적인 해석을 배제한다는 생각은 거부했다. T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024).

따라서 EPO에서 가장 가까운 유사물은 미국적 의미의 금반언 법리가 아니다. 그것들은 보정의 허용 가능한 내용과 효과를 통제하는 법리이다. 즉, EPC 제123조(2)에 따른 신규사항 추가, 제123조(3)에 따른 특허 후 보호범위의 허용되지 않는 확장, 비개시 디스클레이머에 대한 엄격한 취급, 중간 일반화, 심사상 명확성 거절, 그리고 명세서와 도면을 사용한 청구항 해석이다. 이러한 장치들은 엄격할 수 있지만, 균등론을 통해 포기한 청구대상을 되찾는 것을 차단하는 소송상 규칙과 동일하지는 않다.

심사 전략상 EPO의 교훈은 미국의 교훈과 다르다. EPO에서는 보정 근거, 신규사항 추가 또는 명확성 문제를 만드는 것이 더 즉각적인 위험인 경우가 많다. 그러나 EPO 진술도 소송을 염두에 두고 작성해야 한다. 각국 법원과 UPC는 EPO 심판부와 다르게 심사기록을 고려할 수 있기 때문이다.

IV. 한국: 기계적 포기가 아니라 의식적 제외

한국은 심사경과 금반언의 기능적 유사 법리를 인정하지만, 한국 법리는 미국식 Festo 추정보다 더 맥락적이다. 청구항 해석에서 한국법은 청구항 문언에서 출발한다. 청구항은 보호되는 발명을 정의하고, 명세서, 도면, 기술상식 및 심사경과는 청구항 문언의 기술적 의미를 이해하기 위해 사용될 수 있다. 그러나 한국 관련 지침은 심사경과 자료가 청구항 문언이 합리적으로 감당할 수 있는 범위를 넘어 청구항 문언을 넓히거나 좁히는 데 사용되어서는 안 된다고 경고한다. See Patent System of the Republic of Korea, WIPO Patent Judicial Guide § 8.5.1.2.

심사경과 금반언에 더 가까운 유사물은 한국의 균등론에 나타난다. 한국의 균등론 분석에는 해결원리의 동일성, 작용효과의 실질적 동일성, 치환의 용이성이라는 적극적 요건과, 피고 실시기술 또는 비교기술이 자유실시 가능한 공지기술이 아니어야 한다는 요건 및 치환된 요소가 심사 중 청구범위에서 의도적으로 제외되지 않았어야 한다는 소극적 요건이 포함된다. 적극적 요건은 특허권자가 입증하고, 소극적 요건은 침해 혐의를 받는 자가 입증한다. See id. § 8.5.2.3.

중요한 정교화는 한국법이 모든 축소 보정을 원 청구항과 보정 청구항 사이의 전체 영역에 대한 자동 포기로 취급하지 않는다는 점이다. Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.)에서 한국 대법원은 어떤 구성이 청구항에서 의식적으로 제외되었는지는 명세서뿐 아니라 심사 중 심사관의 견해, 출원인의 보정과 의견진술, 출원인의 의도 및 보정 이유를 고려하여 판단해야 한다고 판시했다. 대법원은 보정 전후의 청구항 문언을 기계적으로 비교하는 것만으로 그 사이의 모든 구성이 의식적으로 제외되었다고 결론짓기에 충분하다는 견해를 명시적으로 배척했다.

2022Hu10210의 사실관계는 이 점을 보여 준다. 출원인은 심사 중 “prodrug ester” 문구를 삭제했지만, 대법원은 피고의 dapagliflozin formate가 청구범위에서 의식적으로 제외되지 않았다고 보았다. 대법원은 피고 대상이 주장 청구항의 균등범위 안에 남아 있다는 원심의 결론을 유지하고, 그 삭제 자체가 심사경과 금반언을 만들었다는 주장을 배척했다. Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.).

따라서 한국의 접근은 명확한 보정-포기 규칙이라기보다 의도 또는 기록에 기초한 “의식적 제외” 심사에 가깝다. 예컨대 출원인이 거절에서 인용된 선행기술을 피하기 위해 청구항을 좁혔고 전체 기록이 선행기술 구성을 제외하려는 의도를 보여 준다면 의식적 제외가 인정될 수 있다. 그러나 그 추론은 보정 이유를 포함한 전체 심사기록에서 나와야 한다. 축소 보정은 강력한 증거이지만 결정적 증거는 아니다.

한국 실무에서 대응서는 보정 목적을 명확히 해야 한다. 보정이 특정 거절에 대응하기 위해 이루어졌다면 기록은 그 제한된 목적을 특정해야 한다. 실무가는 특히 그 변형들이 나중에 중요한 균등물이 될 수 있는 경우, 청구되지 않은 변형이 발명 자체의 범위 밖에 있다고 시사하는 불필요한 진술을 피해야 한다.

V. 일본: 다섯 번째 Ball Spline 요건과 객관적 제외

일본도 심사경과 금반언의 기능적 유사 법리를 인정하지만, 이는 별도의 미국식 금반언 법리가 아니라 균등론 안에 내재되어 있다. 일본 특허법 제70조는 특허발명의 기술적 범위가 청구항에 기초하여 정해지고, 청구항 용어는 명세서와 도면을 참작하여 해석된다고 규정한다. Tokkyo Hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 70 (Japan).

일본 최고재판소는 Ball Spline Bearing 사건에서 균등론을 인정했다. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan). 다섯 요건은 다음과 같다. 상이한 요소가 발명의 본질적 부분이 아닐 것, 치환이 발명의 목적을 달성하고 동일한 효과를 낼 것, 제조 또는 침해 당시 당업자가 그 치환을 용이하게 생각할 수 있었을 것, 피고 제품이 출원 시 공지기술과 동일하거나 그로부터 용이하게 도출된 것이 아닐 것, 그리고 심사 중 피고 제품을 청구항에서 제외한 경우와 같은 특단의 사정이 없을 것.

다섯 번째 요건이 핵심 비교 대상이다. 이 요건은 출원인이 심사 중 피고 제품 또는 방법을 청구범위에서 의도적으로 제외한 경우를 포함하여 균등을 배제하는 “특단의 사정”이 있는지를 묻는다. 이 점에서 일본은 심사경과 금반언과 유사하지만, 구조는 다르다. 일본의 심사는 특허성 이유로 이루어진 모든 축소 보정이 중간 영역 전체를 포기한 것으로 추정된다는 미국식 추정으로 촉발되지 않는다. 오히려 특허권자의 행위가 객관적으로 피고 변형을 제외된 것으로 취급할 근거를 제공하는지를 묻는다.

현대적 정교화는 Maxacalcitol에서 나온다. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan). 최고재판소는 출원인이 예측 가능한 대안을 청구하지 않았다는 사실만으로는 균등을 배제하는 특단의 사정이 성립하지 않는다고 판시했다. 법원은 출원인이 그 대안이 청구된 구조를 대체할 수 있음을 인식하면서도 이를 청구항에서 제외한 것이 객관적이고 외형적으로 명확한 경우 특단의 사정이 존재할 수 있다고 설명했다.

그 구별은 매우 중요하다. Maxacalcitol에서 피고 공정은 청구된 cis-form 구조가 아니라 trans-form 비타민 D 구조를 사용했다. 피고들은 특허권자가 trans-form 구조를 청구할 수 있었으므로 균등을 주장할 수 없어야 한다고 주장했다. 최고재판소는 출원인이 trans-form 구조를 대체물로 인식하고 의도적으로 청구항 밖에 두었다는 점을 객관적·외부적으로 보여 주는 기록이 없다고 보아 그 주장을 배척했다. Maxacalcitol, Hei 28 (Ju) No. 1242.

따라서 일본에는 의미 있지만 제한적인 심사경과 금반언의 유사 법리가 있다. 다섯 번째 Ball Spline 요건은 출원인의 행위가 객관적으로 제외를 나타내는 경우 균등을 차단할 수 있다. 그러나 단순한 예측 가능성만으로는 충분하지 않다. 이 점에서 일본은 미국의 Festo 추정보다는 한국의 기록 민감적 의식적 제외 심사에 더 가깝다.

일본 심사 실무에서 대응서는 청구되지 않은 대안이 출원인이 청구하지 않기로 의도적으로 선택한 알려진 대체물처럼 보이게 하는 진술을 피해야 한다. 축소 보정이 단지 인용문헌을 구별하거나 문언을 명확히 하기 위한 것이라면 대응서는 그렇게 말해야 한다. 가능하다면 명세서와 종속항에 상업적으로 중요한 대안을 보존해야 한다.

VI. 중국: 포기된 기술적 해결수단, 신의성실 및 인접한 공중헌납 원칙

중국의 유사 법리는 한국 및 일본의 법리보다 더 직접적이다. 중국 사법 법리가 침해소송에서 포기된 기술적 해결수단의 재포섭을 명시적으로 배제하기 때문이다. 이 규칙은 일관성, 신의성실 및 심사·무효 기록의 공중 고지 기능에 기초한다.

중국의 침해 분석은 균등론을 인정하지만, 그 법리는 여러 제한 원칙에 종속된다. 최고인민법원은 금반언 규칙을 당사자에게 신의성실에 따라 행동하도록 요구하고, 특허권자가 특허부여 및 확인 절차에서 취한 입장과 모순되게 침해소송에서 청구항을 해석하는 것을 방지하기 위한 균등론의 제한으로 설명했다. See Patent System of China, WIPO Patent Judicial Guide § 4.3.2.5.

핵심 규칙은 최고인민법원의 2009년 특허침해 해석 제6조에 나타난다. 이 조항은 특허권자 또는 출원인이 청구항 또는 명세서의 보정, 또는 특허부여 또는 무효 절차에서의 진술을 통해 기술적 해결수단을 포기한 경우, 법원은 침해소송에서 그 기술적 해결수단을 특허 보호범위에 포함시키려는 특허권자의 시도를 지지하지 않는다고 규정한다. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China).

이 점에서 중국은 EPO보다 미국에 더 가깝다. 심사 또는 무효 절차에서의 진술이 나중에 침해소송에서 배제 규칙으로 작용할 수 있기 때문이다. 그러나 중국의 용어는 다르다. 문제는 Festo 추정이 적용되는지가 아니라, 특정 “기술적 해결수단”이 권리부여 또는 무효 절차에서의 의견진술이나 보정을 통해 포기되었는지이다. 초점은 포기된 해결수단, 행정기록, 그리고 특허권자가 나중에 그 해결수단을 재포섭하려는 시도에 있다.

이후의 해석상 제한은 중요하다. 최고인민법원의 두 번째 특허침해 해석 제13조는 권리자가 청구항, 명세서 또는 도면에 관한 축소 보정이나 진술이 특허부여 또는 확인 절차에서 구체적으로 부인되었음을 입증하는 경우, 법원은 그 보정 또는 진술이 기술적 해결수단을 포기하지 않은 것으로 보아야 한다고 규정한다. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China).

이 제한은 심사기록의 과도한 해석을 막는다. 출원인이 축소적 진술을 했지만 특허청 또는 후속 심사기관이 그 진술을 허여 또는 유지의 근거로 받아들이지 않았다면, 금반언의 근거는 약해진다. 중국 지침도 축소적 진술이 “구체적으로 부인”되었는지를 평가할 때 법원이 결정기관이 최종적으로 그 진술을 받아들였는지 및 특허가 그 진술에 근거하여 부여되거나 유효하게 유지되었는지를 고려한다고 시사한다.

중국에는 인접하지만 별개의 공중헌납 원칙도 있다. 2009년 최고인민법원 해석 제5조는 기술적 해결수단이 명세서 또는 도면에만 기재되고 청구항에 기재되지 않은 경우, 법원은 침해소송에서 그 해결수단을 특허 보호범위에 포함시키려는 특허권자의 시도를 지지하지 않는다고 규정한다. 이는 심사경과상 포기와 분석적으로 다르다. 금반언은 특허권자가 보정이나 주장으로 무엇을 포기했는지에 관한 것이고, 공중헌납은 특허권자가 개시했지만 청구하지 않은 것에 관한 것이다. 두 법리는 모두 균등론을 통한 나중의 확장을 제한하지만, 서로 다른 기록과 이론에 기초해 작동한다. Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6.

중국의 심사 및 무효 실무에서는 원심사와 특허 후 절차 모두에서 특별한 주의가 필요하다. 허여를 받거나, 유효성을 보존하거나, 문헌을 구별하기 위해 한 진술은 나중에 포기된 기술적 해결수단을 정의할 수 있다. 동시에 상업적으로 중요한 대안은 단순히 명세서에만 개시해서는 안 되며 가능한 경우 청구항에 포함해야 한다. 개시되었지만 청구되지 않은 해결수단은 공중에 헌납된 것으로 취급될 수 있기 때문이다.

VII. 비교 종합

각 관할권은 세 가지 넓은 범주로 묶을 수 있다.

첫 번째 범주는 미국이다. 미국법에는 형식적인 심사경과 금반언 법리, 별도의 심사경과 디스클레이머 법리, 그리고 청구항 해석에서 심사경과를 내재적 증거로 적극 사용하는 전통이 있다. 심사기록은 균등론이 분석에 들어오기 전과 후 모두에서 중요하다.

두 번째 범주는 EPO이다. EPO는 청구항 해석에서 명세서와 도면을 사용하고 EPC 아래 보정을 엄격히 통제하지만, EPC 절차에서 미국식 파일 래퍼 금반언을 인정하지 않는다. 심사경과는 기술적 문맥을 제공할 수 있지만, EPC 아래 구속력 있는 포기 법리로 작동하지 않는다.

세 번째 범주에는 한국, 일본 및 중국이 포함된다. 이들 관할권은 금반언의 기능적 유사 법리를 인정하지만, 미국의 Festo를 복제한 것은 아니다. 한국과 일본은 출원인이 피고 구성을 의도적으로 또는 객관적으로 제외했는지를 묻는다. 중국은 특허권자가 권리부여 또는 확인 절차에서 보정이나 진술을 통해 기술적 해결수단을 포기했는지를 묻는다.

비교표

항목	미국	EPO	한국	일본	중국
가장 가까운 법리	심사경과 금반언; 심사경과 디스클레이머	EPC 절차에서 진정한 파일 래퍼 금반언은 없음	의식적 또는 목적적 제외	다섯 번째 Ball Spline “특단의 사정” 요건	포기된 기술적 해결수단; 인접한 공중헌납 원칙
주된 법적 장면	침해소송에서의 청구항 해석 및 균등론	심사, 이의, 제한, 항소; 침해는 EPO 밖에서 처리	균등론 및 범위 관련 절차	침해소송에서의 균등론	권리부여 및 무효 기록을 반영한 침해소송
발동 요건	축소 보정 또는 명확한 출원인 포기	EPC 실무상 구속력 있는 금반언 발동 요건 없음	전체 심사기록이 제외 의도를 보여 줌	의도적 제외를 보여 주는 객관적·외형적 행위	기술적 해결수단을 포기하는 보정 또는 의견진술
기계적 효과?	요건을 충족하는 축소 보정 후 Festo 추정	없음	없음; 축소 보정만으로는 불충분	없음; 예측 가능한 대안을 청구하지 않았다는 사실만으로는 불충분	더 직접적이나, 축소적 입장이 구체적으로 부인된 경우 포기 없음
인접 법리	개시-헌납 법리	신규사항 추가; 제123조(3); 제69조에 따른 청구항 해석	공지기술/자유실시 가능성 제한	공지기술 제한 및 특단의 사정	개시되었으나 청구되지 않은 기술적 해결수단에 대한 공중헌납 원칙

VIII. 결론

심사경과는 전 세계적으로 동일한 단일 법리가 아니며, 비미국 제도를 Festo의 단순한 변형으로 설명해서는 안 된다. 미국은 형식적인 심사경과 금반언 체계의 가장 명확한 예이다. 특허성과 관련된 이유로 이루어진 축소 보정은 특허권자가 균등론을 통해 포기한 영역을 재포섭하는 것을 추정적으로 차단할 수 있다. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002). 미국법은 또한 통상적 청구항 해석과 심사경과 디스클레이머에서 심사경과에 중요한 역할을 부여한다. 특히 출원인의 보정과 발언이 심사관 인용 선행기술을 명확히 구별하는 경우 그러하다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003). 심사관의 허여 이유는, 특히 그것이 출원인 자신의 축소적 주장을 반영할 때 청구항 의미를 알려 줄 수 있지만, 일방적인 심사관 진술과 출원인의 침묵은 일반적으로 포기를 발생시켜서는 안 된다. Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342, 1345–47 (Fed. Cir. 2005).

EPO는 별도의 위치에 있다. EPC가 청구항을 명세서와 도면에 비추어 해석할 것을 요구하고, EPO 실무가 신규사항 추가와 보호범위 확장 같은 보정 문제를 엄격히 통제하더라도, EPO 절차는 미국식 파일 래퍼 금반언을 인정하지 않는다. 심사기록은 기술적 문맥을 제공할 수 있지만, EPC 아래 구속력 있는 금반언 법리로 작동하지 않는다. See Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2; T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024).

한국, 일본 및 중국은 더 가까운 기능적 유사 법리를 제공하지만, 각기 고유한 법리 구조를 사용한다. 한국의 의식적 또는 목적적 제외 법리는 심사기록의 종합적 검토를 요구하고, 축소 보정만으로 자동 포기가 발생한다는 견해를 거부한다. 문제는 출원인이 추상적으로 청구항을 좁혔는지가 아니라, 심사관의 견해, 보정, 출원인의 주장, 보정 이유 및 출원인의 의도까지 포함한 기록 전체가 특정 피고 구성이 의식적으로 제외되었음을 보여 주는지이다. Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.).

일본도 마찬가지로 균등론, 특히 균등을 배제하는 “특단의 사정”이 없어야 한다는 다섯 번째 Ball Spline 요건을 통해 이 문제를 다룬다. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan). 최고재판소의 Maxacalcitol 판결은 예측 가능한 대안을 청구하지 않았다는 사실만으로는 부족하고, 특허권자의 행위가 그 대안을 대체물로 인식하면서 의도적으로 청구항 밖에 두었다는 점을 객관적·외부적으로 나타내야 한다고 확인한다. Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan).

중국의 법리는 더 직접적으로 배제적이다. 특허권자 또는 출원인이 권리부여 또는 무효 절차에서 보정이나 의견진술을 통해 기술적 해결수단을 포기한 경우, 중국 법원은 일반적으로 특허권자가 침해소송에서 그 해결수단을 재포섭하는 것을 허용하지 않는다. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China). 그러나 그 제한은 중요하다. 특허권자가 축소 보정 또는 진술이 권리부여 또는 확인 절차에서 구체적으로 부인되었거나 받아들여지지 않았음을 보여 주는 경우, 포기가 적용되지 않을 수 있다. Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China). 중국의 공중헌납 원칙은 같은 계열의 청구범위 제한 법리에 속하지만, 분석상 별도로 유지되어야 한다. 공중헌납은 명세서 또는 도면에 개시되었으나 청구되지 않은 기술적 해결수단에 관한 것이고, 심사경과상 포기는 보정 또는 주장으로 포기한 청구대상에 관한 것이다. Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6.

특허 실무가에게 주는 실무적 교훈은 심사경과를 장래 소송 증거로 작성해야 한다는 것이다. 관할권을 불문하고 보정은 대응하는 특정 거절에 연결되어야 하고, 대응서는 불필요한 발명 전체 수준의 자인을 피해야 하며, 상업적으로 중요한 대안은 가능한 경우 명세서에 단순히 기재하는 데 그치지 말고 청구항에 보존해야 한다. 법적 결과는 미국의 추정적 포기, EPO의 진정한 파일 래퍼 금반언 부재, 한국의 의식적 제외, 일본의 특단의 사정, 중국의 포기된 기술적 해결수단으로 서로 다르다. 그러나 전략적 규율은 동일하다. 허여를 확보하거나 유효성을 보존하기 위해 필요한 것을 정확히 말하되, 그 이상은 말하지 않는 것이다.