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Divergent Patent Law 블로그

미국 특허 출원·심사 대응, PTAB 실무, 미국 연방순회항소법원 동향 및 국경 간 특허 전략에 관한 논평.

한국의 “기술적 사상”에서 미국의 “실용적 적용”으로: 소프트웨어 및 AI 특허출원을 위한 § 101 전략

  • 작성자 사진: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 7월 30일
  • 16분 분량

요약:

본 글은 한국법상 특허적격성이 있어 보이는 한국발 소프트웨어 및 AI 특허출원이 왜 미국의 특허대상적격성 법리하에서는 여전히 상당한 장애에 직면할 수 있는지를 설명한다. 한국법은 청구된 발명이 “자연법칙을 이용한 기술적 사상”인지, 그리고 소프트웨어 관련 발명의 경우 소프트웨어 기반 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어 있는지에 초점을 맞춘다. 반면 미국법은 청구항이 법정 범주에 속하는지, 그리고 추상적 아이디어, 자연법칙, 자연현상 등 사법상 예외를 회피하거나 이를 충분히 적용하고 있는지를 묻는다. 본 글은 한국 대법원 및 특허법원 판례와 미국 연방대법원 및 연방순회항소법원 판례를 함께 검토하여, 서버, 프로세서, 데이터베이스, AI 모델 또는 컴퓨터 판독가능 매체를 단순히 기재하는 것만으로는 일부 한국 실무에서는 적격성을 뒷받침할 수 있을지라도, 미국에서는 청구항이 데이터 수집, 분석, 사업상 의사결정, 정신활동 또는 범용 컴퓨터 구현으로 성격지어지는 경우 § 101을 충족하지 못할 수 있음을 보인다. 실무상 결론은 한국 출원인이 미국 출원을 단순한 번역 작업으로 취급해서는 안 된다는 것이다. 미국 출원은 구체적인 기술적 문제를 식별하고, 그 문제를 해결하는 기술적 메커니즘을 개시하며, 발명이 추상적 아이디어로 취급되는 것을 방지하는 특정 기술적 개선 또는 실용적 적용을 명세서뿐 아니라 청구항에도 기재해야 한다.

I. 서론

한국 변리사에게 35 U.S.C. § 101에 따른 미국의 특허적격성은 처음에는 익숙해 보이는 경우가 많다. 한국법과 미국법은 모두 청구된 대상이 특허법으로 보호될 수 있는 종류의 것인지에 관한 문턱 심사를 포함한다. 두 제도 모두 정신활동, 수학적 논리, 비즈니스 규칙 또는 정보 제시를 단순히 기재하는 청구항에 대해 우려를 보인다. 그러나 이러한 유사성은 오해를 낳을 수 있다. 한국의 적격성 심사와 미국의 § 101 심사는 법리적으로 동등한 것이 아니다.

한국법은 특허법상 “발명”의 정의, 즉 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라는 정의와, 그 발명이 산업상 이용가능해야 한다는 요건에서 출발한다. Patent Act arts. 2(1), 29(1) (S. Kor.); Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, §§ 1, 4 (Jan. 2010). 소프트웨어 및 비즈니스 방법 사건에서 한국 법원은 소프트웨어 기반 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어 있는지에 초점을 맞춘 실무적 심사를 발전시켜 왔다. Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.).

미국법은 다르게 출발한다. § 101은 신규하고 유용한 “방법, 기계, 제조물 또는 조성물” 또는 그 개량을 발명하거나 발견한 자는 Title 35의 다른 요건에 따라 특허를 받을 수 있다고 규정한다. 35 U.S.C. § 101. 그러나 현대의 소프트웨어, AI, 핀테크, 비즈니스 방법 및 진단 사건에서 미국의 핵심 쟁점은 청구항이 방법, 시스템, 장치 또는 컴퓨터 판독가능 매체로 작성되었는지에 그치지 않는다. 핵심 쟁점은 청구항이 사법상 예외, 특히 추상적 아이디어를 대상으로 하는지, 그리고 그렇다면 그 예외 자체를 청구하는 것이 아니라 특허적격한 적용으로서 Alice/Mayo 하에서 적격한지 여부이다. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 217–18 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 72–73 (2012).

서두에서 작성상 주의점을 분명히 해야 한다. 미국 실무에서는 적격성의 이야기를 청구항이 담아야 한다. 법원은 명세서에 비추어 청구항을 해석하므로 명세서는 중요하지만, 명세서에 기술적 설명이 있다고 해서 추상적인 독립항이 구제되는 것은 아니다. 연방순회항소법원은 적격성이 명세서에 개시된 모든 것이 아니라 무엇이 청구되었는지에 달려 있으며, 청구항 자체가 기능적 결과가 어느 정도 구체성 있게 어떻게 달성되는지를 식별해야 한다고 반복하여 판시해 왔다. See AI Visualize, Inc. v. Nuance Commc’ns, Inc., 97 F.4th 1371, 1378–81 (Fed. Cir. 2024); Trs. of Columbia Univ. in the City of N.Y. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1243, slip op. at 8–10 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026).

이 차이는 한국발 출원에서 중요하다. 서버, 프로세서, 데이터베이스, 단말 또는 컴퓨터 판독가능 매체를 구체적으로 기재했기 때문에 한국에서는 적격해 보이는 청구항이라도, 미국 심사관 또는 법원이 이를 데이터 수집, 데이터 분석, 비즈니스 규칙 적용, 정신적 판단, 점수 계산 또는 범용 컴퓨터 하드웨어에서의 결과 표시로 성격지으면 미국에서는 여전히 취약할 수 있다. 따라서 한국 출원인의 실무상 작성 과제는 한국 청구항을 단순히 영어로 번역하는 것이 아니다. 한국의 “자연법칙을 이용한 기술적 사상”을 미국 § 101의 서사, 즉 기술적 문제에 대한 구체적인 기술적 해결책으로 전환하고, 이를 명세서에 개시하며 청구항에 기재하는 것이다.

II. 한국의 기준: “자연법칙을 이용한 기술적 사상”

한국의 특허적격성은 발명의 법정 정의에서 출발한다. 한국 특허법 제2조는 발명을 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 고도한 창작으로 정의하고, 제29조 제1항은 발명이 산업상 이용가능해야 한다고 요구한다. Patent Act arts. 2(1), 29(1) (S. Kor.). KIPO의 특허가능성 지침은 제29조 제1항이 법정 발명과 산업상 이용가능성 모두를 요구하며, 청구된 대상이 법정 대상인지 판단할 때 “고도한 것”이라는 문구는 일반적으로 고려되지 않는다고 설명한다. Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, §§ 1, 3–4 (Jan. 2010).

한국 법원은 이러한 법정 정의를 실질적인 문턱 요건으로 취급한다. 영구기관 유형 사건에서 대법원은 청구된 시스템이 외부 에너지 없이 물을 재순환시켜 에너지 보존 법칙에 위반된다는 이유로, 수력 에너지 시스템에 관한 출원의 거절을 유지하였다. Daebeobwon [Supreme Court], 98Hu744, Sept. 4, 1998 (S. Kor.). 이 사건은 한국의 “자연법칙” 요건이 단순한 장식적 문구가 아님을 보여 준다. 청구항이 자연법칙에 반하거나 자연법칙을 전혀 이용하지 않는 경우, 문턱 단계에서 탈락할 수 있다.

소프트웨어 및 비즈니스 방법 사건에서 한국 법리는 더 미묘해진다. KIPO 지침은 경제법칙, 수학적 방법, 논리, 임의적 배열 및 정신활동은 그 자체로 청구되는 경우 일반적으로 법정 대상이 아니라고 설명한다. Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, § 4.1.4 (Jan. 2010). 그러나 같은 지침은 수학적 처리 또는 데이터 처리를 포함하는 청구항이라도, 기술적 장치 또는 기술적 방법을 이용하여 유용하고 구체적이며 반복 가능한 기술적 결과를 산출하는 경우 법정 대상이 될 수 있음을 인정한다. Id.

따라서 한국 실무는 소프트웨어 발명 자체에 적대적이지 않다. KIPO 지침은 컴퓨터 프로그램 자체는 법정 발명이 아니지만, 컴퓨터 프로그램과 연동하여 동작하는 데이터 처리 장치, 그 작동 방법 및 프로그램을 담고 있는 컴퓨터 판독가능 매체는 프로그램에 의한 데이터 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실행되는 경우 법정 대상이 될 수 있다고 설명한다. Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, § 4.1.8 (Jan. 2010). KIPO의 AI 심사 가이드도 AI 발명에 같은 개념을 적용한다. 즉 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현되는 경우, 정보처리 장치, 작동 방법, 컴퓨터 판독가능 매체 및 매체에 저장된 프로그램은 법정 발명을 구성할 수 있다. KIPO, Examination Guide in the Artificial Intelligence Field, pt. 1, § 3.1.3 (2023).

이 점을 과장해서는 안 된다. 한국의 적격성은 청구된 컴퓨터, 프로세서 또는 서버 자체가 특별히 개선되어 있을 것을 항상 요구하지 않는다. 일상적 심사에서는 청구항이 소프트웨어와 하드웨어의 협동을 구체적으로 기재하는 경우, 즉 특정 정보처리를 수행하는 정보처리 장치, 작동 방법 또는 매체에 저장된 컴퓨터 판독가능 매체/프로그램을 기재하는 경우에는, 그 기초 하드웨어가 통상적인 것이라도 적격성이 충족되는 경우가 많다. 대법원 판례에서의 더 엄격한 요점은 청구항을 전체로 보아 단순한 인위적 의사결정, 인간의 정신활동, 경제적 논리 또는 정보 제시를 하드웨어 용어로 포장한 것에 불과해서는 안 된다는 것이다.

III. 소프트웨어, 비즈니스 방법 및 정신활동에 관한 한국 판례

현재 논의에서 가장 중요한 한국의 소프트웨어/비즈니스 방법 관련 판례는 대법원의 2007Hu265 판결이다. 이 사건에서 대법원은 정보기술을 이용하여 구현되는 비즈니스 방법 발명은 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어야 한다고 판시하였다. Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.). 대법원은 또한 청구항 전체 분석을 강조하였다. 즉 청구항의 일부가 자연법칙을 이용하더라도, 전체로 보아 자연법칙을 이용하지 않는다면 그 청구항은 법정 발명이 아니다. Id.

사안의 사실관계에서 해당 출원은 상담 요청을 수신하고, 구매 정보를 분석하며, 생활설계 또는 상담 결과를 생성하는 아이템 서버에 관한 것이었다. 대법원은 청구항이 소프트웨어 기반 정보처리가 하드웨어를 이용하여 어떻게 구체적으로 실현되는지를 개시하지 않았고, 청구항의 핵심은 데이터베이스를 도구로 사용하여 인위적 의사결정 또는 상담 결과를 산출하는 데 있었다는 이유로 거절을 유지하였다. Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.). 한국 실무가에게 2007Hu265는 청구항의 실질이 상담 방법, 인간의 판단 또는 인위적 의사결정에 머무르는 경우 서버, 데이터베이스 또는 범용 컴퓨팅 환경이 자동으로 충분하지 않다는 경고이다.

대법원은 폐기물 관리/바코드 사건에서도 유사한 부정적 결론에 이르렀다. 그 사건의 청구발명은 바코드 스티커 및 달력 배포, 쓰레기봉투에 바코드 부착, 쓰레기 수거 및 분류, 그리고 부적절하게 분류된 쓰레기가 검출된 경우 시정명령을 발부하는 것에 관한 것이었다. Daebeobwon [Supreme Court], 2001Hu3149, May 16, 2003 (S. Kor.). 청구항에는 바코드 스티커, 쓰레기봉투 및 컴퓨터 바코드 판독이 포함되어 있었지만, 대법원은 그 단계들이 그러한 도구를 인간의 정신활동, 법적/행정적 배치 및 인위적 의사결정을 위한 수단으로 사용할 뿐이라고 판단하였다. Id.

폐기물 관리 사건의 기초가 된 특허법원 판결의 영문 번역은 비교법적 목적에서 특히 유용하다. 그 판결은 인위적 의사결정, 수학 공식 또는 인간의 정신활동을 이용하는 청구항은 한국의 발명 개념에 속하지 않으며, 청구항은 전체로 평가되어야 한다고 설명한다. Teukheobeobwon [Patent Court], 2000Heo5438, Sept. 21, 2001 (S. Kor.). 법원은 하드웨어와 소프트웨어가 단순한 도구로 사용되었고 소프트웨어-하드웨어 조합을 이용하는 구체적 수단이 청구되지 않았다는 이유로, 바코드 및 컴퓨터 판독 특징이 불충분하다고 보았다. Id.

반대로 대법원은 소프트웨어가 하드웨어를 제어하고 기술적 동작을 산출하는 경우에는 소프트웨어 관련 대상을 인정하였다. 수치제어 입력 형식 사건에서 대법원은, 청구된 제어 입력 형식이 수치제어 장치를 제어하는 소프트웨어를 구동하고 기계 식별, 제어 및 동작을 유발하며 하드웨어 외부에서 물리적 변환을 산출한 경우, 그 소프트웨어 관련 발명은 단순한 인간의 정신활동이 아니라고 판단하였다. Daebeobwon [Supreme Court], 97Hu2507, Nov. 30, 2001 (S. Kor.). 이는 기계 제어 및 기술적 개선에 관한 미국식 주장을 가장 자연스럽게 뒷받침하는 긍정적 한국 판례이다.

대법원의 인증/키 교환 판결도 현대 소프트웨어 및 사이버보안 청구항에 중요하다. 해당 청구발명은 제3의 신뢰기관 없이 상호 공개키 인증 및 키 교환을 수행하는 것에 관한 것이었다. Daebeobwon [Supreme Court], 2009Hu436, Dec. 23, 2010 (S. Kor.). 대법원은 인증된 P2P 채널을 통해 일회용 비밀번호를 제공하는 내용을 포함한다는 이유만으로 법정 발명 요건을 충족하지 못한다는 주장을 배척하였다. 대법원은 인증된 채널을 이미 인증된 채널로 해석하고, 전체로 보아 그 청구항은 순수한 인간의 정신활동이 아니라고 판단하였다. Id.

이들 사건은 비교의 한국 측 기준을 정리해 준다. 인간의 판단, 사업 관리, 법적 배치 또는 범용적 정보 처리에 관한 청구항은 탈락할 수 있다. 소프트웨어가 하드웨어와 구체적으로 협동하여 기계를 제어하거나, 기술 시스템을 작동시키거나, 구체적인 인증 프로세스를 수행하는 청구항은 한국의 문턱 요건을 충족할 수 있다. 그러나 그 문턱은 여전히 한국의 문턱이다. 이를 미국의 추상적 아이디어 심사와 혼동해서는 안 된다.

IV. 미국의 기준: 법정 범주, 사법상 예외 및 심사 가이던스

미국 § 101은 방법, 기계, 제조물 및 조성물이라는 법정 범주에서 출발한다. 35 U.S.C. § 101. 한국 출원인에게 첫 번째 함정은 청구항이 방법, 시스템, 장치 또는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체로 작성되어 있기 때문에 안전하다고 가정하는 것이다. 미국법에서 청구항 형식은 시작에 불과하다. 청구항은 법정 범주에 속하더라도 § 101의 사법상 예외에 따라 추상적 아이디어, 자연법칙 또는 자연현상을 대상으로 하는 경우 특허부적격일 수 있다. Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 216–18 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 70–73 (2012); AI Visualize, Inc. v. Nuance Commc’ns, Inc., 97 F.4th 1371, 1377–78 (Fed. Cir. 2024).

연방대법원의 Alice/Mayo 프레임워크는 먼저 청구항이 특허부적격 개념을 대상으로 하는지 묻고, 그렇다면 청구항 요소들이 개별적으로 또는 순서화된 조합으로서 청구항의 성격을 특허적격한 적용으로 변환하는지 묻는다. Alice, 573 U.S. at 217–18. USPTO에서는 이 프레임워크가 Step 2A Prong One, Step 2A Prong Two 및 Step 2B를 포함하는 심사 가이던스를 통해 구현된다. MPEP § 2106. 익숙한 USPTO의 추상적 아이디어 그룹, 즉 수학적 개념, 인간 활동을 조직화하는 일정한 방법 및 정신 프로세스는 따라서 심사 대응에서 필수적이다. MPEP § 2106.04(a)(2).

사법법과 심사 가이던스의 구분은 명시되어야 한다. 심사 대응에서는 USPTO의 Step 2A Prong Two 프레임워크가 작동하는 어휘이다. 청구항이 사법상 예외를 기재하는 경우, 심사관은 추가 청구항 요소들이 그 예외를 실용적 적용으로 통합하여 청구항이 그 예외를 “대상으로 하는” 것이 아니게 하는지 묻는다. MPEP §§ 2106.04(d), 2106.05(a); see also 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 58,128, 58,133–34 (July 17, 2024). 그러나 소송에서는 연방순회항소법원이 해석한 Alice/Mayo가 여전히 구속력 있는 법이다. USPTO 가이던스와 예시는 유용한 심사 대응 도구이지만 법원을 구속하지 않는다. See In re Rudy, 956 F.3d 1379, 1382–83 (Fed. Cir. 2020); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 760 F. App’x 1013, 1020 (Fed. Cir. 2019).

따라서 작성 전략은 두 독자를 모두 만족시켜야 한다. 심사 단계에서는 USPTO의 “실용적 적용” 주장을 뒷받침하면서, 나중에 연방순회항소법원식 분석을 받을 때에도 청구된 기술적 개선이 청구항 문언 자체에서 드러나도록 해야 한다. 이러한 이중 독자는 한국 출원인에게 특히 중요하다. 미국 청구항은 MPEP 어휘로 심사될 수 있지만, 이후 소송에서는 Alice/Mayo 및 연방순회항소법원 판례에 따라 검증될 수 있기 때문이다.

현대 연방순회항소법원 판례는 § 101 심사가 출원인이 발명을 일반적 용어로 어떻게 성격짓는지가 아니라, 청구된 진보에 의해 좌우된다는 점을 강조한다. 법원은 명세서에 비추어 청구항 문언을 읽고 청구항이 무엇을 “대상으로 하는지”를 식별한다. 그러나 명세서는 청구되지 않은 기술적 세부사항을 공급함으로써 청구항을 구제할 수 없다. AI Visualize, 97 F.4th at 1378–81; GoTV Streaming, LLC v. Netflix, Inc., 166 F.4th 1053, 1061–66 (Fed. Cir. 2026); Trs. of Columbia Univ. in the City of N.Y. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1243, slip op. at 8–14 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). 따라서 미국의 관점에서는, 한국발 명세서가 기술적으로 보이는 구현을 설명하더라도 독립항 자체가 단지 기능적 결과만을 기재한다면 충분하지 않다.

Alice는 컴퓨터 구현 비즈니스 방법에 관한 미국의 핵심 판례로 남아 있다. 그 청구항은 중개 결제에 관한 것이었고, 연방대법원은 그것이 중개 결제라는 추상적 아이디어를 대상으로 한다고 판단하였다. 범용 컴퓨터 구현을 요구하는 것만으로는 그 추상적 아이디어를 특허적격 대상으로 변환하지 못했다. Alice, 573 U.S. at 221–26. 대법원은 청구항이 컴퓨터 자체의 기능을 개선하지도, 다른 기술 또는 기술 분야에서의 개선을 초래하지도 않았음을 강조하였다. Id. at 225. Bilski 역시 비즈니스 및 금융 발명에 중요하다. 대법원은 에너지 시장에서의 위험 헤지에 관한 청구항이 추상적 아이디어를 대상으로 한다고 판시하였다. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 611–12 (2010).

최근 연방순회항소법원 판례들은 이 문제가 핀테크, 게임, 모바일 커머스 및 규제 대상 거래 시스템에서 여전히 심각하다는 점을 확인한다. Beteiro에서 연방순회항소법원은 원격 도박 거래의 촉진에 관한 청구항이, 정보 검출, 통지 생성 및 전송, 위치정보를 포함하는 베팅 요청 수신, 베팅 허용 여부 판단 및 베팅 처리 등을 기재한 경우 추상적이라고 판단하였다. Beteiro, LLC v. DraftKings Inc., 104 F.4th 1350, 1355–59 (Fed. Cir. 2024). 법원은 지리적 위치 확인 및 규제 준수 측면을 기술적 개선이 아니라 법적 또는 사업상 문제로 취급하였고, 범용 컴퓨터 및 네트워크 기술을 이용하는 결과 중심의 기능적 문언은 일반적으로 불충분하다고 강조하였다. Id. at 1357–59. 한국 핀테크 출원인에게 그 교훈은 직접적이다. 지급 승인, 대출 승인, 거래 승인, 위험 점수화, 베팅 승인 또는 규제 준수로 구성된 청구항은, 단순한 컴퓨터화된 상업적 결정이 아니라 특정 기술적 메커니즘을 기재하지 않는 한 취약할 것이다.

데이터 분석 청구항과 관련해서는 Electric Power Group이 여전히 핵심 연방순회항소법원 판례이다. 법원은 정보 수집, 분석 및 결과 표시를 중심으로 한 청구항이 추상적 아이디어를 대상으로 한다고 판단하였다. Elec. Power Grp., LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350, 1353–56 (Fed. Cir. 2016). 더 최근의 연방순회항소법원 판례들은 같은 원칙을 강화했다. AI Visualize에서 법원은 의료 스캔 데이터의 검색, 조작 및 표시를 포함하는 청구항이, 주장된 개선을 시스템이 기술적으로 어떻게 달성하는지를 청구하지 않고 가상 뷰를 생성하고 표시하는 결과만을 기재한 경우 추상적이라고 판단하였다. AI Visualize, 97 F.4th at 1378–82. GoTV에서도 법원은 입력 수신, 정보 저장 및 검색, 정보 처리, 정보 표시 및 정보 전송과 같은 통상적 컴퓨터 기능은, 청구항이 그러한 기능들이 수행되는 방식의 구체적 개선을 기재하지 않는 한 적격성을 제공하지 않는다고 설명하였다. GoTV, 166 F.4th at 1062–66. 이러한 사건들은 한국의 AI, 모니터링, 추천, 이미지 처리 및 분석 출원에 특히 관련이 있다. 그러한 청구항 다수는 미국 심사관 또는 법원에 의해 “데이터를 수신하고, 데이터를 분석하고, 결과를 출력하는” 것으로 축약될 수 있기 때문이다.

연방순회항소법원은 이제 기계학습 맥락에서도 같은 점을 명시하였다. Recentive Analytics에서 법원은 기존 기계학습 기법을 새로운 데이터 환경에 단순히 적용하는 청구항이 특허적격한지 여부를 최초의 쟁점으로 다루었다. Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205, 1211–15 (Fed. Cir. 2025). 법원은 그렇지 않다고 판시하였다. Id. 그 청구항은 기계학습을 사용하여 이벤트 일정과 네트워크 맵을 생성하는 것에 관한 것이었지만, 특허들은 기계학습 자체의 개선이나 기초 컴퓨팅 시스템의 특정 기술적 개선을 청구하지 않았다. Id. 한국 AI 출원인에게 Recentive는 흔한 가정을 배척한다는 점에서 중요하다. 학습 데이터, 사업 분야 또는 적용 환경의 신규성만으로는 미국에서 AI 청구항을 특허적격하게 만들지 못한다. 미국 AI 청구항은 대신 개선된 모델 아키텍처, 학습 프로세스, 특징 변환, 데이터 구조, 하드웨어 상호작용, 네트워크 보안 조치, 신호처리 파이프라인 또는 장치 제어 동작과 같은 구체적 기술적 개선을 식별해야 한다.

사이버보안 및 악성코드 탐지 청구항도 신중한 처리가 필요하다. 컴퓨터 보안 발명은 적격할 수 있지만, 연방순회항소법원은 보안 분야를 언급하는 것만으로 § 101 문제가 자동으로 해결되지는 않는다고 경고해 왔다. Columbia University v. Gen Digital에서 법원은 이상을 탐지하기 위해 데이터를 모델과 비교하는 것에 관한 청구항이, 주장된 보안 개선을 달성하는 데 필요한 특정 기술적 단계를 청구하지 않은 경우 추상적이라고 판단하였다. Trs. of Columbia Univ. in the City of N.Y. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1243, slip op. at 12–18 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). 이 판결은 악성코드 탐지와 같은 기술 분야에서도, 미국의 심사는 단지 원하는 보안 결과가 아니라 기술적 개선의 “방법”을 청구항이 기재하는지를 여전히 묻는다는 점을 보여 주므로 한국 출원인에게 유용하다.

동시에 미국법이 소프트웨어에 반대하는 것은 아니다. 연방순회항소법원의 긍정적 판례 흐름은 여전히 중요하다. Enfish에서 법원은 컴퓨터 데이터베이스의 자기참조 테이블에 관한 청구항이 컴퓨터 기능의 특정 개선을 대상으로 하므로 추상적이지 않다고 판단하였다. Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1335–39 (Fed. Cir. 2016). 다른 연방순회항소법원 판례들도, 청구항이 컴퓨터 보안, 네트워크 동작, 데이터 구조, 패킷 처리 또는 장치 기능의 특정 개선을 기재한 경우 적격성을 인정하거나 적어도 적격 가능성이 있는 청구항으로 보았다. See, e.g., Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., Inc., 879 F.3d 1299, 1303–05 (Fed. Cir. 2018); Uniloc USA, Inc. v. LG Elecs. USA, Inc., 957 F.3d 1303, 1307–09 (Fed. Cir. 2020); Packet Intelligence LLC v. NetScout Sys., Inc., 965 F.3d 1299, 1309–14 (Fed. Cir. 2020); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368–72 (Fed. Cir. 2020); CosmoKey Sols. GmbH & Co. KG v. Duo Sec. LLC, 15 F.4th 1091, 1097–99 (Fed. Cir. 2021). 공통점은 그 청구항들이 컴퓨터를 단순한 도구로 사용하지 않았다는 것이다. 그들은 특정 기술적 메커니즘 또는 개선을 기재하였다.

따라서 한국 출원인에게 실무상 교훈은 오래된 Alice/Bilski 공식만으로 생각하는 것보다 더 날카롭다. 한국발 출원은 서버, 프로세서, 메모리, 단말, AI 모델, 데이터베이스 또는 컴퓨터 판독가능 매체를 청구한다는 이유만으로 미국 적격성이 따라온다고 가정해서는 안 된다. 현행 연방순회항소법원 판례하에서 청구항은 기술적 개선을 식별하고, 그 개선을 산출하는 구체적 메커니즘을 기재해야 한다. 그렇지 않으면 한국 대응 청구항이 하드웨어를 통해 구현된 기술적 사상이라는 한국 요건을 충족하는 것처럼 보이더라도, 미국 청구항은 수학적 개념, 정신 프로세스, 사업상 배치, 규제상 결정 또는 범용 데이터 처리 결과로 성격지어질 수 있다.

V. 핵심 차이: 한국의 “하드웨어 구현”은 미국의 “실용적 적용”과 동일하지 않다

본질적인 비교 포인트는 다음과 같다. 한국과 미국은 유사한 위험 신호를 식별할 수 있지만, 서로 다른 법적 질문을 던진다.

한국에서는 청구항을 전체로 보아 그것이 자연법칙을 이용한 기술적 사상인지가 문제이다. 소프트웨어 및 비즈니스 방법 사건에서는 그것이 흔히 소프트웨어 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어 있는지라는 실무적 질문으로 전환된다. Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.); KIPO, Examination Guide in the Artificial Intelligence Field, pt. 1, § 3.1.3 (2023). 중요하게도, 한국의 적격성은 하드웨어가 특별히 개선되어 있지 않더라도 구체적인 소프트웨어-하드웨어 협동으로 충족될 수 있는 경우가 많다. 이는 한국 출원인이 청구항을 특정한 소프트웨어-하드웨어 상호작용을 갖는 장치, 방법 또는 매체로 작성하면 컴퓨터 구현 소프트웨어 또는 AI 발명이 적격하다고 합리적으로 기대할 수 있는 이유 중 하나이다.

미국에서는 질문이 다르다. 청구항이 하드웨어를 기재하더라도, 청구된 진보가 비즈니스 규칙, 정신 프로세스, 수학적 계산, 정보처리 결과 또는 범용 컴퓨터 구현으로 성격지어지면 탈락할 수 있다. 심사 대응에서는 출원인이 보통 기재된 사법상 예외가 MPEP § 2106.04(d)에 따라 실용적 적용으로 통합되어 있다고 주장한다. 소송에서는 동일한 작성이 청구항이 기술적 개선을 대상으로 하거나 발명적 개념을 포함한다는 Alice/Mayo 주장을 뒷받침해야 한다. Alice, 573 U.S. at 217–18; In re Rudy, 956 F.3d at 1382–83.

이 때문에 한국의 적격성을 미국 적격성의 대용지표로 사용할 수 없다. “사용자 정보를 수신하고, AI 모델을 이용하여 사용자 정보를 분석하며, 추천을 결정하고, 그 추천을 사용자 단말로 전송하도록 구성된 프로세서를 포함하는 서버”를 기재한 한국 청구항은 소프트웨어-하드웨어 구현을 포함하는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 미국에서는 심사관 또는 법원이 그 청구항을 정보 수신, 수학적 또는 정신적 분석 수행 및 결과 표시로 성격지을 수 있다. 그러한 성격 부여는 청구항을 Electric Power Group 및 MPEP의 추상적 아이디어 그룹에 가깝게 만든다. Elec. Power Grp., 830 F.3d at 1353–56; MPEP § 2106.04(a)(2).

같은 점은 컴퓨터 판독가능 매체에도 적용된다. 한국 지침은 프로그램에 의한 데이터 처리 과정이 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실행되는 경우 프로그램을 담고 있는 컴퓨터 판독가능 매체를 법정 대상으로 인정한다. Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, § 4.1.8 (Jan. 2010). 그러나 미국에서는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체가 법정 범주에 속할 수 있더라도, 기초 방법이 범용 컴퓨터 구성요소에서 구현된 추상적 아이디어라면 Alice 하에서 여전히 탈락할 수 있다. Alice, 573 U.S. at 226–27.

따라서 가장 강한 미국 접근법은 단순히 하드웨어 명사를 추가하는 것이 아니다. 더 강한 접근법은 특정 기술적 문제, 특정 기술적 메커니즘 및 특정 기술적 개선을 식별하는 것이다. 그것이 한국의 “기술적 사상”에서 미국의 “실용적 적용”으로 건너가는 다리이다.

VI. 한국발 출원을 미국 § 101에 맞게 재구성하기

미국 출원을 위해 한국 대리인은 한국의 기술적 사상을 식별하는 것에서 시작해야 하지만, 거기에서 멈추어서는 안 된다. 다음 단계는 미국 심사관이 Alice 1단계 또는 USPTO의 Step 2A Prong One 하에서 청구항을 어떻게 성격지을 수 있는지 묻는 것이다. 그 청구항이 수학적 계산, 정신적 판단, 사업상 상호작용, 법적 또는 금융상 배치, 추천, 순위화, 예측 또는 데이터 수집 및 표시로 설명될 수 있는가. 그렇다면 그 출원에는 미국 특유의 적격성 전략이 필요하다.

본 글은 실무자를 대상으로 하므로 Step 2A Prong One, Step 2A Prong Two 및 practical application과 같은 USPTO 용어를 사용한다. 이러한 용어는 Office Action에 대응하는 데 중요하다. 그러나 그것들을 구속력 있는 소송 용어와 혼동해서는 안 된다. 동일한 출원은 특허가 나중에 법원에서 다투어질 경우 청구항 문언 자체가 Alice/Mayo 및 연방순회항소법원 법리에 따른 구체적 기술적 개선을 보여 주도록 작성되어야 한다. See In re Rudy, 956 F.3d at 1382–83; Columbia, No. 2024-1243, slip op. at 8–10.

명세서는 한국에서 충분할 수 있는 질문과는 다른 질문에 답하도록 작성되어야 한다. 발명이 편의성, 정확성, 효율성 또는 사용자 만족도를 향상시킨다고 단순히 말해서는 안 된다. 그런 이점들은 흔히 사업상 또는 결과 지향적 이점이다. 명세서는 어떤 특정 컴퓨터, 네트워크, 데이터베이스, AI 모델, 센서, 신호처리 시스템, 사이버보안 시스템 또는 장치 동작이 개선되는지를 설명해야 한다. MPEP는 사법상 예외를 실용적 적용으로 통합하는 한 방법이 컴퓨터 또는 다른 기술이나 기술 분야의 기능을 개선하는 것이며, 명세서는 통상의 기술자가 그 개선을 인식할 수 있는 충분한 기술적 세부사항을 제공해야 한다고 설명한다. MPEP §§ 2106.04(d)(1), 2106.05(a).

청구항도 기술적 메커니즘을 기재해야 한다. 독립항이 결과만을 기재하는 경우, 명세서가 기술적 개선을 설명하더라도 일반적으로 충분하지 않다. USPTO의 2024년 AI 적격성 예시는 심사 대응에서 이 점을 보여 주고, AI Visualize, GoTV, Recentive 및 Columbia는 사법적 형식으로 같은 우려를 보여 준다. Example 47에서 USPTO는 추상적 아이디어를 기재하고 그 예외를 실용적 적용으로 통합하지 않는 넓은 AI 이상탐지 청구항을 부적격으로 취급하지만, AI 출력을 악성 패킷 폐기 및 송신원 주소로부터의 향후 트래픽 차단을 포함한 실시간 악성 패킷 보정에 적용하는 네트워크 보안 청구항은 적격으로 취급한다. 2024 Guidance Update, 89 Fed. Reg. at 58,133–34; USPTO, July 2024 Subject Matter Eligibility Examples 47–49, Example 47.

이 예시는 한국 실무와 잘 대응하지만, 그 대비는 선명하게 유지되어야 한다. 한국 대리인은 AI 프로세스가 컴퓨터에 의해 구체적으로 구현되어 있음을 보여 주려는 경향이 있을 수 있다. 그것은 한국 적격성에서는 종종 충분할 수 있다. 그러나 미국 대리인은 더 나아가 청구항이 단지 AI를 사용하여 데이터를 분류하는 것이 아님을 보여 주어야 한다. 이는 특정 AI 프로세스를 기술적 환경에서 사용하여 구체적 보정을 통해 네트워크 보안을 개선하는 것이다. 그것이 미국의 적격성 서사이다.

핀테크 및 플랫폼 발명에 대해서도 같은 전환이 이루어져야 한다. 대출 정보를 수신하고, 위험 점수를 계산하며, 승인을 결정하고, 추천을 표시하는 청구항은 미국에서 범용 컴퓨터에 구현된 금융상 의사결정 또는 정신 프로세스로 성격지어질 수 있으므로 취약하다. Alice, 573 U.S. at 219–26; Bilski, 561 U.S. at 611–12; MPEP § 2106.04(a)(2). 더 강한 미국 청구항은 암호 인증, 토큰화, 리플레이 방지, 보안 API 라우팅, 데이터베이스 샤딩, 인증 지연 감소, 침입 탐지 또는 기타 컴퓨터/네트워크 개선과 같은 구체적 기술적 메커니즘을 식별할 것이다.

한국의 2009Hu436 인증 사건은 유용한 모델이다. 그 청구항은 전체로 보아 단순한 인간의 정신활동이 아니라 구체적인 인증/키 교환 프로세스를 포함하였기 때문에 한국 적격성 공격을 넘었다. Daebeobwon [Supreme Court], 2009Hu436, Dec. 23, 2010 (S. Kor.). 미국에서는 같은 유형의 기술을 “사용자를 검증”하거나 “거래를 승인”하는 것으로 구성할 것이 아니라, 보안 통신, 공개키 인증, 일회용 비밀번호 전달, 리플레이 저항성 또는 신뢰 채널 형성의 특정 개선으로 구성해야 한다.

VII. 작성 예시

AI 이상탐지 발명을 생각해 보자.

약한 미국 청구항은 다음과 같이 기재될 수 있다.

데이터를 수신하고, 인공지능 모델을 그 데이터에 적용하며, 이상이 존재하는지 여부를 판단하고, 이상 정보를 출력하는 것을 포함하는 컴퓨터 구현 방법.

이 청구항은 소프트웨어-하드웨어 구현이 구체적으로 설명되어 있다면 일부 한국 상황에서는 허용될 수 있다. 그러나 미국 실무에서는 정보를 수집하고, 수학을 이용하여 이를 분석하며, 결과를 출력하는 것으로 성격지어질 수 있으므로 취약하다. Elec. Power Grp., 830 F.3d at 1353–56; MPEP § 2106.04(a)(2).

더 강한 미국 버전은 다음과 같이 기재될 수 있다.

네트워크 센서로부터 패킷 플로우 데이터를 수신하고, 패킷 동작을 나타내는 시간 상관 특징 벡터를 생성하며, 침입 패턴 이상을 탐지하도록 구성된 훈련된 신경망에 그 특징 벡터를 적용하고, 악성 네트워크 세션을 식별하며, 그 악성 네트워크 세션과 관련된 송신원 주소를 실시간으로 검출하고, 그 악성 네트워크 세션과 관련된 패킷을 폐기하며, 그 송신원 주소로부터의 향후 트래픽을 차단하는 것을 포함하는 컴퓨터 구현 방법.

요점은 이 정확한 문언이 언제나 적격하다는 것이 아니다. 요점은 이제 청구항이 미국 적격성의 서사를 갖는다는 것이다. 이는 기술적 환경, 특정 데이터 소스, 기술적 분석 및 기술적 보정 단계를 식별한다. 심사 대응 가이던스 측면에서 이는 범용 데이터 분석 청구항보다 USPTO의 적격 AI 네트워크 보안 예시에 더 가깝다. USPTO, July 2024 Subject Matter Eligibility Examples 47–49, Example 47. 소송용 작성 측면에서도 같은 문언은 단순히 “이상을 탐지하는” 결과를 청구하는 것이 아니라 구체적 행위를 기재하므로 더 나은 위치에 있다.

다음으로 핀테크 인증 발명을 생각해 보자.

약한 미국 청구항은 다음과 같이 기재될 수 있다.

거래 정보를 수신하고, 그 거래가 승인되는지 여부를 판단하며, 승인 결과를 전송하는 것을 포함하는 방법.

이 청구항은 범용 컴퓨터에 구현된 상업적 승인 결정으로 성격지어질 수 있으므로 Alice 거절을 초래하기 쉽다. Alice, 573 U.S. at 219–26.

더 강한 미국 청구항은 다음과 같이 기재될 것이다.

거래별 제한사용 토큰을 생성하고, 그 토큰을 기계 판독가능 인증 링크에 삽입하며, 토큰에 연결된 거래 데이터를 포함하는 응답 메시지를 수신하고, 도메인 인증 데이터를 이용하여 그 응답 메시지를 검증하며, 그 토큰이 만료되었는지 또는 리플레이되었는지를 판단하고, 리플레이 방지 데이터 구조를 갱신하며, 토큰 검증 및 리플레이 방지 확인이 충족되는 경우에만 거래 리소스에 대한 네트워크 접근을 부여하는 것을 포함하는 방법.

그 청구항도 여전히 § 101 심사를 받을 수 있지만, 미국식 구성은 더 강하다. 청구된 진보는 더 이상 단순히 “지급을 승인하는 것”이 아니다. 그것은 특정 컴퓨터 네트워크 인증 메커니즘이다. 그 청구항은 서두에서 언급한 청구항/명세서 경고와도 더 잘 부합한다. 기술적 메커니즘이 명세서에만 있는 것이 아니라 청구항에 나타나기 때문이다.

VIII. 결론

한국과 미국의 적격성 법리는 일부 겹치지만 서로 대체될 수 없다. 한국법은 청구된 대상이 자연법칙을 이용한 기술적 사상인지, 그리고 소프트웨어 관련 사건에서는 소프트웨어 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어 있는지를 묻는다. 실제 KIPO 심사에서는, 하드웨어 자체가 통상적인 것이라도 구체적인 소프트웨어-하드웨어 협동이 충분한 경우가 많다. 미국법은 다른 질문을 던진다. 청구항이 법정 범주에 속하고, 추상적 아이디어, 자연법칙 및 자연현상과 같은 사법상 예외를 회피하거나 충분히 적용하고 있는지를 묻는 것이다.

한국 판례는 위험 영역을 식별하는 데 유용한 지침을 제공한다. 인간의 판단, 인위적 의사결정, 비즈니스 규칙, 법적 배치 또는 컴퓨터의 범용적 사용에 기반한 청구항은, 법리적 이유는 다르지만 한국과 미국 모두에서 취약하다. 구체적 기계 제어, 인증 아키텍처, 네트워크 보안, 데이터베이스 개선, 신호처리 또는 물리 장치 동작을 포함하는 청구항은 한국 적격성과 미국 § 101 적격성 모두를 뒷받침할 가능성이 더 높다.

한국 출원인에게 실무상 교훈은 간단하다. 미국 출원을 영어 번역 작업으로 취급하지 말라. 미국 준비가 된 출원은 한국의 기술적 사상을 미국 § 101의 서사로 전환해야 한다. 출원은 기술적 문제를 설명하고, 기술적 메커니즘을 개시하며, 기술적 개선을 식별하고, 그 개선을 산출하는 한정사항을 청구해야 한다. 심사 대응에서는 그것이 USPTO의 “실용적 적용” 주장을 뒷받침한다. 소송에서는 Alice/Mayo 및 연방순회항소법원 법리에 따라 청구항 자체가 범용 컴퓨터에 구현된 추상적 아이디어가 아니라 구체적 기술적 개선을 대상으로 한다는 점을 보여 주는 데 도움이 된다.

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저자 소개

Brandon R. Theiss

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Brandon R. Theiss는 AddyHart의 Divergent IP 부문에서 기술 분야를 중심으로 업무하는 특허변호사입니다. 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, 의료기기, 자동화 시스템 및 자동차 시스템을 포함한 기술에 관하여 미국 특허 출원·심사 대응, 특허 등록 후 절차, 특허적격성 및 특허 전략을 자문합니다. Villanova School of Law의 겸임교수이며 FDA and Intellectual Property Strategies for Medical Device Technologies의 공동 저자입니다.

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