신청인에게 두 번째 브리프를 주지 말라: 침해소송과 병행되는 ex parte 재심사에서 특허권자가 통상 명령 후 진술서를 포기해야 하는 이유

요약: 이 글은 침해소송과 병행하여 제3자가 신청한 ex parte 재심사에 직면한 특허권자는 35 U.S.C. § 304가 허용하는 선택적 명령 후 진술서를 통상 포기해야 한다고 주장한다. 첫 Office Action이 나오기 전에 진술서를 제출하면, 심사관이 실제 거절이유를 특정하기 전에 특허권자가 잠재적 이론들을 다루어야 하고, 신청인에게 그 도전을 보완할 수 있는 법정 답변 기회를 제공하며, 청구항 해석, 침해, 유효성, 관련 특허, 나아가 판결 후 절차에까지 영향을 미칠 수 있는 추가 심사경과를 만든다. 병행 소송과 재심사에 관한 Federal Circuit 판례는 특허성을 보존하기 위해 한 진술이, 심사관이 이를 채택했는지 또는 법원이 최종적으로 disclaimer를 인정했는지와 무관하게, 중요한 내재적 증거가 될 수 있음을 보여준다. 그러나 포기는 실체적 양보가 아니라 절제된 순서 관리이다. 이는 적절히 보존된 특허성에 관한 실질적 새로운 문제 결정에 대한 이의를 반드시 포기하는 것도, 필요한 정보공개 의무를 면제하는 것도, 심사관이 발전된 입장을 제시한 뒤 특허권자가 충분히 답변하는 것을 막는 것도 아니다. 따라서 진술서 제출은 개별 오류나 임박한 소송상 사건이 신청인의 답변 및 소송상 위험을 능가하는 구체적 이익을 제공하는 경우로 한정되어야 한다.

I.                    서론

발행된 특허가 동시에 지방법원과 U.S. Patent and Trademark Office 앞에 놓여 있을 때, 특허권자는 별개의 두 분쟁을 관리하는 것이 아니다. 두 포럼에서 읽히게 될 하나의 기록을 만들고 있는 것이다. 청구항 용어는 이미 침해소송에서 다투어지고 있을 수 있고, 침해 주장은 특정 청구항 해석에 의존할 수 있으며, 피고 침해자는 그 특허에 불리하게 사용할 수 있는 자백을 찾고 있을 수 있다. 동시에 USPTO는 ex parte 재심사를 명령했지만 아직 거절이유를 제시하지 않은 상태일 수 있다.

바로 그 상황에서 35 U.S.C. § 304는 특허권자에게 명령에서 식별된 특허성에 관한 실질적 새로운 문제를 다루는 진술서를 제출할 수 있도록 최소 2개월을 부여한다. 37 C.F.R. § 1.530(b)–(c)도 참조. 발행된 특허에 대한 공격에 대응하는 자연스러운 방식이 진술서 제출처럼 느껴질 수 있다. 특허가 가장 노출된 것처럼 보이는 순간에 침묵은 소극적으로 보일 수 있다.

그러나 명령 후 진술서는 공짜가 아니다. 그 진술서를 제출할 수 있게 되는 시점에는 이미 재심사가 명령되어 있다. 진술서는 그 최초 절차적 사건을 막을 수 없지만, 심사관에게 그 명령이 특허성에 관한 실질적 새로운 문제를 식별했는지 재고해 달라고 요청할 수는 있다. 심사관이 더 이상 실질적 새로운 문제가 남아 있지 않다고 동의하면, 적절한 경우 심사가 종료되거나 명령이 취소될 수 있다. Manual of Patent Examining Procedure § 2246(II) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [이하 MPEP]. 첫 Office Action이 문제 된 질문의 근거가 되는 문헌에 전부 또는 일부 기초하여 청구항을 거절하는 경우, 특허권자는 통상 그 대응서에서 동일한 문턱 이의를 제기할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.111(b); MPEP § 2246(II).

따라서 전략적 질문은 포기가 반드시 그 문턱 이의를 포기하는지 여부가 아니다. 문제는 심사관이 거절이유를 제시하기 전에, 그리고 신청인이 법정 답변권을 보유하고 있는 동안, 그 이의를 공개할 구체적 이유가 있는지 여부이다. 진술서를 제출하면 신청인이 특허권자의 주장을 본 뒤 그 답변 절차가 촉발된다. 35 U.S.C. § 304; 37 C.F.R. § 1.535. 따라서 특허권자는 심사관이 실제로 답변해야 할 거절이유를 특정하기 전에 실체적 입장을 공개 심사기록에 남기면서 상대방에게 또 하나의 본안 브리프를 주게 된다.

침해소송이 계속 중일 때 이러한 거래는 대체로 불리하다. 진술서는 특허권자가 선행기술을 어떻게 구별하려 하는지, 침해에 어떤 청구항 해석이 중요한지, 어디에서 기술증언이 필요할 수 있는지, 신청서의 어떤 결함이 가장 중대한지를 드러낼 수 있다. 그러면 신청인의 답변은 그 도전을 보수할 수 있다. 동일한 특허권자 진술은 나중에 청구항 해석, 비침해, 무효, 판결 후 절차 또는 관련 특허 분쟁에서 내재적 증거가 될 수 있다.

이 글은 특허권자가 발행된 청구항을 그 문언 그대로 방어하는 상황에서, 침해소송과 병행되는 제3자 신청 ex parte 재심사를 다룬다. 그 상황에서 더 나은 기본값은 통상 본안 대응을 즉시 준비하고, 선택적 진술서를 포기하며, 첫 Office Action을 기다리는 것이다. 진술서 제출은 신청인의 답변 위험과 추가 심사서면을 만들어 내는 소송상 비용을 모두 능가하는 구체적 이익이 있을 때에만 정당화되어야 한다.

II.                 § 304는 첫 Office Action 전에 신청인에게 마지막 당사자 브리프를 제공한다

§ 304는 표면상 균형적으로 보인다. USPTO가 특허성에 관한 실질적 새로운 문제가 존재한다고 판단하면, 특허권자는 진술서를 제출할 수 있는 최소 2개월을 받는다. 특허권자가 진술서를 제출하면, 신청인은 송달일로부터 2개월 동안 답변할 수 있다. 35 U.S.C. § 304. 양측이 각각 추가 서면 하나씩을 받는 것처럼 보인다.

그러나 양측의 위치는 대칭적이지 않다. 명령은 심사관의 문턱 논리를 드러낸다. 즉 청구항과 쟁점, 근거가 되는 특허 또는 간행물, 그리고 각 실질적 새로운 문제를 뒷받침하는 간단한 이유를 식별한다. MPEP § 2246. 그러나 그 명령은 청구항을 거절하지 않으며, 특허청이 특정 신규성 또는 자명성 판단에 구속되도록 하지도 않는다. 신청인은 이미 선행기술을 선택했고, 주장되는 실질적 새로운 문제를 구성했으며, 문제 되는 청구항을 식별했고, 구성요소별 설명을 제출했다. 특허권자는 아직 심사관이 어떤 본안 근거를 채택하는지, 어떤 매핑을 받아들이는지, 다투어지는 용어를 어떻게 이해하는지, 신청서의 어떤 약점을 중요하다고 보는지를 알려 주는 첫 Office Action을 보지 못했다.

선택적 진술서를 제출하면 그 태세가 바뀐다. 진술서는 인용된 특허 또는 간행물을 개별적으로 또는 적절한 조합으로 고려할 때 청구항이 왜 신규성을 상실하지 않고 자명하지 않은지를 명확히 설명해야 한다. 37 C.F.R. § 1.530(c); MPEP § 2249. 그러면 신청인은 최종적으로 허용된 본안 제출을 하기 전에 특허권자의 분석을 받게 된다.

허용된 답변의 범위는 특허권자의 문언에 대한 일반적인 반박보다 넓다. USPTO 지침은 신청인이 특허권자 진술서에서 제기된 쟁점에 한정되지 않으며, 추가 특허 및 간행물을 인용하거나 ex parte 재심사의 적법한 범위 안에 있는 다른 쟁점을 제기할 수 있다고 설명한다. MPEP § 2251. 그 답변은 절차의 적법한 범위에 의해 여전히 제한된다. 이는 관련 없는 적격성, 명세서 기재 또는 행위 관련 이론을 끌어들이라는 초대가 아니다. 그러나 이용 가능한 신규성 및 자명성 심리 범위 안에서는, 신청인이 특허권자의 답을 알게 된 뒤 도전을 개선할 기회를 제공한다.

보수 기회는 이론적이 아니라 실제적이다. 특허권자가 누락된 구성요소를 식별하면, 신청인은 그 특징을 겨냥한 추가 간행물을 찾을 수 있다. 특허권자가 결합 동기를 공격하면, 신청인은 그 동기를 재구성하거나 누락했던 교시를 식별할 수 있다. 특허권자가 신청이 지나치게 넓은 해석에 의존한다고 설명하면, 신청인은 더 좁은 해석으로 물러나 매핑을 수정할 수 있다. 신청을 물리치기 위한 답변이 오히려 신청을 강화하기 위한 쟁점 목록이 될 수 있다.

특허권자가 진술서를 제출하지 않으면, 그 단계에서 신청인의 답변이나 다른 신청인 제출물은 고려되지 않는다. 37 C.F.R. § 1.535; MPEP § 2251. 신청인은 계속 Office Action과 송달된 특허권자 대응서를 받게 되지만, 통상 적극적인 본안 주장자가 아니라 관찰자에 가까워진다. 신청인은 특허권자의 항소에 참여할 수 없고, 불리한 특허성 판단에 대해 스스로 항소할 수도 없다. 37 C.F.R. § 1.550(g); MPEP §§ 2254, 2273.

동시 계류 소송에서는 그 차이가 더 중요하다. 신청인이 피고 침해자이거나 그와 이해관계를 같이할 수 있기 때문이다. 선택적 진술서는 청구항 해석, 전문가 증거개시 또는 약식판결 절차가 완료되기 전에 특허권자의 특허성 이론에 관한 조기 공식 설명을 제공한다. 소송대리인과 재심사 대리인이 완전히 조율되어 있더라도, 진술서는 신청인이 선택한 시점에 전략 정보를 상대방에게 드러내고, 이에 답변하기 위한 규제상 장치를 활성화한다.

따라서 올바른 구별은 준비와 침묵 사이의 구별이 아니다. 특허권자는 진술서가 제출되어야 하는 것처럼 엄격한 분석을 수행해야 한다. 즉 청구항을 차트화하고, 주장된 조합을 검토하며, 문헌을 조사하고, 해석 쟁점을 식별하며, 필요한 기술증거를 개발해야 한다. 구별은 방어를 준비하는 것과 이를 조기에 공개하는 것 사이에 있다. 내부 대응안은 심사관이 조치를 취한 뒤 다듬을 수 있다. 제출된 진술서는 회수할 수 없으며, 신청인은 법정 답변권이 남아 있는 동안 이를 받는다.

III.               명령은 거절이유가 아니라 문턱 결정이다

즉시 답변하려는 충동은 흔히 잘못된 전제, 즉 재심사 명령이 불리한 특허성 판단이라는 전제에 근거한다. 그렇지 않다. 명령은 거절이유가 아니라 심사관의 문턱 논리를 드러낸다. 명령은 청구항과 쟁점, 인용된 특허 또는 간행물, 그리고 각 실질적 새로운 문제를 뒷받침하는 이유를 식별하지만, 청구항이 그 선행기술에 비추어 특허받을 수 없다고 결정하지 않는다. MPEP § 2246.

그 구별이 특허권자 주장의 시점을 지배해야 한다. 첫 Office Action은 심사관의 발전된 입장을 식별하고, 쟁점들이 집중된 대응서에서 다루어질 수 있을 정도로 충분히 완결된 근거를 제시해야 한다. MPEP § 2262. 그때에야 특허권자는 어떤 문헌, 매핑, 해석 및 논리가 실제로 답변을 필요로 하는지를 알게 된다.

특허권자는 선택적 진술서에서 실질적 새로운 문제 결정의 재고를 요청할 수 있지만, 해당 질문의 근거가 되는 문헌에 전부 또는 일부 의존하는 거절이유가 제시된 경우 Office Action 대응서에서도 재고를 요청할 수 있다. 심사관이 더 이상 실질적 새로운 문제가 남아 있지 않다고 동의하면, 적절한 경우 심사가 종료되거나 명령이 취소될 수 있다. 나중에 Board 심리를 받기 위해서는 특허권자가 먼저 심사관에게 재고를 요청하고, 그 쟁점을 항소 브리프에서 별도로 제기해야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.111(b), 1.530; MPEP §§ 2246(II), 2274(VI). 따라서 포기가 반드시 그 문턱 이의를 포기하는 것은 아니다.

개시 진술서는 필연적으로 그러한 정보보다 앞선다. 특허권자는 심사관이 채택하지 않는 조합을 반박하거나, 심사관이 사용하지 않는 해석에 다투거나, 여러 가상 이론을 포괄하는 예비적 주장을 제시할 수 있다. 각각의 추가 대안은 실제 거절이유의 해결을 진전시키지 않으면서도 청구항, 명세서, 선행기술 또는 주장된 발명에 대한 성격규정을 공개 기록에 더할 수 있다.

기다리는 것은 본안 방어를 포기하는 것이 아니다. 오히려 방어를 실제로 중요한 누락 구성요소, 결함 있는 결합 동기, 또는 증거상 공백에 맞출 수 있게 한다. 재심사는 특별한 신속성으로 진행되어야 하며, 특허권자는 그 기간을 압축된 심사 순서에 대비하는 데 사용해야 한다. 35 U.S.C. § 305; MPEP §§ 2260, 2271. 그러나 준비의 신속성이 공개의 신속성을 요구하지는 않는다.

통상 심사에서 심사관이 채택하지 않는 이론에 답하는 것은 비효율적이다. 병행 침해소송에서는 적극적으로 해로울 수 있다. 특허권자는 법원이 해석하고 있는 동일한 청구항 문언, 그리고 당사자들이 피고 제품에 적용하고 있는 동일한 기술적 관계에 대해 입장을 취할 수 있다. 실제 Office Action을 기다리면 취해야 할 입장의 수가 줄어들고, 따라서 나중에 불일치로 묘사될 수 있는 입장의 수도 줄어든다.

IV.               병행 절차는 별개의 세계가 아니다

Federal Circuit의 병행 재심사 판례는 행정 절차와 사법 절차가 서로 직접 영향을 미칠 수 있음을 분명히 한다. Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.에서 Fresenius는 동일한 청구항에 관한 지방법원 소송이 계류 중이던 2005년에 ex parte 재심사를 신청했다. 절차는 배심 평결, 여러 차례의 항소, 추가 손해배상 절차 및 최종 USPTO 판단을 거치며 병행 진행되었다. 침해 사건이 아직 최종 확정되지 않았기 때문에, 주장된 청구항을 특허받을 수 없다고 한 최종 USPTO 판결은 침해청구의 각하를 요구했다. 721 F.3d 1330, 1335–47 (Fed. Cir. 2013).

Fresenius는 특허권자가 선택적 § 304 진술서를 제출해야 하는지 판단하지 않는다. 그러나 그 선택이 소송 전략과 분리된 일상적 심사 결정으로 취급될 수 없음을 보여준다. 법원과 USPTO는 서로 다른 선행기술을 고려하고, 서로 다른 기록을 적용하며, 서로 다른 일정으로 결과에 도달할 수 있다. Federal Circuit은 Fresenius가 지방법원 선행기술에 존재함을 입증하지 못한 구조들이 USPTO 앞의 다른 문헌들에서는 발견되었다고 지적했다. Id. at 1332–36. 한 포럼에서 결정적인 입장도 다른 포럼에서는 여전히 개발되고 보존되어야 할 수 있다.

교훈은 첫 기회에 모든 것을 말하라는 것이 아니다. 선택적 개시 진술서와 실제 거절이유에 대한 필수 대응을 구별하면서 두 절차를 조율하라는 것이다. 포기는 공개 기록을 좁혀야지, 특허권자의 내부 분석을 좁혀서는 안 된다. 심사관이 근거를 식별하면, 특허권자는 특허성을 보존하고 소송상 입장과의 일관성을 유지하는 데 필요한 모든 중요한 답변을 제시해야 한다.

V.                 재심사 기록은 청구항 해석을 결정할 수 있다

보고된 판례들은 중요한 말이 선택적 진술서, 후속 Office Action 대응서, 항소 브리프 또는 선언서 중 어디에 등장했는지에 따라 거의 좌우되지 않는다. § 1.530 진술서 제출이 범주적으로 부적절하다고 판시한 Federal Circuit 판례는 없다. 판례들은 포기 전략이 의존하는 더 넓은 명제를 확립한다. 즉 재심사 중 특허권자의 진술은 내재적 증거가 될 수 있고, 침해소송의 범위와 결과를 형성할 수 있다. See Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–68 (Fed. Cir. 2012). 따라서 선택적 진술서는 소송상 결과가 발생할 수 있는 추가적이고도 회피 가능한 문서이다.

실제 Patent Owner's Statement가 관련된 가장 가까운 항소 사례는 LSI Industries, Inc. v. ImagePoint, Inc.이다. 계류 중이던 확인판결 소송과 무효를 주장하는 약식판결 신청에 대응하여, 특허권자는 재심사를 신청했다. 소송은 정지되었고, USPTO는 청구항을 확인했으며, 그 과정에서 Federal Circuit이 '방대한 심사 기록'이라고 묘사한 기록이 생성되었다. 279 F. App'x 964, 966–68 (Fed. Cir. 2008) (nonprecedential).

소송이 재개되자, 상대방은 그 기록을 청구항 해석상 제한을 찾기 위해 파헤쳤다. Federal Circuit은 특허권자의 Patent Owner's Statement에 포함된 문언을 검토하고, 수형 및 암형 구성요소에 관한 일반적 설명은 명확한 disclaimer가 아니라고 결론 내렸다. 그러나 다른 재심사 주장은 'divider member'가 스냅핏 연결을 요구한다고 명확히 정의했고, 그 이해는 동일한 용어를 사용하는 세 개의 관련 계속출원 특허에도 이어졌다. Id. at 968–71. 이 사건은 비선례이고, 선택적 진술서 자체가 상대방이 주장한 disclaimer를 만들어 낸 것은 아니었다. 그럼에도 실무상 교훈은 직접적이다. 궁극적으로 청구항을 좁히기에는 너무 일반적이라고 판단된 진술조차 항소 쟁점이 되었고, 다른 재심사 문언은 특허 패밀리의 여러 특허에 영향을 미쳤다.

Krippelz는 더 날카로운 선례상 경고를 제공한다. Jacob Krippelz는 1998년에 Ford를 상대로 소송을 제기했고, 약 1년 뒤 계류 중인 소송을 명시적으로 식별하며 Ford가 제기한 문헌들을 제출하여 ex parte 재심사를 신청했다. USPTO는 처음에는 주장된 청구항을 거절했지만, Krippelz와 그의 전문가가 산란광을 청구된 'beam'과 구별하고 반사기의 초점 또는 그 부근에 배치된 전구를 논의한 뒤 Board는 결국 이를 확인했다. Krippelz, 667 F.3d at 1263–67.

재심사에서의 승리는 침해 사건을 보호하지 못했다. Federal Circuit은 특허권자의 재심사 주장과 전문가 선언서를 내재적 증거로 취급했다. 법원은 청구된 'conical beam of light'가 초점을 갖는 반사기와 그 초점 또는 그 부근에 위치한 광원을 요구한다고 판시했다. 그 해석을 적용하여, 법원은 청구항이 다른 문헌에 의해 신규성을 상실했다고 판단하고, 유효성 판결을 뒤집었으며, 침해 및 고의성 판단을 파기하고 비책임 판결의 입력을 지시했다. Id. at 1266–68, 1270. 따라서 소송이 계류 중인 동안 생성되고 특허성을 보존하기 위해 사용된 기록은 약 5,600만 달러 상당의 판결을 무너뜨리는 데 도움이 된 해석을 제공했다.

Krippelz에서 결정적이었던 서면은 후속 재심사 항소 제출물과 선언서였지, 선택적 § 1.530 진술서가 아니었다. 그 구별은 형식적 판시 범위를 제한하지만 전략적 요점을 강화한다. 일부 후속 대응은 피할 수 없을 수 있다. 그러나 선택적 개시 진술서는 그렇지 않다. 이를 제출하면, 그러한 정의가 필요하게 만들 수 있는 거절이유를 심사관이 제시하기 전에 용어가 무엇을 요구하는지 정의할 또 하나의 기회가 만들어진다.

American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc.는 문언상 유보가 거의 보호를 제공하지 못할 수 있음을 보여준다. 재심사 중 특허권자는 'integral' 구성요소가 일체형 균형추의 부분이라고 진술하여 선행기술을 구별했다. 후속 침해소송에서 특허권자는 그 진술이 불필요했고, 다른 구별점도 동반되었으며, 심사관의 견해와도 일치하지 않았다고 주장했다. 그럼에도 Federal Circuit은 일체형 구조라는 해석을 적용했다. 다른 근거도 주장되었다고 해서 대안적 주장이 disclaimer를 만들 수 없는 것은 아니며, 공중은 심사관이 그 진술에 동의했는지 여부와 무관하게 특허권자의 진술에 의존할 수 있다. 637 F.3d 1324, 1335–36 (Fed. Cir. 2011). 그 해석은 여러 관련 소송 중 하나에서 비침해 약식판결을 뒷받침했다. Id. at 1328, 1336–37.

이 판례들을 종합하면, 위험은 명백히 포괄적인 양보에 국한되지 않는다. 하나의 문헌을 겨냥한 기술적 구별이 청구항 용어의 정의가 될 수 있다. 한 특허를 위해 제시한 설명이 관련 특허들에 영향을 미칠 수 있다. 그리고 특허권자는 심사관이 그 진술을 명시적으로 채택하지 않았다는 이유만으로 법원이 이를 무시할 것이라고 가정할 수 없다.

VI.               기각된 disclaimer 이론도 소송을 교란할 수 있다

명확하고 오해의 여지가 없어야 한다는 기준은 실제 보호를 제공한다. 모호한 재심사 진술은 피고 침해자가 제한적 해석을 제안했다는 이유만으로 청구항을 좁히지 않는다. 그러나 disclaimer 주장을 물리쳤다고 해서 그 쟁점을 만든 비용이 사라지는 것은 아니다.

Grober v. Mako Products, Inc.는 실제로 병행되었던 절차에서 그 비용을 보여준다. 다만 그 행정 절차는 구법상 inter partes 재심사였다. Grober는 2004년에 침해소송을 제기했고, 피고들은 그 후 재심사를 신청했으며, 지방법원은 사건을 정지했다가 나중에 증거개시와 청구항 해석 절차의 진행을 허용했다. USPTO는 항소통지 이후에야 청구항을 확인했다. 686 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2012).

지방법원은 Grober의 재심사 진술에 크게 의존하여 'payload platform'을 좁게 해석하고 비침해 약식판결을 내렸다. Federal Circuit은 그 진술들이 플랫폼의 치수가 아니라 센서 위치를 다룬 것이라고 보아, 3차원 구조를 명확히 disclaim한 것이 아니라고 판시했다. 법원은 해석과 비침해 판결을 파기했다. Id. at 1341–44. Grober는 그 쟁점에서 승소했지만, 재심사 기록이 지방법원의 종국적 판단과 완전한 항소분쟁의 근거가 된 뒤에야 그렇게 되었다.

기록은 이를 만든 신청인을 넘어 이동할 수도 있다. 01 Communique Laboratory, Inc. v. LogMeIn, Inc.에서 inter partes 재심사를 신청한 것은 LogMeIn이 아니라 Citrix였다. 특허권자는 청구된 'location facility'가 통신 채널을 생성하는 시스템과 다른 구성요소가 그 기능을 수행하는 시스템을 구별하는 전문가 설명을 제출했다. LogMeIn은 나중에 다른 사건에서 그 진술을 이용하여 단일 서버 해석과 비침해 약식판결을 얻어냈다. 687 F.3d 1292, 1297–99 (Fed. Cir. 2012).

Federal Circuit은 그 해석을 배척했다. 전문가가 다룬 것은 누가 기능을 수행하는지였지, 그 시설이 여러 컴퓨터에 분산될 수 있는지 여부가 아니었기 때문이다. 따라서 법원은 판결을 파기했다. Id. at 1298–1300. 이 사건은 교리상 한계이자 실무상 경고이다. 문맥은 지나치게 넓은 disclaimer 이론을 물리칠 수 있지만, 다른 피고 침해자가 그런 이론을 제기하는 것을 막지는 못하고, 지방법원이 처음에는 이를 받아들이는 것도 막지 못한다.

위험은 재판 후에도 지속될 수 있다. Opticurrent, LLC v. Power Integrations, Inc.에서 피고 침해자는 침해 재판 후 두 달 만에 ex parte 재심사를 신청했다. 그 뒤 피고는 판결로부터의 구제를 구하면서 특허권자의 재심사 주장을 원용했고, 불일치한 입장, 다른 청구항 해석, 허위표시, 사정변경 및 계속 로열티에 대한 영향을 주장했다. No. 2021-1712, 2022 WL 539158, at 3–6 (Fed. Cir. Feb. 23, 2022) (nonprecedential). 다수의견은 disclaimer를 좁게 읽고, 특허권자의 입장이 일관된다고 보아 구제 거부를 유지했다. Id. at 5–7. 특허권자는 승소했지만, 재심사 문언은 침해 및 장래 구제에 대한 판결 후 공격의 전제가 되었다.

이 판례들이 모든 선택적 진술서가 청구항을 좁힌다는 것을 확립하는 것은 아니다. 이들은 전략에 더 유용한 명제를 확립한다. 즉 모든 추가 진술은 피고 침해자가 청구항 해석 입장, 침해 이론, 전문가 증언, 관련 특허 및 이전 진술과 대조해 볼 수 있는 자료를 제공한다. 비용은 disclaimer 분쟁에서 지는 것에 국한되지 않는다. 그 분쟁을 만들고, 그 비용을 부담하며, 그것이 침해 사건의 시점과 태세에 영향을 미치도록 허용하는 것도 포함된다.

VII.            포기는 본안을 양보하지 않고 절차를 전진시킨다

포기는 재심사 일정에서 특정 기간을 제거하기도 한다. 특허권자가 진술서를 제출하면, 신청인은 송달일로부터 2개월 동안 답변할 수 있고, 심사관은 첫 Office Action을 준비할 때 허용된 서면들을 고려한다. 35 U.S.C. § 304; MPEP §§ 2251, 2253. 특허권자가 일찍 제출하거나 신청인이 결국 답변하지 않더라도, 그 순서는 심사관 주도의 심사를 지연시킨다.

포기는 두 가지 방식으로 기록될 수 있다. Central Reexamination Unit의 Waiver of Statement Program에 따라, Office는 신청서가 접수일을 받고 심사관 검토가 시작되기 전에 특허권자에게 전화로 연락한다. 그 통화는 포기 여부에 한정되며, 본안 논의는 허용되지 않는다. 특허권자가 동의하면, Office는 면담 요약서에 포기를 기록하고, 특허권자는 중복 서면 기록을 제출할 필요가 없으며 제출해서도 안 된다. 그렇게 하면 절차가 지연될 수 있기 때문이다. MPEP § 2249. Office가 아직 전화 포기를 기록하지 않은 경우, 특허권자는 대신 § 1.530 진술서를 포기한다는 짧은 서면을 제출하고 이를 신청인에게 송달할 수 있다. Id.

적절한 사건에서는, 심사관이 Office가 요청한 포기 후 같은 날 또는 며칠 안에 재심사 명령과 첫 Office Action을 발행할 수 있다. Id. 포기가 그 시점이나 특정 전체 일정을 보장하는 것은 아니다. 심사관의 업무량, 사건의 복잡성, 항소 및 병행 소송도 여전히 중요하다. 포기는 단지 선택적 제출과 그로 인해 촉발되는 대립적 답변을 수용하기 위해 존재하는 기간을 제거할 뿐이다.

가장 중요한 점은, 포기가 특허성을 인정하거나 Office Action에 대응할 권리를 포기하는 것이 아니라는 점이다. 포기는 예비적 당사자 교환을 건너뛰고 사건을 심사관의 발전된 입장으로 이동시킨다. 지방법원 사건이 정지되어 있다면, 이러한 순서 관리는 특허권자가 또 한 차례의 당사자 브리핑을 추가하는 대신 다음 실체적 Office Action을 앞당기기 위해 USPTO가 허용한 메커니즘을 선택했다고 설명하는 데도 도움이 될 수 있다.

VIII.          그래도 제출이 정당화될 수 있는 경우

포기 논거는 강하지만 범주적이지 않다. 제출을 위한 최선의 이유는 짧은 서면으로 바로잡을 수 있고 신청인의 답변을 통해 보수될 가능성이 낮은, 개별적이고 객관적으로 입증 가능한 오류이다. 문헌의 명백한 오인용, 두 도면 사이의 잘못된 관계, 또는 쉽게 해결되는 날짜 문제가 그 예에 해당할 수 있다. 그 정정이 즉시 확인을 이끌어낼 현실적 가능성이 있다면, 조기 제출은 그로 인해 촉발되는 답변의 부담을 감수할 가치가 있을 수 있다.

그러나 비교는 명시적으로 이루어져야 한다. 질문은 단순히 심사관이 특허권자의 설명으로부터 도움을 받을 수 있는지 여부가 아니다. 그 설명을 신청인에게 보여 주고, 신청인이 2개월 동안 정교화된 이론과 추가 간행물로 답변할 수 있게 하는 비용을 예상 이익이 초과하는지 여부이다. 쟁점이 미묘하거나 사실집약적이거나 다른 문헌 또는 논리로 보수될 수 있다면, 통상 포기가 여전히 더 바람직하다.

소송의 시점과 상태도 중요하다. 특허권자가 이미 주장서, 청구항 해석 브리핑, 증거개시 또는 전문가 보고서를 통해 주요 해석, 유효성 및 기술 입장을 공개했다면, 신청인은 사건 초기보다 진술서에서 덜 배울 수 있다. 이는 제출의 증분 비용을 줄이지만 제거하지는 않는다. 진술서는 여전히 법정 답변을 촉발하고, 다른 피고나 후속 분쟁에서 사용될 수 있는 또 하나의 공개 심사서면을 만든다.

두 번째 주장은 정교한 신청인이 이미 최선의 사건을 제시했다는 것이다. 이는 답변의 가치를 놓친다. 이점은 단순히 페이지를 추가할 기회가 있다는 데 있지 않다. 특허권자의 답변을 읽고, 특허권자가 가장 강하다고 보는 방어를 식별하며, 대안 이론들 중에서 선택하고, 특허권자가 심사관에게 할 가능성이 높은 대응을 선제적으로 차단할 기회에 있다.

세 번째 주장은 법원이 신속한 USPTO 주장을 기대할 수 있다는 것이다. 그 우려는 적극적으로 보이고 싶다는 일반적 욕구가 아니라 구체적인 사법상 사건과 연결되어야 한다. 임박한 정지, 일정 또는 기타 사건관리 결정에 실질적 영향을 미칠 수 있다면, 좁게 초점을 맞춘 진술서가 정당화될 수 있다. 그렇지 않다면 포기는 성실성과 완전히 양립한다. 특허권자는 신청인의 법정 브리핑을 종료시키고, 첫 Office Action으로 절차를 이동시키며, 본안 대응 준비를 계속한다.

따라서 결정은 세 가지 질문에서 출발해야 한다. 첫 Office Action 전에 진술서가 달성할 수 있는 확인된 결과는 무엇인가? 신청인은 공개된 정보를 가지고 무엇을 할 수 있는가? 그리고 그 주장은 심사관이 실제 거절이유를 식별한 뒤에 더 효과적으로 제기될 수 없는 이유가 무엇인가? 제출에는 '특허권자의 입장을 말하고 싶다'는 일반적 욕구가 아니라 이례적으로 명확한 답이 필요하다.

IX.               포기 전후에 특허권자가 해야 할 일

포기는 제출 순서를 바꾸어야지 준비 수준을 바꾸어서는 안 된다. 가능하다면 포기를 알리기 전에 청구항 차트, 선행기술 조사, 청구항 해석 분석 및 대응 개요를 시작해야 한다. 첫 Office Action이 명령과 함께 나오거나 며칠 안에 뒤따를 수 있기 때문에, 포기는 신청인의 법정 답변을 제거하는 동시에 특허권자의 준비 기간을 압축할 수 있다. MPEP § 2249. 팀은 뒷받침되지 않는 매핑을 식별하고, 결합 동기를 검토하며, 어떤 쟁점이 청구항 문언에 달려 있고 어떤 쟁점이 기술증거를 필요로 할 수 있는지 결정해야 한다.

포기는 선택적 주장의 시점을 통제할 뿐, candor 의무를 중단시키지 않는다. 특허권자, 그 대리인 및 재심사에 실질적으로 관여하는 다른 사람들은 특허성에 중요한 특허 및 간행물을 계속 공개할 책임이 있다. 정보공개서(IDS)는 명령 후 2개월 이내 또는 그 후 가능한 한 빨리 제출해야 한다. 37 C.F.R. § 1.555(a)–(b). 특허권자는 별도의 정보공개서를 통해 그 의무를 이행할 수 있으며, 이를 § 1.530 진술서의 일부로 만들 필요는 없다. 별도 서면은 37 C.F.R. § 1.98을 준수하고, 요구되는 방식으로 송달되어야 하며, 정보의 식별 및 그 관련성 설명에 한정되어야지 본안 주장을 담아서는 안 된다. 37 C.F.R. § 1.550(f); MPEP § 2280.

그 작업은 어떤 심사서면이 제출되기 전에 소송팀과 조율되어야 한다. 청구항 해석에서 다투어지고 있거나 다투어질 가능성이 있는 용어를 식별해야 한다. 제안된 재심사 입장은 침해 주장, 비침해 항변, 전문가 보고서, 심리 녹취록, 라이선스 입장 및 관련 특허의 심사경과와 비교되어야 한다. 목표는 서로 다른 절차적 환경에서 동일한 표현을 사용하는 것이 아니라, 불필요한 긴장을 만들지 않고 공존할 수 있는 입장들의 집합을 만드는 것이다.

일관성이 있다고 해서 두 포럼이 동일한 법적 기준을 적용하는 것처럼 가장할 필요는 없다. 미만료 특허에 대해 USPTO는 일반적으로 명세서와 일치하는 최광의 합리적 해석을 청구항에 부여한다. In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984). 만료된 특허에 대해서는 Office가 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)의 틀을 적용한다. In re Rambus Inc., 694 F.3d 42, 46 (Fed. Cir. 2012). Office는 또한 § 282의 유효성 추정을 적용하지 않고 우월한 증거 기준으로 특허불가능성을 평가하는 반면, 지방법원은 Phillips를 적용하고 무효는 명백하고 설득력 있는 증거로 입증되어야 한다고 요구한다. 35 U.S.C. § 282(a); Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372, 1379–81 (Fed. Cir. 2015); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011). USPTO 지침은 심사관이 기존 사법적 해석을 고려하고 실질적으로 다른 해석을 설명하도록 한다. MPEP § 2258. 특허권자는 이러한 차이를 명시적으로 고려하면서도, 공존할 수 없는 사실상 또는 내재적 기록상 입장을 피해야 한다.

특허권자는 또한 각 포럼에서 어떤 주장이 제시되었고 Office Action에 대한 대응에서 어떤 주장이 보존되어야 하는지를 보여 주는 쟁점 매트릭스를 유지해야 한다. Fresenius는 포기를 실체적 무행동으로 취급해서는 안 된다는 경고이다. 법원에서 성공하는 주장은 필요한 때 행정기록에서 적절히 개발되지 않으면 USPTO에서 특허를 보호하지 않는다. 721 F.3d at 1335–36. 첫 Office Action이 나오면, 특허권자는 모든 중요한 거절이유에 충분히 답변해야 한다.

심사관 인터뷰는 결정적 쟁점을 시험하는 데 도움이 될 수 있으며, 제3자 신청인은 참여할 수 없다. MPEP § 2281. 모든 인터뷰 요약서와 서면 대응서는 본안 주장과 동일한 소송 인식을 가지고 작성되어야 한다. 대응 범위는 신청서의 모든 가상 약점이 아니라 심사관의 실제 논리에 의해 정해져야 한다.

가장 중요한 점은, 대응서가 거절이유가 요구하는 범위를 넘어서서는 안 된다는 것이다. 하나의 누락 구성요소가 주장된 조합을 해결한다면, 특허권자는 발명 전체에 대한 포괄적 정의를 제공할 필요가 없다. 결합 동기가 실패한다면, 특허권자는 청구항 용어의 모든 가능한 구현을 성격규정할 필요가 없다. 해석이 지나치게 넓다면, 특허권자는 바람직한 실시예를 청구항 요건으로 전환하지 않으면서 올바른 해석에 대한 문언상 및 내재적 근거를 설명해야 한다. Office Action을 기다리는 것이 바로 이러한 절제를 가능하게 한다.

X.                 결론

선택적 특허권자 진술서는 발행된 특허를 방어할 수 있는 공짜 기회로 보기 쉽다. 침해소송과 병행되는 제3자 신청 ex parte 재심사에서는 그렇지 않다. 이는 신청인의 답변을 촉발하고, 심사관이 거절이유를 제시하기 전에 특허권자가 답변하도록 요구하며, 소송상 상대방에게 전략 정보를 드러내고, 사법 사건에 영향을 미칠 수 있는 내재적 기록에 또 하나의 서면을 추가한다.

포기는 소극성이 아니다. 그것은 절제된 순서 관리이다. 포기는 적절히 보존된 문턱 이의를 포기하거나 필요한 정보공개를 면제하는 것이 아니다. 선택적 본안 주장을 제한하는 것이다. 특허권자는 즉시 준비하고, 신청인에게 자동적인 진술서 후 답변 기회를 주지 않으며, 절차를 심사관의 발전된 입장으로 이동시키고, 실제로 답변해야 할 거절이유가 있을 때 본안 대응서를 제출한다. 병행 소송 판례들은 그 절제가 왜 중요한지를 보여준다. 재심사 문언은 청구항을 좁히고, 특허 패밀리와 피고들을 넘어 이동하며, 종국적 신청을 뒷받침하거나, 특허권자가 결국 제안된 disclaimer를 물리치더라도 비용이 큰 분쟁을 만들어 낼 수 있다.

따라서 대부분의 소송 중인 ex parte 재심사에서 더 나은 첫 대응은 개시 진술서가 아니다. 그것은 포기이며, 실제로 답변해야 할 거절이유를 기다리겠다는 절제된 결정이다.