목적지를 청구하기:바람직한 효과가 특허성 판단상 비중을 갖는 경우

요약: 특허청구범위는 발명이 무엇인지 또는 무엇을 하는지만이 아니라, 발명이 무엇을 달성하려는지도 자주 기재한다. 예컨대 지연시간을 줄이고, 안정성을 높이며, 질병을 치료하고, 움직임을 방지하거나, 특정 성능 수준을 달성한다는 식이다. 그러한 문언이 “특허성 판단상 비중(patentable weight)”을 갖는지는 “whereby,” “wherein,” “for,” “configured to”와 같은 단어에 관한 규칙만으로 답할 수 없다. 올바른 분석에는 세 개의 관문이 있고, 그중 두 번째 관문은 조건부이다. 제1 관문은 청구항 해석이다. 해당 문언은 무엇을 요구하는가—목적, 능력, 구성, 행위, 실제 달성, 또는 객관적 문턱값인가? 제2 관문은 조건부 기능적 관련성 심사이다. 주장되는 차이가 전달적, 지시적, 검증적, 인식론적, 또는 평판적 내용에 있는 경우, 그 내용은 나머지 청구항 요소들과 상호작용하여 청구된 기능성을 만들거나 청구된 행위를 발생시키는가? 제3 관문은 선행기술 충족이다. 특허성 관련 요건은 명시적으로 개시되어 있는가, 필연적으로 존재하는가, 아니면 필요한 동기 및 성공에 대한 합리적 기대에 의해 뒷받침되는 자명한 변경 또는 최적화의 결과인가? 최적화의 경우에는 인식된 결과-유효 변수에 근거하는가? 통상의 구조적, 구성적, 작동적 또는 실제 성능 요건은 일반적으로 별도의 printed-matter 심사를 거치지 않고 해석에서 제3 관문으로 진행한다.

I. 서론

특허청구범위는 발명자가 무엇을 만들거나 수행하는지만이 아니라, 그 발명이 달성하려는 사항도 자주 기재한다. 방법 청구항은 “whereby latency is reduced”(그에 따라 지연시간이 감소된다)로 끝날 수 있다. 장치 청구항은 컨트롤러가 “configured to reduce power consumption”(전력 소비를 줄이도록 구성됨)이라고 기재할 수 있다. 치료 방법 청구항은 약물을 투여하되 “wherein the method reduces the incidence of an adverse event”(그 방법이 이상반응의 발생률을 감소시킴)이라고 요구할 수 있다. 각각의 표현은 바람직한 효과를 가리킨다. 그러나 그 법적 귀결은 매우 달라질 수 있다.

법원과 미국 특허상표청(USPTO)은 이러한 문언이 “특허성 판단상 비중”을 갖는지 자주 묻는다. 그러나 이 축약적 표현은 세 가지 서로 다른 질문을 가릴 수 있다. 첫째는 청구항 해석의 문제이다. 바람직한 효과 문언이 청구항에 요건을 부과하는가, 그렇다면 무엇을 요구하는가? 둘째는 조건부 기능적 관련성 심사이다. 주장되는 차이가 전달 내용, 지시, 지식, 증명, 승인, 인증, 검증 또는 평판에 있는 경우, 그 내용은 나머지 청구항 요소들과 기능적으로 상호작용하는가? 셋째는 특허성 관련 요건을 선행기술과 비교하는 문제로서, 명시적 개시, 내재성, 자명한 변경 또는 조합, 통상적 최적화라는 서로 다른 법리를 통해 분석된다.

심판기관이 절차상 이 쟁점들을 함께 해결하더라도, 이러한 법적 명제들은 별도로 진술되어야 한다. 바람직한 효과는 진정한 청구항 한정일 수 있지만, 동일한 효과가 선행기술 공정에서 필연적으로 발생했기 때문에 선행기술과 구별하지 못할 수 있다. 어떤 문구는 일정한 의미에서 범위를 제한하면서도, 청구된 구조나 행위를 변경하지 않는 사후적 증명, 승인, 인증 또는 찬사를 묘사하는 데 그칠 수도 있다. 반대로 청구항 범위를 제한하지 않는 문언도 중요한 상업적 이익을 설명할 수는 있지만, 그것만으로 특허성 있는 차이를 제공하지는 못한다. 분석상의 오류는 “특허성 판단상 비중”을 하나의 예/아니오 결론으로 취급하는 데 있다.

Bayer Pharma Aktiengesellschaft v. Mylan Pharmaceuticals Inc.에서 연방순회항소법원의 판결은, 주장되는 차이가 검증적 또는 인식론적 내용에 있는 경우 조건부 중간 심사를 피할 수 없게 했다. 법원은 “clinically proven effective”(임상적으로 유효성이 입증된)라는 문구가 한정적인지 여부를 판단하지 않았고, 그것이 내재적으로 신규성을 상실시키는지 여부도 판단하지 않았다. 대신, 설령 한정적이라고 하더라도 그 문구는 기재된 치료 방법과 기능적으로 무관하므로, 달리 특허받을 수 없는 방법을 특허가능하게 만들 수 없다고 판시했다. 152 F.4th 1400, 1404–06 (Fed. Cir. 2025).

따라서 더 나은 틀은 세 개의 관문을 가진다. 제1 관문에서 판단자는 해당 절차에 적용되는 기준에 따라 청구항을 해석한다. 제2 관문, 즉 조건부 기능적 관련성 심사는 주장되는 차이가 전달적, 지시적, 검증적, 인식론적 또는 평판적 내용인 경우 적용된다. 판단자는 그 내용이 나머지 청구항 요소들과 상호작용하여 기능성을 만들거나 청구된 행위를 발생시키는지 묻는다. 다툼이 되는 문언이 통상의 구조적, 구성적, 작동적 또는 실제 성능 요건을 부과하는 경우, 분석은 일반적으로 해석에서 제3 관문으로 직접 이동한다. 제3 관문에서 판단자는 특허성 관련 요건을 선행기술에 비추어 검토한다. 적용되는 심사를 거친 후에야 바람직한 효과가 특허성에 기여한다고 결론 내릴 수 있다.

II. “특허성 판단상 비중”의 실제 의미

출발점은 청구항 전체이다. 35 U.S.C. §§ 102 및 103에 따른 특허성은 적절하게 해석된 청구항의 모든 한정에 비추어 평가되어야 한다. “청구항의 모든 단어는 고려되어야 한다”는 명령은, 청구항에 나타나는 모든 문구가 그 범위를 좁히는지에 대한 답을 주지는 않는다. In re Wilson, 424 F.2d 1382, 1385 (C.C.P.A. 1970); see U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 2143.03 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]. 어떤 문언은 그 자체로 완전한 발명의 환경, 의도된 용도 또는 기대되는 이익을 식별할 뿐이다. 청구항 해석은 그 문언이 권리범위의 경계를 정하는지 결정한다. MPEP는 USPTO 심사정책의 중요한 증거이지만, 2024년 11월 공표된 Revision 01.2024는 실체적으로 2024년 1월 31일까지의 내용만 반영한다. 특허청은 그 이후의 규칙, 고시, 가이던스 및 각서 중 아직 반영되지 않은 것들을 별도로 식별한다. 따라서 현재 실무 분석에서는 그러한 후속 권한들을 독립적으로 확인해야 한다. See U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/; U.S. Patent & Trademark Off., Subsequent Publications (After January 31, 2024) 1 (July 2026), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/subsequent-publications.pdf.

적용되는 해석 기준은 포럼에 따라 달라진다. 연방법원, 국제무역위원회(ITC) 및 AIA 심판 절차는 일반적으로 Phillips v. AWH Corp.와 관련된 틀을 적용하여, 등록된 청구항을 내재적 기록의 맥락에서 통상의 기술자가 이해하는 보통의 통상적 의미에 따라 읽는다. 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc); see Bio-Rad Laboratories, Inc. v. International Trade Commission, 998 F.3d 1320, 1344 (Fed. Cir. 2021); 37 C.F.R. §§ 42.100(b), 42.200(b). 통상적인 ex parte 심사 및 ex parte 항고심에서 계류 중인 청구항은 명세서와 일치하는 가장 넓은 합리적 해석을 받는다. 이는 가능한 한 가장 넓은 해석이 아니다. In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997); In re Suitco Surface, Inc., 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010); MPEP § 2111. 기준들은 상당 부분 중첩되지만, 절차적 자세와 출원인의 보정 기회는 바람직한 효과 문언에 부여되는 폭에 영향을 줄 수 있다.

표 1. 포럼별 청구항 해석 기준

포럼 또는 절차	해석 기준	실무상 결과
연방법원 및 ITC	Phillips 틀: 내재적 기록에 비추어 통상의 기술자가 이해하는 보통의 통상적 의미	등록 청구항은 통상적인 심사상 보정 기회가 없는 재판적 환경에서 해석된다.
IPR 및 PGR	37 C.F.R. §§ 42.100(b) 및 42.200(b)에 따른 민사소송형 해석 기준	Phillips형 기준이 적용되며, 보정은 해당 절차의 제한된 방식으로만 가능하다.
통상적인 ex parte 심사 및 항고	명세서와 일치하는 가장 넓은 합리적 해석	계류 중인 청구항은 더 넓게 해석될 수 있고, 출원인은 통상 보정 기회를 가진다.

이 기준들은 동일한 내재적 증거의 상당 부분에 의존하지만, 포럼과 보정 가능성은 바람직한 효과 문언에 부여되는 폭에 영향을 줄 수 있다.

적용되는 기준 아래에서 “whereby,” “wherein,” “for,” “so that,” “adapted to,” 또는 “configured to”가 자동으로 한정 효과를 갖거나 자동으로 한정 효과를 잃는다는 독립적인 문법 법리는 없다. 청구항에서 해당 문구가 수행하는 역할이 그 도입어보다 중요하다. MPEP § 2111.04.

따라서 유용한 어휘는 “비중”보다 더 정밀해야 한다. 해석의 문제에서는 다음을 묻는다. 그 문구는 무엇을 요구하는가? 문맥에 따라 그것은 실제 결과, 능력, 기능을 위해 설계된 구성, 구조적 관계 또는 단순한 의도된 용도를 요구할 수 있다. 조건부 기능적 관련성 심사에서는 먼저 다음을 묻는다. 주장되는 차이는 전달적, 지시적, 증거적, 규제적 또는 평판적 내용으로 청구된 정보 또는 지위인가? 그렇다면 그 내용이 다른 청구항 요소들과 상호작용하여 청구된 기능성이나 청구된 행위를 발생시키는지 묻는다. C R Bard Inc. v. AngioDynamics, Inc., 979 F.3d 1372, 1381–82 (Fed. Cir. 2020). 그 문구가 통상의 구조적, 구성적, 작동적 또는 실제 성능 요건을 부과하는 경우, 분석은 보통 별도의 printed-matter 심사 없이 진행된다. 선행기술 심사에서는 다음을 묻는다. 선행기술은 특허성 관련 요건을 어떻게 충족하는가? 명시적 개시, 필연성, 동기 및 성공에 대한 합리적 기대에 의해 뒷받침되는 자명한 변경, 그리고 인식된 결과-유효 변수의 통상적 최적화는 각각 별도의 입증을 요구하는 서로 다른 경로이다.

printed-matter 선례들은 그 심사를 “새롭고 비자명한 기능적 관계”를 요구하는 것으로 설명한다. King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc., 616 F.3d 1267, 1279 (Fed. Cir. 2010) (quoting In re Ngai, 367 F.3d 1336, 1338 (Fed. Cir. 2004)). 이 글의 순서를 보존하기 위해, 제2 관문은 정보 또는 지위 내용이 나머지 요소들과 기능적으로 통합되어 있는지를 먼저 묻는다. 제3 관문은 청구항—기능적으로 통합된 정보 내용 또는 관계를 포함한 청구항—이 선행기술에 비해 신규하고 비자명한지를 묻는다.

이 구분은 흔한 비약을 방지한다. 법원이 바람직한 결과가 한정이라고 결론 내렸다고 해서 신규성이 성립하는 것은 아니다. 마찬가지로 선행기술이 그 결과를 내재적으로 달성한다고 판단했다고 해서 그 문언이 반드시 비한정적이었다는 뜻도 아니다. In re Schreiber가 그 점을 보여준다. 연방순회항소법원은 청구된 기능적 능력을 고려했지만, 선행기술 구조가 그 능력을 내재적으로 보유한다고 결론 내렸다. 128 F.3d 1473, 1477–78 (Fed. Cir. 1997).

따라서 “특허성 판단상 비중이 없다”는 표현은 적어도 세 가지 서로 다른 판단을 가릴 수 있다.

·       그 문언은 목적, 용도 또는 기대되는 결과를 진술할 뿐이므로 애초에 청구항 한정이 아니다.

·       그 문언이 범위를 제한한다고 가정하더라도, 그 정보 또는 지위 내용은 나머지 청구항 요소들과 기능적으로 통합되어 있지 않아 특허성에 기여할 수 없다.

·       그 문언은 한정적이고 특허성 관련성이 있으나, 선행기술이 이를 명시적 또는 필연적으로 충족하거나, 자명한 변경·조합·최적화로 이를 산출했을 것이다.

Bayer는 검증 또는 인식론적 내용에 대한 두 번째 경로를 제공한다. King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc., 616 F.3d 1267, 1277–79 (Fed. Cir. 2010), 및 In re Ngai, 367 F.3d 1336, 1338–39 (Fed. Cir. 2004)에 근거하여, 법원은 임상적 유효성의 증명이 이미 기재된 약물을 이미 기재된 용량으로 복용하는 절차를 변형하지 않는다고 판시했다. Bayer, 152 F.4th at 1404–06. 법원은 그 결론을 비한정 문언 또는 내재성 중 어느 하나로도 의도적으로 흡수하지 않았다. 이러한 판단들은 침해, 유효성, 출원경과 및 청구항 보정에 서로 다른 결과를 가져온다. 신중한 분석은 자신이 어떤 판단을 의미하는지 밝혀야 한다.

III. 바람직한 효과 문언의 분류

바람직한 효과는 몇 가지 반복적인 형태로 나타난다. 그 형태를 식별하면 올바른 질문이 드러난다.

A. 의도된 목적 또는 용도

의도된 목적 문언에는 “오염물을 제거하기 위한 필터,” “독성을 줄이기 위한 방법,” 또는 “효율적 통신을 위한 시스템”과 같은 표현이 포함된다. 청구항의 나머지 부분이 이미 구조적 또는 작동적으로 완전한 발명을 정의하고, 진술된 목적이 무엇을 만들거나 수행해야 하는지를 바꾸지 않는 경우, 이러한 문언은 흔히 비한정적이다.

B. 결과절

결과절은 흔히 “whereby,” “wherein,” “thereby,” 또는 “such that”으로 도입된다. “그에 따라 거래가 효율적으로 실행된다”고 진술하는 절은 앞선 단계들의 예상 결과를 특징짓는 데 그칠 수 있다. 반면 “오류율이 1% 미만이다”라고 요구하는 절은 기재된 단계를 수행하더라도 그 문턱값을 충족하지 못하는 실시형태를 배제할 수 있다.

C. 기능적 능력 또는 구성

기능적 능력 문언에는 “configured to,” “adapted to,” “operable to,” 및 “capable of”가 포함된다. 장치 청구항에서는 그 문언이 장치의 물리적 또는 프로그래밍된 구성을 정의할 수 있다. 쟁점은 종종 그 장치가 변경 후에 그 기능을 수행할 수 있을 뿐인지, 아니면 현재 그 기능을 수행하도록 배열되거나 설계되어 있는지이다.

D. 적극적 효능, 진단 또는 성능 요건

방법 청구항은 질병을 실제로 정지시키거나, 특정 이상반응을 줄이거나, 측정된 표지를 진단과 상관시키거나, 객관적 성능 수준을 충족할 것을 요구할 수 있다. 이러한 문언은 그렇지 않으면 일반적인 투여, 시험 또는 제어 단계에 의미를 부여할 수 있다. 또한 상당한 입증 부담과 § 112 부담도 초래할 수 있다.

E. 인식론적, 검증적 또는 찬사 관련 문언

일부 절은 발명이 무엇을 하는지가 아니라, 그 발명에 관해 무엇이 알려져 있고, 입증되었으며, 승인·인증되었거나 평판을 얻었는지를 설명한다. 예로는 “clinically proven effective,” “FDA approved,” “certified,” “standard compliant,” “award winning”이 있다. 이러한 문언은 기술적 성질, 작동 단계 또는 실제 달성된 결과가 아니라, 증거상·규제상·평판상 지위를 식별할 수 있다.

구별해야 할 것은 효과 자체와 그 효과의 증명 또는 인정이다. “뇌졸중 발생률을 20% 감소시킨다”는 문구는 치료 성능을 요구하려 한다. 반면 “뇌졸중 감소에 임상적으로 유효성이 입증되었다”는 문구는 달리 고정된 레지멘에 관한 증거의 지위를 설명하는 것일 수 있다. Bayer에서 후자의 문언은 투여량이나 수행되는 치료를 변경하지 않았으므로 청구된 치료 방법과 기능적으로 통합되지 않았다. 152 F.4th at 1404–06.

분류가 해석을 지배하지는 않는다. “Standard X에 따라 작동한다”는 문구는 구체적 프로토콜 요건을 통합할 수 있는 반면, “Standard X 준수로 인증되었다”는 문구는 외부 검증 사건을 식별하는 데 그칠 수 있다. 해석은 그 문구가 청구된 구조, 행위 또는 성능을 변경하는지 물어야 한다. 주장되는 차이가 정보 또는 지위 내용에 있는 경우, 조건부 기능적 관련성 심사(제2 관문)는 그 내용이 나머지 청구항 요소들과 기능적으로 통합되어 있는지를 묻는다.

F. 작용기전 또는 설명적 절

청구항은 알려진 공정이 알려진 효과를 산출하는 생물학적 경로, 물리 원리 또는 인과 설명을 기재할 수 있다. 오래된 공정이 왜 작동하는지 발견하더라도, 보통 그 공정이 새로워지는 것은 아니다. 작용기전은 과학적으로 중요할 수 있지만, 특허성은 일반적으로 청구항이 새로운 치료, 조성물, 구성, 단계 또는 결과를 요구하는지에 달려 있다.

이 범주들은 서로 겹친다. “wherein”절은 의도된 결과, 측정 가능한 성능 요건 또는 내재적 작용기전을 진술할 수 있다. 따라서 분류는 출발점일 뿐, 청구항 해석의 대체물이 아니다.

표 2. 해석상 의미와 선행기술상 결과의 구분

관찰사항	해석상 의미	선행기술상 의미
일부 실시형태가 다른 한정은 충족하지만 그 효과는 충족하지 않는다.	그 효과가 독립적인 범위 축소 기능을 수행한다는 강한 증거가 된다.	다른 한정만 충족하는 선행기술은 신규성을 상실시키지 않을 수 있다.
다른 한정을 충족하는 모든 실시형태가 필연적으로 그 효과를 낸다.	중복성을 시사할 수 있으나, 그 자체로 해당 문언이 비한정적임을 확립하지는 않는다.	선행기술이 동일한 한정을 실시하는 경우 내재성의 강한 증거가 된다.
별도 행위, 현재의 능력 또는 객관적 문턱값.	문법이 결정적이지 않더라도 독립적인 청구항 요건을 뒷받침한다.	선행기술은 그 요건을 충족해야 한다. 동일한 단어를 사용할 필요는 없다.
효과가 기재된 기하, 논리, 파라미터, 레지멘 또는 상호작용에 결부되어 있다.	구성 또는 행위 한정을 뒷받침한다.	인과적 특징을 비교한다. 자명성에는 동기와 성공에 대한 합리적 기대가 필요하다.
정의된 시험, 비교대상, 조건 또는 수치 문턱값.	객관적 경계 또는 실제 성능 요건을 뒷받침한다.	동일한 프로토콜을 적용한다. 최적화에는 인식된 결과-유효 변수가 필요하다.
내재적 기록이 그 효과를 진보의 정의로 취급한다.	한정 효과를 뒷받침하지만 청구항 문언을 무시할 수는 없다.	그 자체로 신규성, 비내재성 또는 예상치 못한 효과를 확립하지 않는다.
문구가 증명, 승인, 인증 또는 찬사를 설명한다.	효과 자체가 아니라 증거상, 규제상 또는 평판상 지위를 정의할 수 있다.	이 관찰사항은 정보 또는 지위 내용을 식별하므로, 선행기술이 그 문구를 어떻게 충족하는지 묻기 전에 조건부 기능적 관련성 심사를 적용한다.

각 열은 해석과 선행기술 분석을 의도적으로 분리한다. 선행기술이 동일한 요구 구조 또는 단계를 실시하는 경우 필연성은 내재성을 뒷받침할 수 있다. 그러나 그것이 다툼이 되는 문구가 비한정적이라는 점을 소급적으로 확립하는 것은 아니다.

IV. 제1 관문: 바람직한 효과는 언제 청구항을 한정하는가?

A. 청구항 내 위치는 중요하지만, 문법은 결정적이지 않다

익숙한 전제부(preamble) 사건들은 유용한 지침을 제공한다. 전제부가 선행어 기초를 제공하거나, 필수 구조 또는 단계를 기재하거나, 청구항 본문에 생명과 의미를 부여하거나, 선행기술을 구별하는 데 의존된 경우에는 한정적일 가능성이 높다. 청구항 본문이 독립적으로 완전한 발명을 설명하고 전제부가 의도된 용도를 명명하는 데 그치는 경우에는 한정적일 가능성이 낮다. Catalina Mktg. Int’l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808–10 (Fed. Cir. 2002). 단일 지침이 지배적이지는 않다.

따라서 “personal recreational vehicle”을 식별한 전제부는, 본문이 필요한 구조를 제공하고 내재적 기록이 차량 유형을 필수로 만들지 않은 경우, 별도로 완전한 해양 엔진 시스템에 관한 청구항을 한정하지 않았다. Arctic Cat Inc. v. GEP Power Products, Inc., 919 F.3d 1320, 1327–30 (Fed. Cir. 2019). 반대로 진단 목적은 무엇이 시험되는지 설명하고 조작 단계에 존재 이유를 부여하는 경우 한정적일 수 있다. Griffin v. Bertina는 “혈전증 위험 증가를 진단하는 것”이 특정 돌연변이에 대해 핵산을 얻고 분석하는 방법을 한정한다고 판시했다. 진단이 발명의 본질이고 “시험 대상”과 “assaying”에 의미를 부여했기 때문이다. 285 F.3d 1029, 1033–34 (Fed. Cir. 2002).

동일한 맥락적 처리는 청구항 본문 내 절에도 적용된다. 바람직한 결과를 전제부에서 “wherein”절로 옮긴다고 해서 자동으로 한정적이 되는 것은 아니다. 그것을 별도 단계로 표시한다고 해서 항상 지배적인 것도 아니다. 위치는 기능의 증거이지 형식적 안전항이 아니다.

B. 기재된 한정의 결과를 단순히 진술하는 절은 흔히 비한정적이다

연방순회항소법원은 이미 완성된 청구항 한정의 예상 결과를 설명할 뿐인 문언에 독립적 한정 효과를 부여하는 것을 반복적으로 거부했다. “청구항의 한정들의 결과를 단순히 진술하는” “whereby”절은 청구항의 실질에 아무것도 더하지 않는다. Texas Instruments Inc. v. U.S. International Trade Commission, 988 F.2d 1165, 1172 (Fed. Cir. 1993). 마찬가지로 “방법 청구항의 whereby 절은, 적극적으로 기재된 공정 단계의 의도된 결과를 표현할 뿐인 경우 비중을 부여받지 않는다.” Minton v. Nat’l Ass’n of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373, 1381 (Fed. Cir. 2003); accord Lockheed Martin Corp. v. Space Systems/Loral, Inc., 324 F.3d 1308, 1319 (Fed. Cir. 2003).

작동하는 질문은 그 결과가 무엇을 해야 하는지를 바꾸는지이다. Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc.에서 혈액학적 독성 감소에 관한 문언은 청구된 약물 투여 방법에 “조작상의 차이”를 만들지 않았다. 기재된 용량과 주입 단계가 치료를 정의했고, 독성 문언은 그 목적 및 의도된 결과를 표현했다. 246 F.3d 1368, 1375–76 (Fed. Cir. 2001). 출원인이 기능적 라벨을 사용하여 명시적으로 기재된 정량 조건을 재서술하는 경우에도 같은 이유가 적용된다. Syntex (U.S.A.) LLC v. Apotex, Inc.에서 “in a stabilizing amount”라는 문구는 안정화가 이미 특정된 농도에 귀속된 결과일 뿐이었으므로 청구항을 독립적으로 좁히지 않았다. 407 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2005).

이 판례들은 결과가 방법 청구항에서 범주적으로 무관하다는 명제를 세우지 않는다. 이들은 중복성 원칙을 세운다. 청구항이 이미 완전히 정의된 행위를 요구하고, 다툼이 되는 문언이 그 행위의 예상 결과를 알리는 데 그친다면, 그 결과는 보통 추가 요건을 더하지 않는다.

C. 발명에 필수적인 조건은 한정적일 수 있다

반대 계열의 판례는, 발명의 실질을 바꾸는 조건을 법원이 폐기해서는 안 된다는 명제에서 출발한다. “whereby”절이 특허성에 중요한 조건을 진술하는 경우 무시될 수 없다. Hoffer v. Microsoft Corp., 405 F.3d 1326, 1329–30 (Fed. Cir. 2005). Hoffer의 절은 사용자들이 동시에 쌍방향 데이터 메시징을 할 수 있어야 한다고 요구했다. 그 능력은 앞선 네트워크 단계에 덧붙은 단순한 희망사항이 아니라, 특허가 그 중심적 진보로 설명한 공정의 일부였다.

L.A. Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center v. Eli Lilly & Co.는 Bristol-Myers와 특히 유용한 대비를 제공한다. 청구항은 PDE5 억제제 투여 후 음경 섬유증을 “arresting or regressing”(정지 또는 퇴행)시킬 것을 별도로 요구했다. 법원은 청구항의 용량 상한과 최소 치료기간이 그 자체로 섬유증의 정지 또는 퇴행을 보장하지 않았기 때문에 이 문언이 효능 요건을 부과한다고 판시했다. 849 F.3d 1049, 1061–62 (Fed. Cir. 2017). 별도 단계로 작성된 점은 중요했지만 결정적이지 않았다. 더 중요한 것은 청구된 투여 파라미터가 요구된 치료 결과와 중복되지 않았다는 점이었다.

마찬가지로 Allergan Sales, LLC v. Sandoz, Inc.는 상세한 안전성 및 효능 “wherein”절을 한정적으로 보았다. 해당 절들은 하루 두 번의 병용 치료가 특정 비교대상의 효능과 일치하고 열거된 이상반응 발생률을 낮출 것을 요구했다. 명세서는 이러한 벤치마크를 핵심 이익으로 제시했고, 출원인은 이를 선행기술과 구별하기 위해 사용했으며, 심사관도 청구항 허여에서 이에 의존했다. 935 F.3d 1370, 1375–76 (Fed. Cir. 2019). Prost 수석판사의 동의의견은 해당 절들이 구체적이고 측정 가능한 요건을 진술했고, 개방형 청구항이 허용하는 모든 조성물이 반드시 이를 충족한다는 점을 기록이 확립하지 않았다고 강조했다. Id. at 1377–82 (Prost, C.J., concurring).

교훈은 출원경과상 주장이 어떤 열망적 진술도 한정으로 바꿀 수 있다는 것이 아니다. 청구항 문언이 그 해석을 감당해야 하며, 일방적 주장—특히 심사관이 허여 의사를 표시한 뒤의 주장—은 청구항을 다시 쓸 수 없다. Bristol-Myers, 246 F.3d at 1375. 출원경과는 이미 청구항에 나타난 문언이 발명을 정의하는 데 사용되고 그렇게 이해되었다는 점을 확인할 때 강력하다.

D. 치료 및 진단 전제부는 특히 신중해야 한다

치료 문언은 단순히 사용 분야를 식별하는 것 이상을 할 수 있다. 인정된 치료 필요가 있는 환자에게 투여할 것을 요구하는 전제부는 모집단과 그 방법이 수행되어야 하는 목적을 정의할 수 있다. Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333–34 (Fed. Cir. 2003). In re Xencor, Inc.는 두 청구항에서 서로 다른 전제부 쟁점을 다루었다. 청구항 8은 Jepson 형식으로 작성되었고, Xencor는 그 전제부가 한정적이라는 점을 다투지 않았다. 법원은 범위를 정의하는 전제부도 written-description 지지를 요구한다고 판시했다. 비-Jepson 청구항 9에 대해서는, “treating a patient”가 유일한 투여 단계에 의미를 부여하고 기재된 in vivo 반감기 증가를 맥락화했기 때문에 한정적이라고 별도로 판시했다. 130 F.4th 1350, 1358–62, 1364–66 (Fed. Cir. 2025).

그러나 해석상 승리는 개시 문제를 만들 수 있다. Xencor의 치료 문언은 질병이나 상태에 결부되지 않은 채 모든 환자와 질병을 포괄했지만, 명세서는 그러한 폭을 뒷받침하는 치료 예를 제공하지 않았다. Id. 이 사건은 치료 문구가 무엇을 배제하는지뿐 아니라 그 전체 범위가 적극적으로 무엇을 포괄하는지도 물어야 함을 상기시킨다.

E. 장치 청구항은 현재의 구조 또는 구성에 달려 있다

장치 청구항에서 새로운 의도된 용도는 통상 오래된 장치를 특허가능하게 만들지 않는다. 선행기술 장치가 동일한 구조를 가지고 기재된 기능을 수행할 수 있다면, 이를 새로운 목적 “for”의 장치로 설명해도 일반적으로 구별되지 않는다. Schreiber, 128 F.3d at 1477–78. 그러나 기능적 문언은 허용되며 해석되어야 한다. 문제는 그 문언이 어떤 구조적 또는 구성적 귀결을 갖는지이다. In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212–13 (C.C.P.A. 1971).

“Adapted to”와 “configured to”는 단순한 이론적 가능성 이상을 의미할 수 있다. In re Giannelli에서 선행기술 체스트 프레스 머신은 사용자가 어떻게든 당길 수 있다는 이유만으로, 로잉 동작에 의해 움직이도록 “adapted to” 된 기계 청구항을 충족하지 않았다. 문맥상 “adapted to”는 청구된 로잉 기능을 위해 만들어지거나 설계되었다는 의미였고, 선행기술의 기하 구조는 본질적으로 다른 운동을 향해 있었다. 739 F.3d 1375, 1378–80 (Fed. Cir. 2014).

기능적 문언은 구조적 관계를 암시할 수도 있다. 움직임을 실질적으로 방지한다고 기재된 스노보드 바인딩은 단순한 희망 사용 진술이 아니라 강성 요건을 부과했다. K-2 Corp. v. Salomon S.A., 191 F.3d 1356, 1363–64 (Fed. Cir. 1999). 조인트를 “설정하기 위한” 드라이버는 드라이버와 조인트가 기재된 방식으로 상호 적응되어 있을 것을 요구했다. In re Stencel, 828 F.2d 751, 754–55 (Fed. Cir. 1987).

실무상 구별은 장치가 물질적 변경 후에야 기능을 수행할 수 있는 경우와, 현재의 구조 또는 프로그래밍이 청구된 기능적 요건을 충족하는 경우 사이에 있다. 그 효과를 산출하는 구성—기하, 논리, 재료 특성, 구성요소 관계 또는 작동 파라미터—을 식별하는 청구 방식은 그 구별을 더 쉽게 운용할 수 있게 한다.

V. 제2 및 제3 관문: 조건부 기능적 관련성 심사와 선행기술 충족

A. 조건부 기능적 관련성 심사가 적용되는 경우

Bayer는 청구항 해석과 특허성 관련성이 서로 다른 심사임을 확립한다. 청구항 1은 관상동맥질환 및/또는 말초동맥질환 환자에게 심근경색, 뇌졸중 또는 심혈관 사망 위험을 줄이기 위해 리바록사반 2.5 mg을 하루 두 번 및 아스피린 75–100 mg을 매일 투여하는 것을 기재했고, 다툼이 된 문구는 그 양이 “clinically proven effective”일 것을 요구했다. PTAB는 그 문구를 비한정적이라고 보았고, 대안적으로 내재적으로 신규성이 없다고 보았다. 연방순회항소법원은 두 이유를 모두 채택하지 않았다. 그 문구가 청구항을 한정한다고 가정하더라도, 법원은 임상적 입증 지위가 이미 정의된 치료 방법과 필요한 기능적 관계를 결여하므로 특허성을 제공할 수 없다고 판시했다. 법원은 청구항 1–4에 대한 판단은 인용했지만, PTAB가 “first product”를 잘못 해석했다는 이유로 청구항 5–8에 대해서는 별도로 파기환송했다. 152 F.4th at 1401–06, 1410.

그 판시는 printed-matter 및 정보 내용 계열의 사건들에 근거한다. 그 법리는 지시 내용을 포함하여 전달 내용으로 청구된 정보에 적용된다. Bayer는 그 논리를 임상적 입증 지위, 즉 검증적 또는 인식론적 차이에 적용했다. 같은 기능적 심사는 다른 청구된 승인, 인증 또는 찬사 지위에도 적용될 수 있다. King Pharmaceuticals에서는 알려진 약을 음식과 함께 복용하라는 지시가 이미 동일한 투여를 요구하는 방법을 구별하지 못했다. 그 이익을 환자에게 알리는 것은 약을 복용하는 방식을 바꾸지 않았다. 616 F.3d at 1277–79. Ngai에서는 새로 추가된 지시가 다른 점에서는 알려진 진단 키트를 특허가능하게 만들지 못했다. 지시와 키트 사이에 필요한 기능적 관계가 없었기 때문이다. 367 F.3d at 1338–39. C R Bard는 정보가 단순히 무엇인가를 전달하는지, 아니면 다른 청구항 요소와 상호작용하여 청구된 장치의 새로운 기능성을 만들거나 청구된 공정에서 특정 행위를 야기하는지 묻는 방식으로 심사를 정리한다. 979 F.3d at 1381–82. Praxair는 제2 관문의 긍정적 측면과 제3 관문의 독립성을 모두 보여준다. PTAB의 “in accordance with”를 “based on, or as a result of”로 본 해석을 전제로 할 때, 청구항 9는 의료 제공자가 그 권고에 근거해 실제로 치료를 중단할 것을 요구했으므로 그 권고는 기능적으로 통합되어 있었다. 동일한 정보의 평가만 요구한 청구항들은 필요한 관계를 결여했다. 그 기능적 관계는 권고에 특허성 판단상 비중을 부여했지만, 비자명성을 확립하지는 않았다. 연방순회항소법원이 설명했듯이, “[t]hat does not end the inquiry.” 법원은 청구항 9 전체를 평가한 뒤 선행기술에 비해 자명하다고 보아 특허받을 수 없다고 판시했다. Praxair Distrib., Inc. v. Mallinckrodt Hosp. Prods. IP Ltd., 890 F.3d 1024, 1033–37 (Fed. Cir. 2018). 따라서 기계 작동을 바꾸는 제어 지시, 구체적 단계에 통합된 프로토콜, 또는 청구된 행위를 야기하는 정보는 기능적으로 통합될 수 있다. 속성, 증명 또는 찬사를 보고할 뿐인 정보는 보통 그렇지 않다.

판례들은 종종 그 법리를 “새롭고 비자명한 기능적 관계”라는 표현으로 설명한다. King Pharmaceuticals, 616 F.3d at 1279. 이 글의 틀에서는 심사가 분리된다. 제2 관문은 정보 또는 지위 내용이 나머지 청구항 요소들과 적어도 기능적으로 통합되어 있는지를 묻는다. 제3 관문은 기능적으로 통합된 정보 내용 또는 관계를 포함한 청구항 전체가 명시적으로 개시되어 있는지, 내재적인지 또는 자명한지를 묻는다. 이러한 배분은 신규성 및 자명성을 기능적 관련성 심사로 끌어들이지 않으면서 판례의 문언을 보존한다.

Bayer는 Allergan의 효능 한정도 구별했다. Allergan의 청구항들은 하루 두 번 투여하는 조성물의 개방된 우주를 포괄했고, 구체적 효능 및 안전성 벤치마크는 그 우주 안에서 해당 벤치마크를 충족하는 조성물과 그렇지 않은 조성물을 구분할 수 있었다. 935 F.3d at 1375–76; see id. at 1378–81 (Prost, C.J., concurring). 반면 Bayer의 용량과 투여는 임상 검증 문구가 고려되기 전에 이미 고정되어 있었다. 동일한 레지멘이 작동한다는 증명은 치료를 변경하지 않았다. Bayer, 152 F.4th at 1405–06. 그 대비는 단순히 말의 차이가 아니라 기능적 차이이다. 객관적 효과는 무엇을 선택·제조·수행해야 하는지를 좁힐 수 있지만, 완전히 특정된 발명에 관한 증명이나 찬사는 그렇지 않을 수 있다.

제2 관문은 모든 바람직한 효과 문언에 대한 보편적 심사가 아니라 조건부 심사이다. 다툼이 되는 문구가 통상의 구조적, 구성적, 작동적 또는 실제 성능 요건을 부과하는 경우, 분석은 일반적으로 별도의 printed-matter 심사 없이 해석에서 선행기술 충족으로 진행한다. 제2 관문이 적용되는 경우, 심판기관은 정보 또는 지위 내용, 그것이 관련된다고 주장되는 나머지 청구항 요소, 그리고 그 상호작용이 만들어내는 기능성 또는 행위를 식별해야 한다. Bayer가 심판기관이 어떤 한정을 불편하게 여긴다는 이유만으로 이를 무시할 수 있는 자유로운 허가가 되어서는 안 된다.

관문들은 분석적으로 구별될 뿐 절차적으로 경직되어 있지 않다. 질문이 청구항 용어의 의미와 관계에 달려 있는 경우, 심판기관은 claim construction 단계에서 printed-matter 및 기능적 관련성 문제를 해결할 수 있지만, 자신이 결정하는 해석 명제와 특허성 명제를 별도로 식별해야 한다. Praxair, 890 F.3d at 1033; C R Bard, 979 F.3d at 1377 n.1. 따라서 제2 관문 판단은 절차적으로 별도 단계에서 이루어질 필요가 없고, 다른 모든 목적의 청구항 해석을 반드시 결정하지도 않는다. printed-matter 사건들은 한정을 단순히 삭제하지 말라고 경고한다. 기능적으로 무관한 정보 내용이 신규성을 부여할 수 없더라도 청구항은 전체로 고려되어야 한다. King Pharmaceuticals, 616 F.3d at 1277–79 (citing In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385–86 (Fed. Cir. 1983)). 따라서 정보 또는 지위 내용이 선행기술을 구별할 수 없다는 결론은 그 단어들이 모든 목적에서 사라진다는 것을 자동으로 의미하지 않는다. 심판기관은 그 문구가 문언적 범위를 제한하는지, 침해에 무엇을 요구하는지, § 112상 결과를 만드는지를 별도로 밝혀야 한다. 설령 그 문구가 §§ 102 또는 103상 특허성을 제공하지 못하더라도 그렇다. 조건부 기능적 관련성 심사의 실패 자체가 특허적격성 결여를 확립하는 것도 아니다. 기능적으로 무관한 printed matter를 포함하는 청구항도, 전체로 볼 때 그 정보만을 대상으로 하지 않는다면 적격성을 유지할 수 있다. C R Bard, 979 F.3d at 1383–84.

B. 명시적 개시, 내재성 및 새로 인식된 효과

바람직한 효과가 적용 가능한 제2 관문 심사를 통과하거나 제2 관문이 적용되지 않는 경우, 신규성 상실은 선행기술이 모든 다른 청구항 요소와 함께 특허성 관련 요건을 청구된 배열대로 개시할 것을 요구한다. 정보 또는 지위 내용이 제2 관문을 통과하지 못하면 그 내용은 선행기술을 구별할 수 없지만, 제3 관문은 여전히 나머지 특허성 관련 한정들을 검토한다. C R Bard, 979 F.3d at 1384–85. 참고문헌이 청구항의 단어를 사용할 필요는 없다. 그 효과를 명시적으로 충족할 수도 있고, 그 효과가 참고문헌이 가르치는 내용에 내재할 수도 있다. Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1369–71 (Fed. Cir. 2008).

내재성은 가능성이나 개연성이 아니라 필연성을 요구한다. 누락된 특성은 선행기술 개시를 실시할 때 필연적으로 존재하거나 불가피하게 결과로 나오는 경우에만 내재적이다. In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581 (C.C.P.A. 1981). 선택된 조건에서 발생할 수 있는 결과로는 부족하다. 과학적 그럴듯함도 참고문헌이 요구하는 모든 실시형태가 그 결과를 만든다는 점을 확립하지 못한다.

그러나 심사 중에는 특허청이 동일하거나 실질적으로 동일해 보이는 선행기술 제품 또는 장치를 특정하면 출원인이 증거 제출 부담을 부담할 수 있다. Schreiber에서 선행기술의 원뿔형 주둥이는 기름을 따르기 위한 것으로 개시되었지만, 청구된 방식으로 팝콘을 배출할 구조적 능력을 가지고 있었다. 심사관이 구조가 동일하다고 믿을 충분한 근거를 확립한 후에는, 출원인이 선행기술 장치에 주장된 능력이 없음을 보여야 했다. 128 F.3d at 1477–78; see MPEP § 2112. 이러한 절차적 전환은 필연성 기준을 희석하지 않는다. 이는 일단 prima facie 근거가 제시된 후 반대 증거에 누가 더 잘 접근할 수 있는지를 반영한다. 지방법원에서는 특허가 유효한 것으로 추정되며, 무효는 명백하고 설득력 있는 증거로 입증되어야 한다. 35 U.S.C. § 282(a); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011).

특허권자는 일반적으로 오래된 공정을 수행할 때 나타나는 미인식 결과를 발견했다는 이유만으로 그 공정을 새롭게 만들 수 없다. Bristol-Myers는 동일한 목적을 향한 알려진 공정의 새로 발견된 결과는 그 공정에 내재한다고 설명했다. 246 F.3d at 1376. 질문은 무엇이 필연적으로 일어났는가이지, 선행기술 작성자가 그것을 인식했는지가 아니다. 따라서 Persion Pharmaceuticals LLC v. Alvogen Malta Operations Ltd.에서 약동학적 한정은 동일한 제형을 동일한 방식으로 관련 환자 집단에 투여하는 선행기술을 구별하지 못했다. 기재된 농도 프로파일은 필연적으로 결과로 나타났기 때문이다. 945 F.3d 1184, 1190–91 (Fed. Cir. 2019). 그 프로파일은 실제 청구항 요건이었지만 새로운 사실은 아니었다.

같은 원칙은 새로 발견된 작용기전에도 적용된다. In re Couvaras에서 출원인은 두 알려진 항고혈압제가 알려진 혈압강하 효과를 산출하는 기전적 단계를 청구했다. 그 기전은 병용 투여에서 자연스럽게 흘러나오는 것이었으므로, 이를 기재해도 prima facie 자명성 판단을 극복하지 못했다. 그 기전 자체가 예상 밖이었다 하더라도 마찬가지였다. 70 F.4th 1374, 1380–81 (Fed. Cir. 2023). 특허성은 일반적으로 새로운 치료, 조성물, 레지멘, 구성 또는 결과에 있지, 알려진 치료가 알려진 결과를 달성하는 이유에 대한 사후 설명에만 있지는 않다.

C. 내재성, 자명한 변경 및 통상적 최적화는 서로 다른 입증을 요구한다

세 가지 경로는 자주 뒤섞인다. 내재성은 선행기술을 실시할 때 누락된 특징이 필연적으로 존재하거나 불가피하게 결과로 나오는지를 묻는다. 자명한 변경 또는 조합은 통상의 기술자가 제안된 변경을 할 이유가 있었고 성공을 합리적으로 기대했는지를 묻는다. 통상적 최적화는 자명성의 일부로서, 해당 기술이 어떤 변수를 관련 결과에 영향을 주는 것으로 인식했는지, 그리고 사실기록상 그 값을 선택하는 것이 통상적인 일이었는지를 묻는다. 어떤 효과를 “자연스럽다”거나 “예측 가능하다”고 부르는 것만으로 선택된 경로가 요구하는 입증을 대체할 수 없다.

내재성은 자명성 분석에서 누락된 한정을 제공할 수 있지만, 그 사용은 신중하게 제한되어야 한다. PAR Pharmaceutical, Inc. v. TWI Pharmaceuticals, Inc., 773 F.3d 1186, 1194–96 (Fed. Cir. 2014). 청구된 효과는 선행기술이 제안한 조합의 자연적이고 필연적인 결과여야 한다. 그 효과가 가능하거나 흔하거나 가능한 결과 중 하나였다는 점만으로는 충분하지 않다.

그 규칙은 성공에 대한 합리적 기대와 혼동되어서는 안 된다. 자명성은 통상의 기술자가 무엇을 하도록 동기부여 되었고 무엇을 달성할 것으로 합리적으로 기대했는지에 근거할 수 있다. 설령 기술이 필연성을 확립하지 못하더라도 그렇다. 그러나 도전자가 달리 누락된 한정을 보충하기 위해 내재성을 원용하는 경우, 기준은 여전히 필연성이다. 판단자는 증거가 입증하는 명제가 무엇인지 식별해야 한다. 즉, 명시되지 않은 결과의 불가피성인지, 변경 또는 조합을 추구할 이유인지, 제안된 경로가 청구된 요건을 달성할 것이라는 합리적 기대인지 구분해야 한다.

청구된 효과는 또한 해당 기술이 그 효과에 영향을 주는 것으로 인식한 변수의 통상적 최적화에서 나올 수 있다. In re Applied Materials, Inc., 692 F.3d 1289, 1295–98 (Fed. Cir. 2012). 그러나 이 법리는 무제한적이지 않다. 그것은 인식된 결과-유효 변수와, 최적화가 통상적이었을 것이라는 결론을 뒷받침하는 충분한 사실적 기초를 전제로 한다. 청구되지 않은 모든 기전을 돌리기만 하면 되는 손잡이로 취급하도록 허용하지 않는다. In re Antonie, 559 F.2d 618, 620 (C.C.P.A. 1977).

D. 예상치 못한 결과는 발명의 실질과의 관련성을 필요로 한다

효과가 예상 밖이었다는 증거는 자명성 주장을 반박할 수 있지만, 그 증거는 청구된 발명과 연결되어야 하고 그 범위와 상응해야 한다. 하나의 종에 대해 보인 놀라운 결과는 광범위한 기능적 속을 포괄하는 청구항에 대해서는 거의 비중을 갖지 않을 수 있다. 마찬가지로 예상치 못한 작용기전은 그 이익 자체가 알려져 있었던 경우 예상치 못한 치료상 이익을 확립하지 않는다. Couvaras, 70 F.4th at 1380–81.

Bayer는 논리적으로 선행하는 관련성 질문을 더한다. 특허권자의 예상치 못한 결과 증거는 고정된 레지멘의 효능에 대한 임상적 증명에 관한 것이었다. 그 증명은 청구된 치료 과정의 실질과 기능적으로 무관했으므로 필요한 관련성을 결여했고, 특허성 있는 의미를 가질 수 없었다. 152 F.4th at 1409–10; see Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corp., 81 F.4th 1202, 1210 (Fed. Cir. 2023); In re Huai-Hung Kao, 639 F.3d 1057, 1068, 1074 (Fed. Cir. 2011). 따라서 예상 밖이라는 점은 검증, 평판 또는 새로 발견된 설명을 발명적 특징으로 전환하는 독립 경로가 아니다.

가장 명확한 기록은 네 가지 명제를 구분한다. 청구항은 주장된 특징을 요구한다. 제2 관문이 적용될 때 정보 또는 지위 내용은 나머지 청구항 요소들과 기능적으로 통합되어 있다. 선행기술은 특허성 관련 요건을 명시적으로 또는 필연적으로 충족하지 않고, 이를 자명하게 만들지도 않는다. 비교 증거는 청구된 진보와 관련성이 있는 예상치 못한 결과를 보여준다. 적용되는 각 명제는 별도의 법적·증거적 뒷받침을 필요로 한다.

E. 궁극적 선행기술 질문: 그 결과는 명시적으로 개시되지 않고, 내재적이지 않으며, 자명하지 않은 특허성 관련 차이를 더하는가?

특허성 관련 효과가 선행기술을 구별할 가능성이 가장 높은 경우는, 선행기술이 이를 명시적으로 가르치지 않고, 동일한 행위 또는 구조가 이를 필연적으로 산출하지 않으며, 통상의 기술자가 그 효과를 얻기 위해 선행기술을 변경할 이유와 성공에 대한 합리적 기대를 갖지 않았을 때이다. L.A. Biomedical이 그 분석을 보여준다. 청구된 용량 상한과 최소 기간이 섬유증을 필연적으로 정지 또는 퇴행시키지 않았기 때문에, 효능 요건은 단순히 삭제되거나 내재적인 것으로 추정될 수 없었다. 849 F.3d at 1061–62, 1067–68.

그 반대도 똑같이 중요하다. 청구항이 선행기술과 동일한 구조, 조성, 환자 집단 및 작동 조건을 기재한다면, 불가피한 결과 또는 그 결과에 관한 기능적으로 무관한 증명을 더하는 것만으로는 보통 구제되지 않는다. 출원인은 특허성 관련 차이를 식별해야 한다. 성능을 일으키는 구성, 결과를 산출하는 단계, 선행기술이 개시하거나 자명하게 만들지 않은 파라미터 범위, 또는 주장된 효과가 선행기술의 가르침에서 필연적으로 나오지 않는다는 증거가 필요하다.

VI. 청구항 유형별 법리 적용

청구된 효과의 의미는 부분적으로 청구항의 법정 유형에 달려 있다. 동일한 단어—“configured to reduce noise,” “reducing noise,” 또는 “a composition that reduces noise”—는 각각 능력, 요구된 행위 또는 결과, 또는 기능적으로 정의된 부류를 설명할 수 있다. 그 차이는 해석, 선행기술 분석, 유효성 및 침해 입증에 영향을 준다.

A. 장치 및 시스템 청구항: 능력을 구체적 구현에 연결하라

장치 청구항에서 결과 문언은 일반적으로 청구된 구조가 특정 능력 또는 구성을 갖도록 요구할 때 의미가 있다. 예컨대 “목표 온도를 유지하도록 구성된” 컨트롤러는 그 기능을 수행할 수 없는 컨트롤러를 배제할 수 있다. 그러나 그 문구가 피고 제품 또는 선행기술 장치가 해당 시점에 목표 온도에서 작동하고 있을 것을 반드시 요구하는 것은 아니다. 실무상 질문은 그 효과가 의미 있는 구성을 암시하는지, 아니면 그 자체로 완전한 장치가 사용될 목적을 진술하는 데 그치는지이다.

청구항은 효과를 식별된 구조 및 상호작용과 연결할 때 일반적으로 더 유리하다. PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc.에서 연방순회항소법원은 기계적 청구항이 자동 중량 조절이라는 일반 결과만을 청구한 것이 아니므로 특허적격하다고 판시했다. 그 청구항들은 중첩된 중량 플레이트, 이동 가능한 선택기, 선택기에 작동적으로 연결된 전기 모터, 그리고 선택기를 물리적으로 이동시켜 선택된 플레이트를 덤벨에 결합시키는 것을 기재했다. 146 F.4th 1366, 1371–73 (Fed. Cir. 2025). 청구된 결과는 기재된 기계적 배열의 산물이었고, 그 배열의 대체물이 아니었다.

이 구별은 침해에도 관련된다. 능력 한정은 설계문서, 소스코드, 표준화된 시험 또는 피고 제품의 정상 작동 구성을 통해 입증될 수 있다. 실제 결과 달성을 요구하는 한정은 청구항 조건 아래에서 그 결과가 발생했다는 입증을 요구할 수 있다. 작성자는 어떤 명제를 청구하려는지 결정하고, 양자가 모두 상업적으로 중요하다면 서로 다른 청구항 세트를 사용해야 한다.

B. 방법 청구항: 행위와 그 귀결을 구별하라

방법 청구항은 어떤 단계를 수행하는 것과 그 후 무엇이 발생하는지를 설명하는 것 사이의 구별을 더 날카롭게 제시한다. “압력이 50 psi 미만으로 유지되도록 밸브를 조절하는 것”은 압력 제약을 향한 행위를 요구할 수 있다. “밸브를 조절하여, 그에 따라 안전성을 향상시키는 것”은 완료된 공정의 기대 결과만을 설명할 수 있다. 문법이 결정적이지는 않지만, 어떤 단계가 언제 또는 어떻게 수행되는지를 결정하는 측정 가능한 종점은 완료된 공정을 칭찬하는 절보다 청구항 범위에 영향을 줄 가능성이 더 높다.

방법의 일부인 결과는 그에 상응하는 집행상 결과를 만든다. 청구항이 “오류율을 1% 미만으로 줄이는 것”을 요구한다면, 침해는 시험 모집단, 기준선, 측정 간격 및 통계 처리에 달려 있을 수 있다. 효과가 다른 당사자가 제품을 사용한 뒤에만—또는 환자 내부에서만—발생한다면, 특허권자는 각 단계를 누가 수행하고 어떤 증거가 종점을 입증하는지 설명해야 한다. 따라서 결과 한정은 특허성을 강화할 수 있지만 침해 입증 비용을 높일 수 있다.

C. 치료 청구항: 환자, 적응증, 레지멘 및 종점을 정의하라

치료 청구항은 바람직한 효과 문언의 가치와 위험을 모두 보여준다. 비-Jepson 청구항 9에 대해 Xencor는 “treating a patient”가 한정적이라고 보았지만, 그 넓은 문구가 이를 뒷받침하는 치료 개시 없이 모든 환자와 질병을 포괄했기 때문에 written-description 거절을 인용했다. 130 F.4th at 1358–62.

Teva Pharmaceuticals International GmbH v. Eli Lilly & Co.는 기록 의존적인 대비를 제공한다. 그 항소는 배심 평결과 사후 judgment as a matter of law 이후에 이루어졌다. 그 기록상 합리적 배심원은 기초 항체 속이 이미 잘 이해되어 있고, 인간화가 통상적이며, 그 구성원들이 두통 감소 또는 치료라는 초점 있는 청구 용도에서 작동한다고 이해되었다고 볼 수 있었다. 따라서 연방순회항소법원은 written description 및 enablement가 부족하다는 judgment as a matter of law를 뒤집었다. 172 F.4th 1367, 1374–81 (Fed. Cir. 2026). Teva는 Amgen에 대한 광범위한 실체적 안전항이 아니다. 그 결과는 평결, 적용된 심사기준, 초점 있는 사용방법 및 배심원이 지지할 수 있는 최신 기술수준 판단에 달려 있다.

Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP는 최근의 반대점을 제공한다. 연방순회항소법원은 지방법원이 평결 후 이의 없이 확정된 “unit dosage”의 전심 전 해석을 변경했다는 특허권자의 주장을 배척했다. 그 해석은 “unit dosage”를 바람직한 치료 효과를 산출하도록 계산된 미리 정해진 양으로 정의한 명세서의 명시적 정의를 채택했다. 이를 환자에게 매일 투여한다는 요건과 함께 읽어, 법원은 청구항이 단순히 in vitro EGFR 억제를 보이는 화합물을 식별한 것이 아니라 치료 효과를 산출하도록 계산된 반복 가능한 환자 투여 레지멘을 요구한다고 보았다. 법원은 평결 후 설명을 원래 해석이 본질적으로 요구한 것을 허용 가능하게 명확히 한 것으로 취급했다. 그럼에도 법원은, 명세서가 청구된 모든 비가역적 EGFR 억제제의 전 범위에 걸쳐 공개된 in vitro 활성을 환자에서 치료 효과를 산출하도록 계산된 일일 용량으로 연결하는 작동 예 또는 지침을 제공하지 않았기 때문에 청구항이 enablement를 충족하지 못했다는 judgment as a matter of law를 인용했다. 이 판결은 치료 효과 문언이 실제 범위 정의 기능을 수행하면서도 그에 상응하는 전 범위 enablement 실패를 노출할 수 있음을 보여준다. Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharms. LP, No. 2024-2325, slip op. at 9–15, 18–19 (Fed. Cir. July 9, 2026).

D. 조성물 및 제품 청구항: 성능 경계는 거대한 속을 정의할 수 있다

조성물 또는 제품에서 바람직한 효과는 청구된 부류의 구성원 자격을 정의할 수 있다. 특정 표적에 결합하고 이를 차단하는 모든 항체, 성능 계수를 충족하는 모든 필터, 또는 진술된 강도를 달성하는 모든 재료가 그 예이다. 이러한 문언은 반드시 비한정적인 것이 아니다. 위험은 종종 그 반대이다. 청구항이 너무 넓어져 명세서가 그 전체 부류를 지지하거나 실시가능하게 하지 못할 수 있다.

Amgen Inc. v. Sanofi에서 청구항은 두 기능—특정 PCSK9 잔기에 결합하고 PCSK9가 LDL 수용체에 결합하는 것을 차단하는 기능—으로 정의된 항체 속을 포괄했다. 명세서는 26개의 항체를 특정했지만, 과학자들이 수많은 추가 후보를 생성하고 스크리닝하도록 남겨두었다. 대법원은 명세서가 청구된 전 범위를 실시가능하게 해야 하며, 시행착오식 연구 과제는 이를 충족하지 못한다고 판시했다. 598 U.S. 594, 610–15 (2023).

Brita LP v. International Trade Commission은 생명공학 밖에서도 동일한 범위 민감 원칙을 적용하여 written-description 및 enablement 판단을 모두 인용했다. 청구항은 특정 FRAP 성능 계수를 달성하는 필터 매체를 넓게 포괄했지만, 그 요건을 충족하는 것으로 보인 것은 탄소 블록 필터뿐이었고, 개시는 통상의 기술자가 다른 필터 매체로 청구된 성능을 달성하는 방법을 가르치지 않았다. 156 F.4th 1326, 1333–45 (Fed. Cir. 2025). 따라서 수치 효과는 명확한 청구항 경계를 제공할 수 있지만, 그 경계 안에 지지되지 않은 속을 남길 수도 있다.

E. 소프트웨어, AI 및 제어 청구항: 목표만이 아니라 규칙 또는 아키텍처를 청구하라

소프트웨어 및 제어 청구항은 자원 최적화, 관련성 향상, 오류 감소 또는 정확한 출력 생성과 같은 목표를 자주 기재하면서도, 작동 규칙은 특정하지 않는다. 그러한 작성 방식은 여러 수준에서 실패할 수 있다. 범용 프로세서는 이미 그 기능을 수행할 수 있을 수 있고, 그 결과가 추상적 아이디어일 수 있으며, 명세서가 기능적 문언이 포괄하는 전체 구현 범위를 가르치지 않을 수도 있다.

견고한 청구항은 그 효과를 산출하는 데이터 변환, 제어 루프, 모델 아키텍처, 작동 제약을 가진 목적 함수, 순서화된 처리 단계 또는 하드웨어 상호작용을 식별한다. 성능 지표는 특히 종속항에서 계속 유용할 수 있지만, 기술적 구현을 대체하는 것이 아니라 이를 확인해야 한다.

AI 성능 한정은 주장된 결과가 측정되는 조건에 특히 주의해야 한다. 정확도, 오류율, 강건성 또는 편향은 학습 말뭉치, 평가 데이터셋, 모델 버전, 랜덤 시드, 신뢰구간 및 배포 환경에 달려 있을 수 있다. 학습 한정은 추론 시 제약과도 다르다. 특정 공정으로 학습된 모델은 특정 작업을 수행해야 하는 배포 모델 청구항과 반드시 같지 않다. 따라서 모델이 특정 결과를 달성할 것을 요구하는 청구항은 총괄적 성능 점수를 자기정의적인 것으로 취급하기보다, 작동 아키텍처, 학습 또는 추론 제약, 그리고 재현 가능한 평가 프로토콜을 식별해야 한다. 성능으로 정의되는 모델 속의 경우, 명세서는 청구된 지표가 포괄하는 모델 아키텍처, 데이터셋 및 작동 조건의 범위도 지지해야 한다.

VII. 특허적격성, § 112 및 집행 위험

한정 효과를 받는 것이 분석의 끝은 아니다. 바람직한 효과가 발명을 정의하는 데 더 많은 일을 할수록, 청구항은 35 U.S.C. §§ 101 및 112 아래에서 더 면밀히 검토되어야 한다.

A. § 101: 기술적 해결책 없이 기술적 결과를 청구하는 경우

결과 지향 청구는 주장된 진보가 추상적 아이디어 또는 자연법칙이고, 청구항이 이를 달성하는 구체적 방법을 기재하지 않은 채 그 결과를 독점하려 할 때 적격성 문제를 만들 수 있다. American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC에서 연방순회항소법원은 청구항 22가, 해석상, 라이너의 질량과 강성을 조정하여 진동을 감쇠시킬 것을 요구했지만 특정 튜닝 기법으로 청구항을 제한하지 않았으므로 부적격하다고 보았다. 패널은 그 청구항이 바람직한 결과를 얻기 위해 Hooke의 법칙을 원용한 것으로 보았다. 다른 문언의 청구항에 대해서는 파기환송했다. 967 F.3d 1285, 1294–99 (Fed. Cir. 2020). 분열되고 격렬히 다투어진 그 판결은 사실관계에 맞추어 적용되어야 하지만, 결과만을 청구하는 작성 방식에 대한 경고는 분명하다.

연방순회항소법원의 2025년 및 2026년 판결들은 그 대비를 더욱 날카롭게 한다. PowerBlock은 특정 모터 구동 기계 배열에 결부된 청구항을 유지했다. 146 F.4th at 1371–73. Constellation Designs, LLC v. LG Electronics Inc.에서 병렬 디코드 용량을 위해 신호 성좌(signal constellation)를 최적화하는 모든 방법을 포괄하는 “최적화 청구항”은, 구별 특징을 이를 달성하는 방법 없이 결과로만 진술했기 때문에 부적격했다. 특정 비균일 성좌와 식별된 점 관계를 청구한 청구항은 구체적 기술 구현을 청구했기 때문에 적격했다. 174 F.4th 888, 901–06 (Fed. Cir. 2026).

작성상의 교훈은 기능적 문언이 범주적으로 의심스럽다는 것이 아니다. 그 결과가 주장된 진보 자체인 경우 특히, 청구항은 그 결과를 산출하는 기술 아키텍처, 변환, 규칙 집합, 제어 순서 또는 기타 구체적 행위를 기재해야 한다.

B. § 112(a): 효과가 만들어내는 범위를 지지하고 실시가능하게 하라

Written description은 개시가 청구된 발명의 보유를 합리적으로 전달하는지 묻고, enablement는 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 그 전 범위를 만들고 사용할 수 있는지 묻는다. Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1349–52 (Fed. Cir. 2010) (en banc); Amgen, 598 U.S. at 610–15. 바람직한 효과 한정은 구조적으로 다양한 실시형태들을 하나의 기능적 부류로 모음으로써 두 부담을 모두 확대할 수 있다.

Amgen은 예의 수뿐 아니라 명세서가 청구된 부류 전반에 걸치는 원리, 공통 품질 또는 충분히 신뢰할 수 있는 지침을 개시하는지에 주목할 것을 요구한다. Brita도 마찬가지로, 많은 아키텍처에 적용되는 성능 기준을 선언하는 것만으로는 발명자들이 만들지 않았고 예측할 수 없었던 아키텍처를 보유했다는 점을 입증하지 못한다고 경고한다. 156 F.4th at 1333–45. Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc.는 넓은 기능적 속이 적은 예와, 청구된 기능을 수행하는 추가 종을 식별할 방법 없이 뒷받침되는 경우 written-description 위험을 강화한다. 10 F.4th 1330, 1335–39 (Fed. Cir. 2021).

Teva를 Amgen으로부터의 실체적 안전항으로 읽어서는 안 된다. 평결 후 judgment as a matter of law 단계에서, 법원은 합리적 배심원이 항체 속이 이미 잘 이해되어 있었고, 인간화가 통상적이며, 그 속이 초점 있는 청구 용도 전반에서 작동했다는 증거를 신뢰할 수 있었다고 보았다. 172 F.4th at 1374–81. 그 기록은 최신 기술수준 지식이 초점 있는 사용방법 청구항을 어떻게 뒷받침할 수 있는지를 보여주지만, 실제로 청구된 전 범위를 실시가능하게 하고 설명해야 하는 특허권자의 부담을 면제하지 않는다.

Wyeth 역시 통상의 기술자의 지식이 보충할 수는 있지만, 개시된 in vitro 활성에서 기능적으로 정의된 치료 부류의 전 범위에 필요한 환자 수준 투여 레지멘으로 이어지는 명세서의 결여된 기술적 다리를 대체할 수는 없음을 확인한다. Wyeth, slip op. at 13–15, 18.

C. § 112(b): 결과에 객관적 경계를 부여하라

효과는 통상의 기술자에게 청구항 범위를 합리적 확실성으로 알려야 한다. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898, 910 (2014). Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.에서 연방순회항소법원은 “aesthetically pleasing”이 그 용어를 만족하는지 결정할 객관적 기준을 특허가 제공하지 않았기 때문에 불명확하다고 보았다. 417 F.3d 1342, 1350–52 (Fed. Cir. 2005), abrogated as to the governing definiteness formulation by Nautilus, 572 U.S. 898. 주관성이 자동으로 치명적인 것은 아니다. 예, 작동 기준 및 확립된 측정 틀은 객관적 경계를 제공할 수 있다. Sonix Technology Co. v. Publications International, Ltd., 844 F.3d 1370, 1377–80 (Fed. Cir. 2017).

정량적 효과의 경우 명세서는 중요한 시험 방법, 장비, 시료 준비, 환경 조건, 기준선, 통계 처리 및 허용오차를 식별해야 한다. 재현 가능한 측정 프로토콜이 없는 숫자는 정성적 형용사만큼이나 불확실성을 만들 수 있다.

D. § 112(f): “Configured To”는 자동 안전항이 아니다

기능적 문언은 § 112(f)를 불러올 수 있다. “means”라는 단어를 생략하면 § 112(f)에 반대되는 반박 가능한 추정이 생기지만, 기능적 문언으로 수식된 일반적 자리표시어가 충분히 확정적인 구조를 암시하지 못하면 그 추정은 극복될 수 있다. Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 1348–52 (Fed. Cir. 2015) (en banc in relevant part). “Configured to”는 자동으로 means-plus-function 문언이 아니다. 그러나 그것은 nonce term을 기능에 연결할 수 있다. MPEP의 § 112(f) 심사 틀도 마찬가지로, 해당 한정이 일반적 자리표시어를 사용하고, 이를 기능적 문언과 결합하며, 충분한 구조 또는 행위를 기재하지 못하는지를 묻는다. MPEP § 2181.

§ 112(f)가 적용되면, 한정은 명세서에 개시된 대응 구조, 재료 또는 행위 및 법정 균등물로 제한된다. 전체 기능에 연결된 구조를 개시하지 못하면 청구항이 불명확해질 수 있다. 특정 컴퓨터 구현 기능의 경우, 이는 흔히 개시된 알고리즘을 요구한다. 따라서 “바람직한 효과를 달성하기 위한 수단”은 넓은 기능적 보호를 제공하기보다 청구항을 극적으로 좁히거나 무효화할 수 있다.

E. 실무상 특허성 압박

바람직한 효과 문언은 공식 법리는 아니지만 반복적인 특허성 압박을 만든다. 효과가 단순한 열망이면 선행기술에 대해 아무 역할도 하지 않을 수 있다. 진정한 기능적 한정이면 선행기술이 이를 내재적으로 보유할 수 있다. 그 효과를 달성하는 모든 기전을 포괄하도록 작성하면 §§ 101 및 112 문제에 부딪힐 수 있다. 실제 측정 결과로 작성하면 까다로운 침해 입증 요건을 부과할 수 있다. 구체적 구조 또는 단계를 더하면 유효성은 개선되지만 더 명확한 설계회피 경로가 생긴다.

가장 좋은 대응은 층위화된 청구와 그에 맞춘 개시이다. 청구항은 기전, 작동 방법, 그리고—상업적으로 중요한 경우—객관적으로 측정된 결과를 별도로 보호해야 한다. 명세서는 인과 설명, 대표 실시형태, 대안, 유용한 경우 실패 예, 그리고 재현 가능한 시험 프로토콜을 통해 그 층위들을 연결해야 한다. 이 접근은 압박을 제거하지는 않지만, 청구된 효과를 소송 의존적 열망이 아니라 공학적으로 설계된 한정으로 만든다.

VIII. 결론

바람직한 효과는 범주적으로 특허성 판단상 비중을 갖거나 배제되는 것이 아니다. 적절하게 해석된 청구항이 발명에 능력을 갖출 것, 구성을 구현할 것, 추가 행위를 수행할 것, 객관적 결과를 달성할 것, 또는 그 밖의 정의된 지위를 가질 것을 요구할 때 그것은 한정한다. 통상의 구조적, 구성적, 작동적 또는 실제 성능 요건은 보통 선행기술 분석으로 직접 진행한다. 반면 문구가 정보 또는 지위 내용을 주장하는 경우, 설령 범위를 한정한다고 하더라도 그 내용이 나머지 청구항 요소들과 기능적으로 상호작용할 때에만 특허성을 제공할 수 있다. 모든 특허성 관련 요건은 그것이 명시적으로 개시되어 있지 않고, 필연적으로 존재하지 않으며, 필요한 동기 및 성공에 대한 합리적 기대에 의해 뒷받침되는 자명한 변경, 조합 또는 최적화의 결과가 아닐 때에만 선행기술을 구별한다. 최적화의 경우에는 인식된 결과-유효 변수가 필요하다.

실무상 규율은 축약어를 거부하는 것이다. “의도된 결과,” “기능적으로 무관한 정보,” “내재적 성질”은 서로 다른 문제를 설명한다. 건전한 분석은 먼저 지배적 해석 기준과 청구항 요건을 식별하고, 법리가 발동될 때 조건부 기능적 관련성 심사를 적용하며, 별도의 유효성, 적격성 및 집행상 결과에 직면하기 전에 올바른 선행기술 법리를 적용한다. 제2 관문은 자동적인 침해 면제도 아니고, 그 자체로 부적격 판단도 아니다. 목적지는 중요할 수 있다. 그러나 청구항이 그곳에 도달할 것을 요구하고, 선행기술이 이미 같은 경로를 여행하지 않았을 때만 그렇다. 청구된 “목적지”가 단순한 지식, 증명, 승인 또는 찬사라면, 그것은 그 여정을 외부에서 묘사하는 것 이상을 해야 한다.