먼저 조사하고, 신중하게 작성하라: 문헌별 배경기술 기재가 특허적격성을 뒷받침하고 청구항 의미를 보존하는 방식

요약: 신중한 출원 전 선행기술 조사는 단순한 특허성 검토가 아니라 명세서 설계 도구가 될 수 있다. “프레이밍 문헌”을 식별하고, 그 아키텍처와 한계를 정확히 설명하며, 각 차이점을 청구된 기술적 메커니즘에 연결함으로써, 출원인은 35 U.S.C. § 101에 따른 특허적격성을 뒷받침하고 이후의 청구항 해석에도 정보를 제공하는 내재적 기록을 만들 수 있다. 그러한 기록은 특허권자가 나중에 인용된 문헌이 배경기술란에서 설명된 것과 동일한 종래 아키텍처를 사용하며, 따라서 청구항의 차별화 한계를 결여한다는 점을 입증하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 이 글은 이러한 효과가 절차별로 다르다는 점을 강조한다. 출원인 자인 선행기술은 심사, IPR, 연방지방법원 소송에서 각각 다르게 취급되는 반면, 청구항 해석은 별도의 내재적 기록에 관한 검토로 남는다. 또한 이 글은 Rule 56상의 개시 의무와 선택적 실체적 특징부여를 구별하고, Ekchian에 따른 출원경과상 디스클레이머를 Thorner, SciMed, Indivior에 따른 명세서상 포기와 구별한다. 결론적으로, 이 글은 규율 있고 청구항에 연결된 배경기술란 작성이 가치 있고 지속성 있는 경계를 만들 수 있다고 주장한다. 단, 출원인이 그 동일한 경계가 유효성 입장과 침해 입장 모두를 구속한다는 점을 받아들인다는 전제가 필요하다.

I.                   서론

특허 명세서 작성자는 흔히 배경기술란을 책임 발생 요소로 취급하라고 배운다. 모든 문장이 자인으로 특징지어질 수 있고, 이전 시스템에 대한 모든 비판이 명세서상 포기로 원용될 수 있으며, “본 발명”에 대한 모든 설명이 나중에 청구항을 좁히는 데 사용될 수 있다. 통상적인 대응은 이해할 만하다. 배경기술란을 짧고, 일반적이며, 단정적이지 않게 유지하는 것이다.

그 접근법은 일부 위험을 피하지만 다른 위험을 만든다. 발행된 특허가 나중에 35 U.S.C. § 101에 따라 공격받는 경우, 특허권자는 청구항이 범용 도구로 구현된 바람직한 결과가 아니라 구체적인 기술적 개선에 관한 것임을 보여주기 위해 명세서를 필요로 할 수 있다. 나중의 선행기술 공격이 청구항 용어의 의미에 달려 있는 경우, 특허권자는 출원 당시 통상의 기술자가 그 용어를 어떻게 이해했을지를 보여주는 기술적 문맥을 확립하기 위해 내재적 기록을 필요로 할 수 있다. 신중하게 작성된 배경기술란은 두 상황 모두에서 도움이 될 수 있다. 실제로 의도적이고 조심스럽게 한정된 배제는 적극적 자산이 될 수 있다. 나중의 도전자가 배제된 종래 아키텍처를 사용하는 문헌에 의존하는 경우, 특허권자는 출원일 기준의 경계를 원용하여 그 문헌이 청구항의 차별화 한계를 결여한다는 점을 보일 수 있다.

따라서 더 나은 실무는 최대한 침묵하는 것도, 최대한 비판하는 것도 아니다. 작성 전에 조사하고, 청구된 진보를 실제로 틀 짓는 문헌을 식별하며, 그러한 각 프레이밍 문헌을 기술적으로 정밀하게 다루는 것이다. 이 글에서 “프레이밍 문헌”이란 그 아키텍처, 동작 또는 한계가 청구된 기술적 진보를 정의하는 데 도움이 되는 문헌을 의미한다. 이 용어는 해당 문헌이 37 C.F.R. § 1.56(b)에 따른 “특허성에 중요한” 문헌이라는 결론을 표현하지 않는다. 각 문헌에 대해, 출원서는 그 문헌이 적극적으로 무엇을 개시하는지, 그 문헌이 설명하지 않는 특정 한계 또는 관계가 무엇인지, 그리고 그 차이점이 청구항에 포함되고 발명의 상세한 설명에서 적극적으로 뒷받침되는 메커니즘과 어떻게 연결되는지를 기재해야 한다. 그 밖의 조사 결과는 Rule 56이 요구하는 경우 제출되어야 하며, 그렇지 않은 경우에는 실체적 특징부여 없이 열거될 수 있다. 목적은 배경기술란을 주장서면으로 바꾸는 것이 아니다. 목적은 출원인이 특허의 존속기간 내내 감수할 준비가 되어 있는, 기술적으로 일관된 내재적 기록을 만드는 것이다.

II.                명세서 설계 도구로서의 조사

출원 전 조사는 보통 35 U.S.C. §§ 102 및 103에 따른 신규성과 비자명성을 평가하는 수단으로 정당화된다. 그러나 그것은 가치의 일부에 불과하다. 규율 있는 조사는 해당 분야의 어휘, 가장 가까운 기술적 아키텍처, 개별 구성요소가 이미 수행하던 기능, 그리고 심사 또는 소송에서 중요해질 가능성이 있는 차이점도 식별한다. 이러한 발견은 최초 청구항 세트에만 영향을 미쳐서는 안 된다. 배경기술란, 요약, 발명의 상세한 설명, 도면, 대체 실시예, 계속출원 전략을 형성해야 한다.

각 프레이밍 문헌에 대해 작성자는 다섯 가지 질문에 답할 수 있어야 한다. 그 문헌은 실제로 어떤 구성 또는 프로세스를 개시하는가? 그 구성에서 어떤 기술적 한계가 따르는가? 출원인의 해결책에서는 어떤 구성요소 관계, 데이터 흐름, 제어 단계 또는 순서가 달라지는가? 그 변화는 주장된 기술적 효과를 어떻게 만들어 내는가? 그 효과를 담당하는 메커니즘을 청구항 어디에서 기재하는가? 출원서가 이 다섯 가지 질문 모두에 답하지 못한다면, 초안은 청구되지 않은 장점 또는 뒷받침되지 않은 차이점에 의존하고 있을 수 있다.

문헌별 처리는 선행기술이 부정확한 집합체로 뭉뚱그려지는 것도 방지한다. 한 문헌은 서버를 개시하고, 다른 문헌은 피어 노드를 개시하며, 세 번째 문헌은 네트워크 테스트를 위해 트레이스 라우트를 사용할 수 있다. 세 문헌을 모두 단순히 “종래 시스템”이라고 설명하면, 청구된 순서 있는 조합을 흐리게 하고 그 조합 자체가 종래적이었다고 부주의하게 시사할 수 있다. 별도 처리는 출원서가 구성요소 수준에서 알려져 있던 것과 발명적이라고 주장되는 특정 배열 또는 사용을 구별할 수 있게 한다. 다만 배경기술란은 통상의 기술자가 왜 그 문헌들을 조합했을 것인지를 설명함으로써 자명성 논거를 제공해서는 안 된다. 그 기능은 기술적 문맥을 보존하는 것이지, 도전자의 조합 분석을 대신 수행하는 것이 아니다.

정확성도 중요하다. 대상을 “선행기술”이라고 표시하는 것은 실체적 결과를 가질 수 있기 때문이다. 특허청은 출원인이 타인의 작업을 선행기술로 식별한 기재를 특허성 분석에 사용될 수 있는 자인으로 취급한다. See In re Nomiya, 509 F.2d 566, 571 (C.C.P.A. 1975); MPEP § 2129. 따라서 배경기술란은 인용문헌의 모든 특징이 종래적이었고, 공개적으로 알려져 있었으며, 법적으로 선행기술로 이용 가능했다는 뒷받침 없는 진술을 피해야 한다. 일반적으로 “문헌 A는 …을 설명한다”가 “선행기술은 …을 입증한다”보다 정확하고, “문헌 A는 X를 명시적으로 설명하지 않는다”가 “종래 시스템은 X를 수행할 수 없다”보다 안전하다.

개시와 특징부여의 차이는 Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365, 1375–78 (Fed. Cir. 2023)에서 잘 드러난다. 그 사건에서 Federal Circuit은 출원인이 인용문헌을 어느 정도 특징짓는지가 청구항 해석에서 그 문헌이 얼마나 유익한 정보가 될 수 있는지에 영향을 미친다고 설명했다. 단순한 IDS 등재는 관련 없는 출원경과의 진술이 해당 특허 청구항의 의미를 지배한다는 자인에 해당하지 않았다. Id. at 1376–78. 실체적인 배경기술란 논의는 다르다. 그 목적은 기술에 관해 무언가를 말하는 데 있다. 그 추가된 유용성에는 추가된 책임이 따른다.

III.             출원인 자인 선행기술은 절차에 따라 달라진다

출원인이 타인의 작업을 실체적으로 선행기술로 식별하면 출원인 자인 선행기술(applicant-admitted prior art, “AAPA”)이 생길 수 있지만, 그 효과는 절차별로 다르다. 동일한 진술이 원 심사에서는 거절을 뒷받침할 수 있고, 당사자계 리뷰에서는 제한된 증거 역할을 할 수 있으며, 연방지방법원의 유효성 분석에 정보를 제공할 수 있고, 선행기술로 작동하지 않더라도 청구항 해석에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 배경기술란의 자인에는 등록 후 하나의 보편적 효과가 있는 것이 아니다.

출원인의 개시 의무는 문헌을 실체적으로 특징지을지 여부와 별개의 문제이다. Rule 56은 특허성 조사를 수행할 일반적 의무를 부과하지 않는다. MPEP § 609. 그러나 그 규칙의 적용을 받는 개인이 특허성에 중요한 정보를 알게 된 경우, 그 정보는 특허청에 개시되어야 한다. 37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP §§ 2001.04–2001.06. Rule 56상 정보가 중요하다는 것은 그 정보가 누적적이지 않고, 단독으로 또는 다른 정보와 결합하여 일응의 불특허성 사례를 성립시키거나, 출원인이 불특허성에 반대하거나 특허성을 주장하면서 취하는 입장을 반박하거나 그 입장과 모순되는 경우를 말한다. 37 C.F.R. § 1.56(b).

그 의무는 각 계류 중인 청구항에 적용되며 특허가 등록될 때까지 계속된다. MPEP § 2001.04. 단순한 IDS 등재는 인용된 정보가 청구항에 대한 선행기술이라는 자인이 아니다. MPEP § 2129(IV). 또한 IDS 자체도 그 정보가 Rule 56상 중요하다는 자인이 아니다. 37 C.F.R. § 1.97(h). 따라서 개시와 실체적 특징부여는 별개의 문제이다.

A.                 심사: 자인은 거절을 뒷받침할 수 있지만, 단순한 IDS는 그렇지 않다

심사 중 USPTO는 출원인이 타인의 작업을 “선행기술”로 식별한 진술을 신규성 및 자명성 판단에서 사용될 수 있는 자인으로 취급한다. 이는 자인된 대상이 § 102의 법정 범주에 따라 독립적으로 자격을 갖추지 못하는 경우에도 마찬가지이다. MPEP § 2129(I)–(II); In re Nomiya, 509 F.2d 566, 571 (C.C.P.A. 1975). 그 원칙은 통상 법적 근거 없이 발명자 자신의 작업을 선행기술로 전환하지 않는다. Riverwood Int’l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354–55 (Fed. Cir. 2003). 또한 단순한 IDS 등재는 그러한 자인을 만들지 않는다. 37 C.F.R. § 1.97(h); MPEP § 2129(IV).

B.                 당사자계 리뷰: § 311(b), Qualcomm 및 2025년 USPTO 정책

IPR 실무는 원 심사보다 좁다. § 311(b)는 신청인이 청구항에 대해 §§ 102 또는 103에 의한 경우에만, 그리고 특허 또는 간행물로 구성된 선행기술에 근거한 경우에만 다툴 수 있도록 한다. 35 U.S.C. § 311(b). 다툼 대상 특허에 나타나는 선행기술 설명은 그 설명이 특허에 인쇄되어 있다는 이유만으로 그 자체가 선행기술 특허 또는 간행물이 되는 것은 아니다.

따라서 Qualcomm Inc. v. Apple Inc.(“Qualcomm I”)에서 Federal Circuit은 AAPA가 IPR 근거의 기초가 될 수 없다고 판시했다. 24 F.4th 1367, 1373–77 (Fed. Cir. 2022). 법원은 AAPA를 절차에서 범주적으로 배제하지는 않았다. 자인은 통상의 기술자의 배경지식에 관한 증거로 기능할 수 있음을 인정했다. Id. at 1375–77.

환송 후 Board는 신청서가 AAPA를 적격한 특허 또는 간행물과 결합할 때마다 AAPA가 근거의 기초를 형성하지 않는다는 “조합 중” 규칙을 채택했다. Federal Circuit은 Qualcomm Inc. v. Apple Inc.(“Qualcomm II”), 134 F.4th 1355, 1364–68 (Fed. Cir. 2025)에서 그 범주적 규칙을 배척했다. AAPA를 적격한 문헌 선행기술과 짝짓는다고 문제가 자동으로 치유되는 것은 아니다. 문제는 AAPA가 실제로 그 근거의 기초 또는 기초의 일부를 형성하는지 여부이다. Id. at 1365–68.

2025년 9월 1일 이후 제출된 IPR 신청에 대해, 현행 USPTO 정책은 37 C.F.R. § 42.104(b)(4)를 집행한다. 이 규칙은 신청서가 의존하는 선행기술 특허 또는 간행물의 어디에 각 청구항 요소가 나타나는지를 식별할 것을 요구한다. AAPA, 전문가 증언, 상식 및 기타 일반지식은 누락된 청구항 한계를 보충할 수 없다. 다만 이들은 조합의 동기를 뒷받침하거나, 통상의 기술자의 지식을 보여주거나, 그 사람이 적격 문헌의 개시를 어떻게 이해했을지를 설명하는 데 여전히 사용될 수 있다. Memorandum from Coke Morgan Stewart, Acting Under Secretary of Commerce for Intellectual Property & Acting Director, U.S. Patent & Trademark Office, to Members of the Patent Trial & Appeal Board, Enforcement and Non-Waiver of 37 C.F.R. § 42.104(b)(4) and Permissible Uses of General Knowledge in Inter Partes Reviews 1–3 (July 31, 2025).

이러한 제한은 IPR에 특유한 것이다. 35 U.S.C. § 321(b)에 따른 post-grant review는 더 넓은 범위의 근거를 허용하므로, “등록 후 도전”이라는 표현을 모든 PTAB 절차가 동일한 증거상 제한을 갖는 것처럼 사용해서는 안 된다.

C.                 연방지방법원 유효성 소송: § 311(b)는 적용되지 않는다

연방지방법원 유효성 소송은 § 311(b)의 특허 및 간행물 제한이나 2025년 USPTO 정책에 지배되지 않는다. 피고는 유효성 추정과 명백하고 설득력 있는 증거 기준에 따라 35 U.S.C. § 282(b)에서 이용 가능한 근거를 원용할 수 있다. See Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95 (2011). 명세서에 있는 선행기술에 관한 자인은 이후의 자명성 판단에서 증거가 될 수 있고, 그 판단에서 특허권자를 구속할 수 있다. PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc., 491 F.3d 1342, 1362 (Fed. Cir. 2007). 따라서 IPR 제한은 연방지방법원에서 부주의한 배경기술란의 특징부여를 무해하게 만들지 않는다.

D.                 청구항 해석: 내재적 증거는 별개의 검토이다

청구항 해석은 배경기술란 자체가 선행기술로서 자격을 갖는지를 묻지 않는다. 청구항은 특허 전체의 문맥에서 읽히며, 명세서는 통상 그 의미의 가장 중요한 원천이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc). 따라서 § 311(b)가 신청인으로 하여금 배경기술 기재를 IPR 근거의 기초로 사용하는 것을 막더라도, 배경기술 기재는 청구항을 제한하는 내재적 증거로 작용할 수 있다.

특징부여의 정도는 중요하다. Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365, 1375–78 (Fed. Cir. 2023)에서 단순한 IDS 인용은 관련 없는 출원경과에서 이루어진 진술의 진실성을 자인하거나, 그 진술을 지배적인 내재적 증거로 만드는 것이 아니었다. 실체적인 명세서상 비교, 명시적 정의, 명백한 배제는 서로 다른 작성 행위이다. 명세서상 사전적 정의 또는 포기 역시 출원경과상 디스클레이머와 교리상 구별된다.

IV.            청구항에 연결된 § 101 기록 구축

출원 전 조사는 청구된 배열이 단순히 컴퓨터에서 수행되는 바람직한 결과가 아니라 기술적 해결책인 이유를 설명하는 데 필요한 사실적 기초를 제공할 수 있다. Alice Corp. v. CLS Bank International의 두 단계 틀에서, 법원은 먼저 청구항이 부적격 개념을 향하는지 묻고, 그렇다면 그 개념을 특허적격 응용으로 변환하기에 충분한 발명적 개념을 청구항이 포함하는지 묻는다. 573 U.S. 208, 217–18, 221 (2014). 명세서는 제1단계에서 청구된 진보의 초점을 식별하는 데 도움이 될 수 있고, 제2단계에서는 익숙한 구성요소들의 특정 배열이 단지 잘 이해되고, 일상적이며, 통상적인 활동이 아니었던 이유를 설명하는 데 도움이 될 수 있다.

조사가 그 자체로 적격성을 확립하는 것은 아니다. 신규성과 적격성은 별개의 검토이다. See Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 188–89 (1981). 또한 발견된 문헌에 청구된 특징이 없다는 점이 자동으로 발명적 개념을 제공하는 것도 아니다. 조사의 가치는 실무적이다. 즉, 출원인이 기술적 기준선을 정의하고, 그 기준선을 변화시키는 메커니즘을 분리하며, 출원 전에 청구항과 개시를 그 메커니즘 주위에 정렬하도록 만든다. 명세서는 청구항을 밝힐 수 있지만, 청구되지 않은 기술적 해결책이 발명의 상세한 설명에 나타난다는 이유만으로 그 해결책을 청구항에 도입할 수는 없다. See ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759, 766–70 (Fed. Cir. 2019).

Federal Circuit 판례들은 그러한 정렬의 중요성을 반복적으로 보여준다. Enfish, LLC v. Microsoft Corp.에서, 자기참조 데이터베이스 테이블이 종래 데이터베이스 구조와 어떻게 다르고 컴퓨터 기능을 어떻게 개선하는지를 설명한 명세서 기재는 청구항이 추상적 아이디어가 아니라 특정 개선에 관한 것임을 확립하는 데 도움이 되었다. 822 F.3d 1327, 1335–39 (Fed. Cir. 2016). BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC에서 법원은 발명적 개념이 익숙한 구성요소들의 비전통적인 순서 있는 조합에 존재할 수 있다고 설명했다. 827 F.3d 1341, 1350–52 (Fed. Cir. 2016). 그리고 McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc.에서 자동 애니메이션을 생성하기 위한 청구항의 특정 규칙이 중요했던 이유는, 청구항이 정확한 립싱크를 생성한다는 결과가 아니라 특정 프로세스를 청구했기 때문이다. 837 F.3d 1299, 1313–16 (Fed. Cir. 2016).

A.                 CosmoKey: 문헌별 정밀성이 중요한 이유

CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC는 식별된 문헌을 별도로 정확하게 다루는 것의 가치를 직접 보여준다. 해당 특허의 배경기술란은 세 가지 기존 휴대전화 인증 기술을 설명했다. 연방지방법원은 그 논의를 나중에 기재된 인증 시퀀스가 잘 이해되고, 일상적이며, 통상적이었다는 자인으로 읽었다. Federal Circuit은 그 해석을 배척했다. 세 문헌 중 어느 것도 통상 비활성인 인증 기능의 시간 제한 활성화, 그 활성 상태의 통신, 자동 비활성화를 포함하는 마지막 네 개의 청구 단계들을 가르치지 않았기 때문이다. 15 F.4th 1091, 1095–99 (Fed. Cir. 2021).

문맥상 읽으면, 배경기술란은 기존 기술들을 청구된 시퀀스와 구별하고, 그 시퀀스가 어떻게 복잡성을 줄이면서 보안을 향상시키는지를 설명했다. Federal Circuit은 그 순서 있는 조합이 컴퓨터 구현 인증에 대한 구체적 개선을 제공한다고 판단하고, Alice 제2단계에서의 Rule 12(c) 부적격 판단을 뒤집었다. Id. at 1097–99. 이 사건은 모든 조사 결과를 명세서에 넣어야 한다는 뜻이 아니다. 더 규율 있는 지점, 즉 배경기술란이 여러 문헌을 논의할 때 별도이고 기술적으로 정확한 처리가 그 논의가 청구된 조합 자체가 종래적이었다는 자인으로 오독되는 것을 방지할 수 있음을 보여준다.

B.                 작성 모델로서의 Cooperative Entertainment

Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollective Technology, Inc.는 선행기술을 고려한 명세서가 적격성 입장을 뒷받침하는 특히 유용한 예를 제공한다. 50 F.4th 127, 129–36 (Fed. Cir. 2022) (“Cooperative I”). 해당 특허는 동적 피어투피어 네트워크를 통한 대용량 파일 배포에 관한 것이었다. 명세서는 기존 기술적 기준선을 설명했다. 즉, 비디오 스트리밍은 보통 콘텐츠 배포 네트워크, 즉 CDN에 의해 제어되고, 발신 CDN 서버에서 콘텐츠가 배포되었다. 청구된 시스템은 대신 동일한 콘텐츠를 동시에 소비하는 피어 노드를 사용하여 제어된 네트워크와 CDN 밖에서 콘텐츠를 배포했다. 또한 요청된 콘텐츠를 세분화하는 데 트레이스 라우트를 사용했다. Id. at 129–31.

명세서는 이 접근법이 더 낫다고 주장하는 데 그치지 않았다. 변경된 네트워크 아키텍처를 설명하고, 콘텐츠가 그 아키텍처를 통해 어떻게 이동하는지 설명했으며, 더 부드러운 재생, 버퍼링 감소, 중복성과 효율성 증가, CDN 비용 감소, 클라이언트 장치 용량의 더 큰 활용 등 구체적 효과를 식별했다. Id. at 131–33. 이러한 세부사항은 단순한 장점 목록이 아니라 기술적 설명을 제공했다.

그 기록은 연방지방법원이 Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(6)에 따라 침해소장을 각하하면서 청구항을 부적격하다고 판단한 이후 중요해졌다. 연방지방법원은 그 특허를 범용 컴퓨터 구성요소와 종래 기술을 사용하여 데이터를 준비하고 전송한다는 추상적 아이디어를 구현한 것으로 특징지었다. Federal Circuit은 Alice 제1단계에서 당사자들의 다툼을 해결하지 않았다. 대신 제2단계에서 두 개의 개연성 있게 주장된 발명적 개념, 즉 CDN 제어 밖에서 동작하는 특정 동적 피어투피어 아키텍처와 콘텐츠 세분화에서의 트레이스 라우트 사용이 각하를 막는다고 판단했다. Cooperative I, 50 F.4th at 131.

그 결과는 정렬에 달려 있었다. 청구항 문언은 주장된 메커니즘을 기재했고, 발명의 상세한 설명은 그 메커니즘이 기존 아키텍처와 어떻게 다르고 어떻게 개선하는지 설명했으며, 출원경과는 관련 기술적 차이를 보존했고, 수정된 소장은 그 메커니즘이 잘 이해되고, 일상적이며, 통상적이지 않았다고 개연성 있게 주장했다. Id. at 131–35. 이러한 조율된 기록은 소장 단계에서 특허권자에게 불리하게 해결될 수 없는 사실상 다툼을 만들었다. Id. at 133, 135–36; see also Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–70 (Fed. Cir. 2018).

그 판결은 반복되는 반론에 답한다. 개별 구성요소가 종래적일 수 있더라도 청구된 배열이 종래적이라는 뜻은 아니다. § 101은 출원인이 모든 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 노드를 발명할 것을 요구하지 않는다. 주장된 진보가 그들의 특정 관계 또는 동작에 있다면, 청구항은 그 배열을 기재해야 하며 명세서는 그것이 기술을 어떻게 개선하는지 설명해야 한다. Cooperative I는 표준 컴퓨팅 장비가 사용되더라도 네트워크에 대한 유용한 개선은 특허 가능할 수 있으므로, 종래 P2P 네트워크와 CDN이 그 검토를 끝낸다는 주장을 배척했다. 50 F.4th at 135.

절차상 한계도 똑같이 중요하다. Cooperative I는 청구항이 최종적으로 특허적격하다고 판시한 것이 아니다. 소장과 내재적 기록에 Rule 12 신청을 물리치기에 충분한 발명적 개념에 관한 개연성 있는 주장이 포함되어 있다고만 판시했다. Id. at 135–36. 또한 이 사건은 “개선된 효율성” 또는 “비종래적” 같은 결론적 문구가 자동으로 사실상 다툼을 만든다고 판시하지도 않았다. 주장된 효과는 특정 청구 아키텍처에 연결되어 있었고, 명세서는 그 아키텍처가 어떻게 작동하는지를 설명했다. 이후의 소장은 출원일 기준 설명을 반복하고 문맥화할 수는 있었지만, 특허에 빠져 있는 설명을 소송에서 만들어 낸 기술 이론으로 안전하게 대체할 수는 없었다.

따라서 작성상의 교훈은 구체적이다. 각 프레이밍 문헌에 대해 배경기술란은 그 문헌의 실제 기술적 배열을 식별해야 한다. 출원서는 그 배열과 관련된 동작상 제약을 식별하고, 개시된 발명이 그 제약을 변화시키는 메커니즘을 설명하며, 발명의 상세한 설명과 도면을 사용하여 관련 구성요소 관계, 타이밍, 데이터 흐름 또는 제어 경로를 보여주어야 한다. 독립항은 적격성 입장이 의존할 것으로 예상되는 관계를 포함해야 하고, 종속항은 더 좁은 구현과 대체 적격성 입장을 보존해야 한다.

C.                 적격성 입장은 침해 입장으로도 유지되어야 한다

Cooperative Entertainment의 이후 경과는 그 구체성의 대가를 보여준다. 환송 후 Cooperative는 피고 제품이 콘텐츠를 세분화하기 위해 트레이스 라우트를 사용했다는 점을 주장하지 못했다. 그 후 Cooperative는 청구항을 콘텐츠가 아니라 피어 네트워크를 세분화하기 위해 트레이스 라우트를 사용하는 것으로 특징지으려 했다. Federal Circuit은 Cooperative가 이전에 트레이스 라우트가 콘텐츠를 세분화하는 데 사용된다고 주장하여 승소했고, 청구항 문언과 내재적 기록도 동일한 이해를 확인했으므로, 새로운 이론은 포기되었고 사법적 금반언에 의해 금지된다고 판시했다. Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollective Technology, Inc., No. 2024-1550, slip op. at 5–10 (Fed. Cir. Dec. 16, 2025) (nonprecedential) (“Cooperative II”). 따라서 특허가 적격성 각하를 넘는 데 도움이 되었던 차이점은 특허권자의 이후 침해 이론을 제약했다.

그 후속 사건은 조사 기반 작성의 중심 원칙을 포착한다. 발명적 개념으로 원용된 메커니즘은 발명의 범위의 진정한 일부로 취급되어야 한다. 출원인은 적격성을 위해 좁은 기술적 이야기에 의존하면서, 피고 제품에 대해서는 더 넓고 모순되는 이야기를 채택할 수 있다고 기대해서는 안 된다.

V.               이후 선행기술에 대해 청구항 의미 보존하기

동일한 문헌별 논의는 나중에 도전자가 새로운 선행기술을 청구항에 매핑할 때 중요해질 수 있다. 청구항 용어는 특허 전체의 문맥에서 읽히며, 명세서는 그 의미의 가장 중요한 원천인 경우가 많다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc). 출원일 당시의 아키텍처와 다투어지는 구성요소가 수행하는 역할을 정확히 식별하는 배경기술란은, 표면적으로 유사한 문헌이 통상의 기술자가 이해하는 해당 한계를 개시하지 않는다는 점을 보이는 데 도움이 될 수 있다.

올바른 명제는, 나중에 선행기술이 등장할 때마다 특허권자가 청구항을 좁힐 수 있다는 것이 아니다. 법원은 유효성을 보존하기 위해 청구항을 다시 작성하지 않는다. 오히려 출원일 기준 내재적 기록이 어떤 용어가 이미 특정 기술적 의미를 가지고 있었거나 특정 관계를 요구했음을 입증할 수 있다. 주장된 문헌이 적절히 해석된 그 한계를 결여한다면, 그 문헌은 청구항을 신규성 결여로 만들지 않으며 제안된 자명성 조합을 뒷받침하지도 못할 수 있다.

A.                 IBM v. Iancu: 적극적 청구항 해석의 예

International Business Machines Corp. v. Iancu에서 Patent Trial and Appeal Board는 “federated computing environment”를 단일 기업 내의 두 컴퓨터 시스템까지 포함할 만큼 넓게 해석했다. 759 F. App’x 1002, 1007–09 (Fed. Cir. 2019) (nonprecedential). Federal Circuit은 그 해석을 배척했다. 해당 특허의 배경기술란은 한 기업 내에서 동작하는 시스템과 별도 기업들 사이의 협력 관계를 포함하는 연합 사이의 차이를 설명했다. 이어 명세서는 기업 간의 용어로 연합 환경을 정의하고 반복적으로 설명했다. Id. at 1007–08. 전체적으로 읽으면 내재적 기록은 복수의 기업을 요구했다.

그 해석은 선행기술 분석에 실질적 영향을 미쳤다. Federal Circuit은 Board가 지나치게 넓은 해석을 사용했기 때문에 한 IPR을 파기·환송했고, 별개의 싱글사인온 한계를 실질적 증거가 보여주지 못했다는 이유로 다른 신규성 결여 판단을 뒤집었다. Id. at 1008–10. 비선례 판결이고 당시 적용되던 최광의 합리적 해석 기준에 따른 것이기는 하지만, IBM은 기술적으로 정밀한 배경기술란의 적극적 가능성을 보여준다. 즉, 그것은 나중의 심판부가 실질적으로 다른 아키텍처를 서로 대체 가능한 것으로 취급하지 못하게 하는 데 필요한 문맥을 보존할 수 있다.

B.                 출원경과상 디스클레이머: Ekchian과 의도적 포기

출원경과상 디스클레이머는 IDS에 수반되는 실체적 주장 등을 포함하여 출원경과 중 특허청에 대해 이루어진 표시와 관련된다. Federal Circuit이 설명했듯이, “청구된 발명을 선행기술과 구별함으로써, 출원인은 청구항이 무엇을 포함하지 않는지를 표시하고 있으며, 묵시적으로 그러한 보호를 포기하는 것이다.” Ekchian v. Home Depot, Inc., 104 F.3d 1299, 1304, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1364, 1368 (Fed. Cir. 1997). 따라서 “포기”는 Ekchian에서의 출원경과상 효과를 설명하는 적절한 표현이며, 명세서에만 나타나는 진술의 약칭으로 사용되어서는 안 된다.

명세서 문언은 출원경과상 디스클레이머와 별개의 경로를 통해 청구항 범위를 제한할 수 있다. 특허권자는 용어를 명시적으로 정의하거나 달리 이용 가능한 범위를 명확히 포기할 수 있지만, 두 기준 모두 엄격하다. Thorner v. Sony Computer Entertainment America LLC, 669 F.3d 1362, 1365–67 (Fed. Cir. 2012). 한 구현을 단순히 설명하거나 대안을 비판하는 배경기술상 비교가 모든 대안을 자동으로 배제하는 것은 아니다. 명세서가 사전적 정의 또는 명확하고 틀림없는 포기를 제공하지 않는 한, 그 진술은 통상적인 청구항 해석 원칙에 따라 고려되는 청구항 제한적 내재적 증거로 남는다.

그럼에도 내재적 기록 전체가 청구항이 특정 특징 또는 관계를 요구한다고 확립하는 경우, 그 경계는 도전자가 배경기술란에서 설명된 종래 시스템과 실질적으로 동일한 아키텍처를 사용하는 문헌에 의존할 때 유용해질 수 있다. 특허권자는 내재적 기록에 충실한 해석을 구한 다음, 도전자의 문헌이 종래 시스템의 관련 구조적 또는 기능적 제약을 공유하고 따라서 청구항의 차별화 한계를 결여한다는 점을 입증할 수 있다. IBM v. Iancu가 이 점을 보여준다. 명시적 명세서 정의를 배경기술란과 함께 읽으면 단일 지배가 없는 별도 기업들이 요구되었고, Federal Circuit은 Board의 더 넓은 해석에 근거한 신규성 결여 판단을 파기했다. 759 F. App’x at 1007–09. 그러나 배경기술란의 특징부여 자체가 나중 문헌이 동등하다는 증거는 아니다. 특허권자는 그 문헌의 개시와, 적절한 경우 전문가 증거를 통해 관련 구조적 또는 기능적 대응관계를 입증해야 한다.

이 전략에는 대칭적인 비용이 따른다. 제안된 해석은 통상적인 청구항 해석 원칙을 따라야 하며 유효성과 침해에 동일하게 적용되어야 한다. 특허권자는 도전이 제기된 후 유효성 전용의 좁힘을 만들어 낼 수 없다. See Phillips, 415 F.3d at 1327 (통상적 해석 도구를 적용한 후에도 남는 잔여적 모호성에 유효성 보존 해석 원칙을 제한함). 출원경과상 디스클레이머의 유용성은 그 정밀성에 달려 있다. Ekchian은 지방법원이 출원인의 구별을 기록이 허용하는 것보다 넓게 읽었기 때문에 약식판결을 취소했다. 출원인은 관련 액체의 기능적 역할을 구별했지, 그 전도도 수준 일반을 구별한 것이 아니었다. 104 F.3d at 1303–05. 적절히 해석된 한계가 관련 종래 아키텍처를 배제하고 도전자의 문헌이 그 경계의 종래 쪽에 놓인다는 점이 입증되면, 그 한계는 신규성 결여 매핑을 물리치거나 자명성 조합에서 빠진 요소를 드러낼 수 있다. 그러나 동일한 경계는 문자적 침해와 잠재적으로 균등론도 제한한다.

Malvern Panalytical과의 대비는 시사적이다. 단순한 IDS 인용은 청구항 해석상 무게가 작을 수 있지만, 실체적 특징부여는 정보를 제공하는 동시에 잠재적으로 제한적일 수 있다. Malvern Panalytical, 85 F.4th at 1375–78. 작성자는 그 절충을 의식적으로 해야 한다. 어떤 차이점이 적격성을 뒷받침하거나 이후 선행기술을 구별할 만큼 중요하다면, 그것은 정확히 진술되고 청구항 문언에 연결되어야 한다. 실체적 특징부여가 필요하지 않다면, 단순한 개시가 더 바람직할 수 있다.

VI.            지속성 있는 내재적 기록의 가치와 대가

동일한 해석이 유효성과 침해를 지배해야 한다. 특허권자는 선행기술을 피하기 위해 좁은 의미를 사용하고 피고 제품을 포착하기 위해 더 넓은 의미를 사용할 수 없다. 따라서 판례는 알려지지 않은 선행기술에 대한 보험으로 숨겨진 한계를 만드는 것을 지지하지 않는다. 판례는 내재적 기록이 배제할 수 있는 청구항 범위를 충분히 인식한 상태에서 의도적으로 내재적 기록을 설계하는 것을 지지한다. 명세서가 바람직한 구현을 설명한다는 이유만으로 통상적 의미가 대체되지는 않는다. 관련 예외는 사전적 정의와 명확한 포기이다. See Thorner v. Sony Computer Entertainment America LLC, 669 F.3d 1362, 1365–67 (Fed. Cir. 2012).

A.                 SciMed: 명세서상 포기는 문자적 범위와 균등론에 적용된다

SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.에서 청구항은 팽창 루멘과 가이드와이어 루멘을 가진 풍선 확장 카테터에 관한 것이었다. 242 F.3d 1337, 1340–41 (Fed. Cir. 2001). 청구항 문언은 동축 배열과 나란한 배열을 모두 포함할 수 있었지만, 명세서는 선행기술의 나란한 루멘의 단점을 비판하고, 동축 루멘을 발명의 일부로 반복적으로 특징지었으며, 모든 실시예의 구조로 동축 배열을 식별했다. Id. at 1342–44.

Federal Circuit은 그 출원 전체에 걸친 패턴을 명확한 명세서상 포기로 취급했다. 법원은 청구항을 나란한 배열을 제외하는 것으로 해석하고, 비침해를 인정했으며, 특허권자가 균등론을 통해 배제된 구조를 되찾는 것을 허용하지 않았다. Id. at 1344–47. 나중의 선행기술이 나란한 배열만을 개시했다면, 동일한 해석이 유효성을 보존하는 데 도움이 되었을 수 있다. 그러나 그것은 동시에 그 배열을 사용하는 피고 제품도 배제했다. SciMed는 모든 비판이 청구항을 좁힌다는 뜻이 아니다. 그 포기는 동축 구조를 모든 실시예에 적용하는 문언을 포함한 반복적이고 범주적인 진술에서 비롯되었다. 그럼에도 이 사건은 “본 발명”, “모든 실시예”, “필수적”, “할 수 없다”라는 표현에 특별한 주의가 필요한 이유를 보여준다.

B.                 Indivior: 명세서상 포기는 공유된 개시를 따라갈 수 있다

Indivior Inc. v. Dr. Reddy’s Laboratories, S.A.는 계속출원 실무에 대한 경고를 더한다. 비선례적 예비금지명령 항소에서, Federal Circuit은 종래의 상부 공기 건조를 반복적으로 폄하하고 그 기술을 “본 발명”과 대비한 진술이, 계속출원 청구항이 더 이상 건조를 명시적으로 기재하지 않았더라도, 종래의 상부 공기 건조만으로 제조된 필름을 배제한다고 결론지었다. 752 F. App’x 1024, 1029–35 (Fed. Cir. 2018) (nonprecedential). 의견이 갈린 판결이므로 조심스럽게 설명해야 하지만, 이후 청구항에서 용어를 삭제해도 공유 명세서가 틀림없이 배제한 영역을 회복하지 못할 수 있음을 보여준다.

관련 특허 패밀리에 관한 이후의 선례적 항소는 그 점을 강화한다. Federal Circuit은 명세서가 종래의 상부 공기 건조를 반복적으로 폄하했는데, 그 이유는 그것이 주장된 발명의 핵심인 균일한 필름을 만들어 내지 못했기 때문이라고 판단하고, 그 방법을 배제하는 해석을 인정했다. Indivior Inc. v. Dr. Reddy’s Laboratories, S.A., 930 F.3d 1325, 1336–40 (Fed. Cir. 2019). 어떤 메커니즘을 발명이 작동하는 이유로 설명하는 적격성 서사는 가치가 있을 수 있다. 그러나 그 메커니즘을 필수불가결한 것으로 반복적으로 정의하면, 그 서사는 패밀리 전체의 제한이 될 수 있다.

C.                 Tronzo: 선행기술 논의는 적극적인 기재요건상 뒷받침이 아니다

Tronzo v. Biomet, Inc.는 35 U.S.C. §§ 112 및 120에 따른 별개의 문제를 제시한다. 모출원은 원뿔형 비구컵을 설명하고, 다른 컵 형상은 열등한 선행기술로만 논의했으며, 원뿔형 구성의 장점을 강조했다. 156 F.3d 1154, 1158–59 (Fed. Cir. 1998). 그 논의는 다른 형상들을 포함하는 더 넓은 속의 보유를 입증하지 못했다. 따라서 이후의 일반적 청구항은 기재요건상 뒷받침을 결여했고 모출원의 출원일을 상실했다. Id.

그 교훈은 놓치기 쉽다. 다른 문헌이 대안을 개시한다는 배경기술란의 진술은 출원인이 그 대안을 발명했거나, 보유했거나, 발명의 일부로 고려했다는 점을 적극적으로 개시하지 않는다. 동일한 문단은 청구항 해석상 어떤 대안이 배제되었음을 확립하는 데 도움이 될 수 있지만, 그 대안을 포괄하려는 이후 청구항을 뒷받침하지 못할 수 있다. 출원인이 더 넓은 계속출원 청구항을 원할 수 있다면, 발명의 상세한 설명은 공통 발명 원리, 중간 수준의 일반화, 대체 구현을 적극적으로 개시해야 한다. 그러한 대안은 결함이 있다고 표시된 선행기술 논의에만 남겨둘 것이 아니라, 출원인의 해결책의 실시예로 제시되어야 한다.

VII.         비교 검토: 기술적 문맥에 관한 EPO의 요건

미국 논의는 문헌별 배경기술란의 적극적 활용과 국내법상 비용을 모두 보여준다. 유럽 실무는 교리상 동등한 것은 아니지만 유용한 작성상의 유비를 제공한다. 유럽특허협약 시행규칙은 명세서가 발명의 이해, 유럽조사보고서 작성 및 출원 심사에 유용한 알려진 배경기술을 표시해야 하며, 바람직하게는 그 기술을 반영하는 문헌을 인용해야 한다고 규정한다. 명세서는 또한 청구된 기술적 과제와 해결수단을 이해 가능하게 하고, 배경기술과 관련하여 유리한 효과를 기재해야 한다. Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents r. 42(1)(b)–(c) (Eur. Pat. Off. 2026) (“EPC Implementing Regulations”). 이 규칙은 별도로 표제화된 “Background”가 아니라 명세서에 관한 것이며, 포괄적 조사 의무를 부과하지 않는다. See Case T 2321/08, Catchwords 1–2 (EPO Tech. Bd. App. May 11, 2009) (Rule 42(1)(b)가 출원 시 모든 알려진 기술을 인용할 “엄격한 의무”를 부과하지 않으며 나중의 보정을 허용한다고 설명함).

2026년 4월 EPO Guidelines는 원칙적으로 출원인이 출원 시 알고 있는 가장 가까운 선행기술을 인용해야 한다고 말한다. 심사에서 더 관련성 높은 문헌이 식별되면, 심사부는 발명을 적절한 관점에 놓기 위해 인용과 간단한 사실 요약을 요구할 수 있다. 새로운 장점 진술은 여전히 신규사항 추가 금지에 의해 제한된다. European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. F, ch. II, § 4.3 (Apr. 2026) [hereinafter EPO Guidelines]; see also Convention on the Grant of European Patents art. 123(2), Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199. Guidelines는 또한 특정 종래 제품 또는 공정을 폄하하거나 선행기술 또는 발명을 오도하는 방식으로 제시하는 것을 경계한다. EPO Guidelines, pt. F, ch. II, § 4.5. 그리고 진보성 분석의 적절한 출발점을 식별할 때, EPO는 일반적으로 오류가 식별되지 않는 한 출원인의 알려진 기술에 대한 인정을 정확한 것으로 취급한다. Id. pt. G, ch. VII, § 5.1.

따라서 EPO와의 유비는 공유된 법규칙이 아니라 작성상의 명제를 확인한다. 두 제도는 모두 청구된 메커니즘을 그 기술적 설정 속에 정확히 위치시키는 설명을 높게 평가한다. 결과는 다르다. 유럽 실무는 그 설명을 주로 조사, 심사, 보정 및 과제-해결 접근법 분석을 뒷받침하는 데 사용하지만, 미국법은 그것에 적격성, AAPA, 청구항 해석, 출원경과상 디스클레이머, 명세서상 포기, 기재요건 및 침해에 관한 효과도 부여할 수 있다.

VIII.       결론

선행기술 조사는 단순한 출원 전 특허성 검토가 아니라 명세서 설계의 일부가 되어야 한다. 각 프레이밍 문헌을 정밀하게 다루면 기술적 과제, 청구된 메커니즘, 그로 인한 개선에 관한 출원일 기준 설명을 만들 수 있다. 그 설명은 § 101 입장을 뒷받침하고, 이후 선행기술에 대해 청구항 의미를 보존하며, 이후의 유효성 도전에서 신청인의 문헌이 의도적으로 그어진 경계의 종래 쪽에 놓여 있고 따라서 차별화 청구항 한계를 결여한다는 점을 특허권자가 보일 수 있게 한다.

유럽 실무는 명세서의 문맥화 기능을 명시적으로 보여준다. 유용한 알려진 배경기술은 식별되어야 하고, 이를 반영하는 문헌은 바람직하게 인용되어야 하며, 기술적 과제, 해결수단 및 유리한 효과는 그 배경에 비추어 이해될 수 있어야 한다. 그 요건은 이 글의 중심 권고, 즉 먼저 조사하고 그다음 비교를 정밀하게 작성하라는 권고를 대체하는 것이 아니라 강화한다.

그 이익은 그 대가와 분리될 수 없다. 동일한 문언이 문자적 범위와 균등 범위를 좁히고, 이후 침해 이론을 구속하며, 공유 명세서를 통해 계속출원에 따라붙거나 더 넓은 청구항을 뒷받침하지 못할 수 있다. 목표는 공격적 폄하가 아니라 정확한 비교, 청구항에 연결된 설명, 대안의 적극적 개시, 그리고 그 결과 생기는 경계를 의도적으로 수용함으로써 구축되는 지속성 있는 기록이다. 최선의 배경기술란은 출원인이 특허의 존속기간 동안 방어할 준비가 되어 있는 것보다 더도 덜도 말하지 않는다. Cooperative I는 그 규율의 이익을 보여주고, Cooperative II는 그 대가를 보여준다.