错在映射,并非小型审理:USPTO 新设再审查命令前书面程序的案例研究
- Brandon Theiss
- 7月16日
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执行摘要:USPTO 新设的再审查命令前书面程序,给予专利权人在专利局作出单方再审查命令之前,对单方再审查请求提出质疑的一个狭窄但可能具有实质意义的机会。但本文强调,该机会必须按照较低的 SNQ 门槛来构造:专利权人无需、也不应试图证明不存在不可专利性;相反,专利权人应当表明,请求人错误识别了所引文献的教示,或者将该教示错误映射到权利要求,使得所主张的教示并非会引发 SNQ 的那类重要且与权利要求相关的教示。MPEP § 2242;Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026). 本文通过 90/016,330 案例研究展开这一论点。在该案中,专利权人主张,请求书不当地将 Barnard 的固定特征剪枝和阈值处理,再辅以 Knecht 的傅里叶向量以及 Lawrence 的阈值估计理论,重塑为 ’639 专利所要求的有序 select → generate → extract → use → output 特征生成流水线。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–30。由于 ’639 专利已于 2022 年 5 月 17 日届满,本文还说明,专利局应适用 Phillips 的普通且习惯含义框架,而非最宽合理解释;因此,专利权人基于记录对 “generating,” “target specific feature information,” 以及 “background clutter” 所作的解释,成为 SNQ 映射争议的核心。MPEP § 2258.I.G;Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005)。
I. 引言
USPTO 新设的“命令前”书面程序,为专利权人影响单方再审查中的门槛性决定提供了有限机会:即请求书是否提出了专利性的实质性新问题(“SNQ”)。这个机会重要,但其边界同样重要。SNQ 门槛被有意设定得较低。根据 MPEP § 2242,如果所引用的专利或印刷出版物包含理性审查员在判断专利性时会认为重要的教示,并且同一专利性问题尚未被决定或此前提出,则存在 SNQ。MPEP § 2242。关键在于,MPEP 明确指出,并不需要证明不可专利性的初步表面案件。Id.; see also In re Etter, 756 F.2d 852, 857 n.5 (Fed. Cir. 1985)。
这一门槛应当塑造专利权人使用新程序的方式。命令前书面意见不应主张专利权人已经证明不存在不可专利性。它应当提出更窄的主张:由于请求人错误识别了该文献实际教示的内容,或者将该教示错误映射到权利要求,所主张的教示并非会在一开始就引发 SNQ 的那类重要且与权利要求相关的教示。这样的表述既保留了较低的 SNQ 门槛,又为专利权人挑战依赖技术类别错误或权利要求映射类别错误的请求提供了有原则的路径。
Reexamination Control No. 90/016,330 提供了一个有用的案例研究。该书面意见并不仅仅主张 U.S. Patent No. 6,894,639 相对于 Barnard、Knecht 和 Lawrence 仍具备专利性。相反,它主张请求书将固定特征阈值处理重新塑造成了所要求保护的特征生成流水线。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2 (June 20, 2026)(“Pre-Order Paper”)。
II. 该程序:用于门槛判断的有限书面意见
USPTO 的 Official Gazette notice 允许专利权人在专利局决定是否命令单方再审查之前提交命令前书面意见。该书面意见无需请愿或缴费即可提交,页数限制为三十页,并且必须尽快提交,但不得晚于再审查请求送达之日起三十日。Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026)(“Pre-Order Notice”)。
该通知还界定了提交内容的实体边界。书面意见应限于支持专利权人立场的论点或事实,即尽管请求书声称存在相关教示,专利局仍应维持审查中作出的专利性判断。通知还说明,书面意见不应处理请求书之外的事项,也不应主张 35 U.S.C. § 325(d) 下的酌情拒绝;专利局将该问题视为在 SNQ 判断之后处理的问题。Pre-Order Notice, supra, at 2。
因此,该程序最好被理解为 SNQ 阶段的聚焦性介入。它不是 PTAB 意义上的初步答复,也不是完整的实体案情简报。专利权人最有力的论点通常是:请求书所主张的教示,按照其实际公开内容和实际映射方式,并不是 MPEP § 2242 下重要且与权利要求相关的教示。在 90/016,330 书面意见中,这意味着主张固定特征、剪枝和阈值处理并不映射到权利要求所述的选择、生成、提取、使用和输出目标特异性特征信息的序列。
III. 再审查中的权利要求解释:已届满专利标准控制
该案例研究还取决于权利要求解释。在单方再审查中,未届满专利的权利要求通常被赋予与说明书一致的最宽合理解释。In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 2258.I.G。但本案并非适用该标准。’639 专利已于 2022 年 5 月 17 日届满,并且由于届满权利要求已无法再被修改,USPTO 在涉及届满权利要求的再审查程序中适用 Phillips 的普通且习惯含义框架。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–16 (Fed. Cir. 2005) (en banc); MPEP § 2258.I.G; see also CSB-Sys. Int’l, Inc. v. SAP Am., Inc., 832 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2016)。
这一程序姿态很重要。专利权人依赖普通含义、说明书和审查记录,并非只是将地区法院的权利要求解释规则移植到再审查中。它源自权利要求已届满这一状态。根据 Phillips,权利要求术语应从本领域普通技术人员的角度,结合包括权利要求、说明书和审查历史在内的内在记录加以理解。Phillips, 415 F.3d at 1313–17。对于届满专利,该框架使专利局使用的视角比最宽合理解释更窄,也更受记录约束。
这并不意味着专利局在决定是否命令再审查之前必须进行完整的 Markman 分析。SNQ 门槛仍然较低,也不要求不可专利性的初步表面案件。但所主张的 SNQ 仍必须依据经适当理解的权利要求来评估。如果权利要求要求 “generating said target feature information from said data statistics”,请求人不能仅仅指出现有技术中存在某种统计计算就成立 SNQ。所引教示必须对按照已届满专利标准解释的权利要求限定具有重要性。
在 90/016,330 命令前书面意见中,这一区分处于核心地位。专利权人的论点依赖于根据权利要求的有序序列和内在记录来解释 “generating” 限定以及相关的特征信息语言。该书面意见主张,请求书将该限定映射到 Barnard 的固定特征阈值处理,而不是映射到从数据统计生成目标特征信息。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 8–14, 21–23。由于 ’639 专利已经届满,专利局应在普通且习惯含义标准下评估该映射,而不是使用适用于可修改权利要求的更宽解释空间。
IV. 案例研究:固定特征阈值处理与特征生成的区别
命令前书面意见的核心动作,是将被挑战的权利要求界定为一个有序技术流水线,而不是一般性的目标检测结果。按照该书面意见的表述,权利要求 1 要求计算数据统计;利用这些统计选择目标特异性特征信息;从统计生成目标特征信息;从数据中提取该已生成的特征信息;使用该信息将目标与背景杂波区分开;并输出目标和背景杂波信息。Pre-Order Paper, supra, at 2–3。
这种框定很重要,因为请求书据称将权利要求映射到一种不同的架构。根据命令前书面意见,Barnard 从固定的人工设计特征开始,例如亮度、尺寸和静默度;利用统计来判断这些固定特征是否足够可靠而可使用;然后在该固定特征空间中设置 Bayes 或决策阈值。Id. at 2, 14–23。
专利权人的观点并不只是 Barnard 是较弱的现有技术。其观点是,Barnard 所主张的教示属于错误类型的教示。对于一些指向目标检测的权利要求,理性审查员或许会认为固定特征阈值处理是重要的。但专利权人主张,对于要求从数据统计生成目标特征信息、继而提取并使用该已生成信息的权利要求,固定特征阈值处理并非相关 SNQ 意义上的重要教示。
这一区分是本文的核心教训。命令前书面意见无需证明非显而易见性。它需要说明,请求书并未识别出对争议权利要求限定具有意义的教示。
V. 技术记录:为何 “generating” 承担关键工作
支持性证据进一步强化了映射论点。证据清单将 Sanger 标识为 EX2006,将 Majumder 声明标识为 EX2007,将 Dr. Majumder 的简历标识为 EX2008,将发明人撰写的 Technical Report 标识为 EX2009,并将 “Robust Classifiers Without Robust Features” 标识为 EX2010。Patent Owner’s Exhibit List, Reexamination Control No. 90/016,330。
Technical Report 是核心证据。该报告说明,该研究使用广义 Hebbian 学习(“GHA”)来生成可区分的目标特征,并将杂波定义为具有目标样特征的非目标图像区域。A.J. Katz, Hebbian Learning, Principal Components and Automatic Target Recognition, Tex. Instruments Tech. Rep. TR 08-91-14, at 4 (May 31, 1991)(“Technical Report”)。该报告还解释,由于背景杂波可能随场景发生显著变化,因此用于特征生成的是目标统计,而非杂波统计。Id。
Sanger 提供算法基础。Sanger 将 Generalized Hebbian Algorithm 描述为一种训练神经网络的方法,用于寻找输入相关矩阵的特征向量,并按特征值递减顺序排列。Terence D. Sanger, Optimal Unsupervised Learning in a Single-Layer Linear Feedforward Neural Network, 2 Neural Networks 459, 460 (1989)。Dr. Majumder 的声明将这一概念与 ’639 专利联系起来,解释本领域普通技术人员会理解该专利使用 GHA 学习包含目标的图像块的主成分,并将这些成分作为自动目标识别的判别滤波器。Declaration of Dr. Aditi Majumder ¶¶ 36–42, IPR2025-00340, Ex. 2007。
Katz、Gately 和 Collins 提供了杂波可变性的背景。在 Robust Classifiers Without Robust Features 中,图 1 显示目标分布和杂波分布在不同图像集之间变化,并且两者之间的决策面发生移动;图 2 显示了用于特征数据的参数驱动路由架构。Alan J. Katz, Michael T. Gately & Dean R. Collins, Robust Classifiers Without Robust Features, 2 Neural Computation 472, 473–74 figs. 1–2 (1990)。这些图示直观支持了 Technical Report 的观点:杂波统计具有环境依赖性,并且未必能在不同场景之间迁移。
这些证据共同划出两种过程之间的技术界线。一侧是从数据统计生成特征信息,例如学习主成分或感受野滤波器。另一侧是在特征已经存在后,将阈值应用于预定义特征。命令前书面意见主张 Barnard、Knecht 和 Lawrence 都落在后一侧。
VI. 逐篇文献的映射论点
命令前书面意见的文献分析,是先为每篇文献分配一个角色,然后说明该角色为何不对应于所要求保护的角色。
Barnard 是主要的不匹配。该书面意见将 Barnard 描述为使用亮度、尺寸和静默度等预定义测量值,随后进行特征剪枝和阈值处理。Pre-Order Paper, supra, at 14–23。按照专利权人的观点,Barnard 使用统计来确定固定特征是否足够稳定而可使用,并不等同于从数据统计生成目标特征信息。Id. at 19–23。
Knecht 被视为一种试图修补但不能填补相关缺口的文献。Knecht 使用傅里叶功率谱特征向量和存储的决策规则来分类扫描图像,但命令前书面意见主张,这些傅里叶向量并非从 Barnard 的亮度、尺寸和静默度统计生成,也不是请求书所映射的同一目标特异性特征信息。Id. at 15–16, 21–22。
Lawrence 也被类似处理。请求书据称使用 Lawrence 作为用于阈值计算的神经网络或贝叶斯估计机制。专利权人的回应是,改变阈值的计算方式并不会把阈值变成从数据统计生成的目标特征信息。Id. at 22–23, 27–30。
这就是 SNQ 阶段映射论点的核心。专利权人并不是要求专利局决定每一项显而易见性争议。专利权人是在要求专利局认识到,请求书自身的映射将所引用教示放入了错误的权利要求角色。
VII. “背景杂波”作为与权利要求相关的限定
该书面意见还主张,请求书不当地将 “background clutter” 当作未加区分的背景来处理。Technical Report 将杂波定义为具有目标样特征的非目标区域。Technical Report, supra, at 4。命令前书面意见利用该定义主张,权利要求关注的是必须使用已生成的目标特异性特征信息加以区分的目标样非目标内容,而不是通用阈值非目标一侧的任何内容。Pre-Order Paper, supra, at 23–25。
这一点强化了映射主题。如果 “background clutter” 意味着目标样非目标内容,那么通用的目标/背景阈值未必能提供权利要求所要求的背景杂波处理。问题不在于 Barnard 是否在某种宽泛意义上具有“背景”。问题在于,请求书是否识别出与通过有序特征生成流水线使用并输出目标和背景杂波信息相对应的教示。
该论点还说明了为何 “generate” 限定在下游同样重要。如果请求书未能识别已生成的目标特征信息,那么它也可能未能识别同一已生成信息的后续提取、使用和输出。因此,命令前书面意见将生成步骤中的所谓失败与限定 [1.4] 至 [1.6] 联系起来。Pre-Order Paper, supra, at 25–27。
VIII. 相关 IPR:不过度主张的程序历史
同一专利和相关的 Barnard 理论也出现在 Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340 中。Tesla 挑战了 ’639 专利的权利要求 1–7,所主张的理由包括 Barnard 单独、Barnard 结合 Knecht、Barnard 结合 Lawrence,以及 Barnard 结合 Lawrence 和 Knecht。Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 13, at 6–7 (P.T.A.B. Aug. 25, 2025)。PTAB 最初对所有被挑战权利要求和所有主张理由启动了审理。Id. at 3。
该立案决定并未成为最终实体裁决。随后,Director 准许 Director Review,撤销立案决定,并拒绝立案。Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 18, at 1, 4 (Dir. Nov. 5, 2025)。Director 的命令聚焦于不一致的权利要求解释立场:在地区法院中,Tesla 主张 “generating” 限定不明确;而在 IPR 中,它要求 PTAB 适用普通且通常的含义。Id. at 2–4。USPTO 将该 Director Review 决定指定为 informative。
这一程序历史仅以有限方式支持该案例研究。它凸显了 “generating” 限定以及挑战方映射理论的重要性。但它并不证明 PTAB 已就 Barnard 的技术教示作出有利于专利权人的最终实体裁决。Director Review 决定是因权利要求解释立场问题而撤销立案,而不是因为 PTAB 作出最终实体判断认为 Barnard 未教示该限定。因此,命令前书面意见仍必须立足于请求书自身所主张的教示和映射。
IX. 非对称记录中映射策略的限度
映射策略具有实际力量,但必须结合命令前书面意见的程序姿态来理解。请求人通常无权就专利权人的命令前提交作出答复。USPTO 通知仅在例外情况下允许请求人答复,例如为回应所谓事实或法律错误陈述,或其他实质性妨碍 SNQ 判断的不当论点。即便如此,请求人也必须根据 37 C.F.R. § 1.182 提交请愿、缴纳所需费用,并将答复书面意见限制在十页内。Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 2–3 (Apr. 1, 2026)。
这种非对称性很重要。实际问题并不是,如果请求人获得完整答复机会,日后可能提出什么论点。实际问题是,所提交的请求书是否识别出新的、重要的、与权利要求相关的教示,并以会提出 SNQ 的方式将该教示映射到被挑战权利要求。专利权人的命令前书面意见因此可以聚焦于请求书既有理论的缺陷,同时专利局仍可在较低 SNQ 门槛下评估请求书、专利权人的书面意见以及任何被允许的请求人答复。Pre-Order Notice, supra, at 3。
第一,所提交的请求书可能主张 Barnard 的固定特征集和阈值处理过程构成 “feature information”。这一立场从较低的 SNQ 门槛中获得一定支撑:请求书无需证明不可专利性,SNQ 也不要求初步表面案件。然而,专利权人的回答是,权利要求 1 并未孤立地记载特征信息。它记载的是通过有序序列被选择、生成、提取、使用和输出的特征信息。因此,映射争议并非 Barnard 是否一般意义上包含“features”。争议在于,请求书是否识别出对应于所要求保护的已生成目标特征信息的 Barnard 教示。90/016,330 书面意见将不匹配表述如下:Barnard 使用亮度、尺寸和静默度等固定特征,应用统计筛选,并在该固定特征空间中设置阈值;相比之下,’639 专利要求保护 select → generate → extract → use → output 流水线。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–23。
第二,专利局在命令再审查之前无需解决每一个权利要求解释或显而易见性争议。这一限制很重要,因为命令前程序不应变成小型审理。但专利权人的映射论点并不需要请求最终实体判断。它只需请求专利局认识到,请求书所主张的教示与权利要求限定存在实质性不匹配。如果请求书将 “generating” 映射到阈值设置,专利局可以认定该主张的教示并未提出相关 SNQ,而无需决定本可构造出的每一种显而易见性理论。
第三,次要文献和组合只有在请求书实际阐明其作用的范围内才重要。命令前书面意见无需击败一份本可写得更好的请求书。它只需说明所提交的请求书并未识别并映射缺失的、与权利要求相关的教示。在该案例研究中,专利权人主张 Knecht 提供傅里叶向量和存储的决策规则,而 Lawrence 至多提供用于阈值计算的神经网络或贝叶斯估计机制。该书面意见的要点是,按照请求书的使用方式,这些文献均未提供从 Barnard 的数据统计生成的目标特征信息,也未提供所要求保护的有序流水线。Pre-Order Paper, supra, at 15–16, 21–23, 27–30。
这一程序姿态使专利权人的负担更加清晰。命令前书面意见不应试图预判每一种可能的答复。相反,它应识别请求书中实际主张的教示,说明请求书如何将这些教示映射到权利要求,并解释为何该映射在 SNQ 标准下并不呈现重要的、与权利要求相关的教示。由于请求人通常没有答复权,专利权人应当精准而克制:过度陈述可能招致例外的请求人答复,而聚焦的映射批评更可能在压缩的 SNQ 决定窗口内帮助专利局。
X. 对专利权人的教训
主要教训是,命令前书面意见应围绕请求书所称的教示来撰写,而不是围绕专利权人的完整有效性抗辩来撰写。90/016,330 书面意见反复回到同一个技术不匹配:Barnard 提供固定特征和阈值处理;Knecht 提供傅里叶向量和决策规则;Lawrence 至多提供阈值估计;没有任何文献提供从数据统计生成目标特征信息并随后进行提取、使用和输出。Pre-Order Paper, supra, at 17–30。
权利要求解释可以使用,但应与 SNQ 映射相连。如果 ’639 专利已经届满,普通且习惯含义框架很可能适用。MPEP § 2258; Phillips, 415 F.3d at 1316。这使说明书、审查记录以及同期技术记录尤其相关。但权利要求解释讨论应保持工具性:它应说明请求书所主张的教示为何对应或不对应权利要求语言。
声明和证据应支持书面意见,而非取代书面意见。Pre-Order Notice 允许提交声明,但专利局会依赖书面意见中提出的论点,并且不允许通过引用并入。Pre-Order Notice, supra, at 2。90/016,330 书面意见使用 Sanger、Technical Report、Katz/Gately/Collins 以及 Dr. Majumder 的声明来解释已生成特征算子与固定特征阈值之间的技术差异。这正是 SNQ 阶段支持性证据的适当作用。
XI. 对请求人的教训
该案例研究也为请求人提供教训。再审查请求不应假定宽泛的功能相似性就足够。如果权利要求记载了一个技术角色序列,请求书应识别哪一篇文献执行每一个角色,并说明为什么该教示在 SNQ 标准下对专利性具有重要性。
依赖 Barnard 式固定特征的请求人,应直接面对 “generated feature information” 问题。它应解释固定特征本身是否就是所要求的特征信息,阈值是否属于该信息的一部分,或者次要文献是否提供了已生成的特征算子。如果该理论依赖组合,请求书应在请求书中阐明该组合,而不是把角色映射留给推论。
权利要求解释的一致性也很重要。IPR2025-00340 Director Review 决定并未判定 Barnard 的实体问题,但它说明了在不同论坛中采取不一致立场的程序风险。一方如果在地区法院主张不明确性,而在 PTAB 前主张普通含义,就必须说明为何这些立场是正当的。Tesla, IPR2025-00340, Paper 18, at 2–4。
XII. 结论
90/016,330 命令前书面意见之所以是有用的范例,是因为它将 SNQ 询问视为技术映射问题。它无需证明权利要求相对于每一种可能组合都具有专利性。它需要说明的是,所提交的请求书没有识别出会引发 SNQ 的重要且与权利要求相关的教示。
这一区分是不过度夸大地使用命令前程序的关键。SNQ 门槛仍然较低,且不要求不可专利性的初步表面案件。但低门槛并不意味着没有门槛。请求仍必须识别出某项专利或印刷出版物的教示,使理性审查员会认为该教示对被挑战权利要求的专利性具有重要性。
如果请求书把生成特征限定映射到固定特征阈值处理,把背景杂波映射到一般背景,或者依赖某一第三文献来承担请求书实际上并未阐明的角色,专利权人可以主张请求书根本没有提出正确的专利性问题。由此产生的争议不是一次小型显而易见性审理。它是一个聚焦的前端争议,问题在于请求人是否已经识别出正确教示,并以在 SNQ 标准下具有意义的方式将其映射到权利要求。






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