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Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

跨领域现有技术与事后分析:美国类似现有技术法理与EPO问题—解决方案法

作家相片: Brandon Theiss
Brandon Theiss
6月25日
讀畢需時 19 分鐘

摘要:本文以 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc. 一案为切入点,比较美国的类似现有技术法理与欧洲专利局(EPO)的问题—解决方案法。在该案中,请求人将一份跨领域的汽车技术文献与另一份现有技术文献相联系,而不是与权利要求所述的药物递送发明相联系,联邦巡回上诉法院因而驳回了其显而易见性挑战。根据美国法,所依赖的每一份文献均须与权利要求所述发明属于同一技术领域,或者与发明人所面对的问题具有合理相关性;这一门槛要求不同于另一项独立要求,即说明本领域普通技术人员为何会结合这些文献。EPO实务通过不同机制处理相关的防止事后分析问题,包括选择适当的出发点、客观界定技术问题、评估来自其他领域的知识在现实中是否可供本领域技术人员利用,以及进行“能否—会否”检验。尽管两套制度均允许依赖跨领域的技术启示,但都不允许仅凭事后分析重构通向权利要求所述发明的路径;提出挑战的一方必须基于证据给出连贯理由,说明本领域技术人员为何会考虑并采用该遥远领域的技术启示。

汽车离合器轴承似乎不太可能成为一项可调剂量药物递送装置专利的现有技术来源。然而,Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc. 一案提出的正是这样的组合:请求人依赖一份汽车离合器轴承文献,以补充其所主张的其他文献中缺失的卡扣式接合夹爪。联邦巡回上诉法院并未认定汽车技术当然过于遥远。其撤销原决定,是因为请求人将该汽车技术文献与另一份现有技术文献进行比较,而不是与涉案专利进行比较。Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 66 F.4th 1373, 1377–82 (Fed. Cir. 2023)。

这一错误引出了与欧洲专利局问题—解决方案法的比较。在EPO实务中,创造性分析通常从选定的一项现有技术出发,确定该出发点与权利要求之间的差异所产生的客观技术问题,并考察本领域技术人员是否会得到要求保护的解决方案。因此,乍看之下,Mylan依赖其主要文献中所反映的问题,似乎与欧洲实务相似。

但不应夸大这种相似性。联邦巡回上诉法院并未认定Mylan不当地引入了欧洲法,EPO也不适用联邦巡回上诉法院的两部分“类似现有技术”测试。仅比较两份现有技术文献,本身也不足以完成适当的EPO创造性分析。当辅助技术启示来自不同或遥远的领域时,EPO实务要求说明:客观技术问题为何会使该领域、该技术启示或相关公知常识在现实中成为本领域技术人员可利用的知识来源。随后还要考察,现有技术整体是否会——而不仅仅是能够——促使本领域技术人员以权利要求所述方式修改作为出发点的文献。

因此,两套制度虽然采用不同的法理机制,却处理着相关的共同问题:防止在知悉发明之后,利用该知识在现有技术中补出原本缺失的路径。

I. Sanofi案与美国的比较对象规则

Sanofi案所涉美国专利第RE47,614号涉及一种药物递送装置,该装置被配置为可容纳不同的药筒并允许设定不同的剂量。除其他限定外,权利要求还要求设置一弹簧垫圈,该垫圈具有至少两个固定元件,用于相对于装置壳体在轴向和旋转方向上固定该垫圈。Sanofi, 66 F.4th at 1375–76。

Mylan利用三份文献在多方复审(inter partes review,IPR)程序中对相关权利要求提出挑战。Burren公开了药物递送装置中的弹簧。Venezia提供了关于弹簧垫圈的技术启示。作为一项汽车离合器轴承专利,de Gennes公开了卡扣式接合夹爪,Mylan主张可用其固定弹簧垫圈。Mylan在请求书中辩称,尽管de Gennes针对离合器轴承,但其处理的问题与Burren所处理的问题类似,即两个部件相互之间的轴向固定与支撑。其专家重复了同样的比较。Id. at 1376。

专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)接受了一个宽泛表述的问题,即两个部件相互之间的轴向固定,并认定de Gennes与该问题具有合理相关性。由于双方同意涉案专利与de Gennes属于不同技术领域,合理相关性便成为将de Gennes视为类似现有技术的唯一可用途径。Id. at 1376–77。

联邦巡回上诉法院撤销了该决定。美国法采用两项测试判断一份文献是否属于类似现有技术:第一,无论该文献所处理的问题为何,其是否与权利要求所述发明属于同一技术领域;第二,其是否与发明人所面对的具体问题具有合理相关性。In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004); In re Clay, 966 F.2d 656, 658–60 (Fed. Cir. 1992)。第二项测试考察的是:对于正在考虑发明人所面对问题的本领域普通技术人员而言,该文献的主题从逻辑上是否会自然引起其注意。Clay, 966 F.2d at 659。

两项测试均要求与涉案专利或权利要求所述发明进行比较。类似现有技术法理界定了显而易见性分析中相关现有技术的范围;一份文献与另一份被主张文献相似,并不能证明该文献属于这一现有技术范围。Sanofi, 66 F.4th at 1377–80; see also Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353, 1358–61 (Fed. Cir. 2020)。

这种区分是实质性的,而非仅是措辞上的。两份文献可能处理相似的问题,但面对权利要求所述发明所处理问题的本领域技术人员,可能不会合理地考虑其中一份或两份文献。反之,在35 U.S.C. § 103的组合中使用的文献彼此之间不必属于类似现有技术;所依赖的每一份文献都必须与权利要求所述发明构成类似现有技术。See MPEP § 2141.01(a)。

Mylan的论证未能建立这种联系。其请求书和专家证言将de Gennes描述为与Burren类似。当Sanofi指出这一遗漏时,Mylan仍坚持认为Burren提供了相关问题,并批评Sanofi依赖涉案专利的目的。随后,PTAB实际上从Mylan以Burren为中心的问题表述倒推,将该问题与’614专利联系起来。由于证明不可专利性的责任由请求人承担,PTAB不能代其构造缺失的理论。Sanofi, 66 F.4th at 1380–82; see also In re Magnum Oil Tools International, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–81 (Fed. Cir. 2016)。

法院的判决并不意味着汽车技术文献当然不能用于挑战医疗器械权利要求,也不要求本领域技术人员局限于僵化的行业分类。它要求挑战方通过两项公认的类似现有技术测试之一,将每一份文献与权利要求所述发明联系起来。

II. Sanofi案之后的美国法理:范围、程序与组合

尽管Sanofi确立了明确的比较对象规则,更广泛的法理仍具有灵活性。美国最高法院告诫,熟悉的技术可能具有超出其主要用途的其他用途,显而易见性判断不应受到形式主义规则的限制。KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417–21 (2007)。联邦巡回上诉法院同样指出,鉴于KSR,应当宽泛解释类似现有技术的范围。Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1237–38 (Fed. Cir. 2010)。

合理相关性测试之所以存在,正是因为本领域普通技术人员可能会在发明直接所属领域之外寻找解决方案。因此,对相关问题的界定不能狭窄到只有同一技术领域的文献才能符合要求。Donner Technology, 979 F.3d at 1359–61。例如,在In re ICON Health & Fitness, Inc.一案中,法院认定折叠床机构与折叠跑步机的支撑和收纳问题具有合理相关性。496 F.3d 1374, 1379–80 (Fed. Cir. 2007)。

与此同时,也不能将问题抽象到普遍适用的程度。若将问题表述为“连接部件”“防止移动”或“使一个物体相对于另一个物体保持就位”,几乎所有紧固机构都可能与所有机械发明相关。合理相关性分析必须考虑目的、结构、功能、运行条件和技术约束,因为这些因素会影响本领域技术人员在现实中会到哪里寻找解决方案。See Clay, 966 F.2d at 659; Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374, 1381–84 (Fed. Cir. 2019)。常识不能替代证据,用以证明本领域技术人员会考虑一个实质上遥远的领域。Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 795 F.3d 1331, 1335–37 (Fed. Cir. 2015)。

技术领域测试同样宽泛,但仍与要求保护的发明相联系。相关考虑因素包括发明的实施方式、功能、结构、目的以及有关其用途的披露。Bigio, 381 F.3d at 1325–27。技术领域不限于权利要求的新颖点、对发明所作的最狭窄可能描述,也不限于专利在更广泛领域内特别强调的方面。Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 995, 1000–02 (Fed. Cir. 2016)。

权利要求的范围也限制了相关技术和结合动机的表述方式。在Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc.一案中,尽管权利要求更广泛地涵盖医疗导线,PTAB仍将分析限定于用于骶神经调节的医疗导线。联邦巡回上诉法院认定,相关技术和组合分析不能限于权利要求未记载的解剖学场景或优选实施方式。73 F.4th 950, 958–59 (Fed. Cir. 2023)。问题在于本领域技术人员是否会结合所引用的技术启示以得到权利要求所述发明,而不在于该组合是否满足主要文献特有、但权利要求中并不存在的要求。

Sanofi案之后的判例还阐明了在IPR中应如何提出类似现有技术问题。在Netflix, Inc. v. DivX, LLC一案中,联邦巡回上诉法院否定了一项过于僵化的要求,即请求人必须以程式化语言明确宣告“技术领域是X”。从整体和上下文看,请求书及回复已充分提出请求人的立场。与技术领域和合理相关性有关的证据可能重叠,但两者仍是不同的测试。80 F.4th 1352, 1358–64 (Fed. Cir. 2023)。

Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc.一案应当特别谨慎地理解。PTAB认为,Apple的请求书似乎是在将被主张的文献彼此比较,而不是与涉案专利比较,因此未充分处理类似现有技术问题。不过在上诉中,联邦巡回上诉法院并未发现PTAB处理该问题存在程序错误。Apple的回复针对专利权人提出的类似现有技术异议作出回应,同时仍以请求书中所列的相同文献、披露内容和基础显而易见性理论为依据。法院还认为,Apple最初虽强调技术领域,之后仍可依据合理相关性测试作进一步阐述,因为这两项测试是同一显而易见性理由的相关基础,而不是完全不同的不可专利性理由。Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc., 84 F.4th 990, 1003–10 (Fed. Cir. 2023)。

因此,Corephotonics允许在回复仍以相同文献、披露内容和显而易见性理论为依据时作回应性补充阐述,但并不允许请求人提出实质上新的显而易见性理由。该案结果取决于具体案卷。法院既强调Apple提交内容的回应性质,也强调专利权人已经获得通知并有机会加以应对。回复可以发展已经进入争议的问题,但不得明显偏离请求书中的理论,也不得以新的理由替代原本缺失的理由。See id. at 1003–10; Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC, 938 F.3d 1324, 1330–31 (Fed. Cir. 2019)。

非先例性判决Apple Inc. v. Gesture Technology Partners, LLC说明了论证不精确所带来的实际后果。在Apple对专利所属技术领域作出不一致界定且未保留合理相关性主张的情况下,多数意见维持了PTAB关于Apple未能证明相关文献属于类似现有技术的认定。多数意见指出,一项专利的技术领域通常不应随所考察文献的不同而变化;但同时承认,在某些情况下,一项专利可能具有多个技术领域——例如,说明书披露了彼此不同的实施方式,而争议权利要求针对其中之一。No. 2023-1494, slip op. at 14–15 (Fed. Cir. June 5, 2025) (nonprecedential)。

Prost法官提出异议。她认为,PTAB聚焦于权利要求的新颖点,对技术领域的界定过于狭窄,这既违背Unwired Planet,也不符合类似现有技术应作宽泛解释的规则。她还质疑不同表述是否必然相互矛盾,并认为这些表述可能是在指出专利与不同文献之间互为补充的共同点。Id. at 1–3 (Prost, J., dissenting)。鉴于判决意见存在分歧,尤其考虑到该判决不具有先例效力,不宜将多数意见关于技术领域稳定性的讨论视为绝对规则。

另外两项区分构成了美国法框架的其余部分。

第一,证明一份文献属于类似现有技术,并不能证明存在将其与另一份文献结合的动机。类似现有技术法理决定该文献是否可纳入显而易见性分析。挑战方仍须明确拟议修改,说明辅助文献贡献了什么,并阐明本领域普通技术人员为何会实施该修改。仅主张两份文献彼此类似,并不足够。Sisvel International S.A. v. Sierra Wireless, Inc., 82 F.4th 1355, 1364–65 (Fed. Cir. 2023)。

第二,美国法通常不赋予将一份文献称为“主要”文献、另一份称为“辅助”文献这一做法以独立法律意义。这些标签一般只是描述所主张组合的呈现方式:一份文献提供待修改的结构,另一份文献提供拟议修改。在基础事实问题已经明确的情况下,挑战方无需另行证明其选择了唯一正确的主要文献。Schwendimann v. Neenah, Inc., 82 F.4th 1371, 1382–84 (Fed. Cir. 2023); In re Mouttet, 686 F.3d 1322, 1333 (Fed. Cir. 2012)。

由此形成的美国规则具有灵活性,但要求严格。不要求使用任何特定套语,跨领域文献也不会仅因来自其他行业而受到不利对待。然而,挑战方必须恰当地说明每一份文献为何属于与权利要求所述发明相关的现有技术范围,另行明确拟议组合,并解释本领域技术人员为何会作出该组合。

III. EPO关于跨领域技术启示的问题—解决方案框架

《欧洲专利公约》第56条规定,考虑现有技术后,如果一项发明对本领域技术人员而言并非显而易见,则该发明具备创造性。European Patent Convention art. 56。EPO通常通过问题—解决方案法适用这一标准:

1. 确定最接近的现有技术或另一适当的出发点;

2. 确定客观技术问题;以及

3. 判断要求保护的解决方案对于本领域技术人员而言是否显而易见。

European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. G-VII, §§ 5–5.3 (2026) [下称“EPO审查指南”]。

EPO并不采用与联邦巡回上诉法院法理相对应的独立两部分“类似现有技术”测试。与类似现有技术问题相近的考量,分布于整个结构化分析之中:所主张的出发点是否是现实可行的技术起点?权利要求相对于该出发点的差异产生了什么客观技术问题?面对该问题的本领域技术人员可被认为具备哪些知识并会涉及哪些技术领域?现有技术整体是否会促使本领域技术人员作出要求保护的修改?

IV. 适当的出发点

EPO审查指南通常倾向于选择具有相似目的或效果,或者属于相同或密切相关技术领域的出发点。EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.1。这并不意味着必须始终存在一份唯一正确的“最接近”文献。可能存在多个有效的出发点;即使另一份文献也可被视为接近的现有技术,从其中一条适当路径出发,创造性异议仍可能成立。Case T 1742/12, On-Demand Instantiation/Raytheon, ¶¶ 6.5–6.6, 10.3 (Tech. Bd. App. June 22, 2016)。

这不同于Schwendimann所反映的美国实务。美国法通常不另行要求挑战方证明其选择的是唯一正确的主要文献。在EPO实务中,所选出发点具有更重要的分析意义,因为它界定需要评估的差异,并会实质影响客观技术问题。

遥远的出发点并非当然不允许,但可能使分析受到事后分析的影响。近期的T 610/24判决提供了一个当代例证。技术上诉委员会指出,创造性攻击虽然不必从严格意义上最接近的现有技术出发,但从更遥远的文献出发,往往会导致事后构造(ex post facto)分析,并形成一个“事后问题”——即本领域技术人员在现实中不会由该文献想到的问题。Case T 610/24, Checking the Chemical Compatibility of Pumps and Chemicals/Ecolab, point 4.4 (Tech. Bd. App. Dec. 16, 2025)。

T 610/24是近期判决,且未刊载于《EPO官方公报》。因此,最好将其作为既有防止事后分析原则的例证,而不是作为分析基础。更稳定的基础仍是《审查指南》以及技术上诉委员会就适当出发点、客观技术问题和跨领域知识形成的既有判例。

V. 客观技术问题

客观技术问题的确定方法是:识别权利要求与所选现有技术之间的差异,判断可归因于这些差异的技术效果,并据此表述该问题。EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.2。客观问题可能不同于申请文件中陈述的问题,也可能需要根据审查或异议程序中形成的现有技术重新表述。

问题中不得包含要求保护的解决方案的要素,也不得暗示该解决方案。若将问题表述为“提供能够在轴向和旋转方向上固定垫圈的卡扣式接合夹爪”,实际上已经给出了通向答案的路径。根据权利要求区别特征实际证明的技术效果,更中性的表述可以涉及可靠保持、紧凑装配、尺寸适配或改善药筒定位。

T 422/93案说明,问题的表述还会影响相关本领域技术人员的确定以及应归属于该人员的知识。技术上诉委员会认定,应当根据由最接近现有技术产生的客观技术问题来确定本领域技术人员。不能仅因解决方案最终来自某一领域,就把本领域技术人员界定为该解决方案所属领域的专家。若最接近现有技术并未表明应到另一领域寻找解决方案,本领域技术人员的基础知识也不会当然包括该另一领域专家所具备的知识。Case T 422/93, Luminescent Security Fibres, 1997 O.J. E.P.O. 25, headnotes 1–3 (Tech. Bd. App. Sept. 21, 1995)。

这与Sanofi关于每一份文献都必须与权利要求所述发明构成类似现有技术的规则并不相同。但两套法理回应了相近的事后分析风险:都不允许已知的解决方案反过来决定本领域技术人员据称正在处理什么问题,或者据称具备什么专业能力。

VI. 跨领域知识何时在现实中可供利用

EPO既有判例承认,本领域技术人员可以借鉴相邻领域、更广泛领域、一般技术领域,并在适当情况下借鉴遥远技术领域的知识。这一考察被纳入问题—解决方案法,而不是作为独立的第四步骤。

在T 176/84案中,技术上诉委员会认定,相关现有技术不仅包括发明的具体领域,还包括产生相同或相似问题、且可以预期本领域技术人员知悉的相邻领域或更广泛领域。Case T 176/84, Pencil Sharpener, 1986 O.J. E.P.O. 50, headnote (Tech. Bd. App. Nov. 22, 1985)。

T 195/84将该原则扩展到一般技术问题。当一项申请试图在特定情境下解决同一一般问题时,在不特定于某一领域的一般技术领域中形成的解决方案,可以构成应归属于该特定领域本领域技术人员的公知常识。Case T 195/84, General Technical Knowledge, 1986 O.J. E.P.O. 121, headnote (Tech. Bd. App. Oct. 10, 1985)。

即使是真正遥远的领域,也不当然被排除。T 560/89认定,当同一问题在另一非相邻领域广为人知,且两个领域所使用的材料之间存在实质性联系时,面对某一领域问题的本领域技术人员可能会考虑该另一领域。Case T 560/89, Filler Mass, 1992 O.J. E.P.O. 725, headnote (Tech. Bd. App. Apr. 24, 1991)。

不应把这些判例简化为一种绝对的分类法。将两个领域标为“相邻”,本身不能决定创造性;正如将其标为“遥远”,也不会终结分析。关键问题是:在不知悉要求保护的解决方案的情况下,客观技术问题是否会使另一领域、其技术启示或相关公知常识在现实中成为本领域技术人员可利用的知识来源。

因此,汽车离合器轴承和药物递送装置都使用抵抗轴向移动的部件这一事实,本身不能证明两者所属领域在技术上相关。分析还需考虑实际保持问题的相似性、适用载荷和公差、制造约束、材料、安全要求、运行环境以及功能目标。

VII. “能否—会否”检验

找到辅助技术启示并不意味着EPO分析已经完成。第三阶段考察的是:面对客观技术问题,现有技术整体是否会——而不仅仅是能够——促使本领域技术人员修改或调整作为出发点的现有技术,从而得到要求保护的主题。EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.3。

经典判例是T 2/83,该案区分了技术上的可能性与实际采取行动的理由。问题不是本领域技术人员是否仅仅具备实施该修改的技术能力,而是其是否会在期待某种改进或优势的情况下实施该修改。Case T 2/83, Simethicone Tablet, 1984 O.J. E.P.O. 265, headnote II (Tech. Bd. App. Mar. 15, 1984)。

这一考察与美国法中要求说明结合理由的规则相似,但两者并不相同。在任一制度下,仅仅在现有技术的不同位置找到权利要求的全部要素都不足够。在EPO分析中,挑战方必须说明,面对客观技术问题的本领域技术人员为何会利用辅助技术启示,以权利要求所述方式修改作为出发点的文献。

VIII. 将两套框架应用于Sanofi案

美国法分析

根据美国法,门槛问题是de Gennes是否属于与权利要求所述药物递送装置相关的现有技术范围。由于de Gennes不属于同一技术领域,Mylan必须证明其与’614专利所处理的问题具有合理相关性。

一套得到充分展开的理论,应当首先根据权利要求、说明书以及本领域普通技术人员的视角,确定相关问题。由于合理相关性必须为其他领域的有用技术启示留出空间,问题的表述不能人为限定于优选药物递送实施方式的每个细节。但同样也不能将其简化为两个部件相互固定这一普遍问题。

随后,分析需要将de Gennes与权利要求所述发明的问题直接比较。该比较可以考察两种技术是否都涉及紧凑的保持结构、相似的轴向力和旋转力、可比的装配约束,或者在有限空间内实现可靠接合的相似要求。专家证言可以证明,设计药物递送装置的工程师通常会查阅一般机械紧固文献,或者卡扣连接是解决相关保持问题的公知常识。

如果这些证据证明了合理相关性,de Gennes即可进入显而易见性分析。随后,独立的结合动机分析将考察:本领域普通技术人员为何会选择de Gennes的特定卡扣几何结构,并将其并入Burren–Venezia装置,同时合理预期该修改能够实现权利要求所述功能。

然而,Mylan主要主张的是de Gennes处理了与Burren类似的问题。这种文献与文献之间的关系或许有助于解释拟议组合,却不能证明de Gennes相对于权利要求所述发明属于类似现有技术。该遗漏具有决定性,因为若不依赖de Gennes,Burren和Venezia无法提供所缺失的固定元件。Sanofi, 66 F.4th at 1380–82。

EPO分析

EPO分析的组织方式不同。假设选择Burren作为适当出发点,第一项实质任务是确定Burren未公开的权利要求特征,并判断可归因于这些差异的技术效果。

这些效果可能包括弹簧垫圈在轴向和旋转方向上的可靠保持、结构紧凑、便于装配、可靠的药筒定位或适应尺寸变化。证据将决定哪些效果在权利要求的整个范围内实际实现,因而能够支持客观技术问题。

随后需要在不预先嵌入卡扣解决方案的情况下表述该问题。若将问题限定为药物递送装置特有的问题,汽车离合器轴承技术可能显得遥远。若将问题更一般地表述为紧凑的机械保持,一般卡扣技术启示或机械工程公知常识便可能在现实中成为可利用的知识。但不能仅仅因为某一抽象层级能够方便地通向de Gennes,就选择该层级。

接下来的问题并不是de Gennes是否通过某项正式的欧洲“类似现有技术”测试,而是客观技术问题是否会使相关领域、技术启示或公知常识在现实中可供本领域技术人员利用。若紧凑卡扣保持是解决一般机械问题的常规方式,T 195/84可以支持将该知识归属于本领域技术人员。若药物递送问题与相邻机械组件具有实质性共同技术条件,T 176/84可以支持考虑这些领域。若de Gennes仍属真正遥远的领域,T 560/89和T 422/93则要求更具体地说明,为何该问题会使其技术启示进入本领域技术人员在现实中的考虑范围。

最后,“能否—会否”检验将考察现有技术整体是否会促使本领域技术人员在基于Burren的装置中采用de Gennes的特定卡扣布置。仅仅证明这些接合夹爪在物理上能够被移植,并不足够。案卷必须说明,本领域技术人员为何会预期该结构既可解决客观技术问题,又能与药物递送装置在尺寸、制造、运行和安全方面的约束相容。

因此,在EPO实务下,Mylan将de Gennes与Burren进行比较未必完全无关。一旦Burren被选为出发点,客观技术问题也得到适当表述,Burren的技术需求与de Gennes技术启示之间的关系便可以构成分析的一部分。但这一比较本身并不充分。它必须纳入完整的推理链条:从权利要求的区别特征,到这些特征的技术效果,再到客观技术问题、本领域技术人员在现实中可利用的知识,最终到本领域技术人员为何会作出要求保护的修改。

因此,审慎的比较结论并不是EPO必然会得到与联邦巡回上诉法院相同的结果。若能够证明卡扣保持是针对客观确定问题的公知常识,并且现有技术会促使采用de Gennes的构造,EPO可能认定权利要求显而易见。反之,若相关约束是药物递送装置特有的,而作为出发点的现有技术没有提供任何现实理由让本领域技术人员考虑离合器轴承技术,EPO可能认定具备创造性。

核心结论更为有限:仅作“文献对文献”的比较,不足以完成任何一套分析。

IX. 实务启示

对于美国的IPR请求人和专利无效挑战方,Sanofi要求以直接且严谨的方式提出主张。所依赖的每一份文献都应通过所属技术领域或合理相关性与涉案专利相联系。技术领域和问题的界定应以权利要求、说明书、文献、专家证据以及本领域普通技术人员的视角为基础。如果两条类似现有技术路径均有依据,同时保留两者可以降低技术领域定义不确定所带来的风险。随后,提交材料还应另行说明拟议修改以及本领域技术人员为何会实施该修改。

Netflix说明,相关论证无需使用仪式化套语。Corephotonics说明,在与具体案卷相符的适当情况下,回应性回复可以进一步阐述已经公平提出的理论。但两案均不意味着初始请求书不重要。请求人在类似现有技术比较中遗漏涉案专利,之后又提出实质上不同的组合、理由或依据,仍将面临放弃主张以及提出新理论的异议。

对于专利权人,第一个诊断性问题应当是:挑战方将遥远领域的文献与专利进行了比较,还是仅与另一份现有技术文献进行了比较。第二个问题应当是:所主张问题的抽象层级是否适当。与优选实施方式的每个细节绑定的表述可能过窄;“保持部件”之类的表述又可能过宽,以致无法对本领域技术人员会到哪里寻找解决方案提供任何有意义的信息。专利权人还应在分析上将类似现有技术与结合动机区分开来。挑战方既可能因文献不属于相关现有技术而失败,也可能因对一份本属类似现有技术的文献提出了缺乏支持的使用方式而失败。

在EPO程序中,相应论证应当置于问题—解决方案框架内。提出缺乏创造性主张的一方应解释为何该出发点是现实可行的技术起点,根据已经证明的差异和效果得出客观技术问题,并避免把解决方案写入问题之中。如果辅助技术启示来自其他领域,分析应说明客观问题为何使该领域、该技术启示或相关公知常识在现实中可供利用。随后还必须证明“会”,而不仅仅是“能够”。

跨大西洋执业人员应避免将两套制度的术语简单等同。美国法中的主要文献不一定是EPO最接近的现有技术或适当出发点。美国法中的合理相关性也并非只是对EPO相邻领域分析的另一种称呼。EPO的问题—解决方案法同样不会消除说明本领域技术人员为何会采用另一领域技术启示的必要性。

X. 结论

Sanofi并未确立工程知识必须局限于行业边界之内。跨领域文献可能具有高度相关性,美国法和EPO法理都承认,当技术问题提供了正当路径时,本领域技术人员可以借鉴其直接专业领域之外的知识。

Sanofi所确立的是,不能通过遗漏权利要求所述发明的比较来补足必要联系。根据美国法,所依赖的每一份文献都必须相对于权利要求所述发明构成类似现有技术,而不仅仅是与另一份文献相似。在EPO实务下,跨领域技术启示必须产生于适当的出发点、客观表述的技术问题、在现实中可供本领域技术人员利用的知识,以及现有技术会促使其作出要求保护修改的证明。

两套框架不同,但其核心警示基本相同:现有技术可以跨越技术领域;将其引入相关分析的推理,不能只在知悉发明之后才被重构出来。

 

作者简介

Brandon R. Theiss

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Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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