专利审查上诉的“翻译”:比较USPTO PTAB上诉与JPO不服审查员驳回决定的上诉
- Brandon Theiss
- 7月18日
- 讀畢需時 23 分鐘

执行摘要:本文将美国专利商标局(USPTO)在专利审判与上诉委员会(PTAB)进行的单方上诉程序,与日本专利局(JPO)针对审查员驳回决定的不服上诉程序进行比较,并以其中一个制度作为理解另一制度的教学框架。本文的核心观点是:两套制度彼此相似,但并不能相互替代。USPTO上诉由“同一权利要求已被驳回两次”的规则触发,并按照以案卷记录和书面理由书为中心的程序推进——上诉通知书、上诉理由书、审查员答复书、回复理由书、可选口头听证、PTAB决定、复审请求以及司法审查。相比之下,JPO上诉由审查员的驳回决定触发,并且更紧密地围绕上诉请求书、可能的同时修改、审查员重新审查、合议体审理以及可能的法院诉讼展开。本文以Ex parte Bar-Tal为具体的美国实例,说明上诉理由书如何界定申请人的案件,审查员答复书如何形成争点,回复理由书如何收窄争议,以及带有演示材料的口头辩论如何帮助PTAB聚焦于已经保留的、以权利要求为中心的论点。对于日本从业人员,本文强调美国的上诉通知书不是实体理由文件,上诉理由书才是核心文件;对于美国从业人员,本文强调JPO上诉不是PTAB式的“理由书—答复书—回复书”程序,并且上诉时的修改策略可能在程序上具有决定性。实践启示是“翻译而不过度同化”:每个制度都可以借助另一个制度来理解,但前提是律师必须有意识地识别类比失效之处。
I. 引言
跨境专利审查中的失败,往往不是因为律师误解了可专利性法,而是因为律师把错误的程序直觉带入了另一个制度。日本专利代理人面对美国专利商标局(“USPTO”)时,可能会寻找相当于日本专利局(“JPO”)驳回决定的美国程序对象。美国专利律师面对JPO时,可能会寻找相当于USPTO最终驳回以及向专利审判与上诉委员会(“PTAB”)提交书面理由书上诉的日本程序。每一种直觉都有用,但只有在把它当作类比而非同一物时才有用。
本文比较USPTO单方上诉程序与JPO不服审查员驳回决定的上诉程序。其目的具有双向性。对于日本从业人员,本文通过映射到JPO不服驳回上诉程序来解释USPTO上诉程序。对于美国从业人员,本文通过映射到熟悉的USPTO/PTAB上诉序列来解释JPO上诉程序。
本文范围限于专利审查过程中的行政上诉。在美国方面,这意味着申请人就专利申请、再颁申请和单方再审程序中审查员不利决定向PTAB提出的单方上诉。参见35 U.S.C. §§ 6(b), 134;37 C.F.R. pt. 41, subpt. B。在日本方面,这意味着日本专利法下不服审查员驳回决定的上诉。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan)。本文不讨论美国的双方复审(inter partes review)、授权后复审(post-grant review)、派生程序,日本的无效审判、订正审判、专利异议,或侵权上诉。
II. 基本的“翻译”问题
最简单的比较是:USPTO单方上诉是美国的行政机制,用来请求专门的专利上诉审判机关审查审查员的驳回;而JPO不服驳回上诉是日本的行政机制,用来请求JPO审查审查员作出的最终拒绝授权决定。
这个比较准确,但并不完整。USPTO制度并不是由名为“驳回决定”的文件触发的。它由至少一项权利要求已经被驳回两次这一事实触发,申请人通过提交上诉通知书启动上诉。参见35 U.S.C. § 134(a);37 C.F.R. § 41.31(a)(1)。相反,JPO制度由审查员驳回决定的送达触发,申请人通过在法定期限内提交书面上诉请求书启动上诉。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 121(1), 131(1) (Japan)。
对于日本代理人,第一课是:美国的“final rejection(最终驳回)”并不等同于JPO的“驳回决定”这一程序对象。美国驳回可能在审查管理意义上是“最终”的,但上诉资格取决于“同一权利要求被驳回两次”的规则。参见35 U.S.C. § 134(a);37 C.F.R. § 41.31(a)(1)。对于美国律师,第一课是:JPO的驳回决定并不只是又一份审查意见通知书。它启动了就驳回决定提起JPO上诉的正式期限。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan)。
III. 程序地图
两套制度可以按下列方式相互“翻译”:
阶段 | USPTO / PTAB | JPO |
触发 | 任一权利要求已经被驳回两次;实践中通常发生在最终驳回之后 | 审查员的驳回决定 |
初始上诉提交 | 上诉通知书(Notice of Appeal) | 上诉请求书(Written Request for Appeal) |
主要说理文件 | 上诉理由书(Appeal Brief) | 上诉请求书中陈述的理由及相关上诉提交文件 |
审查员的第二次审视 | 预上诉理由书审查、上诉会议、可能重启审查或准予授权 | 当上诉请求同时提交修改时,进行审查员重新审查 |
上诉机关 | PTAB合议组 | JPO审判官合议体 |
默认审理模式 | 书面上诉记录;可选口头听证 | 书面程序;口头程序可能存在,但不服驳回上诉通常并非默认 |
决定 | 维持、撤销、部分维持、发回、提出新的驳回理由 | 授权、维持驳回/驳回上诉、提出新的驳回理由,或命令进一步审查 |
法院审查 | 向联邦巡回上诉法院上诉,或提起§ 145民事诉讼 | 向东京高等法院/IP高等法院实务中的取消上诉决定之诉 |
这张表不应被理解为一一对应的等值表。上诉通知书并不等同于JPO上诉请求书。美国上诉理由书没有完全对应的日本文件。JPO的“修改并重新审查”机制也没有完全对应的美国机制。比较的价值在于教学:每个特征通过最接近的熟悉结构引入后,再在两套制度分歧之处加以修正,就更容易理解。
IV. 申请人何时可以上诉
在日本,申请人通常在收到审查员驳回决定后进入上诉阶段。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan)。在美国,申请人并不等待具有该法律性质的文件。只要任一权利要求已经被驳回两次,专利申请人即可向PTAB上诉。参见35 U.S.C. § 134(a);37 C.F.R. § 41.31(a)(1)。
因此,日本从业人员应当这样理解美国的触发条件:美国制度允许在审查已经达到足够成熟的驳回状态时提出上诉,而该成熟状态由某项权利要求的重复驳回来衡量,并不是由单一的最终驳回决定送达来衡量。实践中,许多美国上诉确实发生在最终审查意见之后,但法定和监管测试是“twice rejected”,不是“final rejection”。参见35 U.S.C. § 134(a);37 C.F.R. § 41.31(a)(1)。
对于美国从业人员,日本的触发条件应以不同方式理解。JPO的驳回决定不是Advisory Action,不是美国式最终审查意见,也不是类似RCE期限的起点。它是产生不服驳回上诉法定权利的行为。日本专利法规定,不服审查员拒绝申请的决定的人,可以在审查员决定认证副本送达后三个月内提出上诉。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 121(1) (Japan)。JPO英文FAQ将实际提交期限表述为自审查员驳回决定认证副本送达起三个月,海外居民为四个月。参见Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14。
这个时间差异很重要。习惯于把最终驳回视为继续审查平台的美国律师,必须把日本驳回决定视为更正式的程序分界点。驳回决定之后,继续争辩审查员立场的路径通常是JPO不服驳回上诉,而不是向审查员提交常规的进一步答复。
V. 启动上诉:上诉通知书与上诉请求书
USPTO上诉由上诉通知书启动。参见37 C.F.R. § 41.31(a)。该通知书很重要,因为它启动上诉程序,但它不是申请人的主要实体论证文件。申请人必须在提交上诉通知书之日起两个月内提交上诉理由书。参见37 C.F.R. § 41.37(a)。未在规定期间提交理由书,将导致上诉被视为撤回或驳回。参见id. § 41.37(b)。
这个区分对于监督美国律师的日本律师至关重要。美国上诉通知书不应被视为赢得上诉的文件。上诉理由书才是核心的说理文件。它识别被上诉的驳回,界定争点,解释审查员为何错误,并为PTAB审查保留论点。除非通过被专利局接受的修改取消权利要求,上诉被推定为针对所有处于驳回状态的权利要求的驳回提出。参见37 C.F.R. §§ 41.31(c), 41.37(c)(1)(iv)。
JPO上诉的开始方式不同。申请人向JPO长官提交书面上诉请求书。该请求书必须识别当事人和代理人,注明审判或上诉案件,并陈述请求的对象和理由。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 131(1) (Japan)。从教学角度看,美国律师不应寻找“先通知,后理由书”的日本等价物。日本上诉请求书比美国上诉通知书更为核心,因为它是正式提出请求并陈述挑战驳回理由的文件。
对于美国从业人员,重点是:在JPO,启动文件与实体立场之间的联系更紧密。对于日本从业人员,USPTO中情况相反:提交上诉通知书只是启动上诉轨道;随后提交的上诉理由书才承担主要论证工作。
VI. 审查员的第二次审视
USPTO有若干机制可使审查员一方在案件到达PTAB决定之前重新考虑驳回。第一种是预上诉理由书审查请求(Pre-Appeal Brief Review Request),这是一个试点程序,可与上诉通知书一并提交,并且在上诉理由书之前提交。参见MPEP § 1204.02。该请求必须简明,除表格外限于五页,并且不能随附最终驳回后的修改。参见id. 合议组可以认定申请仍处于上诉状态,重启审查,准予授权,或因不符合要求而驳回请求。参见id。
在上诉理由书之后,审查员会考虑上诉中的争点。审查员答复书可以包含维持的驳回理由,撤回驳回理由,或在获得所需批准后提出新的驳回理由。参见37 C.F.R. § 41.39(a)。如果审查员答复书包含被指定的新驳回理由,上诉人必须选择重启审查,或通过提交针对新驳回理由的回复理由书来维持上诉。参见id. § 41.39(b)。
日本代理人应将这些程序视为PTAB实体审查前的USPTO“第二次审视”。但它们不应与JPO在上诉时修改所触发的重新审查相混淆。预上诉理由书审查请求受到高度限制,并以论证为中心。审查员答复书是美国上诉序列的一部分。两者都不是通过新修改和新证据对申请重新全面审查的一般机会。
JPO有不同类型的第二次审视。根据日本专利法,申请人在提出不服驳回上诉时可以修改说明书、权利要求书或附图。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 17-2(1)(iv) (Japan)。如果提出上诉并同时进行此类修改,JPO长官必须使审查员审查该申请。参见id. art. 162。如果审查员认定应当授予专利,审查员撤销驳回决定。参见id. art. 164(1)。如果审查员不授予专利,审查员向JPO长官报告审查结果,而不决定该上诉。参见id. art. 164(3)。
这是美国律师最常需要重新校准的地方。在美国,上诉通常从上诉通知书进入上诉理由书、审查员答复书,再进入PTAB审查;上诉后的修改受到严格限制,并且通常只有在被进入案卷时才属于上诉记录。参见37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33, 41.37。相反,在日本,与上诉请求同时提交的修改可以在上诉合议组继续审理之前触发结构化的审查员重新审查。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 17-2(1)(iv), 162-64 (Japan)。
VII. 上诉记录与修改的作用
USPTO上诉以记录为中心。规则将上诉“记录”定义为包括官方案卷中的项目,但排除未被接受进入案卷的修改、证据和文件。参见37 C.F.R. § 41.30。在提交上诉之后、提交上诉理由书之前提交的修改,可以根据最终驳回后实务的规则被接纳;但在上诉理由书提交之日或之后提交的修改,通常限于取消权利要求或将从属权利要求改写为独立形式。参见id. § 41.33(a)-(c)。
上诉理由书本身不得包含任何新的或未被接纳的修改,也不得包含新的或未被接纳的宣誓书或其他证据。参见37 C.F.R. § 41.37(c)(2)。对审查员拒绝接纳修改或证据的审查,应通过向局长提出请愿进行,而不是通过普通的董事会可专利性审查。参见id。
日本制度也有修改限制,但程序压力点不同。日本法明确允许在提出不服驳回上诉的同时进行修改。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 17-2(1)(iv) (Japan)。该同时修改可决定案件在上诉合议组继续审理之前是否接受第162条下的审查员重新审查。参见id. arts. 162-64。
比较启示很直接。在USPTO,律师应当在依赖PTAB上诉之前完善权利要求组和证据状态。在JPO,律师必须在提交上诉请求阶段有意识地决定是否随请求提交修改,因为这一决定可能影响上诉的程序路径。
VIII. 谁决定上诉?
在美国,单方上诉由PTAB决定。PTAB的法定职责包括根据§ 134(a)审查申请人提出的针对审查员不利决定的书面上诉,并且每件上诉必须由至少三名PTAB成员审理。参见35 U.S.C. § 6(b), (c)。
在日本,审判或上诉由三名或五名审判官组成的合议体进行,并由多数票作出决定。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 136(1)-(2) (Japan)。JPO长官为每个案件指定审判官。参见id. art. 137(1)。
这个类比有帮助,但并不完美。日本从业人员可以把PTAB行政专利法官理解为在拒绝上诉中大致类似于JPO审判官的角色:两者都是专利局结构内的专门专利裁判者。美国从业人员可以把JPO上诉合议体理解为PTAB合议组的日本行政对应物。但JPO程序带有稍强的职权探知色彩:在审判或上诉中,未由当事人或参加人主张的理由也可以被审查,但审判长必须通知当事人和参加人,并给予其提出意见的机会。参见id. art. 153(1)-(2)。
IX. 理由书、书面程序与口头听证
USPTO上诉程序比JPO不服驳回上诉更正式地以理由书为中心。在美国单方上诉中,申请人的实体陈述通常通过结构化序列进行:上诉理由书、审查员答复书、可选回复理由书、可选口头听证,然后是PTAB决定。参见37 C.F.R. §§ 41.37, 41.39, 41.41, 41.47。法规要求在上诉通知书之后两个月内提交上诉理由书,要求特定栏目和论点标题,并限制在理由书中提出新的修改和证据。37 C.F.R. § 41.37(a), (c)(1)-(2)。
Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700, dated June 18, 2026, titled “Intra-Cardiac Pattern Matching,” 提供了一个有用的具体实例。在该上诉中,申请人在预上诉合议组决定之后,就美国申请No. 16/952,943提交了上诉理由书。随后,审查员答复书维持了§ 101驳回,并回应了申请人的论点。申请人随后提交了回复理由书,明确回应审查员答复书,并说明根据37 C.F.R. § 41.47提出的口头辩论请求及所需费用随该文件一并提交。
对于日本从业人员,这个例子有用,因为它表明USPTO上诉不是在驳回后提交的一份文件,而是分阶段的对抗性书面交流。对于学习JPO实务的美国从业人员,同一个例子也可通过反面对照发挥作用:JPO不服驳回上诉通常不是围绕美国式上诉理由书、审查员答复书、回复理由书以及可选PTAB口头辩论来构造的。
A. 上诉理由书
上诉理由书是USPTO单方上诉中的核心实体文件。提交上诉通知书后,上诉人必须在两个月内提交上诉理由书。37 C.F.R. § 41.37(a)。如果未及时提交理由书,上诉将被视为驳回。Id. § 41.37(b)。规定内容包括真实利害关系人、相关上诉或程序、权利要求主题的概要、上诉人针对每个受争议驳回理由的论点以及权利要求附录。Id. § 41.37(c)(1)(i)-(v)。未包含在上诉理由书中的论点,通常不会被董事会考虑,除非属于回复理由书、口头听证或复审中允许的情形。Id. § 41.37(c)(1)(iv)。
Bar-Tal上诉理由书很好地说明了这一结构。它识别了申请号、申请日、发明名称、技术中心/审查组、审查员、案卷号以及提交日期;还说明该上诉理由书是针对预上诉理由书审查中的合议组决定通知而提交的。其目录遵循预期的PTAB格式:真实利害关系人、相关上诉、权利要求状态、所要求保护主题的概要、驳回理由、论证、结论以及权利要求附录。该理由书随后识别Biosense Webster (Israel) Ltd.为真实利害关系人,说明权利要求1-20和22-24针对最终审查意见提起上诉,并将所要求保护主题概括为利用多电极导管获得的心内电图信号进行电生理映射和心律失常检测。
Bar-Tal上诉理由书的实体策略同样具有教学价值。被识别为上诉对象的唯一驳回是§ 101驳回,主张权利要求1-20和22-24指向司法例外且没有显著更多内容。申请人并未仅以笼统方式主张权利要求“具备专利适格性”。相反,该理由书构建了技术叙事:权利要求记载了一个具体的心内映射系统以及处理多电极心内EGM的规则约束控制序列,包括心跳长度的关注窗口、关注模式、中值滤波活动信号、活动阈值、多通道模板构建、基于最大斜率的通道权重、加权相关以及基于阈值的心律失常检测。
这对日本专利代理人是一个有用的教学点。在JPO不服驳回上诉中,上诉请求书和任何修改策略可能从一开始就承担说理负担。相比之下,在USPTO PTAB上诉中,上诉通知书不是实体文件。上诉理由书才是申请人必须界定上诉争点、保留每项论点并告诉董事会审查员为何就每项驳回理由出错的地方。Bar-Tal上诉理由书通过把所要求保护的发明转化为以权利要求为中心的技术故事,并将该故事连接到CardioNet、McRO、Thales、Diehr和Berkheimer等§ 101先例,完成了这一工作。参见例如CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020);McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016);Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017);Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981);Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)。
对于学习JPO实务的美国从业人员,对照同样重要。Bar-Tal上诉理由书看起来像传统的美国上诉说理文件:争点识别、权利要求概要、法律标准、论点标题以及权利要求附录。JPO上诉请求书可以包含上诉理由,但它并不是PTAB上诉理由书的日本版本。JPO程序在程序上更强调审查员驳回决定之后的法定上诉请求,以及在适用情况下上诉时的修改。
B. 审查员答复书
审查员答复书是审查员对上诉理由书作出的正式上诉答复。根据37 C.F.R. § 41.39,审查员答复书被视为包含作出上诉之审查意见中的所有驳回理由,除非某项理由被明确撤回。37 C.F.R. § 41.39(a)(1)。答复书还可以包含新的驳回理由,但任何依赖此前未依赖证据的驳回都必须被指定为新的驳回理由,并需要批准。Id. § 41.39(a)(2)。如果指定了新驳回理由,上诉人必须重启审查,或通过提交针对新驳回理由的回复理由书维持上诉。Id. § 41.39(b)(1)-(2)。
Bar-Tal审查员答复书显示了这一功能在实践中的运作。它首先识别申请、上诉人、申请日,并说明答复书是对上诉理由书的回应。然后它陈述,除列为撤回的理由外,2025年4月1日审查意见中的每项驳回理由都被维持,并且任何新理由将列于单独的“New Grounds of Rejection”标题之下。该答复书随后回应申请人的§ 101论点,维持如下立场:基于导管的信号获取是解决方案前的数据收集,获取后的处理步骤构成抽象概念本身,而检测心律失常是抽象概念的一部分。
这个例子有用,因为它表明审查员答复书并不只是另一份审查意见。它是一份回应性的上诉文件。审查员并非简单完整重复最终驳回;答复书与上诉理由书形成争点。在Bar-Tal中,上诉理由书将权利要求界定为嵌入具体设备的电生理信号处理流水线。审查员答复书则将权利要求重新界定为数据收集加抽象处理。这一重新界定成为回复理由书以及推定的口头辩论中的核心争议。
该答复书也说明了答复书之后阶段为何在程序上重要。Bar-Tal审查员答复书的最后一页包括审查员签名,识别会商人员,并警告上诉移送费必须在37 C.F.R. § 41.45允许的期间内缴纳,否则上诉将被驳回。这与规则一致:在审查员答复书之后,上诉人必须在答复书之后两个月或拒绝指定新驳回理由的决定之后两个月二者较晚者内缴纳上诉移送费;未缴纳将导致上诉被驳回。37 C.F.R. § 41.45(a)-(b)。
对于日本律师,审查员答复书应被理解为案件到达董事会之前审查员对驳回的上诉防御。它不等同于JPO在上诉程序前由审查员进行的重新审查。JPO重新审查与上诉请求同时提交的修改相关;美国审查员答复书则是对上诉理由书的正式回应。对于学习JPO实务的美国律师,这一区分也反向适用:不要期待JPO不服驳回上诉通常包含一份美国式审查员答复书作为标准回应性理由书。
C. 回复理由书
回复理由书是上诉人回应审查员答复书的机会。它属于当然可提交的文件,但只能提交一份回复理由书。37 C.F.R. § 41.41(a)。回复理由书必须在审查员答复书之后两个月或拒绝准许将某驳回指定为新驳回理由的请愿决定之后两个月二者较晚者内提交。Id. 回复理由书不得包含新的或未被接纳的修改、新的或未被接纳的宣誓书,或其他新证据。Id. § 41.41(b)(1)。首次在回复理由书中提出的论点通常不会被考虑,除非该论点已在上诉理由书中提出,是对审查员答复书的回应,或有正当理由。Id. § 41.41(b)(2)。
Bar-Tal回复理由书显示了正确的程序姿态。它说明其及时回应了2025年11月24日的审查员答复书,并进一步说明根据37 C.F.R. § 41.47提出的口头辩论请求和所需费用随回复理由书一并提交。回复理由书重申权利要求状态和§ 101驳回理由,但没有试图成为第二份上诉理由书。它明确表示提供“specific and responsive to the Examiner’s Answer”的论点,并维持上诉理由书中的论点。
从实体上看,Bar-Tal回复理由书是回复理由书应当如何工作的有力实例:识别审查员答复书的框架错误,并直接回应。回复理由书指出,审查员答复书通过将导管获取描述为解决方案前的数据收集,并把获取后的处理步骤视为“the abstract idea itself”,维持了§ 101驳回。随后它回应说,这一分析建立在抽象层级错误之上,因为权利要求记载的是特定的心内电图处理技术,包括以心搏为界的窗口化、以标注为锚点的活动确定、以阈值界定的POI划定、多通道模板构建,以及对相关分数进行形态学加权。
值得注意的是,回复理由书并未仅说“审查员基于上诉理由书所述理由而错误”。相反,它按照审查员答复书自身的框架进行回应。它识别答复书的核心表述——解决方案前的数据收集加抽象概念——并主张该表述把Step 2A审查折叠成同义反复。它还回应答复书对权利要求15和16的“后解决方案”活动处理,主张显示和地图限制是在所计算相关状态条件下对映射输出的功能约束。
对于日本从业人员,回复理由书应被理解为一份有限的、回应性文件。它不是引入本应写入上诉理由书的新上诉理论的地方。它是回应审查员上诉框架的地方。对于学习JPO实务的美国从业人员,这个比较有限:JPO不服驳回上诉可能包含回应新提出理由的书面机会,但通常不遵循USPTO的正式“上诉理由书→审查员答复书→回复理由书”序列。
D. 口头辩论 / 口头听证
PTAB口头听证是可选的。适用规则规定,只有当上诉人认为为适当陈述上诉“necessary or desirable”时,才应请求口头听证;仅根据书面材料决定的上诉,与经口头听证后决定的上诉受到同等考虑。37 C.F.R. § 41.47(a)。如果上诉人希望口头听证,必须在审查员答复书后两个月内或提交回复理由书之日二者较早者,以单独文件提交标题为“REQUEST FOR ORAL HEARING”的请求并缴纳费用。Id. § 41.47(b)。如果未及时提交请求和费用,上诉将被指定根据理由书作出决定。Id. § 41.47(c)。
Bar-Tal回复理由书说明了这一时间要求。它说明该回复理由书及时回应了2025年11月24日的审查员答复书,并且根据37 C.F.R. § 41.47提出的口头辩论请求及所需费用随回复理由书一并提交。公开录音被识别为Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700, dated June 18, 2026的PTAB口头辩论录音。对于日本从业人员,这是一个重要程序点:PTAB口头辩论不是上诉通知书或上诉理由书的一部分。它是在书面上诉争点已经成形之后发生的单独、较后的说理事件。
PTAB口头听证不是证据听证。除另有命令外,口头辩论通常限于上诉人二十分钟、主审审查员十五分钟。37 C.F.R. § 41.47(d)。上诉人先陈述,并可保留反驳时间。Id. § 41.47(e)(1)。在听证中,上诉人只能依赖已进入案卷并由审查员考虑的证据,并且除非基于最近相关的董事会或联邦法院决定并证明有正当理由,否则只能提出上诉理由书或回复理由书中已依赖的论点。Id. § 41.47(e)(1)-(2)。
Bar-Tal口头陈述之所以有用,是因为它展示了PTAB口头辩论如何不同于简单重读理由书。陈述围绕一个简洁主题组织:权利要求并非指向“检测心律失常”这一结果,而是指向一个被要求保护的“如何实现”——受约束的、基于导管的心内EGM处理流水线。该主题与上诉理由书一致,后者将权利要求界定为具体的心内配置和受规则约束的控制序列;也与回复理由书一致,后者主张审查员答复书通过在结果层级定义权利要求并将所要求保护的技术机制视为抽象概念本身,犯下了抽象层级错误。
该录音还说明了有效PTAB陈述的一个关键特征:律师利用口头辩论来简化上诉,而不是扩展上诉。口头陈述将合议组的注意力集中在审查员框架与上诉人框架之间的决定性张力上。审查员答复书将导管获取视为解决方案前的数据收集,将获取后的处理步骤视为抽象概念本身,并将显示/地图限制视为后解决方案活动。与回复理由书和演示材料一致,上诉人的口头陈述把询问重新导向权利要求语言:导管通道馈入所要求保护的模板、相关、最大斜率通道权重、加权分数、阈值检测以及地图纳入。
演示材料也属于同一个以记录为边界的框架。它们是说理辅助材料,而不是证据。PTAB Oral Hearing Guide说明,演示展品既非必需也非预期,但可用于辅助陈述;如使用,必须在听证前至少十天提交,不得包含此前未进入记录的信息,并必须标注“DEMONSTRATIVE EXHIBIT – NOT EVIDENCE”。该指南还说明,口头听证中使用的演示材料是辅助材料而非证据,不能用于推进此前未在记录中提出的论点或引入证据。
从实体上看,Bar-Tal演示材料展示了口头辩护人如何将密集的§ 101记录转化为少数视觉命题。一张幻灯片对比审查员框架与上诉人框架:导管获取是解决方案前的数据收集,还是电生理工作流的前端导管通道;获取后的处理是抽象概念,还是所要求保护技术机制中的有序流水线;显示/地图限制是后解决方案活动,还是权利要求16对地图纳入的约束。另一张幻灯片将权利要求1简化为四部分流水线:获取导管IC EGM通道,通过WOI/活动阈值/POI序列分割心搏,利用最大斜率通道权重形成并匹配多通道模板,以及生成用于阈值检测的加权相关分数。
录音中的口头辩护有效,是因为它把这些演示材料用作路标,而不是脚本。辩护人的任务不是覆盖上诉理由书中的每个论点,而是帮助合议组决定核心表征问题:权利要求是否只是检测心律失常的抽象指令,还是记载了一种特定的、嵌入设备的心内信号处理技术?Bar-Tal陈述不断回到这一问题,并以权利要求流水线、审查员答复书以及回复理由书中的抽象层级错误论证作为组织结构。
权利要求16的演示材料提供了一个面向从属权利要求的口头辩护实例。审查员答复书将权利要求15和16描述为仅显示结果。该演示材料以阈值门控进行视觉回应:只有相关分数超过阈值的电活动才被纳入心脏地图,并且显示心律失常的区域被强调。该视觉材料没有增加新证据;它说明了回复理由书中的书面观点,即权利要求16对映射输出施加了功能约束,而不是仅仅附加一个通用显示步骤。
教学要点是,PTAB口头辩论是一场简短的、以权利要求为中心并受记录限制的陈述。在Bar-Tal中,书面序列创造了争议:上诉理由书将发明界定为特定技术流水线;审查员答复书将该流水线重新界定为数据收集后的抽象处理;回复理由书将这一框架攻击为抽象层级错误。随后,口头辩论给律师提供了一个机会,使合议组更容易看清这一争议。对于日本从业人员,这说明PTAB口头辩论具有上诉性质。对于学习JPO实务的美国从业人员,该比较主要通过对照发挥作用:JPO不服驳回上诉在通常姿态下更具文件性,并不能整齐映射到美国的上诉理由书、审查员答复书、回复理由书、口头听证请求及演示材料序列。
X. 决定及其直接后果
PTAB可以就审查员指定的理由和权利要求,全部或部分维持或撤销审查员决定,并可以将申请发回审查员。参见37 C.F.R. § 41.50(a)(1)。董事会决定后,管辖权返回审查员,但受上诉人上诉或其他审查权利限制,以采取执行该决定所需的进一步行动。参见id. § 41.54。
不应向日本客户过度推销美国的撤销决定为自动授权。撤销是董事会认定审查员被上诉的驳回未被维持的决定;在程序上,案件仍返回审查员,以采取与董事会决定一致的行动。参见37 C.F.R. § 41.54。
在日本,上诉决定必须以书面形式作出,并载明上诉编号、当事人和代理人信息、案件识别、结论和理由以及决定日期。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 157(2) (Japan)。如果JPO上诉合议体撤销审查员驳回决定,JPO称将送达授权决定,随后在规定期间内缴纳所需专利费用即可取得专利权。参见Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14。
JPO制度还具有类似发回的可能性。如果在不服驳回上诉中撤销审查员决定,可以作出命令进一步审查的上诉决定,并且该上诉决定中的判断就该案件对审查员具有约束力。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 160(1)-(2) (Japan)。
XI. 决定后的复审请求和行政重新考虑
USPTO有明确的PTAB复审机制。上诉人可以在原董事会决定后两个月内提交一次复审请求。参见37 C.F.R. § 41.52(a)(1)。该请求必须具体说明董事会被认为误解或遗漏的要点;此前未提出的论点或此前未依赖的证据通常不被允许,除非属于规则规定的有限情形。参见id。
不应向美国律师把JPO不服驳回上诉结构解释为在不利上诉决定后存在常规PTAB式复审步骤。通常的下一个比较点是JPO上诉决定的司法审查。日本法规定可对审判或上诉决定提起诉讼,由东京高等法院专属管辖,并有自决定认证副本送达起三十日的期限。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 178(1), (3) (Japan)。
这种差异会影响记录的建立方式。美国从业人员可能会从为PTAB复审以及随后联邦巡回法院或§ 145审查保留争点的角度思考。日本从业人员则可能从建立能够支持之后请求撤销JPO上诉决定之诉的上诉记录角度思考。
XII. 司法审查
在单方申请上诉中的最终PTAB决定之后,不服的申请人可以根据35 U.S.C. § 141向美国联邦巡回上诉法院上诉,或者在未向联邦巡回法院上诉的情况下,根据35 U.S.C. § 145在美国弗吉尼亚东区联邦地区法院对局长提起民事诉讼。参见35 U.S.C. §§ 141(a), 145。提交联邦巡回法院上诉将放弃根据§ 145继续进行的权利。参见id. § 141(a)。§ 141上诉或§ 145民事诉讼的期限通常为最终董事会决定后六十三日;如果及时提交复审请求,则为复审决定后六十三日。参见37 C.F.R. § 90.3(a), (b)(1)。
JPO路径不同。日本法规定,东京高等法院对不服审判或上诉决定之诉具有专属管辖权,并且自决定认证副本送达之日起经过三十日后,不得提起该诉讼。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 178(1), (3) (Japan)。在不服驳回案件中的JPO上诉决定之诉中,JPO长官通常为适格被告。参见id. art. 179。
如果日本法院认为请求有理由,则撤销JPO决定;一旦撤销判决确定并具有拘束力,审判官必须进行进一步程序并作出决定。参见id. art. 181(1)-(2)。这在功能上类似发回,但不应描述为与美国上诉发回实务完全相同。日本法规明确要求在司法撤销后进行进一步JPO程序。
XIII. 实务教学框架
对于日本从业人员,USPTO单方上诉最好理解为从审查员驳回到专门专利董事会的行政上诉,但具有独特的美国序列:上诉通知书、上诉理由书、审查员答复书、可能的回复理由书、可选口头听证、PTAB决定、可能的复审以及可能的司法审查。参见35 U.S.C. §§ 6, 134;37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37, 41.39, 41.41, 41.47, 41.50, 41.52。
对于美国从业人员,JPO不服驳回上诉最好理解为从最终驳回决定到JPO上诉合议体的行政上诉,但具有独特的日本序列:驳回决定、书面上诉请求、可能的同时修改、可能的审查员重新审查、上诉合议体书面程序、可能的新驳回理由通知、上诉决定以及可能的法院撤销上诉决定之诉。参见Tokkyo Hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, arts. 121, 131, 136, 145, 159, 162-64, 178-81 (Japan)。
XIV. 结论
USPTO和JPO上诉制度最好被理解为同源而非相同。两者都是专利局内部用于在专门专利决策者面前挑战审查员拒绝或驳回的行政机制。两者主要都是书面程序。两者都提供处理新理由或新驳回理由的机制。两者都保留通往司法审查的路径。
但差异界定实务。USPTO上诉以理由书和记录为中心:上诉通知书启动程序,但上诉理由书为PTAB审查构建案件。JPO不服驳回上诉则对请求和修改高度敏感:驳回决定产生法定上诉期限,与上诉请求一并提交的修改可以在上诉合议体决定前触发审查员重新审查。
对于跨境律师,核心纪律是翻译而不过度同化。日本律师不应把美国PTAB上诉视为换名后的JPO不服驳回上诉。美国律师也不应把JPO不服驳回上诉视为换名后的PTAB上诉。只有在把熟悉的制度当作地图,并在地图与地形不再匹配的地方有意识地修正时,每个程序才会变得直观。






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