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USPTO 2026年指南之后的SMED:规则132声明、佐证,以及建立可经受法院审查的§ 101记录的必要性

  • 作家相片: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 7月2日
  • 讀畢需時 14 分鐘

 

执行摘要:本文认为,主题适格性声明(Subject Matter Eligibility Declarations,“SMEDs”)可以成为应对§ 101驳回、建立事实记录的有价值审查工具,但前提是必须以有纪律的方式使用。SMED不应要求发明人或专家声明权利要求具备专利适格性;相反,它应当提供紧扣权利要求、并经佐证的技术事实,说明本领域普通技术人员会如何理解说明书和权利要求,使其被理解为记载了一项具体的技术改进。本文解释,USPTO的SMED指南可能有助于申请人在审查中构建适格性证据,但它并不改变联邦巡回法院的法律,也不会放宽“权利要求本身必须记载该改进”这一要求。本文以两份Swoop声明为案例研究,说明有效的SMED如何能够将基于电子邮件的商业权利要求重新表述为技术性安全架构:其一涉及用于返回的SMTP/mailto订单电子邮件的、与UUID关联且受期限约束的认证控制包;其二涉及用于基于SMTP的交易消息的有状态、可用密码学方式验证的令牌安全。核心教训是:SMED并非适格性的捷径;它是记录构建工具,其说服力取决于关联性、佐证、说明书支持,以及以权利要求为中心的技术叙事。


I. 引言

35 U.S.C. § 101下的专利适格性争议在形式上是法律问题,但疑难案件往往取决于技术事实。Alice之后,法院和审查员一直在询问权利要求是否指向司法例外;若是,则进一步询问权利要求要素无论单独还是作为有序组合,是否加入了足以将权利要求转化为专利适格主题的内容。Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208, 217–18 (2014)。该框架在结构上是法律性的,但它常常依赖于基础事实命题:权利要求是否改变了计算机功能;某一有序组合是否众所周知、常规且惯常;某一限定在实践中是否可以在人脑中完成;以及说明书是否会向本领域普通技术人员传达一项技术改进。

这种事实维度正是主题适格性声明(Subject Matter Eligibility Declaration,简称SMED)的适当领域。SMED是依据37 C.F.R. § 1.132提交、用于应对主题适格性驳回的声明。正确使用时,它并不要求声明人发表权利要求具备专利适格性的意见,而是要求声明人提供支持适格性论点的技术事实。

USPTO 2025年12月4日面向审查员的备忘录指出,SMED可以说明本领域普通技术人员会如何解读描述技术改进的说明书;同时,该备忘录也强调,证据必须与所要求保护的发明具有关联性,客观证据应当由实际证明支持,关于适格性的法律结论不应被赋予权重。Memorandum from John A. Squires, Under Secretary of Com. for Intell. Prop. & Dir. of the U.S. Patent & Trademark Office, to Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations (Dec. 4, 2025)(“审查员SMED备忘录”)。

2026年4月30日的实务人员备忘录从申请人一侧提出了相同观点。该备忘录将SMED视为专门与§ 101相关的证据,强调关联性,警告SMED不得不当补充说明书,并提出最重要的限制性原则:“权利要求始终定义发明。” Memorandum from John A. Squires, Under Secretary of Com. for Intell. Prop. & Dir. of the U.S. Patent & Trademark Office, to All Patent Applicants and Patent Practitioners, Best Practices for Submission of Rule 132 Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) 3 (Apr. 30, 2026)(“2026年4月SMED备忘录”)。


II. SMED是记录构建工具,而不是适格性捷径


最重要的实务要点,也是最容易被夸大的要点,是:SMED不是权利要求撰写的替代品。它不能将未要求保护的实施例引入权利要求,不能弥补缺失的公开,也不能把结果导向型权利要求转化为技术实现。这一限制并非仅仅是USPTO偏好问题;它反映了联邦巡回法院在§ 101问题上的权利要求中心方法。

仅仅使用技术环境的权利要求,并不会因为其所在领域是技术性的而当然具备适格性。ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759, 766–74 (Fed. Cir. 2019)。在未记载技术性改进手段的情况下,仅使计算机流程更容易的权利要求仍然脆弱。Simio, LLC v. FlexSim Software Prods., Inc., 983 F.3d 1353, 1360–65 (Fed. Cir. 2020)。即使在机械制造语境中,权利要求也不能仅仅记载期望结果,而不要求保护以特定方式适用自然法则的手段。Am. Axle & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC, 967 F.3d 1285, 1292–1301 (Fed. Cir. 2020)。

这种以权利要求为中心的限制,还受到§ 101适用权威层级的强化。USPTO指南在审查中可能很重要,但它并不改变联邦巡回法院或地区法院适用的实体法。在In re Rudy中,联邦巡回法院指出,USPTO适格性指南“本身并不是专利适格性的法律”,不具有法律效力,也不约束法院的适格性分析。956 F.3d 1379, 1382–83 (Fed. Cir. 2020)。法院在其他适格性案件中也表达了同一基本观点。See In re Smith, 815 F.3d 816, 819 (Fed. Cir. 2016); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 760 F. Appx. 1013, 1020 (Fed. Cir. 2019); In re Abel, 838 F. Appx. 558, 560 (Fed. Cir. 2021)。PTAB裁决也不会仅仅因为在机构内部具有先例地位而约束法院。ENCO Sys., Inc. v. DaVincia, LLC, 845 F. Appx. 953, 957–58 (Fed. Cir. 2021)。

因此,USPTO指南的实际作用是证据性和程序性的。它可以帮助申请人构建并发展审查记录,也可以给审查员一个更直接处理技术证据的理由。但它并不创设不同的适格性标准。专利局接受度与诉讼耐久性之间的差距仍然真实存在。

这种差距应当塑造SMED策略。SMED应当被撰写成能够满足规则132和USPTO指南下审查员对证据的期待,但它也应当创建一份能够经受日后司法审查的记录。因此,声明应当识别在联邦巡回法院法理下重要的事实:权利要求如何改变计算机或网络运行;为什么有序组合并非众所周知、常规且惯常;为什么所称改进反映在权利要求文字中;以及说明书会如何向本领域普通技术人员传达该改进。See Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–70 (Fed. Cir. 2018); Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1335–39 (Fed. Cir. 2016); BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1349–52 (Fed. Cir. 2016)。

同样的谨慎也适用于Ex parte Desjardins。Desjardins之所以有用,是因为它展示了一条以权利要求为中心的适格性路径:在该路径中,权利要求反映了AI模型自身运行的改进。Ex parte Desjardins, Appeal No. 2024-000567, slip op. at 7–10 (P.T.A.B. Sept. 26, 2025) (Appeals Review Panel), designated precedential Nov. 4, 2025。但Desjardins并不是软件、AI、金融科技、诊断、电子商务或其他适格性敏感技术的一般安全港。它的有用性取决于待审权利要求是否记载了技术改进,而不只是说明书是否描述了改进,或申请人是否将该领域描述为先进领域。

Recentive Analytics提供了限制性原则。在该案中,联邦巡回法院认为,将通用机器学习技术应用于事件排程和网络地图生成,并不会使权利要求具备专利适格性,因为权利要求并未改进机器学习技术本身。Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025)。Desjardins与Recentive之间的对比具有启发性,尽管并非完全对称。Desjardins反映了专利局方面针对改进模型运行的权利要求所提供的路径;Recentive则反映了司法层面对仅将通用AI部署到新的商业或运营环境中的权利要求所设定的界限。当AI相关权利要求记载对模型运行、训练架构、存储、计算性能或数据结构的具体改进时,其地位更强;当其仅将通用AI或软件功能应用于新的使用领域时,仍然脆弱。

因此,更好的看法是谦抑但有用的:SMED不应要求专利局接受不同的§ 101标准。它应当建立一份有纪律的事实记录,说明按照权利要求文字并在说明书支持下,所要求保护的发明在适用判例法下记载了一项具体的技术改进。


III. POSITA在§ 101中的作用是真实的,但属于派生作用


本领域普通技术人员(person of ordinary skill in the art,POSITA)在专利法中发挥核心作用,但并非在每一项法定审查中都发挥相同作用。§ 103明确询问所要求保护的发明对于POSITA而言是否会是显而易见的。35 U.S.C. § 103。§ 112往往取决于熟练技术人员会从公开内容中理解什么。权利要求解释则询问,在内在记录的背景下,权利要求语言会如何被理解。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)。

§ 101不同。POSITA并不决定适格性。相反,POSITA通过若干事实前提进入适格性分析:惯常性、技术改进、心理过程定性、实际应用和权利要求含义。这一区别在审查中很容易被模糊。听起来像法律意见书的声明可能很诱人,但它不如能够证明法律论点所依赖的技术事实的证言有用。

联邦巡回法院在Berkheimer v. HP Inc.中承认了这一事实维度,认为权利要求要素或有序组合是否众所周知、常规且惯常,是一个事实问题。881 F.3d at 1368–70。Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.同样承认,关于非常规性或改进计算机功能的事实主张,可能在诉状阶段具有意义。882 F.3d 1121, 1128–30 (Fed. Cir. 2018)。

联邦巡回法院案件为技术事实发挥作用的场合提供了公认的适格性路径。指向自引用数据库表的权利要求,在聚焦于计算机功能的具体改进时可能具备适格性。Enfish, 822 F.3d at 1335–39。使用特定规则实现动画自动化的权利要求,在记载具体改进而不是仅仅调用结果时可能具备适格性。McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299, 1313–16 (Fed. Cir. 2016)。发明构思可以存在于对已知组件的非常规、非通用安排之中。BASCOM, 827 F.3d at 1349–52。网络监控和心脏监测权利要求在记载具体技术改进时可能具备适格性。SRI International, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295, 1303–04 (Fed. Cir. 2019); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368–71 (Fed. Cir. 2020)。

SMED应当围绕这些事实前提构建。声明人可以解释说明书会向POSITA传达什么,当时的技术状态是什么,为什么某一限定不能在实践中由人脑完成,为什么某一有序组合并非常规,或者权利要求如何改变系统运行。声明人不应仅仅宣布权利要求“并非抽象”或“具备专利适格性”。


IV. 佐证是有用SMED与脆弱SMED之间的区别

USPTO指南允许SMED由任何了解所主张事实的人签署,包括发明人、同事、独立专家或其他知情证人。审查员SMED备忘录2。但可采性和证明力是两回事。形式上正确签署的发明人声明可以被录入并加以考虑,但如果它经过佐证,将更有说服力。

这种类比有其限度。经典佐证案件并不是SMED案件,它们也没有创设一项类别规则,认为由发明人签署的SMED一律不足。但它们反映了专利法中一种持久的证据直觉:关于技术上重要事实的利害关系人证言,在得到客观证据支持时更强。

在The Barbed Wire Patent中,最高法院就关于在先使用的口头证言提出警示,指出记忆衰退、夸大和自身利益所带来的危险。143 U.S. 275, 284–85 (1892)。在Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.中,最高法院强调,与事后证言重构相比,同期记录具有价值。261 U.S. 45, 60–61 (1923)。

联邦巡回法院的佐证案件延续了同样的谨慎。在Price v. Symsek中,单独的发明人证言不足以证明构思、派生或优先权,并且佐证依据“合理规则”加以评估。988 F.2d 1187, 1194–95 (Fed. Cir. 1993)。Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.警示,不应依赖未经佐证的口头证言来证明可使专利无效的在先使用。148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998)。Finnigan Corp. v. International Trade Commission重申,当证言涉及在先发明或实际实施时,需要佐证。180 F.3d 1354, 1367–70 (Fed. Cir. 1999)。Singh v. Brake直接说明了政策顾虑:利害关系证人可能会倾向于以有利于自己的方式记忆或描述事件。222 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 2000)。

同样的证据教训也适用于SMED。问题不是发明人证言是否被允许。它是被允许的。更难的问题是,该证言应当获得多大权重。在EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc.中,联邦巡回法院驳回了缺乏支持的声明证言,称其为“赤裸断言”,并将其与有解释细节或证据支持的声明区分开来。859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017)。仅仅声称权利要求改进了技术的SMED,也会出于同样理由而脆弱。

审查员备忘录本身也指向同一方向:客观证据应当由实际证明支持;即使基础事实可能具有说服力,法律结论也不应被赋予权重。审查员SMED备忘录3。因此,强有力的SMED应当由同期技术文件、RFC、标准、架构图、系统日志、源代码摘录、基准测试数据、设计记录、技术出版物、运行工作流截图或独立专家证言加以佐证。

佐证至少发挥三项功能。它降低声明被视为利害关系倡议而遭到排斥的风险。它把宽泛的技术性描述转化为具体事实。它还使审查记录在专利日后面临Rule 12动议、简易判决动议、授权后程序或上诉时更有用。声明不应要求审查员或日后法院仅凭声明人的话来接受系统的技术属性,而应当引导决策者通过客观证据理解所要求保护的架构如何运作。


V. 案例研究一:基于电子邮件的电子商务与认证控制包


第一份声明提交于题为“Email-Based E-Commerce”的第17/883,539号申请,它提供了一个有用示例,说明SMED如何重新构造审查员的高层次定性。适格性风险显而易见:审查员可以将权利要求描述为通过电子邮件进行广告、营销或销售商品。如果权利要求看起来只不过是用通用计算组件执行商业交易,法院也可能接受这种高层次表述。

该声明通过识别一个较低层级的技术问题作出回应:当由mailto超链接生成的返回SMTP订单电子邮件,在一个非连续、非服务器控制的结账会话之外到达时,电子商务系统如何确定该消息是否应被信任并用于订单执行。Declaration of John P. Killoran, Jr. Under 37 C.F.R. § 1.132 ¶¶ 199–201, U.S. Patent Application No. 17/883,539 (May 9, 2026)(“第539号SMED”)

该声明的理论并不是SMTP、mailto链接、UUID、处理器、数据库或网络接口是新发明的。相反,它主张所要求保护的改进存在于一种特定的有序架构中:存储服务器端认证上下文;在由mailto生成的交易路径中包含UUID;接收返回的SMTP订单电子邮件;解析返回字段;根据已存储的认证控制包验证这些字段;执行期限控制;并有条件地门控订单执行。第539号SMED ¶¶ 153–58。

这种表述在BASCOM下具有意义。该声明并不依赖每个组件单独的新颖性。相反,它强调已知组件的有序安排以及由此产生的系统运行变化。BASCOM, 827 F.3d at 1349–52。同样的策略也符合Enfish和SRI,因为它试图识别计算机或联网交易系统运行方式中的具体改进,而不是仅仅在通用技术上实施商业实践。Enfish, 822 F.3d at 1335–39; SRI, 930 F.3d at 1303–04。

这也正是该策略的脆弱之处。如果权利要求文字实际上并不要求认证控制架构,声明就不能补足它。如果权利要求仅记载接收电子邮件并处理订单,审查员或法院可能会将声明视为描述一个实施例,而不是所要求保护的发明。因此,SMED的强度取决于所主张的技术架构与实际权利要求限定之间的对应关系。

该声明在使用佐证时最强。它引用SMTP和mailto标准来解释:SMTP传输电子邮件,mailto URI生成消息,但二者都不提供所要求保护的服务器端认证控制包、逐字段验证或期限门控。第539号SMED ¶¶ 90–94。它还引用RFC 4122来说明,仅仅持有UUID不应被视为一种安全能力,并使用OWASP指南来解释连续Web会话上下文与所要求保护的SMTP/mailto交易路径之间的技术差异。第539号SMED ¶¶ 195–98。

其技术故事简单但并非自动成立:返回的电子邮件并不会自我认证。系统并不是从收到电子邮件直接进入订单执行。相反,返回消息会被解析,并在订单执行之前根据受期限约束的服务器端认证控制包进行认证。第539号SMED ¶¶ 198–203。

对于未来的SMED实务,这一案例研究说明,声明应当识别信任边界。在这里,信任边界位于接收返回的SMTP订单电子邮件与执行交易之间。与权利要求相对应的技术改进,是防止电子邮件仅因被接收就被视为有效订单的机制。


VI. 案例研究二:供应商令牌生成器与有状态令牌安全


第二份声明提交于题为“Vendor Token Generator”的第19/024,922号申请,是现代SMED实务中更清晰的范例。它明确说明,该声明仅为§ 101提交,而不是为新颖性、显而易见性、书面描述、可实施性、明确性或任何其他可专利性问题提交。Declaration of John P. Killoran, Jr. Under 37 C.F.R. § 1.132 ¶¶ 1–3, U.S. Patent Application No. 19/024,922 (May 30, 2026)(“第922号SMED”)。这种区分符合USPTO的建议,即申请人应提交单独的SMED,以避免把适格性证据与§ 102、§ 103或§ 112证据混杂在一起。2026年4月SMED备忘录3–4。

该声明的核心理论是,权利要求并非仅仅指向使用电子邮件完成购买。相反,它们记载了一种用于含有令牌化交易指令的基于SMTP交易消息的有序安全架构。该架构包括:接收包含令牌的SMTP消息;解码令牌;验证令牌新鲜度;检查一次性使用状态;记录令牌使用;根据解码出的令牌信息认证发送者;验证供应商是否被授权生成令牌;并且仅在这些安全检查成功时才执行交易。第922号SMED ¶¶ 201–05。

这份声明尤其强,因为其技术改进由多个安全工程中熟悉的客观概念加以佐证:到期、随机数或一次性使用验证、令牌使用数据存储状态、基于密码学或MAC的供应商认证、密钥有效性、发送者-令牌匹配以及条件执行。该声明解释说,令牌解码使电子商务系统能够从令牌中恢复客户、供应商和交易信息,而不是只依赖可见电子邮件文本或表面发送者信息;到期验证处理陈旧令牌风险;随机数或一次性使用验证处理重放风险;令牌使用记录创建持久状态;发送者认证将SMTP消息绑定到解码出的客户身份;供应商认证器验证则将令牌绑定到授权供应商。第922号SMED ¶¶ 203–05。

该声明还包括一张关联性表,将权利要求限定映射到技术功能和代表性说明书支持。该表识别了mailto生成的消息、为mailto链接生成的令牌、供应商标识符、交易数据、到期时间、随机数或一次性使用值、令牌使用数据存储、发送者认证、供应商认证器验证、MAC实现以及基于校验和的重放防止。第922号SMED ¶¶ 195–200。

这种关联性表很重要。它让审查员的工作更容易,但也让记录更适合诉讼使用。如果日后法院询问所称改进是否确实被要求保护,该表为申请人提供了一份简明记录,显示权利要求语言、技术功能和说明书支持之间的对应关系。这正是ChargePoint、Simio和American Axle所要求的纪律:改进必须在权利要求中,而不能仅仅在说明书中或专家的定性中。

这份声明也更好地预见了证据权重问题。它说明声明人并非就适格性提出法律结论,而是在提供关于POSITA会如何理解说明书和权利要求的技术证言。第922号SMED ¶¶ 201–03。这与审查员备忘录的指示一致:法律结论不应被赋予权重,而基础事实依据可能具有说服力。审查员SMED备忘录3。

即便如此,即使这份更强的声明也并非不受攻击。审查员或法院可能会说,到期检查、随机数验证、令牌记录、发送者匹配和密码学验证,都是应用于电子商务环境的熟悉安全概念。答案不能仅仅是这些概念是技术性的。更有力的答案是,权利要求记载了适配于基于SMTP的令牌化交易消息的特定有序组合,并且说明书支持该架构作为电子商务系统在执行之前处理此类消息方式的改变。

在这里,佐证也可以进一步加强。该声明已经指向技术标准和安全概念。未来版本可以增加供应商密钥生命周期记录、令牌生成图、编码和解码令牌字段样本、数据存储模式摘录、用于随机数记录的伪代码、重放拒绝日志、MAC验证示例或独立安全专家证言。这些材料将有助于避免EmeraChem问题:声明并非仅仅断言系统是安全的或技术性的,而是通过客观证据展示具体的系统行为。EmeraChem, 859 F.3d at 1345–48。


VII. 结论


SMED之所以有价值,是因为它们使申请人能够为§ 101建立事实记录。它们可以解释POSITA会从说明书和权利要求中理解什么,识别技术问题,描述技术机制,反驳缺乏支持的常规性或心理过程主张,并说明为什么有序的权利要求组合改变了系统运行。

但SMED是有边界的工具。权利要求必须记载技术改进。说明书必须以提交时的形式支持该改进。声明必须与权利要求具有关联性。并且证言应当得到佐证。

两份Swoop声明展示了正确方向。“Email-Based E-Commerce”声明识别了一个与UUID关联、受期限约束、位于服务器端的认证控制包,它改变了返回的SMTP/mailto订单电子邮件在订单执行之前被处理的方式。“Vendor Token Generator”声明识别了一种用于基于SMTP交易消息的、有状态、可用密码学方式验证且绑定发送者的令牌安全架构。两份声明都把分析从高层次商业结果转向所要求保护的系统行为。

这就是良好SMED实务的核心:不要要求声明人拯救适格性。应当利用声明人,以紧扣权利要求并经佐证的技术事实证明,所要求保护的发明从一开始就是技术性的。

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作者简介

Brandon R. Theiss

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布兰登是一位专注于技术领域的专利律师,在专利申请、授权后程序、许可和专利货币化方面拥有丰富的经验。凭借十余年开发工业控制和自动化系统的行业经验,他为客户提供涵盖医疗器械、云计算、数据分析、软件和汽车系统等广泛技术领域的咨询服务。布兰登曾主导专利许可项目,创造了超过1.5亿美元的收入,并且是美国法典第35篇第101条规定的专利适格性方面的权威专家。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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