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Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

韩国和美国的专利期限救济:区分专利局延误与监管延误

作家相片: Brandon Theiss
Brandon Theiss
6月29日
讀畢需時 12 分鐘

摘要:本文说明,韩国和美国的专利期限救济应根据所失去时间的法律来源进行分析,而不是根据“延长”这一共同简称进行分析。在美国,根据 35 U.S.C. § 154 作出的专利期限调整(patent term adjustment, PTA)补偿专利局延误,而根据 35 U.S.C. § 156 作出的专利期限延长(patent term extension, PTE)补偿监管审查延误。韩国也有可比较但彼此不同的制度:第92条之2处理专利登记延误,第89条处理因某些产品需要取得监管批准而造成的延误,尤其是新物质药品和符合条件的农药。本文强调,这些制度在适格性、计算方法、申请期限、专利选择规则以及追加期限内可执行权利范围方面均不相同。其核心实务警示是,跨境律师不得假定美国 PTA/PTE 概念可以整齐地映射到韩国法;相反,必须识别每一天追加期限的法定依据,记录正确的触发事件,适用各法域特有的计算规则,并判断延长后的权利是保留通常的权利要求范围,还是限于获批产品或用途。


I. 引言

跨境专利期限审查通常始于一个翻译问题。美国律师听到“extension”时,往往想到 35 U.S.C. § 156。韩国律师可能用同一个英文词指代韩国的两种期限恢复机制。这种简称在法律意见取决于它之前并无大碍。一旦分类错误,律师可能错过韩国申请期限、计算错误期间、为监管延长选择错误的专利,或者夸大通常期限届满后仍可执行的权利。

比较法上的要点并不只是术语问题:在两个制度中,所失期限的来源决定适格性、计算方法、申请程序以及追加期间内可执行的专利权范围。

联邦巡回上诉法院在 In re Cellect, LLC 一案中的判决在此具有方法论意义,并非因为本文讨论的是显而易见型双重专利(obviousness-type double patenting)。法院驳回了仅因 PTA 和 PTE 都恢复因政府延误而损失的时间就将二者等同处理的尝试,称该做法是“无正当理由地试图把彼此不同的法律强行合并为一体”。In re Cellect, LLC, 81 F.4th 1216, 1226-27 (Fed. Cir. 2023), cert. denied, 145 S. Ct. 153 (2024)。其分析从法律结构出发:§ 154 和 § 156 处理不同事件,并施加不同限制。Id. at 1226-28。这也是比较美国法和韩国法时的正确方法。

韩国法对两个制度均使用“延长”的表述。韩国《专利法》第89条处理基于监管许可或登记的延长(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장)。第92条之2处理基于专利登记延误的延长(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장)。Patent Act, Act No. 950, Dec. 31, 1961, amended by Act No. 21,134, Nov. 11, 2025, arts. 89, 92-2 (S. Kor.) [以下简称“韩国《专利法》”]。为方便起见,可将前者称为“韩国 PTE”,将后者称为“韩国 PTA”。但只有在这种类比不取代韩国法文本的前提下,这种称呼才是安全的。


II. 美国参照点:法律结构,而非标签

A. § 154(b) 项下的 PTA

PTA 与特定美国专利申请的审查相联系。§ 154(b) 对特定 USPTO 答复延误、超过三年的待审期间,以及与派生程序、保密令和成功的上诉审查有关的某些延误授予天数。重叠期间不得重复计算,申请人延误会减少授予天数。35 U.S.C. § 154(b)(1)-(2)。

该程序被整合进授权流程。USPTO 计算 PTA,并不迟于专利授权日传达其决定;申请人随后可以请求复议。Id. § 154(b)(3)(B)。美国律师的实际负担是审核专利局的计算,而不是识别并提交一份授权后的初始期限恢复申请。

法律文本也说明了为什么 PTA 是其自身的法定制度。例如,§ 154(b)(2)(B) 明确防止 PTA 将专利期限延长至放弃声明所限定日期之后。Cellect 将这一选择视为国会并不打算让 PTA 和 PTE 以相同方式运作的证据。81 F.4th at 1226-28。无论下游法理语境如何,解释上的教训很直接:两部法律都会增加天数,并不意味着这些增加的天数在法律上可以互换。

B. § 156 项下的 PTE

PTE 围绕获批产品及其监管历史而构建。若专利请求保护适格产品、该产品的使用方法或其制造方法;该产品经历了符合条件的监管审查期间;并且其余法定条件得到满足,则该专利可能符合条件。涵盖的客体包括药品和生物制品、医疗器械、食品添加剂以及着色添加剂。35 U.S.C. § 156(a), (f)-(g)。

延长期限并不只是已经经过的审查期间。§ 156 扣除申请人未尽适当勤勉义务的期间,并且通常只将特定测试期间的一半计入。PTE 不得超过五年,批准后合计期限通常不得超过十四年。对于一个产品的同一监管审查期间,只能延长一件专利。Id. § 156(c)(1)-(4), (g)(6)。

申请和效力条款进一步强化了产品特定的制度设计。常规 PTE 申请通常必须在取得商业销售或使用许可后的六十日内提交。Id. § 156(d)(1)。延长从专利原始届满日开始计算,并明确包括任何 PTA;延长期内的权利则受权利要求类型以及获批产品或用途限制。Id. § 156(a)-(b)。因此,§ 156 不是通向 PTA 的第二条路径;它是与特定监管批准相联系的一项独立制度安排。


III. 韩国的监管批准延长:PTE 类似制度

A. 第89条范围宽泛;《施行令》负责把关

第89条允许在以下情形下延长:实施专利发明需要根据其他法律取得许可、批准、登记或类似政府行为,并且由于需要进行效能、安全性或类似测试,取得该行为需要相当长的时间。可补偿期间,是该发明不能实施的期间,但不包括可归责于获批人的延误。韩国《专利法》第89条第1款-第2款。

单独阅读第89条,其范围似乎相当宽泛。实践中,《施行令》提供决定性的适格性过滤。其主要涵盖:

• 以“新物质”作为有效成分制造并首次获批的药品,包括特定麻醉药品和精神药品;以及

• 使用新物质制造并首次登记的农药或农药原药。

《施行令》以具有药理活性的部分在化学结构上的新颖性为标准定义新物质。Enforcement Decree of the Patent Act, Presidential Decree No. 35,809, Oct. 1, 2025, art. 7(1) (S. Kor.) [以下简称“韩国《专利法施行令》”]。

这种更窄的授权立法定义,是美韩比较最常失灵之处。现行韩国法并没有直接对应 § 156 对医疗器械、食品添加剂或着色添加剂的明文处理。因而,一项有利的美国 PTE 适格性分析,对于韩国而言只是提出问题的起点,而不是答案。

B. 计算方法与2025年的专利组合选择

韩国从发明不能实施的符合条件期间出发,并扣除可归责于获批人的延误。韩国《专利法》允许一次监管延长,最长五年。韩国《专利法》第89条第1款-第2款。即使两个制度现在具有相似的外部上限,这种计算也不是 § 156 所使用的多阶段公式。

2025年7月22日生效的修正案增加了批准后十四年的上限。延长后的届满日不得晚于相关批准日后十四年。韩国《专利法》第89条第1款;Act No. 20,700, Jan. 21, 2025, art. 89 & supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.)。五年最高期限与十四年上限彼此独立运作,较短者控制。

同一修正案将专利选择从一道算术题转变为专利组合选择。如果两件或更多专利涉及同一批准,申请人必须选择其中一件进行延长。如果基于同一批准的多件专利申请仍处于待决状态,则任何专利均不得延长。韩国《专利法》第90条第7款。为此,已经放弃、无效、撤回或最终驳回的申请视为未曾提交。Id. art. 90(8)。

新规则适用于基于2025年7月22日之后取得的批准而提出的延长申请。Act No. 20,700, supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.)。因此,批准日控制过渡规则分析。对于受覆盖的批准,律师应在提交申请前决定延长哪一件专利,而不是将并行申请作为占位手段,之后再整理专利组合。

最佳候选专利不一定是名义上产生最多天数的那一件。选择时应考虑获批产品和用途的权利要求覆盖、有效性风险、剩余的未延长期限、已经取得的任何第92条之2延长、十四年上限、可能的仿制药设计规避,以及第95条下权利效力较窄这一点。

C. 申请程序:期限本身就是权利的一部分

第89条申请必须在符合条件的批准后三个月内提交,并且不得在专利进入其现有期限最后六个月后提交。申请必须列明专利和权利要求、请求的期间、所依据的批准以及支持理由和证据。所有共有权人必须共同提出申请。韩国《专利法》第90条第1款-第3款。

这些并不是可以与美国申请日程协调一致的行政细节。韩国窗口期是三个月,而不是 § 156(d)(1) 项下通常的六十日;韩国还增加了最后六个月不得申请的限制。一个跨境流程如果等到美国 PTE 分析完成后才打开韩国档案,顺序就已经严重错误。

D. 第95条与索利那新案的商业意义

第95条将延长后的韩国权利效力限制为就批准所覆盖对象实施专利发明。若批准载明用途,则延长后的权利限于该对象用于获批用途。韩国《专利法》第95条。权利要求本身并未被重写;相反,专利在追加期间内的法律效力被缩窄。

按字面理解“对象”,可能会认为必须与获批监管项目完全一致。韩国最高法院在索利那新案中拒绝了这种形式主义。获批产品使用琥珀酸索利那新,而被诉产品使用富马酸索利那新。法院认为,在本领域技术人员能够容易选择替代盐,并且活性成分、治疗效果和用途实质相同的情况下,被诉产品可以落入延长后的权利范围。Supreme Court [S. Ct.], Jan. 17, 2019, 2017Da245798 (S. Kor.)。

该判决具有商业重要性,因为它至少对某些换盐策略保留了有意义的阻断价值。同样重要的是不要过度解读。索利那新案并未在延长期内恢复专利的完整通常权利要求范围;它赋予第95条一种功能性范围,而不是受文件形式拘束的范围。正确分析应当是韩国法分析:即被诉产品在法院所列因素下是否仍与获批对象和用途保持足够联系。不应以 § 156 项下美国“approved product”概念作为替代。


IV. 韩国的登记延误延长:PTA 类似制度

第92条之2制度在法理上不如监管延长那样特殊,但在操作上往往更危险。美国体系习惯于由 USPTO 在授权时提供 PTA 数值。韩国则要求专利权人自行识别权利并采取行动。

A. 四年/三年后备期限

第92条之2允许在设定登记发生于下列二者中较晚日期之后时予以延长:

• 自专利申请日起四年;或

• 自请求审查日起三年。

潜在可补偿期间从该较晚日期之后开始。韩国《专利法》第92条之2第1款。

这是一个后端待审期间测试,并非美国 A、B、C 类延误类别的韩国复制版。韩国法不会因为每一项审查意见、答复、授权、保密令或上诉基准未按时完成而分别授予天数。因此,同一审查历史在一个国家产生救济、在另一个国家不产生救济,并不矛盾;相关法律提出的是不同问题。

第92条之2没有固定的五年或十四年上限。延长对应于扣除可归责于申请人的期间后的合格延误。Id. art. 92-2(1)-(3)。

B. 申请人延误与专利族成员各自的时钟

可归责于申请人的期间被排除,且重叠的申请人延误期间不得扣除超过实际由申请人造成的延误。Id. art. 92-2(2)。《施行令》列明被排除的期间,包括申请人请求的延期、迟延或有瑕疵的程序行为、某些答复期间和迟延提交、程序中断和上诉,以及专利决定后迟延缴纳专利费。韩国《专利法施行令》第7条之2。§ 154(b)(2)(C) 项下的美国规则不能替代该清单。

申请日规则也击破了常见的专利族层面快捷假设。对于分案申请,即使该分案在其他实体法目的上可以取得母案申请日,四年计算所使用的日期仍是分案本身的提交日。转换申请和特定 PCT 派生申请适用另行规则。韩国《专利法》第92条之2第4款。

对于专利组合管理而言,这不是一个技术性脚注。每一个韩国家族成员都需要自己的第92条之2时钟。只存储最早家族申请日的期限管理系统,无法可靠识别延长权利。

C. 专利权人必须提出申请

专利权人必须在设定登记后三个月内提交单独的延长登记申请。申请必须列明所请求的期间和支持理由,所有共有权人必须共同提出申请。韩国《专利法》第92条之3第1款-第3款。

这是与通常美国 PTA 实务最重大的工作流程差异。§ 154(b)(3)(B) 要求 USPTO 在授权时作出并传达初步决定,之后可请求复议。韩国把第一步放在专利权人身上。因此,即便该专利与受监管产品无关,登记也应触发即时计算、申请人延误审查以及是否提交申请的决定。

D. 延长的效力

第95条的产品和用途限制,明确与根据第90条寻求的监管延长相联系。该限制不适用于第92条之2至第92条之5项下的登记延误延长。参见韩国《专利法》第92条之2至第92条之5,并与同法第95条比较。

从法律文本看,第92条之2延长将专利通常的权利要求范围延续至调整后的届满日。正是这一特征,而不是韩国使用“延长”一词,使第92条之2成为美国 PTA 的功能性类似制度。


V. 韩国两种制度如何衔接

韩国法明文预设一件专利可以获得两种形式的救济。如果已根据第92条之5登记了登记延误延长,第89条即以该延长后的日期作为增加监管延长的基准,但仍受第89条五年最高期限和批准后十四年上限约束。韩国《专利法》第89条第1款。§ 156(a) 也使用同样的顺序概念,即将美国 PTE 的届满日定义为包括 § 154(b) 项下任何 PTA 的日期。

因此,实务记录应当显示的不只是一个“延长届满日”。它应识别基本期限、任何第92条之2延长、任何第89条延长、支持后者的批准以及第95条的范围限制。没有这些字段,日期在数字上可能正确,但在法律上会产生误导。


 

VI. 比较概要

表1. 专利局延误救济

事项

美国:PTA

韩国:登记延误延长

法定依据

35 U.S.C. § 154(b)

韩国《专利法》第92条之2至第92条之5

触发条件

符合条件的 USPTO 审查延误

在申请日起四年或请求审查日起三年二者中较晚日期之后才完成登记

计算方法

按法定延误类别计算,并扣减重叠期间和申请人延误

四年/三年门槛后的延误,并扣减可归责于申请人的期间

初始程序

USPTO 在授权时确定 PTA

专利权人必须另行提出申请

主要期限

USPTO 决定后的复议请求

设定登记后三个月内

固定上限

无一般固定上限

无明文固定上限

追加期间内的效力

通常的权利要求范围

通常的权利要求范围

主要实务风险

未审核 USPTO 计算

假定救济会自动产生,或只使用一个专利族层面的时钟

 

参见 35 U.S.C. § 154(b);韩国《专利法》第92条之2至第92条之5。

表2. 监管延误救济

事项

美国:PTE

韩国:监管延长

法定依据

35 U.S.C. § 156

韩国《专利法》第89条至第92条、第95条

适格客体

法律规定的药品和生物制品、医疗器械、食品添加剂、着色添加剂及相关方法

由法令定义的新物质药品,包括特定麻醉药品或精神药品,以及符合条件的农药或农药原药

可补偿期间

法定监管审查期间,受尽职和测试期间规则限制

发明不能实施的期间,不包括可归责于获批人的延误

最长期限

五年;通常受批准后十四年上限限制

五年;现行规则下受批准后十四年上限限制

专利选择

每一产品的每一监管审查期间限一件专利

现行规则下每一批准限一件专利

主要申请期限

通常为批准后六十日内

批准后三个月内;进入现有期限最后六个月后不得申请

追加期间内的效力

根据 § 156(b) 受权利要求类型以及获批产品或用途限制

根据第95条限于获批对象以及适用时的获批用途,并按韩国法解释

与专利局延误救济的关系

自包括 PTA 在内的届满日起算

自包括任何已登记的第92条之2延长在内的届满日起算

主要实务风险

将审查期间等同于延长期限

假定美国适格性直接延续适用,或在作出单一专利选择前提交申请

 

参见 35 U.S.C. § 156;韩国《专利法》第89条至第90条、第95条;韩国《专利法施行令》第7条。


VII. 结论

美国术语只有在保留而不是抹去法律差异时才有用。第89条可以合理地称为韩国 PTE 类似制度,第92条之2可以称为韩国 PTA 类似制度。但法律意见应锚定于韩国条文,而不是借用来的标签。


操作原则很简单:识别每一天追加期限的法律来源,记录启动申请期间的事件,按照正确法域的规则计算,并说明在追加期限内存续的是通常权利要求范围,还是受批准限制的权利。与“专利期限延长”这一单一类别相比,这种方法不那么简洁。它也是最不容易产生可避免错误的方法。

作者简介

Brandon R. Theiss

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Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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