同一份 Office Action，不同的利害关系：在单方再审查与普通专利审查中答复 USPTO Office Action

执行摘要：本文解释了为什么在单方再审查（ex parte reexamination）中答复 Office Action 所需的策略不同于普通专利审查中的答复。在普通审查中，申请人通常试图获得具有商业实用价值的权利要求范围，并且可能通过修改、RCE 实务或继续申请实务拥有程序上的灵活性。相比之下，在再审查中，专利权人是在维护已授权权利，且往往与诉讼并行进行；因此，应将对第一份非最终 Office Action 的答复视为有关授权、上诉和后续执行的关键实体记录。本文强调，专利权人应及早提出所有可用的论点，单独论述有意义的从属权利要求以保留上诉中的备选立场，并避免反射性修改，因为经修改或新增的再审查权利要求可能带来中间权利（intervening rights）、损害赔偿、侵权和权利要求解释方面的后果。本文还说明，在采取任何限缩性立场之前，诉讼律师与再审查律师必须协调，因为即使某些论点在 Marine Polymer 案下不会产生法定中间权利，也仍可能影响权利要求解释、审查历史免责声明和诉讼策略。最后，本文指出，来自中央再审查部门（CRU）的再审查上诉按照特别迅速处理要求办理，因此上诉应当精炼已经在审查员面前建立的记录，而不应试图在上诉阶段首次建立该记录。

I. 引言

乍看之下，在单方再审查中答复 Office Action 对任何专利审查实务人员来说都很熟悉。专利权人收到 Office Action，分析拒绝理由，考虑修改，准备意见陈述，并在必要时上诉至专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）。这些操作类似于待审专利申请的普通审查程序。但是，这种相似性具有误导性。在普通审查中，申请人是在试图获得一项专利。在再审查中，专利权人是在试图维持一项已经授权的专利，而且该专利往往同时正在联邦地区法院中被主张，或正在许可谈判中被使用。

这一差异改变了整个答复策略。审查程序中的答复往往可以采取反复推进的方式。再审查中的答复则应当具有防御性、记录意识和上诉意识；如果存在未决诉讼，通常还应避免修改。在再审查中，专利权人应假定，对第一份非最终 Office Action 的答复可能是提出所有权利要求解释论点、所有相对于先行技术的区别、所有从属权利要求备选立场以及所有支持性证据的主要机会。参见 37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2271; MPEP § 2272。

II. 程序姿态不同，目标也不同

普通专利审查涉及的是待审申请。申请人尚未取得可执行的专利权，通常是在寻求具有商业实用价值的权利要求范围。申请人可以通过论点、修改、证据或这些工具的组合来答复非最终 Office Action。参见 37 C.F.R. § 1.111。如果审查后来终结，申请人通常还可以提交继续审查请求（RCE），进行继续申请实务，或以其他方式继续塑造权利要求组合。参见 37 C.F.R. § 1.114(a), (c), (d)。

单方再审查则不同。它涉及的是已经授权的专利。在适用的 AIA 禁反言规定约束下，任何人在专利可执行期间均可请求单方再审查；该请求基于 35 U.S.C. § 301 项下引用的先行技术。参见 35 U.S.C. § 302。局长必须在收到请求后三个月内判断该请求是否提出了实质性新的可专利性问题。35 U.S.C. § 303(a)。

一旦再审查被命令启动，该程序并不是普通审查程序的清洁延续。它是在 USPTO 内部进行的授权后有效性程序，通常由中央再审查部门（Central Reexamination Unit）处理，并受“特别迅速处理”（special dispatch）的法定要求约束。参见 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2236; MPEP § 2261。关键的是，该特别迅速处理要求明确延伸至“对专利审判与上诉委员会的任何上诉”。35 U.S.C. § 305。

客户目标也随之改变。在普通审查中，目标是取得可授权的权利要求范围。在再审查中，目标是保留可执行的权利要求范围。当专利正在诉讼中时，这一区别最为重要。只有通过修改才在再审查中存活的权利要求，可能不如以授权文本原样存活的较窄从属权利要求有价值。因此，答复策略应从一个简单但重要的问题开始：专利权人是在试图取得权利要求，还是在试图保留能够支持损害赔偿的权利要求？

III. 再审查范围较窄，但利害并不较低

普通审查可能涉及可专利性和形式问题的全部范围：新颖性、非显而易见性、专利适格性、书面描述、可实施性、不明确性、双重专利、限制要求实务、附图、发明人资格以及信息披露问题。

相比之下，依据 35 U.S.C. § 304 命令启动的单方再审查主要集中在专利和印刷出版物。MPEP 说明，在单方再审查中，权利要求基于专利或印刷出版物进行审查；§ 112 问题仅就新权利要求或修改事项处理。37 C.F.R. § 1.552(a); MPEP § 2258。因此，再审查的范围比普通审查窄，但利害往往更高，因为权利要求已经作为可执行的财产权存在。

这种较窄的范围应当影响答复的写法。再审查答复不应像一篇关于发明的宽泛审查论文。它应当紧密围绕被命令审查的实质性新的可专利性问题，以及审查员适用的具体先行专利和印刷出版物。诉讼正在进行时，对“本发明”的不必要定性可能在之后的权利要求解释、非侵权、审查历史免责声明或损害赔偿论点中被使用。因此，最佳的再审查答复往往比普通审查答复更窄、更有纪律，并且更针对具体权利要求。

IV. 非最终答复才是主战场

最重要的实务差异是时机。在普通审查中，申请人在非最终答复之后可能仍有有意义的程序空间。申请人可能收到另一份非最终通知，可能在最终拒绝后提交 RCE，可能进行继续申请实务，或者可能随着时间推移细化权利要求策略。参见 37 C.F.R. § 1.114。

在单方再审查中，也存在再审查命令之后的专利权人陈述程序；该程序不应与之后对 Office Action 的答复混淆。再审查被命令启动后，专利权人可以在 Office 设定的期限内提交陈述，包括任何拟议的限缩性修改。参见 37 C.F.R. § 1.530; MPEP § 2249。专利权人也可以放弃该陈述，在这种情况下，程序可能更直接地进入第一份 Office Action。参见 MPEP § 2249。无论如何，一旦 Office Action 发出，专利权人的答复都必须结合再审查实务的限制来起草。

在答复该 Office Action 时，专利权人不应指望普通审查中可用的同等灵活性。MPEP § 2271 说明，专利权人的陈述以及对第一份 Office Action 的答复“应当完整答复和/或作出修改，以期避免所有未决拒绝理由”，并且再审查命令后的第二份 Office Action 一般将被作成最终通知。MPEP § 2271。

最终拒绝之后，专利权人的处境会受到更大限制。MPEP § 2272 解释，审查员面前的程序意在以最终通知结束；一旦录入非过早的最终拒绝，专利权人便不再享有不受限制的进一步审查权利。MPEP § 2272。该节还特别强调，在再审查中没有机会根据 37 C.F.R. § 1.53 重新提交，也没有机会根据 37 C.F.R. § 1.114 提交 RCE。Id.; 另见 37 C.F.R. § 1.114(e)(6)。

其结果是一套不同的起草纪律。对非最终 Office Action 的再审查答复，应少被视为开启谈判，更应被视为授权、最终后实务、上诉和后续执行的基础。答复应处理每一项拒绝理由，识别正在论述的每一项权利要求或权利要求组，提出相对于所适用文献的可专利性区别，并纳入可用证据。参见 37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2266; MPEP § 2272。

这不只是良好的起草卫生。这是保留问题。Section 1.111 要求申请人或专利权人“明确且具体地”（distinctly and specifically）指出审查员通知中所谓的错误，答复每一项异议和拒绝理由，并提出认为使权利要求相对于所适用文献具有可专利性的具体区别。37 C.F.R. § 1.111(b), (c)。笼统地说权利要求具有可专利性并不够。Id。

V. 从属权利要求应作为保留上诉立场的资产来论述

在普通审查中，从属权利要求往往被随意对待。答复可能集中于独立权利要求；除非某个特定从属限定变得重要，从属权利要求通常被视为与独立权利要求同存同亡。这种做法在再审查中具有风险。

在再审查中，从属权利要求可能是专利权人的最佳备选立场。它们可能包含更窄的限定，既能避开被引用的先行技术，又能保留已授权的权利要求文字。当专利正在诉讼中时，这一区别至关重要：已经授权的从属权利要求可能在不引发修改独立权利要求可能带来的中间权利和损害赔偿问题的情况下，保留可执行范围。

因此，有意义的从属权利要求应当在对非最终 Office Action 的答复中单独论述。答复不应只是说：“从属权利要求至少基于与独立权利要求相同的理由而具有可专利性。”在不意图提出单独从属权利要求问题的情况下，这种表述可能足够，但它对保留备选立场帮助很小。更强的再审查答复会识别具体的从属限定，解释审查员所引用的先行技术在何处未公开或暗示该限定，并将论点与精确的拒绝理由相连接。

这种做法在上诉中同样重要。根据 37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv)，每一项有争议的拒绝理由都必须在单独标题下论述；受同一拒绝理由约束的权利要求可以单独论述，也可以作为一组或子组论述。如果权利要求作为一组或子组论述，委员会可以选择一项代表性权利要求，并仅基于该权利要求决定该组的拒绝。37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv)。未能单独论述分组权利要求，将放弃要求委员会分别考虑其可专利性的论点。Id.; MPEP § 1205; In re McDaniel, 293 F.3d 1379, 1384, 63 U.S.P.Q.2d 1462, 1465–66 (Fed. Cir. 2002)。

实践教训很直接：如果一项从属权利要求重要，就应在审查员面前单独论述，并将该单独论点带入上诉理由书。未曾被明确防御的从属权利要求，可能无法作为有意义的上诉备选立场。在涉诉再审查中，单独论述的从属权利要求可能是专利权人的最佳保险。

VI. 修改在再审查中可用，但在诉讼中往往并不实用

在普通审查中，修改是一种常规工具。申请人可以缩窄权利要求以避开先行技术，增加限定以对应商业实施例，将从属权利要求改写成独立形式，或在继续申请中寻求额外权利要求。修改往往只是通往授权路径的一部分。

在单方再审查中，修改在法律上可用，但受到实质性约束。Section 305 允许专利权人提出修改和新权利要求，以使请求保护的发明区别于被引用的先行技术；但是，任何拟议修改后的权利要求或新权利要求都不得扩大专利权利要求的范围。35 U.S.C. § 305; 另见 37 C.F.R. § 1.552(b); MPEP § 2258。

然而，当专利卷入诉讼时，正确的实务假设通常是修改不是正常选项。它可能作为挽救有效性的最后手段可用，但很少对诉讼保持中性。限缩性修改可能改变侵权分析，削弱早期权利要求解释立场，产生新的非侵权论点，使专家报告复杂化，影响和解筹码，并引发中间权利抗辩。诉讼中的问题不只是经修改的权利要求是否具有可专利性，而是经修改的权利要求在案件中是否仍然有用。

法定中间权利问题处于核心地位。Section 307(b) 规定，在再审查后被认定具有可专利性并并入专利的任何拟议修改权利要求或新权利要求，具有 35 U.S.C. § 252 对再颁专利所规定的相同效果。35 U.S.C. § 307(b)。Section 252 则仅在原权利要求与再颁权利要求“实质相同”（substantially identical）的范围内保留连续性；否则，它为在再颁前制造、购买、提出销售、使用或进口被控物品，或已作出实质准备的人提供保护。35 U.S.C. § 252。

联邦巡回上诉法院已在再审查语境中适用这些原则。在 Bloom Engineering 案中，法院解释说，除非再审查后授权或确认的权利要求与原权利要求相同，否则专利不能针对再审查证书签发前的侵权行为执行；“相同”是指没有实质性变化，并不必然要求逐字相同。Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250 (Fed. Cir. 1997)。

这就是为什么在涉诉再审查中修改可能代价极高。专利权人可能带着具有可专利性的修改权利要求从 USPTO 出来，却失去关于该修改权利要求的有意义的过去损害赔偿。专利权人还可能交给被控侵权人一个新的论点：被主张的权利要求范围已经发生实质变化。从这个意义上说，修改可能解决 PTO 问题，同时制造诉讼问题。

这一点不应被夸大。有些修改可能不可避免，有些修改也可能保留有价值的未来权利。将一项已授权从属权利要求仅改写为独立形式的权利要求，未必改变该从属权利要求的范围。参见 Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250。但作为经验规则，当存在进行中的诉讼时，每一项拟议修改都应同时作为 USPTO 文件和诉讼文件来评估。

VII. 现有从属权利要求往往优于新修改

由于修改可能触发中间权利和诉讼立场问题，现有从属权利要求往往成为优选的备选方案。如果从属权利要求已经记载了区别于被引用先行技术所需的限缩限定，专利权人可能无需改变权利要求文字即可防御该已授权权利要求。这可能远比修改独立权利要求以加入同一限定更有价值。

这正是审查策略与诉讼策略交汇之处。再审查答复应识别哪些从属权利要求保留了具有商业意义的侵权覆盖。随后，答复应基于这些从属权利要求自身的限定单独论述它们，而不只是将其作为独立权利要求的附属物。目的不只是说服审查员。目的还在于为上诉和执行保留一份干净的记录。

例如，与其写道“权利要求 2–10 至少基于关于权利要求 1 所讨论的理由而具有可专利性”，答复应当更具体地说明：

“即使 Office 维持对权利要求 1 的拒绝，权利要求 4 仍因所适用文献未公开或暗示[具体从属限定]而具有单独的可专利性。Office Action 针对权利要求 1 的较宽限定指出了[文献段落]，但并未指出，也无法指出，任何按照权利要求 4 所要求方式布置的[从属限定]教导。”

这种论点完成三件事。它给审查员一个按具体权利要求撤回拒绝的理由。它给委员会一个在上诉中已经单独保留的问题。它还给诉讼团队一项可能无需修改即可存活的较窄已授权权利要求。

VIII. 任何限缩性立场均须先与诉讼团队协调

针对涉诉专利的再审查答复不应在审查孤岛中起草。在中央再审查部门（CRU）面前采取的立场可能影响侵权主张、Markman 立场、专家报告、损害赔偿理论、中止动议、禁令实务、和解筹码以及上诉。MPEP 承认这种重叠：在专利卷入并行诉讼时，单方再审查请求经常被提出；如果处于再审查中的专利已经或变得卷入诉讼，局长会决定是否中止再审查。37 C.F.R. § 1.565(b); MPEP § 2286。

这种重叠在权利要求解释方面尤其重要。MPEP § 2258 指示审查员承认联邦法院在相关诉讼中对有争议权利要求术语的解释，并评估该解释是否符合最宽合理解释（broadest reasonable construction）。MPEP 还承认，专利权人在法院或 Office 提交的关于权利要求范围的书面陈述，在再审查期间确定专利权利要求含义时可以被考虑。35 U.S.C. § 301(a)(2); 37 C.F.R. § 1.552(d); MPEP § 2258。

Marine Polymer 案说明了为什么协调必不可少。专利权人曾取得联邦地区法院对“biocompatible”的解释，要求“low variability, high purity, and no detectable biological reactivity”。然而，在再审查中，审查员最初采用了更宽的解释，部分依赖允许轻微或温和反应性的从属权利要求。Marine Polymer 随后取消了这些从属权利要求，并敦促审查员采纳地区法院的较窄解释。在这些取消之后，审查员撤回拒绝并确认了剩余权利要求。Marine Polymer Techs., Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350, 1356–58 (Fed. Cir. 2012) (en banc)。

联邦巡回上诉法院驳回了 HemCon 的法定中间权利论点，因为被主张的权利要求本身没有被修改，也不是新权利要求。在 § 307(b) 项下，多数意见将这一门槛问题视为决定性问题。Id. at 1362–64。但法院也承认，审查过程中作出的论点和让步，包括再审查中的论点和让步，可能影响权利要求解释和有效权利要求范围。Id. at 1363–65。Dyk 法官的反对意见凸显了实务风险：尽管他的观点并未成为控制性意见，但他本会将 Marine Polymer 的取消和较窄解释论点视为足以支持中间权利的实质性限缩。Id. at 1372–78 (Dyk, J., dissenting)。

因此，“限缩性立场”应作宽泛理解。它不仅包括正式的权利要求修改，还包括取消权利要求、采纳较窄的法院解释、通过定性“本发明”来区别先行技术、放弃实施例，或主张某一权利要求术语排除与侵权相关的主题。在采取任何此类立场之前，再审查律师和诉讼律师应确认受影响权利要求是否正在被主张、被控产品是否仍然侵权、该立场是否与 Markman 或专家立场冲突、是否影响损害赔偿或禁令理论，以及是否可以改为防御现有从属权利要求。

实务规则很简单：在涉诉再审查中，每一种限缩性立场都应同时被视为 USPTO 文件和诉讼文件。Marine Polymer 将法定中间权利限于经修改或新增的权利要求，但它并未使限缩性论点在诉讼中变得中性。

IX. 再审查上诉不是缓慢的重置机会

上诉实务是另一个领域：普通审查与再审查看起来相似，但功能不同。在普通审查中，上诉可能只是若干路径之一。申请人可以上诉，可以通过 RCE 重新开启审查，可以提交继续申请，或可以追求修改后的权利要求策略。

在再审查中，当修改会损害诉讼时，上诉可能是主要路径。专利权人在最终拒绝后可以将审查员的拒绝上诉至委员会，但第三方请求人不得上诉，也不得参与专利权人的上诉。35 U.S.C. § 306; MPEP § 2273。

由于再审查程序，包括“对专利审判与上诉委员会的任何上诉”，都必须特别迅速处理，来自 CRU 的上诉不应被视为缓慢地重建案件的机会。35 U.S.C. § 305; MPEP § 2261。

上诉还进一步强化了保留从属权利要求的重要性。上诉理由书必须说明审查员对于每一项有争议拒绝理由为何错误；未纳入上诉理由书的论点或权威通常将被拒绝在该上诉中考虑。37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv)。并且，如上所述，分组权利要求可能与代表性权利要求同存同亡。Id.; MPEP § 1205。

因此，一份起草良好的再审查上诉理由书应延续非最终答复中建立的结构。它应当分别识别独立权利要求论点、从属权利要求备选论点、权利要求解释问题、证据论点以及任何必须为进一步审查保留的问题。上诉理由书应精炼记录，而不是首次创建记录。

X. 结论

在普通审查中答复 Office Action 与在单方再审查中答复 Office Action 可能使用相似工具，但战略姿态根本不同。普通审查是关于取得权利要求。再审查是关于保留已授权权利。

当专利处于诉讼中时，这种差异最为尖锐。在普通审查中，修改往往是通往授权的实用路径。在涉诉再审查中，修改可能在保留可专利性的同时牺牲侵权覆盖、过去损害赔偿、权利要求解释立场或和解筹码。由于经修改和新增的再审查权利要求与 § 252 的中间权利框架相连接，专利权人必须将修改视为诉讼事件，而不仅仅是审查事件。参见 35 U.S.C. §§ 252, 307(b); MPEP § 2293; Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250。

因此，最佳的再审查答复往往以论点为先、避免修改、聚焦从属权利要求，并具有上诉意识。律师应在非最终答复中提出所有可用论点，单独防御有意义的从属权利要求，及早提交证据，与诉讼团队协调每一种限缩性立场，并记住来自 CRU 再审查的上诉本身也会特别迅速处理。答复不应只是试图通过审查员这一关。它应当保留专利、保留上诉，并保留案件。