从论辩到证据：在单方再审查中回应非最终审查意见通知书时专家声明的重要性

执行摘要：在单方再审查（ex parte reexamination）中，专利权人对非最终审查意见通知书（non-final Office Action）的答复，往往是建立事实记录的关键机会；尤其当驳回取决于关于现有技术文献、权利要求映射、系统架构、协议或显而易见性理由的技术假设时更是如此。本文认为，律师论辩能够框定法律争议，但专家声明提供了说明审查员技术前提为何缺乏证据支持所必需的证据基础。通过涉及协议层面、架构层面和抽象层面专家证言的案例研究，本文说明，有针对性的声明可以反驳对现有技术过度宽泛的描述，同时在修改可能产生诉讼、中间权利（intervening rights）或审查历史风险的情境下，帮助保留原始权利要求文字。实践上的教训是，专家声明应当选择性、谨慎地使用：声明应解释技术、文献、本领域普通技术人员的理解以及驳回中的事实缺陷，同时避免结论性意见、不必要的承认，以及与并行诉讼或 PTAB 立场不一致。

I. 引言

单方再审查中的非最终审查意见通知书并不只是又一个审查程序事件。对于专利权人而言，它往往是在专利局面前建立事实记录的最佳机会，特别是在驳回取决于本领域普通技术人员会如何理解技术文献、权利要求术语、协议、系统架构或拟议的显而易见性组合时。

这一区分之所以重要，是因为律师论辩与证据承担不同功能。律师论辩框定法律争议。专家证言提供技术事实。在再审查答复中，最有力的立场往往并非简单地说审查员错了，而是说明审查员的技术前提在证据层面缺乏支持。

USPTO 自身规则也承认这一区分。根据 37 C.F.R. § 1.132，当申请中的权利要求或再审查中的专利权利要求被驳回或被异议指摘时，为从其他规则未另行规定的基础上反驳该驳回而提交的证据，必须以宣誓书或声明的形式提交。MPEP 还规定，主审查员必须亲自审查此类证据，并判断其是否回应了驳回以及是否提出了足以克服驳回的事实。MPEP § 716。

时机也很重要。包括 Rule 132 声明在内的反驳驳回的证据，如果在最终驳回前提交，即被视为及时提交；及时提交的证据必须由审查员予以考虑。MPEP § 716.01。在单方再审查中，37 C.F.R. § 1.136 下普通申请的延期实践并不适用；延期由 37 C.F.R. § 1.550(c) 管辖，再审查程序以“特别迅速处理（special dispatch）”方式进行。MPEP § 2265; 35 U.S.C. § 305; 37 C.F.R. § 1.550(a)。

II. 专家声明为何重要

专家声明的核心价值在于，它把专利权人的答复从主张转化为证据。MPEP 规定，申请人的论辩不能替代记录中的证据。MPEP § 716.01(c); In re Schulze, 346 F.2d 600, 602 (C.C.P.A. 1965); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984)。

这一原则在再审查中具有特别力量。许多再审查驳回依赖技术等同性：审查员或请求人可能主张，现有技术中的“request”就是权利要求所述的 request，现有技术中的“cache”就是权利要求所述的 cache，现有技术中的“partitioning”就是权利要求所述的 partitioning，或者某一组合只是已知要素的可预见使用。在这些情形中，律师论辩可以识别争点，但专家证言可以解释所主张的等同性在技术上为何错误。

声明在聚焦驳回的事实前提时最有用。专家不应仅仅陈述权利要求具有可专利性，或者现有技术并未使权利要求显而易见。相反，声明应解释各文献教导了什么、没有教导什么，本领域普通技术人员会如何理解这些文献，以及审查员的映射或组合理由为何在技术上站不住脚。

MPEP 承认事实证据优于意见证言，但同时指出，当意见证言并非仅为最终法律结论，且其基础事实具有说服力时，该意见证言应予考虑并可获得一定权重。MPEP § 716; In re Lindell, 385 F.2d 453, 456 (C.C.P.A. 1967); In re Oelrich, 579 F.2d 86, 91–92 (C.C.P.A. 1978)。

III. 显而易见性：作为挑战已阐明理由的声明

专家证言在显而易见性问题上尤其重要。KSR 之后，显而易见性分析仍然具有灵活性，但并不允许结论化。驳回仍必须说明为什么本领域普通技术人员会认为所要求保护的发明显而易见。KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007); In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006)。

MPEP § 2143 明确了这一点。适当的 § 103 驳回的“关键”在于清楚阐明为什么所要求保护的发明会显而易见的理由，KSR 要求显而易见性分析必须明确作出。MPEP § 2143。专利局人员必须作出适当的事实认定，并就为何在相关时间点所要求保护的发明会显而易见提供有理由的说明。Id.

这正是声明在教义上可能发挥强大作用的地方。专家证言可以攻击审查员已阐明理由的事实前提。例如，专家可以说明：拟议组合假定了文献并不支持的技术兼容性；所谓“效率”理由过于泛化，且未与权利要求所要求的架构相连接；拟议修改会改变某一文献的工作原理；所称可预见结果在实际系统语境中并不可预见；或者本领域普通技术人员不会具有成功的合理预期。

这不同于仅仅说“没有组合动机”。更有力的声明会解释已阐明的动机为何在技术上不完整，拟议的集成路径为何缺失，以及审查意见通知书的理论为何依赖事后诸葛式分析而非记录证据。

IV. 案例研究一：第 785 号专利——协议层面的专家证据

第一个案例研究涉及题为“Secure Virtual Community Network System”的 美国专利第 7,949,785 号，其再审查案号为 Ex Parte Reexamination Control No. 90/019,519。专利权人为回应非最终审查意见通知书提交了 Guevara Noubir 博士的声明。随后，专利局发出确认权利要求 30 和 34 的 拟发出单方再审查证书通知（Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate）。Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519, at 1–2 (Mar. 6, 2025) [hereinafter ’785 NIRC]。

该驳回依赖 Leung、Forslöw 和 Mehta。争议限定要求，除其他事项外，一个 DNS 服务器被配置为接收 DNS 请求并返回多个地址信息，其中包括与 route director 相关联的网络地址、与第二设备相关联的专用网络地址，以及与该第二设备相关联的虚拟网络地址。

Noubir 博士的声明在协议层面攻击了该驳回。他解释说，Forslöw 的移动服务管理器使用 HTTPS 请求检索信息，但 HTTPS 请求与 DNS 请求有根本区别。DNS 请求将域名解析为 IP 地址，而驳回所依赖的 Forslöw 中的 HTTPS 请求缺少权利要求所要求的域名解析功能。Guevara Noubir 博士声明 ¶¶ 37–40, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519 (Jan. 8, 2025) [hereinafter Noubir Decl.]。

该声明还处理了另一项技术前提：虚拟网络或 VPN 是否必然意味着存在域名。Noubir 博士解释说，IP 地址分配和 VPN 运行并不需要域名，且所引组合并未教导如权利要求 30 所要求的由域名定义的虚拟网络。Noubir Decl. ¶¶ 35–37。

对于权利要求 34，该声明将注册与认证或加入/离开活动区分开来。Noubir 博士解释说，Leung 对“registration”和“access request”的使用涉及认证，而 Forslöw 和 Mehta 则在不同技术语境中使用注册概念。Noubir Decl. ¶ 55。

该案例的教训是，当驳回依赖协议替换时，专家声明可能尤其有价值。律师论辩可以说 HTTPS 不是 DNS。专家证言可以解释为什么在实际网络架构中，这两种请求执行不同功能、包含不同信息，并满足不同的权利要求要求。

V. 案例研究二：第 844 号专利——架构层面的专家证据

第二个案例研究涉及题为“Root Image Caching and Indexing for Block-Level Distributed Application Management”的 美国专利第 8,332,844 号，其再审查案号为 Ex Parte Reexamination Control No. 90/019,938。专利权人为支持其 2026 年 1 月 23 日对 2025 年 10 月 23 日非最终审查意见通知书的答复，提交了 Richard Newman 博士声明。Declaration of Dr. Richard Newman, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938 (Jan. 23, 2026) [hereinafter Newman Decl.]。

该审查意见通知书对权利要求 1–3 和 6–13 提出了以 Sapuntzakis 结合 Holzmann 的显而易见性驳回，并对权利要求 19–27 提出了基于 Sapuntzakis、Holzmann 和 Federwisch 的显而易见性驳回。专利权人的答复说明，该驳回依赖 Zadok 声明来进行权利要求映射并提出组合理由，但同时主张所引现有技术并未公开所要求保护的架构。对审查意见通知书的答复, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (Jan. 23, 2026) [hereinafter ’844 Response]。

该案展示了专家证言在架构层面的使用。权利要求要求共享根映像、每个节点的叶映像（仅包含已改变或新增的块），以及被配置为缓存先前由至少一个计算节点访问过的根映像块的缓存。答复主张，该驳回在未显示被缓存的块是权利要求所述根/叶架构中的共享根映像块的情况下，错误地把通用缓存当作所要求保护的缓存。’844 Response at 55–56。

Newman 博士的声明从技术上作出了同样说明。他解释说，Sapuntzakis 的“remote COW disk”和“shadow COW disk”属于 Sapuntzakis 自己的写时复制层级和远程磁盘缓存机制，而审查意见通知书未指出任何证据表明被缓存的块是权利要求所要求的共享根映像的块。Newman Decl. ¶¶ 145–47。

该声明还攻击了组合动机。答复将审查意见通知书中的“faster access”理由描述为一种通用性能理由，它最多可以解释为什么本领域普通技术人员会希望在某处进行某种缓存，但不能解释为什么该技术人员会重构 Sapuntzakis 和 Holzmann 以得到所要求保护的共享根/每节点叶缓存配置。’844 Response at 65。Newman 博士同样认为，审查意见通知书没有提供有技术基础的动机，使本领域普通技术人员会将 Sapuntzakis、Holzmann 和 Federwisch 组合成一种能够实现权利要求所要求的缓存配置和索引结果共享的连贯架构。Newman Decl. ¶ 220。

对于权利要求 19–27，该声明和答复处理了所要求保护的“索引一次/跨计算节点共享”限定。专利权人主张，Federwisch 中所引的索引涉及快照差异检测和目标映射维护，而不是对根映像进行索引并将这些索引结果提供给另一计算节点。’844 Response at 77–82。Newman 博士的声明同样将 Federwisch 的“index”界定为内部快照比较构造，而非跨计算节点分发的根映像索引结果。Newman Decl., table of contents and discussion of Ground 2。

审查员最终发出了确认权利要求 1–27 的 拟发出单方再审查证书通知（Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate）。Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (May 19, 2026) [hereinafter ’844 NIRC]。

给执业者的教训是，架构层面的声明可以防止审查意见通知书把具体的权利要求限定降格为通用技术标签。问题不在于现有技术是否具有“caching”或“indexing”。问题在于现有技术是否公开了在所要求保护的根映像/叶映像架构中的所要求保护的缓存和索引操作。

VI. 案例研究三：第 582 号专利——抽象层面的专家证据

第三个案例研究涉及题为“Load Balancing with Shared Data”的美国专利第 7,257,582 号，其再审查案号为 Ex Parte Reexamination Control No. 90/015,337。专利权人为支持其对非最终审查意见通知书的答复，提交了 Daniel Abadi 博士声明。Declaration of Dr. Daniel Abadi, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337 (Feb. 17, 2026) [hereinafter Abadi Decl.]。

该案展示了专家证言的第三种用途：对抗错误的抽象层级。审查意见通知书将一般性的 partitioning、tiling 和 load balancing 视为足够。专利权人则将所要求保护的发明重新框定为一种具体的文件分区分配架构，其涉及文件分配的确定、对既有输入文件记录的逻辑分区、分区描述的分发、在分区上执行子任务，以及按先到先服务（first-come/first-served）方式重复分配另一未处理分区。对审查意见通知书的答复, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–3 (Feb. 17, 2026) [hereinafter ’582 Response]。

Abadi 博士的声明解释说，Reeve 的“partitioning”是由索引、边界和 tile 大小指令定义的迭代空间 tiling，而不是自动确定文件分配，也不是把既有输入文件的记录细分为文件分区。Abadi Decl. ¶¶ 121–23。

该声明进一步强化了这一区分：’582 专利分区的是数据，而 Reeve 分区的是计算。权利要求 1 要求基于文件分配信息对既有文件记录进行分区；Reeve 描述的是为了调度计算而对迭代空间进行 tiling。Abadi Decl. ¶¶ 162–64。

该声明还处理了“first come first served”限定。Abadi 博士解释说，Reeve 的 FCFS/GRAB 策略把迭代空间 tile 分配给线程，而权利要求 1 使用 FCFS，是在先前分区处理完成之后，重复分配尚未分配的文件分区。Abadi Decl. ¶¶ 166–67。

关于组合动机，Abadi 博士解释说，本领域普通技术人员不会有动机按照所提出的方式将 Iyer 的并行排序和合并技术与 Reeve 的迭代空间 tiling 及 GRAB 调度相结合，因为这些文献处理的是不同的计算问题，作用于不同的分解对象，并体现不同的执行模型。Abadi Decl. ¶¶ 124–25。

审查员随后发出了确认权利要求 1–14 的 拟发出单方再审查证书通知（Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate）。Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–5 (Apr. 6, 2026) [hereinafter ’582 NIRC]。该 NIRC 按照专利权人的技术框定来解释“logically subdividing”和“repeating”限定，包括区分逻辑文件分区与由子任务实际读取。Id.

该案例的教训是，专家证言可以防止审查员或请求人把问题定义得过于宽泛。“Parallelism”并不足够。相关问题是文献是否教导了所要求保护的文件分区负载均衡架构。

VII. 专家声明的限制与风险

成熟的专利权人策略应当认识到，专家声明虽然有力，但并非没有风险。只有在声明能够强化事实记录时才应使用；不应将其作为反射式附加材料，也不应将律师论辩伪装成专家证言。

这一点在再审查中尤其重要，因为权利要求修改往往不像普通审查中那样是一个实际可行的选项。尽管专利权人可以在单方再审查中提出修改或新的权利要求，但任何拟修改或新增的权利要求都不得扩大专利权利要求的范围。35 U.S.C. § 305; MPEP § 2258。任何在再审查后纳入专利的修改或新权利要求，也具有 35 U.S.C. § 252 所规定的效果，包括潜在的中间权利后果。35 U.S.C. § 307(b); 35 U.S.C. § 252。对于正在主张的专利，即使是缩限性修改也可能引发如下主张：修改后的权利要求与原权利要求并非“实质相同”，从而可能影响待决诉讼中的既往损害赔偿或抗辩。See Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250–51 (Fed. Cir. 1997); Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346–48 (Fed. Cir. 1998)。因此，虽然修改在程序上仍可用，但在涉及相关联邦地区法院诉讼、许可争议或 PTAB 程序的再审查中，它可能在战略上不可用。

这一现实使专家声明更为重要，同时也提高了风险。声明可以使专利权人在保留原始权利要求文字的同时，用证据反驳审查员的事实前提。但声明本身也会成为审查历史的一部分。再审查中作出的陈述日后可能影响权利要求解释、免责声明、侵权立场或无效抗辩。对现有技术作出的技术上有说服力的区分，如果宽于必要范围，或者与专利权人在诉讼中需要如何解读权利要求不一致，也可能成为问题。See Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–67 (Fed. Cir. 2012); Tempo Lighting, Inc. v. Tivoli, LLC, 742 F.3d 973, 977–78 (Fed. Cir. 2014)。

薄弱的声明可能弊大于利。结论化、过度律师化或脱离权利要求文字的声明可能几乎得不到权重，并可能促使审查员以缺乏支持为由驳回该证据。MPEP § 716 解释说，当意见证言由基础事实依据支持时可获得权重，但法律结论本身不享有权重。MPEP § 716; see also In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 1406–07 (C.C.P.A. 1973)。

声明还必须与并行程序相协调。如果同一专利正在联邦地区法院诉讼、IPR、许可谈判或其他授权后程序中，再审查声明应与既有的权利要求解释立场、侵权理论、无效回应、专家报告和 PTAB 提交文件保持一致。能够解决当前审查意见通知书、却在其他场合制造不一致的声明，可能带来比驳回本身更大的战略成本。

专家不应成为替代性的答辩书。律师应提出法律论辩；专家应提供支撑该论辩的技术事实和技术意见。读起来像由专家签名的律师论辩的声明，会损害可信度。更好的做法是让专家解释技术、文献、权利要求文字以及拟议组合的技术后果，而由答复说明为什么这些事实击破驳回。

反方观点并不是说每一份非最终审查意见通知书都需要专家证言。有些驳回可以通过内在记录、直接的文献区别，或狭窄的权利要求解释问题予以克服。在普通审查中，干净的修改也可能是最高效的路径。然而，在针对已主张专利的再审查中，修改可能带来中间权利和诉讼后果，使其吸引力大大降低。（参见《同一份审查意见通知书，不同的利害关系：在单方再审查和普通专利审查中回应 USPTO 审查意见通知书》）当驳回依赖对现有技术的技术性描述或所主张的组合理由，而修改又可能以影响相关诉讼的方式缩窄权利要求时，缺少专家证据可能会让专利权人在没有证据的情况下主张事实，同时也缺乏实际可行的修改路径。

VIII. 实务起草启示

有力的再审查声明应当有针对性，而非百科全书式。它应当识别专家资质、所审阅材料、普通技术水平、相关权利要求解释假设、技术背景、文献教导以及驳回中的技术缺陷。

声明还应与律师答复相协调。答复应精确引用声明段落，并解释专家提出的事实如何击破初步成立的驳回理由。当争点是显而易见性时，答复应把声明与 MPEP § 2143 下审查员已阐明的理由联系起来。声明应攻击事实前提；答复应解释法律后果。

最佳声明还会避免不必要的承认。它们不应把权利要求术语定义得比必要范围更窄；不应以与侵权立场相冲突的方式批评现有技术；不应整体采用诉讼专家更宽泛的报告；也不应换一个名称变成律师论辩。

IX. 结论

在单方再审查中，专利权人并不只是试图说服审查员。专利权人正在建立一份可能影响确认、上诉、后续 USPTO 程序以及并行诉讼的记录。一份精心起草的专家声明可以成为该记录的核心。

专家声明之所以重要，是因为它在律师论辩无法提供证据的地方提供证据。它也重要，因为显而易见性要求已阐明的理由，而专家证言可以攻击该理由的事实前提。最强的专家证言并不只是说文献彼此不同。它解释这些差异为何对所要求保护的发明重要。

但这一工具必须谨慎使用。结论化或过度律师化的声明可能获得很小权重，并可能产生审查历史风险。专家不应取代答辩书。专家应提供技术事实，使律师的法律论辩具有说服力。

在非最终再审查答复中，这一区分可能具有决定性。早期建立事实记录的专利权人，为审查员重新考虑驳回提供理由；如果有必要上诉，则为委员会提供可审查的记录；并为后续裁判机构提供更清晰的说明，说明权利要求意味着什么，以及现有技术为何不满足这些权利要求。