一份披露与两套标准PCT发明单一性与美国限制要求实务
摘要：PCT发明单一性与美国通常的限制要求实务，在判断哪些发明可以一并审查时适用不同的标准。PCT单一性着眼于共同的发明性技术关联，而美国通常的限制要求既要求发明相互独立或有区别，也要求存在重大检索或审查负担。任何一套标准都并非始终更为有利。根据35 U.S.C. § 371进入美国国家阶段的申请适用单一性标准，而根据§ 111(a)提交的旁路继续申请适用通常的限制要求标准。在整个申请审查过程中，都有必要重新审视这一区别：即使母申请按照单一性原则接受审查，后续§ 111(a)继续申请或分案申请仍适用通常的限制要求标准；继续审查请求（RCE）则保留现有申请的标准，但不会产生转换发明的权利。本文以产品、制造方法和装置权利要求为例，说明现有技术如何改变支撑单一性的发明性关联，以及国际检索费、发明选择、重新并入审查和分案申请如何影响程序策略。本文还区分了后续申请适用的标准与先前国家阶段限制要求可能产生的§ 121保护。申请人应评估当前受审申请中的权利要求分组，同时保留支持整个专利家族保护所需的审查记录。
引言
申请人可能披露一项具有发明性的产品、制造该产品的方法及该方法所用的装置，但这些权利要求能否保留在一起，可能因申请进入美国专利商标局（USPTO）的途径不同而面临不同要求。根据35 U.S.C. § 371进入美国国家阶段的申请，按照《专利合作条约》（PCT）的发明单一性标准接受审查。根据35 U.S.C. § 111(a)提交的旁路继续申请（bypass continuation），则适用美国通常的限制要求标准。这一区别可能影响同一申请中接受审查的权利要求、是否需要另行申请，以及审查员要求作出发明选择时可以提出的论点。37 C.F.R. §§ 1.475, 1.499; U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 823, 1896 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].
两种制度具有共同的行政管理目的，但法律判断标准并不相同。PCT单一性所问的是，被请求保护的发明是否具有所要求的共同发明性技术关联。美国通常的限制要求所问的是，这些发明是否相互独立或有区别，以及一并审查是否会造成重大负担。任何一套标准都并非始终更为有利。申请途径决定最初的分组标准，但不会固定同一专利家族中所有后续申请的标准。申请人在提交后续申请时，必须重新评估适用的判断标准，并考虑先前限制要求持续产生的影响。MPEP §§ 803, 804.01, 1893.03(d).
PCT下的共同发明贡献
PCT规则13.1允许一件申请包含一项发明，或者由一个总的发明构思相联系的一组发明。规则13.2明确了所需的联系：被请求保护的发明必须通过相同或相应的特定技术特征相联系。这些特征体现了每项发明作为一个整体相对于现有技术作出的贡献。Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 13.1–13.2 (2026) [hereinafter PCT Rules].
仅有共同的技术领域或商业目的，并不足以满足该标准。例如，涉及同一通信平台的权利要求，可能分别针对互不相关的技术改进。反过来，即使权利要求使用不同表述或针对不同部件，相应的技术特征仍可能使其具备单一性。分析的对象是被请求保护的发明之间的技术关联，而不仅是独立权利要求的数量。将多个选择项写入一项权利要求，也不能规避单一性判断。PCT Rules 13.2–13.3; Administrative Instructions Under the Patent Cooperation Treaty annex B, para. (b).
现有技术可能改变这一分析。缺乏单一性的问题可能在权利要求与现有技术比较之前即已明显，即事前（a priori）缺乏单一性；也可能在比较之后才出现，即事后（a posteriori）缺乏单一性。假设两项权利要求分别记载A + X和A + Y。如果A提供了共同的发明贡献，这些权利要求可能具备单一性。如果A被证明是已知或显而易见的，而剩余主题之间也没有其他发明性联系，单一性就可能不再成立。不过，识别出已知主题并不会自动终结分析；审查员还必须考虑，这些发明之间是否仍保留符合要求的联系。World Intell. Prop. Org., PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 10.01–10.04 (Jan. 1, 2026) [hereinafter PCT Guidelines].
对从属权利要求也需要同样谨慎。附加限定本身可能构成另一项发明，并不意味着单一性因此被否定。当独立权利要求相对于现有技术具备可专利性且满足单一性要求时，从属权利要求通常通过该独立权利要求保持联系。如果独立权利要求相对于现有技术不具备可专利性，审查员必须评估其从属权利要求之间是否仍存在共同的发明贡献。指南要求采取宽泛而务实的方法，并不允许仅因分类不同就提出单一性异议。PCT Guidelines ¶¶ 10.04–10.08; MPEP § 1850(II).
美国通常限制要求的两项要件
美国通常的限制要求以35 U.S.C. § 121为起点。该条授权在一件申请请求保护相互独立且有区别的发明时提出限制要求。USPTO将这一表述解释为包括相互独立的发明，或者相互关联但有区别的发明。因此，申请人不能仅通过证明发明之间存在关联来推翻限制要求。MPEP § 802.01.
适用的区别性分析取决于权利要求之间的关系。产品与方法、方法与装置、组合与子组合以及具体种类（species）的权利要求，分别涉及不同的问题。审查员必须适用与实际关系相符的标准。仅认定权利要求属于不同类别，本身并不能替代必要的分析。MPEP § 806.05.
区别性只是其中一项要件。审查员还必须确立重大检索或审查负担。MPEP § 803规定，即使权利要求涵盖相互独立或有区别的发明，只要能够在没有重大负担的情况下完成检索和审查，就应对所有权利要求进行审查。因此，适当组织的反驳可以同时质疑审查员所主张的区别性与负担。MPEP § 803.
负担必须得到解释。不同分类、在相关技术领域中被作为不同主题对待，或者不同检索领域，都可能支持重大检索负担。不同的审查问题也可能支持审查负担，例如只与某一发明有关、而与另一发明无关的披露问题。这些理由都需要适当解释，将被请求保护的发明与增加的工作联系起来。具有充分依据的答复可以指出共同检索领域或重叠问题，从而削弱审查员的理由。MPEP § 808.02.
美国国内实务中的负担要件也可能有利于一并审查。回到A + X和A + Y的权利要求，假设A属于现有技术，而X与Y分别提供不同的发明贡献，两者之间不存在符合要求的共同发明性关联。这些权利要求可能不满足PCT单一性。但是，如果其检索工作实质重叠，审查也不存在实质不同的问题，一并审查就可能不会造成重大负担。在这一前提下，即使发明相互独立或有区别，美国通常的限制要求也不适当。PCT Rule 13.2; MPEP §§ 803, 808.02.
PCT规则13并不包含与此对应、且独立成立的重大负担要件。不过，国际实务仍会考虑检索工作量。指南允许在额外工作很少或可忽略不计时，无需追加费用即可检索其他发明。两者的区别在于适用的法律判断标准，而不在于是否考虑审查效率。PCT Guidelines ¶¶ 10.64–10.65.
产品与方法权利要求为何可能受到不同处理
假设一项电极发明的孔径沿厚度方向从集流体一侧向面向隔膜的一侧逐渐增大。再假设这一特定孔径梯度相对于现有技术提供了新颖且非显而易见的贡献。产品权利要求记载该结构。制造方法权利要求则规定，依次沉积含有粒径逐渐增大的牺牲颗粒的各层，再去除颗粒，以形成所要求的梯度。假设这些步骤必然产生上述特定结构。由此，该方法专门适用于制造所要求的产品，而具有发明性的孔径梯度提供了支持单一性的技术关联。PCT Guidelines ¶¶ 10.12–10.13.
再假设同一电极也可以通过实质不同的另一种方法制造。该替代方法的存在本身并不否定PCT单一性：专门适用于制造产品的方法，不必是制造该产品的唯一方法。PCT Guidelines ¶ 10.13. 在美国通常实务中，这一替代方法则具有不同意义。它可能支持产品与方法具有区别性的认定，但限制要求仍须满足重大负担要件。MPEP §§ 803, 806.05(f).
装置权利要求可以记载一套具有颗粒供给部和控制器的成层组件，该控制器为各后续层依次选择粒径逐渐增大的颗粒，同时还记载颗粒去除单元。假设这些特征相对于现有技术作出的贡献与制造方法的贡献相对应，则可能支持单一性。仅仅能够制造该电极的通用机器，不能确立这种关联。PCT Guidelines ¶ 10.14. PCT单一性并不要求方法与装置只能彼此配套使用。相比之下，美国通常实务中的区别性，可以依据关于实质不同的替代装置或用途的合理示例成立，但仍须满足负担要件。MPEP §§ 803, 806.05(e).
一个历史案例是Caterpillar Tractor Co. v. Comm’r of Pats. & Trademarks, 650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986)。该申请请求保护一种链轮锻造方法及相关装置。法院适用当时的PCT规则13.2，否定了USPTO关于方法与装置只有在彼此专用时才具备单一性的解释。Id. at 219–20. 现行MPEP § 1850讨论了该判决，并指示审查员对国际申请和国家阶段申请独立适用PCT单一性原则，不应以美国通常的国内限制要求实务取代之。MPEP § 1850(I).
这一假设也说明了现有技术前提为何重要。如果所要求的孔径梯度被证明已属现有技术，它就不再提供所主张的共同发明贡献。此时，审查员必须确定哪些权利要求仍具有符合要求的发明性关联。即使产品权利要求与方法和装置组成的组不具备单一性，相应的发明性特征仍可能使方法与装置权利要求之间保留单一性。要使全部三个类别具备单一性，必须存在也涵盖产品权利要求的合格关联。因此，所主张的产品特征不再提供发明贡献，并不必然要求将方法权利要求与装置权利要求彼此分开。PCT Rule 13.2; PCT Guidelines ¶¶ 10.01–10.04, 10.14, 10.16.
申请途径为何重要
关键区别在于受审申请的法律性质。§ 371申请是国际申请的美国国家阶段，适用单一性分析。旁路继续申请则是主张国际申请利益的一件单独的§ 111(a)申请，适用通常的限制要求分析。MPEP §§ 1895, 1896(III).
申请或程序 | 适用的分组标准 |
PCT国际检索或国际初步审查 | PCT发明单一性 |
根据§ 371进入美国国家阶段的申请 | PCT发明单一性 |
现有§ 371申请中的RCE | 继续适用PCT单一性标准 |
根据§ 111(a)提交的旁路继续申请 | 美国通常的限制要求实务 |
经任一美国申请途径提交的申请所衍生的后续§ 111(a)继续申请或分案申请 | 美国通常的限制要求实务 |
提交后续申请时，必须重新确认适用标准。以§ 371申请为基础提交的§ 111(a)继续申请或分案申请，无论是在母申请获准授权前还是之后提交，都适用通常的限制要求分析。母申请的单一性标准并不会永久附着于整个专利家族。MPEP § 1893.03(d). 在获准授权后提交继续申请，仍须满足所要求的共同在审条件（copendency）。35 U.S.C. § 120. 因此，先前依据单一性原则一并审查的电极权利要求，在后续§ 111(a)申请中寻求保护时，必须按照美国国内的区别性与负担要件进行评估。
RCE延续的是现有申请的审查，并不产生一件新申请。因此，在§ 371申请中提出RCE，该申请的单一性标准保持不变。MPEP §§ 706.07(h), 823. 但RCE并不赋予申请人当然转向与先前已选择并审查的发明缺乏单一性的权利要求的权利。MPEP § 706.07(h), subsec. VI(B).
有利的国际阶段意见并不能解决美国的分组问题。关于单一性和可专利性的国际阶段意见不具有约束力，美国国家阶段审查员可以独立认定权利要求缺乏单一性。国家阶段中基于缺乏单一性提出的要求必须明确各权利要求组，并说明各组为何与其他每一组缺乏单一性，其中应包括区分各组的特定技术特征。MPEP § 1893.03(d)–(e).
如何应对国际阶段与美国的要求
在国际检索期间，认定缺乏单一性通常会导致要求缴纳附加检索费。国际检索单位会检索权利要求中最先提及的主要发明，以及已在期限内缴纳所需费用的其他发明。因此，如果申请人不打算为所有被识别出的发明缴费，权利要求的排列顺序就具有实际意义。Patent Cooperation Treaty art. 17(3)(a), June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231.
规则40要求缴费通知说明缺乏单一性认定的理由，并给予申请人自通知日期起一个月缴纳附加费及适用的异议费。附异议缴纳附加费时，必须同时提交理由说明，解释为何存在单一性或附加费为何过高。如果复核认可异议，附加费可能全部或部分退还；异议费则在异议被认定完全正当时退还。PCT Rules 40.1–40.2.
不缴纳附加国际检索费本身，并不会阻止申请人在美国国家阶段继续寻求未检索主题的保护。这些权利要求仍由美国审查员考虑，审查员可以根据国家阶段的单一性标准要求作出选择。MPEP § 1850(V). 反过来，在国际阶段缴纳附加费，也不能确保所有发明在美国一并接受审查；国家阶段审查员仍保有要求作出选择的权力。37 C.F.R. § 1.499.
第II章规定了相关程序。国际初步审查单位可以要求申请人限制权利要求或缴纳附加审查费，答复期限自通知日期起为一个月。根据规则68.1保留的例外，该单位也可以不发出此类通知而继续审查，同时记录其关于缺乏单一性的立场。PCT Rules 68.1–68.3. 其中一项例外直接关系到缴费决定：对于未就其出具国际检索报告的发明，相关权利要求可以不接受国际初步审查。因此，即使国际初步审查单位未要求限制权利要求或缴纳附加费就继续程序，国际检索中遗漏的发明也不一定会在第II章获得审查。PCT Rules 66.1(e), 68.1.
美国实务要求申请人即使对要求提出反对，也须作出选择。申请人应在及时提出的反驳中具体指出所主张的错误。仅笼统声称限制要求不当，并不能保留通过请愿寻求复核的权利。限制要求成为最终要求后，可以根据§ 1.144提交请愿（petition）请求复核；请愿最迟须在提交上诉通知书（notice of appeal）之日提出。这些选择与复核程序也适用于国家阶段基于缺乏单一性提出的要求。37 C.F.R. §§ 1.143–1.144, 1.499; MPEP §§ 818.01(a)–(c), 823. 提交请愿不会中止适用的答复期限，也不会中止其他申请程序。37 C.F.R. § 1.181(f).
实体答复应与适用标准相匹配。对基于缺乏单一性提出的要求所作的反驳，应指出各组之间相同或相应的特定技术特征，并解释审查员的现有技术分析为何并未消除其发明性联系。对美国国内限制要求的反驳，应分别处理适用的区别性标准和所主张的负担。具体的权利要求用语、技术说明以及对审查员示例的分析，比笼统表示所有权利要求均涉及一项发明更有助于形成有效答复。
重新并入审查与分案保护
作出发明选择后，未选权利要求被暂时撤出审查，而不是就其实体可专利性遭到驳回。当所选发明的所有权利要求都处于可授权状态时，审查员应重新考虑限制要求。如果所选择的是产品发明，未选的方法发明只有在涉及该方法发明的每一项权利要求都从属于某项可授权的产品权利要求，或以其他方式要求该产品权利要求的全部限定时，才符合重新并入审查（rejoinder）的条件。重新并入的权利要求仍须接受实体审查。MPEP §§ 821, 821.04, 821.04(b).
重新并入审查会撤回相关限制要求，因此可能消除依据§ 121主张保护的基础，包括对尚在审查中的分案申请而言也是如此。MPEP § 821.04. 在§ 821.04(b)所涉及的产品与方法情形下，若在重新并入审查发生前删除针对未选方法发明的所有权利要求，限制要求将予保留。这在寻求分案保护时可能很重要，但仍须满足§ 121的其他要求。MPEP § 821.04(b).
§ 121在其条件得到满足时，可针对某些非法定型重复授权（nonstatutory double patenting）主张提供保护，但并不允许就同一发明获得多项专利。MPEP § 804.01, item (F). 对PCT专利家族而言，在哪个阶段提出分离要求至关重要。仅有国际检索单位或国际初步审查单位在国际阶段作出的缺乏单一性的认定，并不足以确立这种保护。美国国家阶段审查中基于缺乏单一性提出的要求，则可能支持这种保护。MPEP § 804.01, item (D).
要获得保护，还应注意符合条件的分案申请、其与限制要求的关系，以及法律规定的申请时间。自愿分离申请主题本身并不足以产生保护资格。法律条文明文要求，在另一申请的专利颁发之前提交分案申请，并且审查历史必须能够证明其与限制要求之间存在所要求的联系。35 U.S.C. § 121; MPEP § 804.01.
尤其应注意申请的类型及其申请谱系。普通继续申请不会仅因母申请收到过限制要求就获得安全港保护。不过，源自符合条件的分案申请的继续申请，在其他条件得到满足时，仍可能符合保护条件。联邦巡回上诉法院在Amgen, Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2009)中明确认可了这一区别。
权利要求还必须保持与限制要求的一致性（consonance），即在各申请之间保持审查员划定的界限。这并不意味着每一分案申请必然只能包含一个被分离的组；连续提交的分案申请也可能符合保护条件。Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1351–54 (Fed. Cir. 2010). 实务上的任务是清楚记录限制要求、各申请中寻求保护的发明，以及影响这些划分的补正或要求撤回。
这些原则将申请途径的选择与专利家族的审查历史联系起来。即使母申请按照单一性原则接受审查，后续§ 111(a)申请仍适用通常的限制要求分析。不过，符合条件的国家阶段限制要求仍可能为由此提交的分案申请提供§ 121保护的依据。后续申请的分组标准与先前限制要求的法律后果，需要分别分析。MPEP §§ 1893.03(d), 804.01, item (D).
将权利要求分组纳入申请策略
在选择美国申请途径之前，代理人应明确拟议权利要求之间的技术贡献联系，并评估一并审查所需的工作量。电极中具有发明性的孔径梯度，可能依据PCT单一性原则将产品与制造方法权利要求联系起来；相应的装置特征则可能扩展这一联系。如果现有技术否定了所主张的共同贡献，就需要重新评估剩余的发明性关联。在美国通常实务中，也应关注检索和审查的重叠程度，因为即使发明存在区别，这种重叠仍可能使限制要求无法成立。任何申请途径都不保证所有拟议权利要求能够保留在一起。
撰写权利要求时，应同时考虑最初审查与后续申请。有说明书支持的权利要求用语可以明确发明性关联；如果最宽泛的共同主题被证明不具备可专利性，从属权利要求可以保留较窄的组合。在国际阶段，应有意识地将具有重要商业价值的发明纳入权利要求顺序的考量。在美国申请程序中，申请人应先评估分组要求的实质内容，再决定是提出反驳、进行补正、等待可能的重新并入审查，还是寻求分案保护。
这一比较要求回答三个问题：当前受审申请适用哪一分组标准，何种发明性关联或审查工作重叠支持将其权利要求保留在一起，以及分离对后续申请意味着什么。对电极权利要求而言，具有发明性的孔径梯度可能支持最初的单一性，但后续§ 111(a)申请需要按照美国国内标准重新分析。RCE保留现有申请的标准，而由此产生的分案申请则需要另行关注限制要求记录和§ 121。将这些问题结合考虑，有助于代理人同时规划当前接受审查的权利要求与整个专利家族寻求的保护。
