限制性条款作为实质性限制：从Focus Products诉Kartri案中汲取的经验教训

限制要求（restriction requirement）常被视为专利审查过程中的一种程序性障碍——只是通往授权道路上的“噪音”。然而，联邦巡回上诉法院（Federal Circuit）于2025年作出的 Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co. 一案表明，这种看法可能代价高昂。在该案中，一项物种限制（species restriction）及专利权人对其的处理方式，最终成为审查历史免责声明（prosecution history disclaimer）主张的核心依据，使得相关权利要求的保护范围被大幅缩窄，进而推翻了两项专利侵权胜诉结果。

一、从无钩浴帘到“平直上边缘”环件

Focus Products 一案源于一种带有嵌入式环件的“无钩（hookless）”浴帘产品纠纷。Focus 主张其拥有三件相关专利——’248、’609 和 ’088 专利——以及与 HOOKLESS 相关的商标和商业外观（trade dress）权利。经过非陪审团审理后，纽约南区联邦地区法院将“ring（环件）”宽泛解释为“至少部分呈弯曲状，并通常用于围绕和加固开口的一种材料构件”，同时驳回了基于审查历史而对环件形状施加限制的主张，并认定 Marquis 对三件专利均构成侵权。Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., No. 1:15-cv-10154 (PAE), 2018 WL 3773986, at *4–6 (S.D.N.Y. Aug. 9, 2018)。

在上诉审中，联邦巡回上诉法院认同“ring”一词并不要求任何特定的整体几何形状。然而，法院同时认为，在 ’248 和 ’609 专利中，该术语不能被解释为涵盖具有“平直上边缘（flat upper edge）”的环件。Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., Nos. 2023-1446, -1450, -2148, -2149, slip op. at 16–22 (Fed. Cir. Sept. 30, 2025)。双方均认可 Marquis 被控产品所使用的环件具有平直上边缘，因此，一旦此类结构被排除在“ring”的保护范围之外，关于 ’248 和 ’609 专利的侵权认定便无法成立。Id. at 15–16。

而法院得出这一限缩解释的过程，才是本案真正值得关注之处。法院并非仅依据权利要求文字本身或说明书内容得出该限制。相反，其重点考察了专利审查过程中发生的一系列事件：首先，专利局（PTO）在 ’248 专利审查期间将发明划分为不同物种；随后，专利权人在未提出异议（without traverse）的情况下选择了其中一个物种；之后，又增加并撤回了一项明确记载“平直上边缘”的从属权利要求；最后，在审查 ’088 专利时，为克服非成文法双重专利（nonstatutory double patenting）驳回，专利权人主动加入了“平直上边缘”这一明确限定。法院认为，这些行为结合在一起，“清晰且一致地描绘出”一个事实：具有平直上边缘的环件已经在 ’248 和 ’609 专利中被放弃，而被保留给后续的 ’088 专利。Id. at 17–22。

二、’248 与 ’609 专利审查过程中的限制要求

本案分析的起点是最初提交的 ’248 专利申请。该申请涵盖了多种不同的环件结构，对应说明书中的多个附图。审查员随后发出了物种限制要求（species restriction requirement），认定申请中存在多个具有可专利性区别（patentably distinct）的环件物种，并将其分别对应至特定附图。其中，物种 IV（Species IV）对应附图 18–20，而物种 V（Species V）对应附图 21。Id. at 17–18.

附图 18–20 所示的环件具有从环体延伸出的突出边缘（projecting edge）或“指状结构（finger）”，用于帮助浴帘悬挂并支撑于浴帘杆上。相比之下，附图 21 所示的环件则具有较长的平直上边缘（flat upper edge），其支撑跨度大致相当于环件的外径。Id. at 17–18. 因此，该限制要求实际上在结构上划定了一条界线，将“突出指状结构环件”与“平直上边缘环件”区分为不同物种。

申请人随后选择了物种 IV，并未对该限制要求提出异议（traverse），也未以其他方式挑战审查员对于各物种的界定。Id. at 18. 在完成选择后，申请人新增了若干权利要求。其中，从属权利要求 73 明确记载“所述环件在至少部分区域包含平直上边缘（flat upper edge）”。Id. at 18–19. 对此，审查员认为该权利要求属于未被选择的物种 V（即对应附图 21 的平直上边缘结构），因此将权利要求 73 撤出审查（withdrawn from consideration），而其所依附的基础权利要求——针对具有突出指状结构的环件——则仍保留在已选择的物种 IV 中继续审查。Id.

至此，审查记录已经形成了明确的界定框架：在审查员看来，已选择的物种 IV 中的“ring（环件）”并不包含平直上边缘结构；任何明确记载平直上边缘的权利要求均属于未被选择的物种 V。专利权人并未对这一认定提出异议，而是继续围绕其余权利要求推进审查，既未对限制要求提出抗辩，也未主张平直上边缘实施例同样属于已选择发明的范围。Id. at 19–20.

授权通知书（Notice of Allowance）进一步强化了这一点。审查员再次指出，权利要求 73 仍作为未选择主题（nonelected subject matter）被撤出审查，并明确表示，如果申请人认为该结果“不可接受（unacceptable）”，其可以提出异议。然而，专利权人再次选择不予挑战。相反，其仅修改了其他权利要求，并允许审查程序继续推进，最终在权利要求 73 仍被作为未选择主题取消的情况下获得授权。Id. at 20.

’609 专利的审查过程遵循了几乎完全相同的路径。审查员再次发出类似的限制要求，将物种 IV（附图 18–20）与物种 V（附图 21）区分开来，而申请人也再次在未提出异议的情况下选择了物种 IV。联邦巡回上诉法院认为，至少在这一问题上，’609 专利的审查历史与 ’248 专利的审查历史不存在实质差异。Id. at 19 n.7.

因此，在两件专利最终授权时，其内在证据（intrinsic record）已经包含了三项关键内容：其一，以附图为基础的限制要求明确将平直上边缘环件划分至独立物种；其二，明确记载平直上边缘的权利要求被反复作为未选择主题撤出审查；其三，专利权人始终接受并默认这一审查框架，从未对此提出异议。

三、’088 专利审查过程的补强作用

后续申请的 ’088 专利审查过程进一步完善了整个逻辑链条。起初，审查员以 ’248 和 ’609 专利为基础，对 ’088 专利的权利要求提出了非成文法显而易见性双重专利（nonstatutory obviousness-type double patenting）驳回。Id. at 21. 为克服该驳回，申请人修改了权利要求，并新增了一系列限定特征，其中包括要求环件具有“平直上边缘（flat upper edge）”。Id.

随后，审查员撤销了双重专利驳回。在解释撤销理由时，审查员明确指出，新增加的“平直上边缘”限定使 ’088 专利区别于此前的专利，因为该特征对应于 ’248 和 ’609 专利中未被主张的另一物种。Id. at 21–22. 专利权人接受了这一解释，并在此基础上继续推进审查程序。

因此，在三件相关专利的审查过程中，无论是申请人还是专利局（PTO），始终将具有“平直上边缘”的环件视为不同于 ’248 和 ’609 专利所主张环件的独立物种。在联邦巡回上诉法院看来，这一审查历史进一步印证了一个结论：较早授权的 ’248 和 ’609 专利并不涵盖具有平直上边缘的环件，而 ’088 专利则专门覆盖此类结构。

四、从限制要求到审查历史免责声明

在此背景下，联邦巡回上诉法院转向审查历史免责声明（prosecution history disclaimer）原则的适用。根据既有判例，除非专利权人在审查过程中明确且毫不含糊地放弃（clearly and unmistakably disavow）某部分保护范围，否则权利要求术语通常应被赋予其完整的普通含义。Thorner v. Sony Comput. Ent. Am. LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012)。因此，仅凭申请人与专利局之间存在歧义的沟通，或仅凭审查员单方面作出的解释而申请人并未明确接受的情况下，法院通常不会轻易缩窄权利要求范围。参见 Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc., 381 F.3d 1111, 1124 (Fed. Cir. 2004)；Biogen Idec, Inc. v. GlaxoSmithKline LLC, 713 F.3d 1090, 1097 n.6 (Fed. Cir. 2013)。

专利权人在本案中高度依赖 Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc. 一案。在该案中，联邦巡回上诉法院认为，申请人针对一项含义模糊的限制要求所作出的物种选择，本身不足以构成对权利要求范围的放弃。724 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2013)。法院指出，在 Plantronics 案中，无论是审查员还是申请人，都未明确说明已选择物种与未选择物种在结构上的具体区别，因此不能仅凭一次物种选择就认定申请人放弃了相关主题。Id. at 1351.

然而，Focus Products 合议庭认为本案情形截然不同。法院承认，对于内容模糊的限制要求，仅凭一次物种选择并不足以缩窄权利要求范围。Focus Prods., slip op. at 16. 但法院强调，本案远不止一次单独的物种选择：首先，限制要求明确对应特定附图，而这些附图展示了结构上明显不同的环件设计；其次，审查员多次执行这一划分标准，将唯一明确记载“平直上边缘”的权利要求作为未选择主题撤出审查；再次，专利权人始终接受这一处理方式，即使审查员明确给予其提出异议的机会；最后，在后续 ’088 专利的审查过程中，专利权人又主动利用“平直上边缘”这一特征，将 ’088 专利与 ’248 和 ’609 专利区分开来，以克服双重专利驳回。Id. at 17–22.

基于上述完整记录，法院认为申请人已经明确接受这样一种理解：在 ’248 和 ’609 专利中，“ring（环件）”并不包含具有平直上边缘的环件。因此，即便单独阅读权利要求文字时并不存在明确排除性表述，该术语在诉讼中也不能被解释为涵盖此类结构。Id. at 22. 由于被控产品所使用的环件均具有平直上边缘，联邦巡回上诉法院最终撤销了关于 ’248 和 ’609 专利侵权成立的判决。Id. at 15–16, 22.

五、判例法上的意义

从法理层面来看，Focus Products 一案表明，当限制要求（restriction requirement）与后续审查过程中的申请策略相结合时，能够形成极具说服力的审查历史免责声明记录（prosecution history disclaimer record）。该判决并未否定 Plantronics 案关于“物种选择本身不应轻易被视为实质性权利放弃”的原则，但其明确指出，物种选择并非与整个审查历史完全割裂的独立事件。当审查员通过具体附图界定不同物种，而这些附图对应着不同的结构设计；当这一界限通过撤回未选择权利要求的方式被反复执行；以及当申请人后来又利用同一结构特征来区分同一家族中的其他专利时，法院可能会认为已经存在构成免责声明所需的“明确且毫不含糊（clear and unmistakable）”的证据。

该判决同时进一步细化了审查员陈述（examiner statements）的法律地位。诸如 Biogen 等案件曾指出，申请人仅仅对授权理由说明（Reasons for Allowance）保持沉默，通常不应被视为放弃权利要求范围。713 F.3d at 1097 n.6. 然而，在 Focus Products 中，联邦巡回上诉法院认为专利权人的行为远不止“保持沉默”那么简单：申请人主动选择特定物种；接受审查员多次将“平直上边缘”权利要求认定为未选择主题；在授权通知书明确给予其提出异议机会时仍未采取行动；并且在后续相关专利审查中，又主动利用同一结构区别来克服双重专利驳回。Focus Prods., slip op. at 20–22. 正是这一系列连续行为，使得审查员关于物种边界的理解获得了远高于单次、单方面陈述的证明力。

六、对专利申请与诉讼实践的启示

对于专利申请代理人而言，Focus Products 提醒我们，限制要求的处理可能产生长期影响，尤其是在不同物种之间的划分对应着具有商业价值的重要技术特征时。当限制要求明确依据某一结构特征区分实施例——例如“平直上边缘”与“突出指状结构”——代理人应谨慎评估，而不应将物种选择仅视为程序性步骤。可供考虑的应对措施包括：对限制要求提出异议（traverse）；在审查记录中明确说明已选择权利要求并不受限于审查员对物种的描述；或者通过分案申请（divisional application）保留对未选择主题的追求权利，并在记录中明确表达这一意图。

如果允许包含关键技术特征的从属权利要求作为未选择主题被撤出审查，而后又忽视授权通知书中关于该撤回决定的再次确认及异议机会，则极有可能形成与本案类似的审查记录。一旦此类记录形成，未来再主张相关权利要求术语应被广义解释以覆盖未选择特征时，将面临极大困难。

相关申请之间的整体策略同样十分重要。在 Focus Products 中，申请人为克服双重专利驳回，在 ’088 专利中加入“平直上边缘”限定，并依赖该限定来区别于 ’248 和 ’609 专利。这一做法反而成为证明早期专利不涵盖该特征的有力证据。因此，代理人在同一专利家族内部进行申请布局时，应当预见到：任何关于某件专利如何区别于另一件专利的陈述，未来都有可能被用于解释两者的权利要求范围。

对于专利诉讼律师而言，该判决进一步凸显了深入研究限制要求及整个专利家族审查历史的重要性。在 Focus Products 中最终决定案件结果的限制要求、物种选择、撤回权利要求以及后续修改等环节，在大型专利组合中并不罕见。因此，被诉侵权人应当将限制要求视为发掘限缩解释论据的重要来源；而专利权人则应尽早审查相关记录，识别潜在风险，并制定符合审查历史事实的权利要求解释策略。

七、结论

在 Focus Products v. Kartri 一案中，联邦巡回上诉法院将原本看似普通的限制要求程序，转化为影响案件结果的关键权利要求解释工具。法院综合考虑了以下因素：’248 与 ’609 专利审查过程中将“平直上边缘”环件与“突出指状结构”环件区分开的物种限制要求；申请人在未提出异议的情况下作出的物种选择；包含“平直上边缘”特征的从属权利要求被撤回并最终放弃；以及在后续 ’088 专利审查中通过增加“平直上边缘”限定来区别于早期专利。基于这一完整记录，法院认定申请人已经明确且毫不含糊地放弃了对具有平直上边缘环件的保护范围。

本案传递出的更广泛启示其实十分明确：限制要求并不总是单纯的案件管理工具。当其围绕具有实质意义的技术特征划定边界，而申请人长期接受并配合这些边界时，它完全可能在多年之后影响权利要求范围的解释结果。在当代专利实践中，将限制要求视为无关紧要的程序性事务，而非审查记录的重要组成部分，或许已经不再是一种能够承担风险的选择。