重新审视专利适格性：从日本“技术性”理论视角解读美国 § 101 判例法

一、引言

近年来联邦巡回上诉法院（Federal Circuit）关于专利适格性（patent eligibility）的判决，并不仅仅表明美国专利法对某些特定技术领域愈发严苛。更值得关注的是，这些案件反映出一种更具制度性的特点：美国往往通过专利适格性这一门槛性规则来处理其他专利制度通常交由创造性（inventive step）、可实施性（enablement）、支持要求（support requirement）或权利要求明确性（claim clarity）解决的问题。这并不意味着其他法域必然更加宽松。相反，它们可能以不同方式提出严格要求。真正值得关注的是，相关审查究竟被放置于哪一个法理框架之下。

日本提供了一个有价值的比较视角，因为其专利法建立在不同的概念体系之上。《日本专利法》第 2 条第 1 款将“发明”定义为“利用自然规律的技术思想的高度创作”（a highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature）。Tokkyo-ho [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 2(1) (Japan)。随后，第 29 条第 1 款要求发明具有产业利用可能性（industrial applicability），第 29 条第 2 款则规定了人们熟悉的创造性（inventive step）要求。Id. art. 29(1)-(2)。日本专利局（JPO）《审查指南》（Examination Guidelines）和《审查手册》（Examination Handbook）进一步细化了上述规定，包括：哪些主题不构成法定意义上的发明（statutory invention）、医疗行为在产业利用可能性框架下的排除规则、支持要求、明确性要求及可实施性要求，以及针对计算机软件相关发明的专门审查框架。 Japan Patent Office, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan pt. III, ch. 1, §§ 1, 2.1-2.2, 3.1.1-3.2.1; id. pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, §§ 2-3; Japan Patent Office, Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan Annex B, ch. 1, §§ 2.1, 2.1.1.1-2.1.1.2, 2.2.3; id. Annex D, pts. 2-3.

当然，也不应夸大这一框架的差异。日本法并不会因为权利要求中出现计算机、处理器、摄像头或可测量材料参数等技术要素，就当然认可其可专利性。如果一项权利要求真正贡献的仅仅是商业规则、心理活动、预期结果，或者抽象而薄弱的功能性目标，那么其在日本同样可能面临专利授权障碍。不过，在日本，这类问题通常会以更加具体的形式出现。例如，软件相关权利要求可能因为所主张的信息处理并未通过硬件资源得到具体实现，或者因为所宣称的技术效果缺乏支持或不具备创造性而被驳回；医疗相关权利要求可能因为被撰写为直接作用于人体的诊断方法而被排除；以参数界定的产品权利要求则可能因为参数定义不清楚、缺乏说明书支持，或者无法在整个权利要求范围内得到充分实施而被驳回。这些分析路径与将数码相机、金刚石复合材料（diamond compact）或身份认证协议（authentication protocol）直接认定为“抽象概念（abstract idea）”显然并不相同。

本文选取六个联邦巡回上诉法院判决作为观察样本：Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025)；PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc., 146 F.4th 1366 (Fed. Cir. 2025)；CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020)；U.S. Synthetic Corp. v. International Trade Commission, 128 F.4th 1272 (Fed. Cir. 2025)；Yu v. Apple Inc., 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021)；以及 CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC, 15 F.4th 1091 (Fed. Cir. 2021)。 这一分析本质上带有预测性质。本文并不试图复原日本专利局实际可能作出的审查意见通知书（Office Action），同时也假设相关美国权利要求在转换为日本专利申请格式时不会实质改变其技术内容。在此前提下，这些案例展现出一个反复出现的规律：当权利要求建立在具体技术实现基础之上时，日本专利实践更倾向于将争议置于专利适格性之后的审查阶段加以处理；而美国专利法有时则会通过 § 101 的适格性分析来回应同样的制度担忧。

二、日本专利适格性理论：更狭窄的门槛，而非当然放行

日本专利适格性审查始于《专利法》对于“发明”的法定定义。所谓“利用自然规律的技术思想的高度创作”这一要求，将自然规律本身、单纯发现、不利用自然规律的安排、心理活动、美学创作以及单纯的信息呈现等主题排除在法定发明范围之外。JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, § 2.1. 《审查指南》同时明确指出，“高度创作”这一表述并未将创造性要求纳入第 2 条第 1 款的判断之中；创造性问题应当依据第 29 条第 2 款单独审查。正是这种制度上的分离，构成了与美国 § 101 制度比较时的核心差异。

对于普通机械、电路、信号处理设备、化学产品以及工业工具而言，第 2 条第 1 款通常并不是争议焦点。此类权利要求通常涉及对自然规律的利用，并以技术产品或技术方法的形式进行表述。真正的争议往往转向新颖性、创造性、可实施性、支持要求以及明确性要求。这并不意味着日本审查标准更加宽松，而仅仅意味着审查员通常不会在进入这些问题之前，首先追问权利要求是否“指向（directed to）”某种抽象概念。

软件与人工智能相关发明则需要更加细致的分析。日本专利局《审查手册》要求审查员首先依据《审查指南》第 III 部第 1 章进行判断；如果仍无法解决问题，则应从软件角度进一步考察软件所执行的信息处理是否通过硬件资源得到具体实现。Examination Handbook Annex B, ch. 1, §§ 2.1.1, 2.1.1.1-2.1.1.2. 这一问题并不会因为权利要求中出现“计算机”一词便自动得到肯定回答。针对商业活动、游戏规则或数学公式的处理方法，如果整体上未体现技术性的信息处理，仍可能被认定不构成法定发明。相反，当软件与硬件资源相互配合，从而构建出特定的信息处理装置或运行方式时，相关软件发明则可能满足第 2 条第 1 款的要求。Id. § 2.1.1.2. 《审查手册》中的示例将这种区别具体化：单纯用于销售预测的计算机可能无法满足法定发明要求，而明确记载特定计算或处理方式——例如基于 TF-IDF 的文档摘要生成——的计算机系统则可能符合该要求。Id.

日本判例法的发展方向总体与上述框架一致，但并非完全朝向同一个方向。在 Point Management Method 案中，知识产权高等法院（IP High Court）维持了不具备专利适格性的认定，因为涉案权利要求虽然披露了利用网络和积分账户数据库进行积分管理的信息流转过程，却未具体说明积分管理处理与硬件资源之间如何实现协同。Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method). 在 Hashing 案中，由于权利要求未记载相关算法如何在算术电路中实现运行，法院将涉案装置视为仅仅体现数学算法本身。Intell. Prop. High Ct., Feb. 29, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10239 (Hashing). 相比之下，在 Interactive Dental Treatment Network 案中，知识产权高等法院撤销了日本专利局的驳回决定，认为涉案计算机辅助牙科治疗系统通过网络服务器、数据库、通信网络、计算机、图像显示以及图像处理等技术手段支持牙科治疗活动，即便其中仍包含人为判断因素，也足以构成技术性实现。Intell. Prop. High Ct., June 24, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10369 (Interactive Dental Treatment Network).

医疗技术则受到另一种限制。日本专利局认为，针对人体实施的外科手术、治疗或诊断方法不具有产业利用可能性；但医疗器械、药品以及用于医疗活动的设备控制和数据处理发明，并不会仅仅因为其应用于医疗领域而被排除在外。JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1. 对于专利撰写实践而言，这是一项十分明确且具有实际意义的区分。同样的技术构思，在日本法下可能因为被表述为作用于人体的诊断方法，或者被表述为设备、程序或信号处理方法，而呈现出截然不同的适格性结果。

近年来的日本判例进一步强化了医疗产品与设备领域的这一立场。在 2025 年知识产权高等法院大合议庭作出的 Tokai Ika 判决中，法院认为，即使某项产品发明使用来源于人体的成分并最终回输至同一人体，也不能仅仅基于这一事实就认定其属于缺乏产业利用可能性的医疗行为发明。 Intell. Prop. High Ct., Special Div., Mar. 19, 2025, 2023 (Ne) No. 10040. 这一结论与日本专利局长期坚持的产品／设备区分原则保持一致，但并不意味着日本法已经取消了针对人体外科手术、治疗及诊断方法的排除规则。

最后，日本法对于采用参数限定或功能性表述的权利要求总体上持较为开放的态度，但这种开放始终受到《专利法》第 36 条与第 29 条相关要求的约束。权利要求必须得到说明书支持，能够清晰界定发明内容，并且结合本领域普通技术知识具备充分的可实施性。Patent Act art. 36(4)(i), 36(6)(i)-(ii); JPO Examination Guidelines pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, sec. 2, §§ 2.1-2.2; id. pt. II, ch. 2, sec. 3, §§ 2.1-2.3, 4.1.1. 因此，以参数限定产品本身并不会自动引发问题；真正的问题在于相关参数是否具有明确技术含义、测量方法是否确定、说明书是否支持整个权利要求范围，以及该参数是否仅仅是在重新描述一个显而易见的产品。

知识产权高等法院大合议庭在 Parameterized Patent（又称 Polarizing Film）案中的判决，则构成了这一领域最重要的司法说明。在该案中，涉案偏振膜通过两个技术参数之间的数值关系进行限定。法院并未从适格性角度分析问题，而是依据支持要求进行审查，重点考察说明书是否披露，或者本领域技术人员是否能够基于公知常识理解，所主张的参数范围能够实现申请人所宣称解决的技术问题。Intell. Prop. High Ct. Grand Panel, Nov. 11, 2005, 2005 (Gyo-Ke) No. 10042 (Parameterized Patent/Polarizing Film). 该案提醒人们，日本法虽然总体接受参数限定权利要求，但对于所选择参数范围的技术依据和证据支持仍然提出严格要求。

这些限制条件之所以重要，正是因为它们避免了比较法分析沦为简单化的刻板印象。在许多技术领域，日本专利适格性审查确实比美国“抽象概念”分析更为狭窄，但这并不意味着相关门槛不存在。两国制度真正的区别在于，它们提出了不同的第一个问题，并将许多复杂的专利授权性争议引导至不同的法定条款之下进行处理。

三、案例研究：法理功能的不同配置

A. 软件领域的边界案例：Recentive 与 CosmoKey

1. Recentive：最具挑战性的案例

对于本文的比较法论点而言，Recentive 是最难处理的案例，因为涉案权利要求所追求的目标本质上属于商业目标而非技术目标。相关专利主张利用机器学习模型生成直播赛事的电视播出时间表（broadcast schedules）和网络映射（network maps）。权利要求记载了接收历史和实时赛事信息、训练或使用机器学习模型，以及输出旨在优化收视率、收入或利润等目标的时间表或映射结果。专利权人并未主张任何新的机器学习架构或训练技术，其所声称的创新点在于将现有机器学习工具应用于赛事排期和网络映射场景。联邦巡回上诉法院维持了依据 Rule 12(b)(6) 作出的驳回决定，认为相关权利要求本质上指向利用通用机器学习优化商业排期和映射这一抽象概念，而附加的计算机实现并未提供足以满足 § 101 要求的发明构思（inventive concept）。Recentive, 134 F.4th at 1213–19.

如果从日本法角度进行审慎分析，审查并不会首先追问“使用机器学习”是否属于抽象概念。相反，审查员首先会考察相关发明整体上是否构成“利用自然规律的技术思想的创作”，并且由于涉案权利要求属于软件相关发明，还会进一步分析所主张的信息处理是否通过硬件资源得到具体实现。不同的权利要求撰写方式可能导致完全不同的结论。Point Management Method 案以及《审查手册》中关于销售预测系统的示例，都使得简单得出“具备适格性”的结论变得困难。仅仅出现网络（network）、数据库（database）、模型（model）或服务器（server）等表述，并不足以证明软件与硬件之间存在具体协同。See Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method); Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2. 如果权利要求仅仅陈述一项商业排期规则，再附加通用计算机执行，那么其在《专利法》第 2 条第 1 款层面确实可能面临适格性问题。相反，如果权利要求具体限定了信息处理系统、数据结构、模型训练操作、资源分配约束以及机器输出结果，则其作为法定发明（statutory invention）的地位会明显更为稳固。

即便采用后一种更有利的权利要求形式，Recentive 在日本仍然可能面临授权障碍。但这种障碍更可能体现为创造性或支持要求问题，而非简单地被认定为“抽象概念”。日本专利局更有可能追问的是：将已知机器学习模型应用于已知排期目标，是否产生了超越普通商业自动化的技术特征；同时，也会审查说明书是否能够在整个权利要求范围内支持其所宣称的技术效果。如果相关改进仅仅体现在商业排期结果更优，那么即便权利要求通过了第 2 条的适格性门槛，其在日本法下的授权前景仍然相当有限。

这一点构成了重要限定。Recentive 并不能被用来证明日本会普遍允许面向商业活动的人工智能权利要求。更准确的结论是，日本审查实践更可能要求申请人明确指出其技术贡献究竟体现于系统架构、数据处理方式、模型训练方法，还是与特定技术约束之间的交互。在美国法下，类似的筛选功能是通过 § 101 完成的；而在日本法下，同样的筛选工作更有可能通过软件相关发明审查框架以及《专利法》第 29 条和第 36 条来实现。

2. CosmoKey：更具技术色彩的软件案例

CosmoKey 处于软件发明光谱中的另一端。涉案认证方法涉及终端设备（terminal）、交易相对方（transaction partner）、认证设备（authentication device）、移动设备（mobile device）以及两条通信信道（communication channels）。用户设备上的认证功能在通常状态下保持未激活；用户仅在进行特定交易时激活该功能；系统随后验证该激活行为是否发生于预定时间关系（predetermined timing relation）之内；交易完成后，认证功能又会自动停用。地区法院认为相关权利要求本质上指向“身份认证”这一抽象概念，但联邦巡回上诉法院推翻了该结论。合议庭在未最终决定认证行为本身是否可以被抽象化描述的前提下，于 Alice 第二步分析中认定，权利要求所记载的有序组合（ordered combination）构成了对特定计算机实现认证技术的具体改进。CosmoKey, 15 F.4th at 1096–99.

与 Recentive 相比，日本法下的法定发明分析在本案中拥有更多可供评价的技术内容。相关权利要求并非仅仅是在计算机上实现某项商业目标，而是具体限定了设备状态、跨多个通信信道的信息传输、时间关系控制、面向特定交易期间的功能激活以及自动停用机制。这些技术特征共同描述了一种网络化系统中的具体信息交换模式以及设备状态控制机制。依据日本专利局的软件相关发明审查框架，此类权利要求很可能被认定为通过软件与硬件资源协同实现的信息处理，因此具有较强的法定发明地位。See Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2.

这一结论并非仅仅因为相关发明被表述为“系统（system）”。Interactive Dental Treatment Network 案之所以具有参考价值，恰恰在于法院并未将系统性表述视为决定性因素。法院关注的是，权利要求所记载的网络、数据库、计算机、图像显示以及图像处理等组成部分，是否提供了支持相关任务的技术手段（technical means）。按照同样的逻辑，如果某项权利要求仅仅以系统语言重新表述一项人为活动、商业规则或安全管理实践，则完全可能得到相反的结论。

针对 CosmoKey 的反驳理由，更可能集中于常规性（conventionality）而非抽象性（abstraction）。多因素认证（multi-factor authentication）、带外确认（out-of-band confirmation）、定时挑战机制（timed challenges）以及临时激活（temporary activation）等安全技术概念本身并不陌生。因此，如果现有技术已经提供了将这些特征组合在一起的动机，日本审查员完全可能基于创造性缺失而提出驳回。但这恰恰体现了本文所强调的制度差异。在美国法下，联邦巡回上诉法院必须在 § 101 的 Alice 第二步分析中判断相关有序组合是否属于“已知、常规且惯常（well-understood, routine, and conventional）”的内容；而在日本法下，审查员通常会依据《专利法》第 29 条第 2 款对相同问题进行创造性分析。如果权利要求的表述过于功能化，则还可能进一步涉及第 36 条项下的支持要求或明确性要求。

综合 Recentive 与 CosmoKey 两案可以发现，软件相关发明的比较分析绝不能被简单概括为“日本允许美国拒绝的内容”。对于面向商业活动的人工智能发明而言，如果其技术实现本身并未发挥实质作用，那么在日本同样可能面临授权障碍。而对于安全协议、认证机制以及网络控制技术而言，日本法更容易将其认定为具有技术性（technical character）的发明，但其仍然必须在现有技术基础上证明自身具备专利授权所要求的创造性。

B. 机械装置、硬件发明与结果导向型权利要求：PowerBlock 与 Yu

1. PowerBlock：防止过度抽象化的对照案例

PowerBlock 提供了一个典型的对照案例。涉案发明涉及一种带有电动选择机构（motor-driven selector）的可调节哑铃（selectorized dumbbell）。相关权利要求记载了嵌套式配重片（nested weight plates）、手柄（handle）、具有多个调节位置的可移动选择器（movable selector），以及与该选择器相连的电动机。当用户选择目标重量时，电动机会驱动选择器发生物理移动，从而与相应的配重片实现机械啮合。地区法院将该发明概括为利用通用组件实现重量选择自动化这一抽象概念，但联邦巡回上诉法院推翻了这一结论，并强调权利要求实际上针对的是一种在有形机械系统中实现自动配重调节的具体技术方案。PowerBlock, 146 F.4th at 1371–73.

从日本法角度来看，本案几乎可以视为一个典型且相对容易通过第 2 条第 1 款审查的案例。涉案发明属于机械与电子结合的实体产品，通过具体物理部件实现实际机械运动，同时也显然具有通常意义上的产业利用可能性（industrial applicability）。当然，这并不意味着相关权利要求必然具有可专利性。将已知选择机构电动化是否具备创造性，以及选择器和控制机制相关限定是否过于宽泛，仍然可能成为争议焦点。但日本审查员几乎没有理由仅仅因为其技术内容而认定该发明不属于法定意义上的“发明”。

因此，PowerBlock 的价值更多体现在方法论层面。该案揭示了另一种风险：如果对权利要求中的“发明构思”进行过度抽象化描述，以至于普通机械装置都被重新定义为某种抽象概念，那么专利适格性分析本身便可能偏离其原本功能。在日本法框架下，这种问题通常不会出现，因为第 2 条第 1 款的分析始终围绕权利要求所限定的具体技术产品展开。真正困难的问题仍然会回归专利法传统关注的领域，即现有技术、权利要求范围以及说明书披露内容。

2. Yu：具有真实撰写缺陷的装置权利要求案例

Yu 则使问题变得更加复杂。代表性权利要求记载了一种“改进型数码相机（improved digital camera）”，其中包括两个图像传感器、两个镜头、模数转换电路（analog-to-digital converting circuitry）、图像存储器（image memory），以及被配置为利用第二幅数字图像对第一幅数字图像进行“增强（enhanced with）”处理的数字图像处理器（digital image processor）。联邦巡回上诉法院最终认定该权利要求不具备专利适格性，认为其本质上只是“拍摄两张照片并利用其中一张增强另一张”的抽象概念。多数意见特别强调，相关权利要求仅以高度概括的方式列举了常规相机组件，却未限定实现图像增强效果的具体技术手段。Yu, 1 F.4th at 1042–45. 与之相对，Newman 法官在异议意见中认为，涉案权利要求所主张的是一种具体相机装置，而非抽象概念。Id. at 1045–48 (Newman, J., dissenting).

日本法对此类权利要求的分析路径很可能有所不同，但最终结果未必更加有利。包含图像传感器、镜头、转换电路、存储器以及处理器的数码相机，显然属于利用光学与电子技术实现功能的技术装置。因此，与美国多数意见在 § 101 下采取的分析相比，第 2 条第 1 款并不是一个特别自然的驳回依据。然而，该权利要求在日本法下仍然存在明显弱点。“利用第二幅图像进行增强（enhanced with）”这一表述更像是在描述某种预期结果，而非将该结果与说明书所披露的四传感器结构、曝光策略、信号处理算法或其他具体技术手段建立明确联系。

因此，日本专利局审查员完全可能通过第 36 条以及第 29 条第 2 款提出与美国法院类似的实质性质疑。如果说明书披露的是一种特定的多传感器架构或黑白传感器组合方案，而权利要求却覆盖几乎所有通过两个传感器融合图像的数码相机，那么权利要求范围就可能超出说明书所支持的范围。如果双镜头相机以及图像融合技术本身已经属于现有技术，那么除非权利要求进一步限定能够产生所宣称改进效果的具体技术特征，否则其同样可能因缺乏创造性而被驳回。

因此，日本法下的最终结果仍有可能是驳回，但驳回理由更可能集中于权利要求范围过宽、缺乏说明书支持、明确性不足或创造性缺失，而不是认定一台数码相机本身属于抽象概念。

这种区别并非单纯的语义差异。在美国法下，§ 101 驳回可能使案件在诉讼初期、尚未形成完整的权利要求解释或现有技术记录之前即被终结。相比之下，第 36 条或第 29 条项下的驳回通常针对的是申请人可以通过修改权利要求、补充技术说明或提交技术效果证据加以回应的具体缺陷。因此，Yu 最终成为一个关于权利要求撰写的重要案例：具体硬件要素固然重要，但如果所谓的技术进步仍然停留在预期结果层面，而未落实为具体技术手段，那么单纯增加硬件限定并不足以挽救相关权利要求。

C. CardioNet 与医疗方法界限

CardioNet 涉及用于检测并区分心房颤动（atrial fibrillation）和心房扑动（atrial flutter）的心脏监测技术。代表性权利要求记载了一种心脏监测装置，其中包括电极（electrodes）、心搏检测组件（beat-detection components）以及相关性判定模块（relevance determiner），该模块通过对逐次心搏时间信息（beat-to-beat timing information）应用特定逻辑规则进行分析。地区法院认为相关权利要求本质上指向一种抽象的诊断概念，但联邦巡回上诉法院推翻了这一结论，认为其所主张的是心脏监测领域中的具体技术改进，而非心理活动过程或抽象的诊断关联关系。CardioNet, 955 F.3d at 1368–71.

日本法在这一领域增加了一项美国 § 101 分析中并不存在的制度因素，即医疗活动的产业利用可能性（industrial applicability）问题。如果 CardioNet 类型的发明被撰写为心脏监测装置、设备控制方法、程序产品，或者输出相关信息的信号处理方法，那么其在日本法下通常具有较强的专利适格性基础，因为相关权利要求针对的是设备对生理电信号进行技术处理的过程。然而，如果同样的技术构思被撰写为“诊断人体受试者是否患有心房颤动的方法”，并以测量患者生理信息以及判定患者患病状态作为核心步骤，则日本专利局可能将其视为针对人体的诊断方法，并以缺乏产业利用可能性为由予以驳回。JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1.

需要强调的是，日本法并不仅仅是对医疗诊断技术更加宽容。更准确地说，日本法对于医疗器械以及技术性数据处理持较为开放的态度，同时对于直接作用于人体的诊断行为维持相对明确的界限。这种区分使得权利要求形式（claim form）具有异常重要的意义。美国专利律师阅读 CardioNet 时，往往首先关注相关权利要求是否通过改善技术装置本身而避免落入抽象概念范畴；而面向日本法的专利撰写者则还必须进一步考虑，权利要求的表述方式是否会引发针对医疗活动的适格性质疑。

日本判例同时强化了上述界限的两个方面。2025 年知识产权高等法院大合议庭作出的 Tokai Ika 判决有利于产品和组合物权利要求，因为法院明确否定了这样一种观点：仅仅因为产品的制造和使用过程涉及医疗活动，该产品就当然属于缺乏产业利用可能性的医疗行为发明。与此同时，Muscle Training Method 案则从另一个角度支持类似结论：即使相关技术具有潜在医疗用途，只要发明整体被表述和公开为训练技术，其产业利用可能性并不会因此当然受到否定。Intell. Prop. High Ct., Aug. 28, 2013, 2012 (Gyo-Ke) No. 10400 (Muscle Training Method). 然而，无论是 Tokai Ika 还是 Muscle Training Method，都不足以挽救那些本质上以人体诊断或治疗行为本身作为操作步骤的权利要求。

因此，CardioNet 对本文的核心论点既提供支持，也构成限制。一方面，它支持本文的观点，因为以设备形式撰写的监测技术权利要求在日本法下很可能被视为技术性发明，而真正的争议将集中于现有技术和说明书披露问题。另一方面，它也限制了本文的论点，因为同样的医学发现如果被撰写为诊断方法，则完全可能在日本法下于适格性门槛阶段即遭遇障碍，即便美国法院可能会通过完全不同的 Mayo/Alice 分析框架来处理该问题。

D. U.S. Synthetic 之后的参数限定组合物权利要求

U.S. Synthetic 之所以引人注目，是因为涉案权利要求属于典型的产品组合物（composition-of-matter）权利要求。相关专利涉及用于钻头切削元件的聚晶金刚石复合体（polycrystalline diamond compact, PDC）。涉案 PDC 包括与硬质合金基体结合的金刚石层（diamond table），并通过组成成分、尺寸、晶粒特征以及矫顽力（coercivity）、比磁饱和度（specific magnetic saturation）和比磁导率（specific permeability）等可测量材料参数进行限定。国际贸易委员会（ITC）认为这些磁学参数属于结果导向型（result-oriented）或抽象性的限定，而联邦巡回上诉法院则推翻了这一结论，认为相关权利要求针对的是一种由结构特征和能够反映微观结构的材料参数共同限定的具体组合物，而非抽象概念。U.S. Synthetic, 128 F.4th at 1281–84.

日本法分析很可能首先从这样一个前提出发：人工制造的聚晶金刚石复合体本身属于技术产品。更准确地说，第 2 条第 1 款通常不会成为真正具有决定意义的障碍。真正的审查重点在于参数限定本身是否充分和适当。相关磁学参数是否具有明确技术含义？测量方法是否足够确定？说明书是否解释了这些参数与材料微观结构及性能之间的关系？所主张的参数范围是否在整个范围内均获得说明书支持？这些参数究竟界定了一种区别于现有技术 PDC 的非显而易见产品，还是仅仅为已知材料重新贴上新的标签？

日本审查实践对于以物理或化学性质部分限定产品的权利要求并不陌生。但这种熟悉并不意味着参数限定不存在风险。参数有时能够准确表达传统权利要求语言难以描述的结构特征或功能特征；但在另一些情况下，申请人也可能利用某种期望获得的性能指标来代替对产品制造和使用方式的充分公开。《专利法》第 36 条和第 29 条正是用于规制这一界限的主要法律工具。

知识产权高等法院大合议庭在 Parameterized Patent（又称 Polarizing Film）案中的判决同样体现了这一思路。法院并未将参数限定视为专利客体层面的缺陷，而是重点考察说明书是否能够证明相关参数范围及其技术效果的合理性。对于 U.S. Synthetic 而言，这意味着日本法院或日本专利局更可能关注矫顽力、磁饱和度、磁导率、微观结构以及产品性能之间是否存在充分证据支持的技术关联，而不会因为权利要求采用可测量材料参数进行限定，就将相关聚晶金刚石复合体视为非技术性的抽象概念。

从这一角度看，U.S. Synthetic 所体现的更多是趋同而非分歧。联邦巡回上诉法院的撤销判决实际上使美国法在这一问题上的处理方式更接近日本法对于问题的配置方式。法院将聚晶金刚石复合体视为其本来的样貌——一种具体的物理产品——同时将可实施性以及其他专利授权性问题留给专门针对这些问题设计的法律条款加以处理。因此，比较法上的启示并非所有参数限定产品都具有可专利性，而是实体产品不应仅仅因为部分权利要求限定采用可测量性能参数进行表达，就被认定为抽象概念。

四、这一比较说明了什么——以及没有说明什么

上述六个案例支持一种相对克制的结论：日本法未必会产生更多获得授权的专利，但它更倾向于在不同阶段提出不同的问题。对于 PowerBlock 和 U.S. Synthetic 而言，由于涉案主题属于有形机械装置或人工制造的组合物，日本法下的适格性门槛分析通常会相对简短。对于 Yu 而言，硬件要素的存在很可能使相关权利要求落入法定发明范畴，但其仍可能因为技术手段限定不足而遭遇驳回。对于 CardioNet 而言，设备权利要求和信号处理权利要求的处境远比诊断方法权利要求安全。而对于 Recentive 和 CosmoKey 而言，商业自动化与技术性信息处理之间的区别则成为决定性的分界线。

这一比较也揭示了为何美国 § 101 的适用有时会给人一种不够稳定的印象。Alice/Mayo 分析往往同时混合了多个问题：权利要求真正针对的是什么？所主张的进步是否具有技术性？相关组成部分是否属于常规内容？专利权人主张的是技术结果还是技术手段？如果允许该权利要求获得专利保护，是否会过度排除未来创新活动？这些都是专利制度必须面对的正当问题，但它们未必都能够自然地纳入专利客体适格性这一门槛性类别之中。当这些问题被压缩进 § 101 分析框架时，同一项权利要求究竟显得具体还是抽象，往往取决于决策者所选择的抽象层级。

日本法同样存在自身的不确定性来源。日本专利局《审查指南》本质上属于行政指导文件，而非一套能够预先决定所有结果的完整规则体系。其英文译本也仅具有参考性质。实际审查结果仍然可能受到审查员实践、权利要求翻译方式、申请人后续修改以及现有技术记录等多种因素影响。尤其是在软件相关案件中，技术性信息处理发明与利用普通硬件实现的商业方法之间的界限本身就具有争议性。因此，任何比较法研究都应避免简单断言日本“一定会”允许某项权利要求，而更准确的表述应当是：日本更有可能以不同的法律框架来识别和处理相关问题。

更有价值的启示实际上是制度层面的。日本法倾向于将专利适格性保留为关于技术性（technicality）和产业利用可能性的初步筛选机制，而将美国法院有时通过“抽象概念”分析处理的大量问题，交由创造性、支持要求、明确性以及可实施性规则解决。这种制度安排并不会消除疑难案件，但它使真正的问题变得更加清晰可见：相关发明是否存在非显而易见的技术贡献，以及该技术贡献是否真正被权利要求所限定并得到说明书充分公开。

五、专利撰写层面的启示

实践中的启示并不在于分别为美国和日本准备两套完全不同的专利说明书，而是在于构建一套能够同时回应两种制度需求的技术叙事，同时保留足够丰富的权利要求层级，以应对两国制度所关注的不同问题。

对于软件和人工智能相关发明而言，说明书不应仅仅停留在“某个模型带来了更好的商业结果”这一层面，而应当明确识别所解决的技术问题、涉及的技术数据或系统约束、信息处理结构、硬件资源所发挥的作用，以及相关配置为何能够产生技术效果。权利要求也应避免使商业目标成为唯一可见的创新点。对于 Recentive 类型的发明而言，这意味着申请人不仅需要主张利用机器学习实现排期安排，更需要披露并主张模型结构、训练过程、数据处理机制或资源分配方式等具体技术特征，从而使相关实施方案超越普通商业自动化。对于 CosmoKey 类型的发明而言，则应重点限定设备状态转换、时间关系控制、通信信道交互以及由此产生的安全效果，从而体现其属于具体技术实现，而非抽象意义上的身份认证活动。

对于硬件发明而言，权利要求不应仅仅依赖于预期结果进行表述。PowerBlock 展示了明确记载物理组件及其运行关系的重要价值；而 Yu 则揭示了另一种风险，即以高度概括的方式列举常规硬件，却将所谓技术改进完全留在功能性表述之中。在两国制度下，更稳妥的做法都是直接主张产生相关结果的结构或处理机制，而不仅仅主张结果本身。

对于医疗监测和诊断技术而言，日本法要求申请人特别关注权利要求类别的选择。设备权利要求、程序权利要求、控制方法权利要求以及信号处理权利要求，应尽可能避免将发明表述为直接作用于人体的诊断方法。在美国法下，同样的技术方案则应被描述为对监测技术或信号处理技术本身的具体改进，而非对自然规律关联关系或诊断结论本身的主张。两种制度在这一点上存在相当程度的重叠，但并非完全一致。

对于组合物发明以及采用参数限定的发明而言，说明书必须确保相关参数真正承担技术功能。申请文件应明确界定测量方法，解释参数与产品结构或性能之间的关系，在整个权利要求范围内提供具有代表性的实施例，并保留后备参数范围以及结构性限定。U.S. Synthetic 展示了将可测量参数与微观结构建立联系的重要价值；即使专利适格性并非主要问题，同样的技术关联在日本法下对于满足第 36 条和第 29 条要求也具有重要意义。

无论何种技术领域，专利撰写者都应当保留多个层级的权利要求具体化程度。广泛权利要求固然值得尝试，但应同时辅以从属权利要求以及足够详细的说明书内容，从而明确识别真正的技术贡献。这种策略在美国诉讼实践中有助于降低法院仅看到抽象结果而忽略具体技术实现的风险；在日本法下，同样能够为申请人应对创造性、支持要求、明确性以及医疗活动相关异议提供更大的调整空间，而无需放弃发明的商业核心价值。

六、结论

将近年来联邦巡回上诉法院关于专利适格性的判例与日本专利适格性理论进行比较，最有说服力的前提恰恰是不夸大两者之间的差异。日本并非一个所有计算机实现方法、医学诊断发现或参数限定产品都能够轻松获得授权的法域。日本专利局同样可能采取严格立场，尤其是在权利要求面向商业活动、过度强调结果、缺乏说明书支持，或者被撰写为禁止保护的医疗方法形式时。

日本法真正提供的是一种不同的专利授权性问题配置方式。对于具体机械、设备、组合物或技术性信息处理系统而言，其较少会因为一种高度概括的“非技术性”理由而在门槛阶段遭遇驳回。审查员更有可能进一步追问：相关技术贡献是否具有新颖性和创造性？是否被清楚地限定于权利要求之中？是否得到了充分公开？以及是否满足法律要求的产业利用可能性？这种制度安排或许不像简单的“亲专利”叙事那样直观，却比脱离稳定抽象层级的“抽象概念”分析更具结构性和可预测性。

对于美国法而言，日本法的比较经验支持一种相对温和的批评，即专利适格性分析存在不断扩张的趋势。问题并不在于法院考察权利要求是否具有技术性——专利法本就应当回答这一问题。真正的问题在于，§ 101 有时成为法院处理显而易见性、可实施性、权利要求过宽以及功能性限定等问题的场所，而这些问题在分析过程中并未被明确识别和命名。对于实务工作者而言，其启示十分直接：应当尽早构建完整的技术叙事，同时主张具体技术手段与有益技术结果，并以能够同时满足 Alice/Mayo 框架下“具体技术实现”要求以及日本《专利法》第 2 条第 1 款“利用自然规律的技术思想”要求的方式进行专利撰写。