信息披露声明从申请提交到专利颁发

内容摘要
规范的信息披露声明(Information Disclosure Statement,IDS)实务,需要将披露已知、重要且不与案卷中已有信息实质重复的信息之义务,与取得审查员审酌所需的程序要求相衔接。37 C.F.R. §§ 1.56, 1.97–1.98 (2026). 本文探讨审查阶段、证明声明要求、提交内容及适用费用,如何影响从申请提交到专利颁发各阶段的信息披露决策。相关申请尤其需要注意:当A公司办理涉及类似技术的申请X和Y时,必须评估Y中引用的文献及审查员的论证理由对X的重要性。申请归属于同一主体,并不当然使每份文献都具有重要性;但是,另一审查员对实质类似的权利要求作出的驳回,本身就可能构成需要披露的信息,而不取决于其所依据的文献是否需要另行披露。Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1367–69 (Fed. Cir. 2003). 本文还说明获准授权后的提交方式、继续审查请求、Quick Path Information Disclosure Statement计划,以及专利期限调整所适用的独立规则。因此,妥善管理专利组合,需要申请代理团队及时沟通,准确记录文献及通知的历史,针对每项申请分别作出披露决定,并确认提交的信息确实已获审酌。这些做法有助于保留程序选择、控制费用,并减少迟延披露造成的影响。
I 审查后期出现文献的问题
A公司收到美国专利申请X的授权通知书。在缴纳专利颁发费(issue fee)之前,其专利团队收到涉及类似技术的申请Y的审查意见通知书(Office action)。Y的审查员依据文献R提出驳回,所针对的特征也出现在X已获准授权的权利要求中。仅在Y中披露R是否足够?X已获准授权这一事实是否会改变答案?代理人是否只需提交一份信息披露声明并缴纳费用即可?
回答这些问题,需要综合分析信息的重要性、信息的历史以及X所处的程序阶段。实体性的披露义务源于规则56;而通过信息披露声明,即IDS,取得审查员审酌,则必须符合另行规定的提交及内容要求。See 37 C.F.R. §§ 1.56, 1.97–1.98 (2026). 本文以美国普通发明专利申请(utility application)为对象,沿着从初始审查到专利颁发的过程讨论这些问题,包括相关申请带来的额外复杂性。
II 披露义务与审查员审酌的衔接
规则56规定了坦诚与诚信义务,其中包括披露已知且对可专利性具有重要性的信息。其重要性标准涵盖不与已有信息实质重复的信息,且该信息能够单独或与其他信息结合,初步证明不具备可专利性,或者反驳或抵触申请人在反对不可专利性论点或主张可专利性时所持的立场。对于每项待审权利要求,该义务持续至该权利要求被取消、被撤出审查,或该申请被放弃。只要申请仍处于待审状态,获准授权并不会终止该义务。37 C.F.R. § 1.56(a)–(b) (2026).
该义务适用于每位列名发明人、每位参与申请撰写或申请代理程序的律师或专利代理人,以及实质参与申请撰写或申请代理程序,并与发明人、申请人、受让人或有权受让该申请的主体存在关联的其他人员。明确这些人员的身份,不仅关系到信息披露,也关系到日后就何时知悉信息所作的证明声明。37 C.F.R. § 1.56(c) (2026).
还应将遵守行政规则与日后诉讼中的不正当行为(inequitable conduct)抗辩区分开来。Therasense判决要求分别证明具体的欺骗意图,以及原则上符合“若披露该信息则不会授予专利”的重要性标准(but-for materiality);对于主动实施的严重不当行为,则存在例外。遗漏披露并不自动构成不正当行为,诉讼中的标准也不能取代实务人员在申请程序中应适用的披露规则。Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1290–95 (Fed. Cir. 2011) (en banc).
IDS是向审查员呈交信息的程序工具。提交IDS并不表示已经进行检索,也不构成承认所引信息具有重要性。反之,不符合适用要求的IDS可能留存在案卷中,却未被审酌。37 C.F.R. § 1.97(g)–(i) (2026). 因此,可靠的实务需要分别回答两个问题:哪些信息必须披露,以及怎样提交才能取得对这些信息的审酌?
III 选择提交时段
第1.97条规定,随着申请程序推进,可用提交路径的要求逐步提高。对于普通发明专利申请,主要时段概述如下。所有路径均要求内容合规,并缴纳任何适用的件数费用。37 C.F.R. § 1.97(a)–(d) (2026).
提交阶段 | 提交时点声明及费用 |
美国申请提交或进入国家阶段后3个月内,或首次实质审查意见发出之前;也包括RCE后首次审查意见发出之前 | 依第1.97条(b),两者均不需要 |
适用的早期时段结束后,至最终审查意见、授权通知书或其他终结审查程序的通知寄发之前 | 依第1.97条(c),须提供第1.97条(e)声明或缴纳提交时点费用,二者择一 |
上述时段结束后,至专利颁发费缴纳当日止 | 依第1.97条(d),须同时提供第1.97条(e)声明并缴纳提交时点费用 |
早期提交时段彼此属于独立的可选路径。即使首次实质审查意见异常早地发出,只要其他条件满足,原有的3个月提交时段仍然可用。不过,继续审查请求(Request for Continued Examination,RCE)不会产生新的3个月期限;由于下一份审查意见可能很快发出,代理人通常应随RCE一并提交IDS。U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 609.04(b)(I) (9th ed., rev. 01.2024) [hereinafter MPEP].
期限管理应以实际发生的程序事件为依据。第(c)款的时段在终结审查程序的通知寄发日之前结束,此类通知包括Ex parte Quayle通知。在符合其要求的前提下,第(d)款的路径一直可用至专利颁发费缴纳当日;实际缴费日可能早于缴费截止日。37 C.F.R. § 1.97(c)–(d) (2026); MPEP § 609.04(b)(II)–(III). 在缴费当日、缴费时刻之后提交的IDS,仍适用通常的IDS程序。若在当日依据Quick Path Information Disclosure Statement(QPIDS)计划提交,则为时过早。U.S. Pat. & Trademark Off., Frequently Asked Questions—QPIDS Program, question 12 (Jan. 19, 2025), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/qpids_faq.pdf [hereinafter QPIDS FAQ].
IDS提交不能适用第1.136条的期限延长。对于善意尝试提交时因疏忽而遗漏的内容,虽有有限的补正机会,但这并不产生一般性的提交期限延长。37 C.F.R. § 1.97(f) (2026); MPEP § 609.04(b)(VI).
IV 判断可作出的证明声明
第1.97条(e)允许的两类证明声明以不同事实为基础。根据第(e)(1)款,每项被声明涵盖的信息都必须在此前3个月内,首次被引用于对应外国申请的外国专利局通知中。根据第(e)(2)款,被声明涵盖的任何信息,在过去任何时间都不得曾被引用于对应外国申请的外国专利局通知中。此外,签署人还须在合理调查后,依其所知确认:在IDS提交时,不存在任何适用规则56的人员已知悉所列任一项信息超过3个月的情形。37 C.F.R. § 1.97(e)(1)–(2) (2026).
对于外国专利局通知路径,起算以通知的日期为准;如通知上出现两个日期,应使用寄发日。代理人较晚收到通知,或者同一信息再次被引用,都不会重新起算期限。个人此前已知悉某份文献这一事实,本身并不排除该路径的适用。就此规定而言,指定美国的PCT申请不属于对应外国申请。MPEP § 609.04(b)(V).
对于以知悉时间为基础的路径,仅回答“我昨天才收到”并不充分。代理人必须对相关人员的知悉情况进行合理调查。同样,今天才认识到某份文献的重要性,并不必然意味着今天才首次知悉该文献。例如,若发明人在6个月前撰写X时就已提供R,Y中新作出的驳回通常不会为X中的R重新产生知悉时间上的期限。See 37 C.F.R. § 1.97(e)(2) (2026); MPEP § 609.04(b)(V).
混合提交不同类型的信息时,应逐项处理。IDS可以指定各项信息分别由哪一项可用声明涵盖;对一组信息准确的声明,不能用于支持不满足相应条件的另一组信息。MPEP § 609.04(b)(V). 应分别考察新发出的审查意见通知书与其所依据的较早文献。每项信息都有自身的历史,不能借助审查意见通知书的近期日期,对R作出不准确的声明。
这一差异在获准授权后具有决定性。如果两类声明均无法作出,且第(b)款的任何时段均已结束,仅缴纳提交时点费用不能满足第(d)款。对于符合条件的发明专利申请,可以通过附具必要提交材料及费用的RCE重新启动审查,并在恢复后的审查程序中取得对信息的审酌。See 37 C.F.R. §§ 1.97(d), 1.114 (2026); MPEP § 1308(I)(A).
V 计算两类IDS费用
第1.17条(p)规定的提交时点费用,目前对不享受减免的申请人为280美元,小实体为112美元,微实体为56美元。第1.17条(v)另行规定的件数费用(size fee),则取决于特定申请中由申请人提供的信息项目累计数量。该费用不享受小实体或微实体减免。37 C.F.R. § 1.17(p), (v) (2026).
累计项目数量 | IDS跨越门槛时应缴的件数费用 |
50项或以下 | 无 |
51至100项 | 200美元 |
101至200项 | 500美元,减去此前已缴纳的适用件数费用 |
超过200项 | 800美元,减去此前已缴纳的适用件数费用 |
来源 37 C.F.R. § 1.17(v) (2026).
件数费用在IDS使累计数量跨越门槛时触发,并非在同一档位内每提交一次后续IDS就再次收取。因此,从48项增加至55项,会触发200美元的费用。从95项增加至110项,如果此前已缴纳200美元,则须再缴300美元。这些金额与任何提交时点费用相互独立。See 37 C.F.R. §§ 1.17(v), 1.97(a) (2026).
美国专利商标局(USPTO)的计数指引表明,规范管理专利组合也具有费用意义。数量按申请分别计算,RCE不会使计数归零,申请人重复列出的同一信息通常会再次计数;但因不合规而先前未获审酌的信息重新提交时,适用例外。母申请中引用的信息,不会计入子申请中由申请人提供的信息数量,除非申请人在子申请中重新提交。U.S. Pat. & Trademark Off., Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion 4, questions 11–13, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/quick-reference-guide-to-the-information-disclosure-statement-ids.pdf (last visited Sept. 24, 2026) [hereinafter IDS Fee Guide].
这些要求适用于2025年1月19日及之后提交的IDS,包括在较早提交的申请中提交的IDS。此前由申请人提供的项目计入累计总数,但在该生效日期之前已经跨越的门槛,本身并不产生追溯收费。Id. at 1, 4–5, questions 2, 4, 14–15. 假设某申请在2025年1月19日之前已有70项申请人提供的信息,后来提交的IDS将总数提高到110项。如果此前未缴纳件数费用,则应全额缴纳500美元,不能抵扣200美元。IDS Fee Guide, supra, at 8, ex. 8. 因此,事务所应同时保留项目数量与缴费记录,而不应仅根据本次文献清单的长度估算金额。
VI 准备可供审查员审酌的提交材料
即使IDS按时提交,仍须满足第1.98条。提交材料需要包括格式正确的文献清单、适合各份文件的识别信息,以及规定要求的副本。美国专利和美国公开专利申请通常无需提交副本,除非专利局提出要求。对于其他副本提交例外,应对照规则确认,不能仅因审查员可以访问电子数据库而推定适用。37 C.F.R. § 1.98(a)–(d) (2026).
对于非英文信息,通常须提供最了解该信息的义务主体根据其目前理解所作的简要相关性说明。如果信息附有完整英译文,则无需另外提供简要说明。以英文撰写、能够表明文献相关性的外国检索报告或审查意见通知书,也可能满足说明要求。MPEP § 609.04(a)(III). 如果现有书面英译文处于义务主体的占有、保管或控制之下,或该人员可以方便地取得,则必须提交。该规则并不一概要求为每份外文文献另行委托制作完整译文。37 C.F.R. § 1.98(a)(3) (2026).
每份IDS都必须包含明确的书面确认,说明已随附适用的件数费用,或无需缴纳件数费用。这项确认与第1.97条(e)关于提交时点的声明相互独立。一般性的预存账户扣款授权并不足够,除非其中明确指明具体适用的件数费用。37 C.F.R. § 1.98(a)(4) (2026); IDS Fee Guide, supra, at 2, questions 6–7.
提交后,应检查审查员关于已审酌的标记,并处理任何被标为未审酌的项目。提交回执证明的是材料已收取,审查员的处理才表明哪些信息实际获得了审酌。See MPEP § 609.05. 在临近获准授权时,这项最终核查尤其有用,因为内容缺陷可能需要在另一程序时段结束前及时处理。
VII A公司另一申请中引用的文献
评估信息对X的重要性及X的相关人员
回到A公司的申请X和Y。共同归属及相似主题有理由促使各团队协同审查,但这两点均不会使Y中引用的所有文献都对X具有重要性。应将R的教导与X的权利要求及案卷中已有的信息进行比较。Y中的驳回是值得评估的材料,却不能取代针对具体权利要求的分析。See Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1366–67 (Fed. Cir. 2003).
假设Y涉及一种校准方法,而X要求保护某种特定的传感器结构。R有关校准的披露,可能并未给X增加任何重要信息。但是,如果R还披露了A公司为区别X而曾依赖的结构特征,分析结果就会不同。代理人应审视实际披露内容及申请程序中的主张,而不能仅根据两项申请所属的共同技术类别作出判断。See 37 C.F.R. § 1.56(b) (2026).
下一步是确认谁知悉该信息,以及该人员就X而言是否属于第1.56条(c)的适用对象。共同发明人、共同申请代理人,以及实质参与X的公司内部人员,是自然的核查起点。该规则并非将每位员工的全部知识简单归属于公司的每项申请。尽管如此,A公司仍应在负责的团队之间传递相关审查意见通知书,包括由不同外部事务所负责的团队,以确保各人员的义务得到可靠履行。See 37 C.F.R. § 1.56(c) (2026); MPEP § 2001.06(b).
同时评估审查意见通知书和文献
Y的审查意见通知书本身可能包含R之外的重要信息。在Dayco案中,联邦巡回上诉法院区分了基础文献与另一审查员对实质类似权利要求作出的驳回,并认定该不利决定属于规则56下的重要信息。法院同时指出,一名审查员并不受另一名审查员解释的约束。Dayco, 329 F.3d at 1367–69. 现行MPEP特别要求关注对实质类似权利要求作出的相互冲突的审查判断。MPEP § 2004, item 9. Dayco判决为依据规则56分析相互冲突的审查决定提供指引,但并不取代Therasense判决之后不正当行为抗辩所要求的独立的重要性及意图要件。See Therasense, 649 F.3d at 1290–95.
因此,R已经出现在X的案卷中,并不意味着分析结束。应独立评估审查意见通知书,包括其中任何削弱X中所持立场的教导、权利要求解释或组合。如果义务主体知悉该通知中的信息,且将规则56适用于X时,该信息具有重要性并且不与已有信息实质重复,则必须在X中披露。37 C.F.R. § 1.56(a)–(b) (2026). 如果Y与X的关系或Y的主题具有重要性,也应指明Y本身。不能因为同一审查员负责两项申请,就推定其已经了解各案卷中的所有相关信息。See MPEP §§ 2001.06(b), 2004, item 9.
为使Y的审查意见通知书在X中得到审酌,应在IDS清单中将其单独列明,通常列于非专利文献栏,并提供规定要求的清晰可读副本。仅列出相关专利或申请,并不能单独识别这份审查程序文件。See 37 C.F.R. § 1.98(a)(1)–(2), (d) (2026); MPEP § 609.04(a)(I)–(II).
对于美国母申请,存在有限的信息沿用实务。如果X是已适当指明Y为母申请的继续申请、分案申请或部分继续申请,则Y中已经审酌的信息,通常无需仅为取得X中的审酌而再次列出。对于已在母申请中提交、却未获审酌的信息,则须另行处理。共同归属或兄弟申请关系本身,并不足以适用这项母申请至子申请的例外。See MPEP § 609.02(II)(A)(2), (B)(2). 审酌与印载是两个不同问题:如果申请人希望母申请中的文献印载于X最终获得的专利文本上,就必须在X中列出这些文献。MPEP § 2001.06(b). 重新列出还会将这些申请人提供的项目计入X的件数费用计算。IDS Fee Guide, supra, at 4, question 11.
依据X的程序状态与文献历史选择路径
X中的提交路径取决于X自身的状态。Y中近期发出的美国审查意见通知书,本身不能支持第1.97条(e)(1)下基于外国专利局通知的声明。基于知悉时间的声明可能可以使用,但前提是完成所需调查,并满足从未被外国专利局通知引用的条件。See 37 C.F.R. § 1.97(c)–(e) (2026). R最近才被用于驳回Y,并不能证明负责X的人员最近才知悉R。
假设X已经超出第(b)款的各个时段,已获准授权,且专利颁发费尚未缴纳。如果R具有重要性,并且对所有相关项目均有依据作出基于知悉时间的声明,应在X中提交合规的IDS,并附上该声明、提交时点费用、件数费用书面确认及任何所需的件数费用。如果某位适用该义务的发明人在6个月前就已知悉R,且两类证明声明均不适用,则应改为评估RCE。See 37 C.F.R. §§ 1.97(a), (d)–(e), 1.98(a)(4), 1.114 (2026). 件数费用应按X的计数计算;在Y中提交R,并不等于支付了在X中提交R的费用。See id. § 1.17(v).
VIII 专利颁发费缴纳日之后的处理
QPIDS仅可在专利颁发费缴纳日之后、专利颁发日之前的日期使用。缴费当日和专利颁发当日均不能使用。QPIDS FAQ, supra, question 12. 对于符合要求的提交,如果审查员认为无需重新启动审查,QPIDS可能允许在不处理RCE的情况下审酌信息。U.S. Pat. & Trademark Off., Quick Path Information Disclosure Statement (Jan. 19, 2025), https://www.uspto.gov/patents/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids.
QPIDS提交材料须包括单独说明该请求的递交函、合规的IDS及第1.97条(e)声明、提交时点费用、件数费用书面确认及适用的件数费用、通过网页提出的撤出专利颁发程序的请愿及其费用,以及附条件的RCE及其费用。所有QPIDS费用,包括任何适用的件数费用,都必须通过授权从USPTO预存账户扣款的方式缴纳。QPIDS FAQ, supra, questions 2, 20, 24.
现行PTO/SB/09表格提供了证明及请求内容。随附修改文件将导致RCE自动被受理。对于合规的QPIDS提交,如果所披露信息不需要重新启动审查,RCE将不予处理,其费用将予退还;如果该信息需要重新启动审查,则处理RCE,并退还提交时点费用。U.S. Pat. & Trademark Off., PTO/SB/09, Certification and Request for Consideration of an Information Disclosure Statement Filed After Payment of the Issue Fee Under the QPIDS Program 1, items 8–9 (Jan. 2025), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0009.pdf.
RCE自动被受理本身并不能补救IDS的缺陷。PTO/SB/09特别提示,遗漏件数费用书面确认,或遗漏适用件数费用的扣款授权,会导致附条件RCE被受理,而IDS仍处于未获审酌的状态。Id. at 1, items 3–4. 代理人必须区分因信息内容而重新启动审查,与因提交缺陷而使RCE被受理这两种情况,补正尚未解决的IDS缺陷,并确认信息已获审酌。
如果无法如实作出第1.97条(e)声明,QPIDS并不能解决该问题。适当的替代方式可能是提交通常的撤出颁发程序请愿,并附具合规的RCE。时间至关重要:除非适当的主管人员在专利颁发前收到并批准请愿,否则提交请愿本身不会使申请撤出颁发程序。37 C.F.R. § 1.313(c)(2), (d) (2026). 代理人必须在仍有时间采取行动时,确认程序处理的结果。
IX 单独评估专利期限调整
专利期限调整(Patent Term Adjustment,PTA)的安全港适用独立且不可延长的30日期限。附具所需声明时,仅包含IDS的文件可免受第1.704条(c)(6)、(8)至(10)项下的扣减,而提交材料仅包含IDS的RCE可免受第1.704条(c)(12)项下的扣减。每项信息必须首次被引用于符合条件的专利局通知中,或者其本身就是符合条件的通知;任何适用规则56的义务主体收到相关通知的日期,均不得早于IDS提交日前30日。37 C.F.R. § 1.704(d)(1)–(2) (2026).
符合条件的通知既可以来自对应外国申请或国际申请中的专利局,也可以来自USPTO在另一项申请中发出的通知。因此,Y的审查意见通知书虽然本身不能支持基于外国专利局通知的提交时点声明,却可能支持X中的PTA保护。如果较早的合格通知已引用同一信息,则可能无法适用30日安全港。MPEP § 2732(IV).
应随IDS使用未经改动的PTO/SB/133表格及文件代码PTA.IDS。现行规则将这些要求规定为强制性要求。37 C.F.R. § 1.704(d)(3) (2026). 满足第1.97条的3个月条件,并不表明符合这一30日安全港。反过来,未能适用安全港也不意味着必然发生扣减;仍须评估适用的延误规定及申请程序中的实际事件。See id. § 1.704(c)–(d).
安全港针对的是特定的申请人延误扣减,并不消除继续审查对专利期限的所有影响。RCE可能因排除从RCE提交至授权通知书寄发之间的继续审查时间,而另行影响三年审理期限规定下的调整,即使随附的IDS符合安全港条件也是如此。37 C.F.R. §§ 1.703(b)(1), 1.704(d) (2026).
进行期限管理时,应分别保留不同的起算依据:第1.97条(e)(1)所涉及的外国通知日期,第1.97条(e)(2)所涉及的相关人员知悉历史,以及第1.704条(d)所涉及的合格收件日期。把它们合并为一个“IDS截止日”记录,会招致本可避免的错误。
X 建立可靠的信息披露实务
A公司可以在每次收到审查意见通知书时,以及缴纳专利颁发费之前,开展简短且可重复的核查,以落实这些规则。将通知传递给负责潜在受影响申请的团队;把其中的引用文献及论证理由,与各申请的权利要求和案卷记录相比较;确认义务主体,并保留支持任何证明声明的日期。之后选择提交路径,分别计算两类费用,完成内容及声明要求,单独评估PTA,并确认信息已获审酌。
案卷记录应能够说明决定的依据:审查了哪些信息,这些信息为何对权利要求具有意义,使用了何种程序路径,以及审查员审酌了哪些内容。这不必演变成将每份文件不加区分地转交至整个专利组合中各项申请的做法。USPTO本身也告诫,不应将重要信息淹没在相关性较低材料的冗长清单之中。MPEP § 2004, item 13.
在开篇的假设情形中,有效应对应在A公司缴纳X的专利颁发费之前开始。Y中的驳回应促使团队审查R、审查意见通知书及X的案卷记录;随后所作的信息披露,应遵循X自身的程序要求。及时传递信息并准确记录文献历史,有助于保留那些随着专利颁发临近而变得更昂贵、甚至不再可用的提交选择。





