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Divergent 专利法博客

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三个月期限是兜底保障,而不是提交目标日

  • 作家相片: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 6月21日
  • 讀畢需時 9 分鐘

为什么专利申请人应当保留答复期的余量,而不是惯常将其用尽

作者:[作者姓名]

来源说明:截至2026年6月19日,本文已审阅相关法律依据和USPTO指南。现行《专利审查程序手册》(MPEP)为第九版、修订版01.2024,于2024年11月发布,仅纳入截至2024年1月31日的发展变化。MPEP载有审查指导,不具有法律或法规的效力。因此,出版前应查阅现行法律、法规、具有约束力的判例、《联邦公报》公告以及USPTO后续出版物。


专利审查实务中一个常见的问题,往往始于一个已被正确录入期限管理系统的期限。

审查意见通知书送达后,未经延期的答复期限被录入系统。然而,实质性工作却从该日期倒排安排。等到拟议补正方案送达发明人时,审查员可安排面谈的时间已经有限,外国代理人已指出书面支持方面的疑虑,而客户必须在申请延期与仓促提交答复之间作出选择。这一过程中未必发生了任何期限失误,但申请人仍然失去了审查意见通知书送达时原本可用的选择余地。

对于涉及实体审查的普通审查意见通知书,USPTO通常设定三个月的缩短法定期限。该期限按日历月计算,而不是固定的九十天。答复通常在对应的日历日期到期:MPEP举例说明,11月30日发出且期限为三个月的通知书,答复期限为2月28日——闰年则为2月29日;而2月28日发出的通知书,答复期限为5月28日,而不是5月的最后一天。如果最后允许提交日落在星期六、星期日或哥伦比亚特区的联邦法定假日,适用规则通常会将期限顺延至下一个符合条件的工作日。对于许多普通审查意见通知书,可以在法定上限及通知书自身条款允许的范围内申请延期。(35 U.S.C. §§ 21(b), 133; 37 C.F.R. §§ 1.7(a), 1.134–.136; U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure §§ 710.01(a), 710.02(b) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].)

在未经延期的缩短法定期限的最后允许提交日递交答复,法律上可能仍属及时。但这并不意味着期限届满日就是合理的审查应对目标日。

不是一种,而是三套计时机制

围绕“三个月期限”的讨论,常常把三套法律上彼此不同的计时机制混为一谈。应当分别分析这三套机制。

计时机制

核心问题

实务后果

缩短法定期限

是否在审查意见通知书规定的期限内,或在获准延期内,提交了适当答复?

是否及时、是否需缴延期费,以及申请可能被视为放弃。(35 U.S.C. § 133; 37 C.F.R. §§ 1.134–.136.)

申请人延迟PTA

申请人是否用了超过三个月,才对相关USPTO通知提交符合要求的答复?

扣减原本可以获得的专利期限调整,通常按延迟天数逐日扣减。(35 U.S.C. § 154(b)(2)(C); 37 C.F.R. § 1.704(b).)

USPTO A类延迟

USPTO是否未在某项规定的合格提交后四个月内采取行动?

对于符合条件的USPTO延迟,可能获得专利期限调整。(35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(ii); 37 C.F.R. § 1.703(a)(2)–(4).)


缩短法定期限决定申请能否继续处于审查程序中,以及是否需要缴纳延期费。申请人延迟规则决定申请人的行为是否会扣减原本可以获得的专利期限调整。四个月的A类延迟基准衡量特定的USPTO延迟;它并不是对USPTO施加的具有管辖性质的答复期限。

这些区别会产生实际后果。缴纳延期费可能使申请继续有效,而在独立的三个月节点过后,申请人延迟造成的PTA扣减日数仍会继续累积。相反,较早提交符合要求的答复,会使适用的四个月A类延迟基准较早开始计算;但这既不保证审查员更早采取行动,也不必然最终产生额外的专利期限。任何调整仍须适用完整的法定和法规计算规则。(35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(ii), (b)(2)(C); 37 C.F.R. §§ 1.703(a)(2)–(4), 1.704(b).)

不应夸大PTA方面的影响。对于在三个月内提交的合格答复,规则1.704(b)通常不会仅仅因为答复是在第三周而不是接近第三个月末提交,就给予更多PTA。该规则在三个月处设置了一个明确断点,而不是在未经延期的期限内提供逐日激励。设定较早内部目标的理由,在于控制申请人可控的待决时间、较早启动适用的A类延迟基准,并为面谈、审阅和意外情况保留时间。

较早的内部目标日能带来什么

对非最终审查意见通知书作出的适当答复,不能只是表示不同意审查员的意见。答复必须明确而具体地指出通知书中所认为的错误,对每一项驳回理由、异议和要求作出回应,并说明当前或经补正的权利要求如何区别于所引现有技术并满足适用要求。(37 C.F.R. § 1.111(b)–(c).)

这项分析往往要求代理人重构审查员对权利要求的解释,将每一篇引用文献的披露与权利要求文字逐项比对,核实拟议补正是否具有充分支持,并确定仍能保护申请人商业产品的后备方案。相关申请、境外审查程序、许可立场以及潜在的权利行使后果,也可能影响某项本可采用的补正是否明智。

及时开始这项工作,可以形成更好的决策记录。申请人将有时间判断拟议区别是否在技术上准确,补正是否以具有商业意义的方式缩小权利要求,以及同一陈述是否会在继续申请或外国对应申请中造成困难。这也会减轻一种压力,即为了尽快获准而选择某项补正,而不是选择最符合整个专利组合利益的补正。

较早的目标日不能成为提交未完成答复的借口。即使原始答复符合规则1.111,补充答复通常也并非当然会被接纳。此外,在首次答复之后提交的补充答复或其他文件,本身也可能扣减原本可以获得的专利期限调整,但应适用法规例外以及关于重叠期间的规则。(37 C.F.R. §§ 1.111(a)(2), 1.704(c)(8).)因此,管理目标应当是把分析和客户审阅前移,而不是先提交、再事后修补审查记录。

尽早开展工作也会使审查员面谈更有价值。MPEP向审查员指出,面谈可以推进审查程序、澄清争议问题并识别可获专利的主题。MPEP还设想提前安排面谈,并鼓励申请人提供拟议补正或议程,以便审查员做好准备。(37 C.F.R. § 1.133; MPEP §§ 713, 713.01.)

在答复期限前不久进行的面谈,可能会确定正确的补正方向,却没有留下足够的实际时间去核实书面描述支持、征求发明人意见、评估相关案件或取得客户授权。更早进行的面谈,可以在答复立场固化之前塑造答复方案。尚未用掉的一周,可以换来一次面谈和一轮有实质意义的修改;已经耗掉的一周则无法追回。

以尽量缩短申请人可控的待决时间为目标时

客户常把目标表述为“尽快获得授权”。这项指示应当拆分为申请人能够控制的事项和无法控制的事项。

申请人可以迅速分析驳回理由、取得指示、与审查员面谈并提交完整答复。但申请人不能仅凭提前提交,就把申请移入加速审查队列,或保证下一步行动一定是授权。

当主要目标是尽量缩短申请人可控的待决时间时,在考虑驳回问题的复杂程度、证据记录以及客户商业目标的前提下,把十四至二十一日设为内部提交目标,是一个具有充分依据的管理基准。

两至三周既不是法定期限,也不是经实证证明的最佳期限。它是一项管理规则:既足够短,可以从审查时间线中消除申请人一方的惯常等待,又能为许多普通驳回留出审慎分析、客户审阅以及必要时与审查员面谈的空间。

一套可行的实施方式,是在最初几天进行实质性初筛。代理人应当识别可能决定结果的权利要求解释和现有技术问题,确认现实可行的补正是否具有支持,并向申请人提出建议,而不是仅仅转发审查意见通知书。第二周可以征求发明人或业务部门意见,并在面谈可能推进审查时安排面谈。随后,可在第二周或第三周提交已经充分成熟的答复。

有些案件无法适用这一时间表。声明书可能需要试验;书面描述问题可能需要详细的技术审查;具有重要商业意义的补正可能需要多个业务部门批准。当额外时间能够改善审查应对立场时,十四至二十一日目标应当让位于这种需要。该目标真正要取代的,是仅仅因为期限管理系统允许三个月而产生的、未经审视的拖延。

较早提交符合要求的答复,会使申请更早返回USPTO继续处理,并使适用的四个月A类延迟基准更早开始计算。但这本身并不会加快USPTO的审查队列。希望正式加速审查的申请人,应另行考虑Track One优先审查——包括与符合条件的继续审查请求相关联的优先审查——以及在满足条件时使用专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)等机制。(37 C.F.R. § 1.102(e); MPEP § 708.02(b)–(c).)

最终驳回后,两个月可能很关键

最终驳回之后,及早行动可以保留一项切实的程序利益。

如果最终审查意见通知书采用标准的可变答复期限,且申请人在两个月内提交完整的首次答复,按照USPTO实务,缩短法定期限的届满日为通常的三个月日期与Advisory Action(审查员建议通知)的邮寄日二者中的较晚者。后续行动的期限和延期费的计算,随后从该较晚日期起算,但仍受六个月法定上限约束。对于设定少于三个月缩短法定期限的某些事项,该可变期限程序不适用。(MPEP §§ 706.07(f), 710.02(e).)

这一程序可能使申请人在决定是否再次提交最终驳回后文件、提出上诉、请求继续审查或采取其他适当措施之前,有实质机会收到审查员的Advisory Action。若在第三个月接近届满时才提交首次最终驳回后答复,通常就会放弃这一特定的时限利益。

两个月的Advisory Action程序不同于专利期限调整合规要求。完整的首次最终驳回后答复可能保留可变期限利益,但最终驳回后补正只有在满足37 C.F.R. § 1.113(c)时,才能停止三个月的申请人延迟计时。作为替代,申请人也可以通过提交上诉通知(Notice of Appeal)或适格的继续审查请求(Request for Continued Examination,RCE)来停止该计时。(Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Iancu, 938 F.3d 1371, 1384 (Fed. Cir. 2019); MPEP § 2732.)

上诉时限规则还增加了另一项区别。提交上诉通知可以停止与最终驳回相关的申请人延迟期间。然而,USPTO针对上诉另行适用的四个月A类延迟基准,是从提交符合规则41.37的上诉理由书(Appeal Brief)时开始,而不是仅从提交上诉通知时开始。如果申请人在上诉通知提交后三个月内未提交合规的上诉理由书,还可能产生因申请人延迟而进一步扣减PTA;该扣减期间在提交合规的上诉理由书或符合规则1.114的继续审查请求时结束。(37 C.F.R. §§ 1.703(a)(4), 1.704(c)(11), 41.37.)

把这一讨论放在最终驳回后的语境中是有原因的。上诉和RCE程序各有独立的前提条件,不应被描述为答复初次非最终审查意见通知书的常规替代方案。申请人在满足法定的“两次驳回”要求时可以提出上诉;当审查程序已经终结且其他法规要求也得到满足时,可以提出RCE。(35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.114(a), 41.31(a).)

延迟有代价,但并非所有延迟都是错误

时间就是金钱”这句格言在专利审查中具有字面意义。延期费会随着延期时长增加;凡引用具体金额,都应核对USPTO现行收费表。延迟还可能产生紧急律师工时、额外的期限管理复核、反复的客户沟通,以及在时间高度受限的情况下纠正问题的成本。(35 U.S.C. § 41(a)(8); 37 C.F.R. §§ 1.17(a), 1.136(a).)

较不明显的成本,是商业确定性被推迟。申请人可能需要一项获准的权利要求,来支持融资、许可、收购尽职调查、产品规划或权利行使决策。提前提交不能保证提前授权,但只要申请人的答复尚未提交,申请就无法沿通常的答复周期继续推进。

“迟来的正义即非正义”这一格言并非完全贴切,因为专利审查是一种审查程序,而不是对立当事人之间的裁判程序。但其商业层面的前提仍然成立:在相关产品周期、融资事件或许可机会过去之后才授权的专利,其价值可能低于在该机会仍然存在时颁发的同一专利。

使用更多答复期也可能有正当理由。申请人可能正在形成对比证据、准备声明书、等待重要的外国检索结果、协调相关申请,或者重新评估发明的商业重要性。在这些情况下,较长的答复时间表完全可能是适当的。

关键区别在于有目的的延迟与惯性延迟。有目的的延迟服务于已经识别的审查或商业目标;惯性延迟则是因为法定期限事实上变成了开始或完成工作的日期。

将答复期保留为缓冲

期限框架标示了申请人可能开始失去某种利益的节点:免缴延期费的提交机会、专利期限调整、程序灵活性,或者在最坏情况下,申请本身。内部目标应当发挥不同作用:它应当标明审查团队预计何时完成推进申请人目标所需的工作。

当尽量缩短申请人可控的待决时间很重要时,十四至二十一日的提交目标是一个合理起点。最终驳回后,团队还应分别评估两个月可变期限程序、停止申请人延迟PTA计时的要求,以及触发适用四个月A类延迟基准的事件。在所有案件中,代理人都应确认USPTO通知书中载明的实际期限,以及适用于该特定程序的规则。

在最后允许提交日递交的答复可能仍属及时。更佳做法是把这一天留给意外情况,而不是把它纳入日常工作计划。

答复期在仍有一部分未被使用时最有价值。

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作者简介

Brandon R. Theiss

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布兰登是一位专注于技术领域的专利律师,在专利申请、授权后程序、许可和专利货币化方面拥有丰富的经验。凭借十余年开发工业控制和自动化系统的行业经验,他为客户提供涵盖医疗器械、云计算、数据分析、软件和汽车系统等广泛技术领域的咨询服务。布兰登曾主导专利许可项目,创造了超过1.5亿美元的收入,并且是美国法典第35篇第101条规定的专利适格性方面的权威专家。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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