AI辅助发明及专利申请文件撰写中的人类构思Thaler判决与USPTO修订指引之后的认知与原始发明人资格

摘要 本稿认为,AI生成权利要求文字或技术内容这一事实本身,并不能决定人的发明人资格。基于传统的构思法理、Thaler v. Vidal判决以及美国专利商标局(USPTO)2025年11月修订的指引,本稿区分了三种情形:AI表达人已经构思的发明,人完善AI提出的解决方案,以及人理解由机器生成的完整设计。本稿主张,对未曾预见的AI输出形成足够明确的技术理解,可能构成人自身形成的发明构思;同时也承认,这种法理适用尚未确立,需要事实和法理上的支持。仅仅输入提示词、选择、批准或认识到商业价值,并不能证明发明人资格。本稿同时保留通常的共同发明人认定原则,包括评估专利律师实质性技术贡献的必要性,并解释为何人的后续构思不能弥补申请提交时披露不足的问题。在实务方面,本稿建议确定实现运作的技术构想,记录相关人员的理解和贡献,并单独评估披露内容是否提供了支持。这一方法在容纳AI提供大量辅助的同时,仍以人自身形成的发明构思作为认定发明人资格的基础,并承认促进创新与披露的激励因素不能取代法律要求。
I 引言
在发明人与律师将技术披露转化为权利要求的过程中,生成式AI正越来越多地进入专利实务。模型可能为已有构想提供更清晰的表述,提出尚不完整的替代方案,或者生成参与者此前均未考虑过的详细解决方案。仅仅声称最终形成的限定要素“源自”AI,无法区分这些情形。专利法所问的是谁构思了权利要求所限定的发明,而查明某句话最初出自何处,并不一定能回答这一问题。 Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab’ys, Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994); Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., 964 F.3d 1365, 1371–72 (Fed. Cir. 2020).
两项命题构成了分析的框架。根据Thaler v. Vidal判决,只有自然人才能成为美国专利法上的发明人。根据USPTO于2025年11月修订的指引,无论发明过程是否得到AI辅助,均适用传统的构思标准。但任何一项命题单独而言,都不能证明理解并批准AI输出的人已经构思了该发明。Thaler判决明确未对人借助AI完成的发明是否具有可专利性作出裁判,而修订指引仍然要求根据具体事实审查人的构思。 Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1212–13 (Fed. Cir. 2022); Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. 54,636, 54,636–37 (Nov. 28, 2025).
本稿认为,AI生成技术内容这一事实本身,不应否定人的发明人资格。人的构思可能先于AI输出,也可能在与输出的互动中形成,还可能产生于对未曾预见的结果所形成的足够明确的理解。最后一种可能性提出了难题。“认知”可以指从注意到某项输出似乎有前景,到理解一项完整且可运作的发明之间的各种活动。具有说服力的构思分析必须区分这些活动,而不能将输入提示词、选择和批准当作一份只要完成即可自动确立发明人资格的清单。
本稿的分析以有关构思与因果关系、合作研究中认定发明人的困难,以及将AI视为孤立的自主行为者之局限的学术研究为基础。所提出的解释保留了由人自身形成构思的要求,同时反对仅因内容由机器生成,就自动推断不存在人类发明人。 See Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 122–28 (2023); Amy R. Motomura, The Inventorship Fallacy, 58 U.C. Davis L. Rev. 2379, 2381–84 (2025); Liza Vertinsky, Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine, 55 Hous. L. Rev. 401, 443–48 (2017); James Bryan Williams, AI and Inventorship: An Engineering Perspective on the Current Debate (rev. Nov. 14, 2024) (unpublished manuscript), https://ssrn.com/abstract=4064320.
II 构思的基本法律标准
美国专利法第100条(f)将发明人界定为发明或发现相关主题的个人,或者共同发明或发现该主题的数名个人。第115条(b)(2)要求,发明人的宣誓或声明应载明,其相信自己是所请求保护发明的原始发明人或原始共同发明人。构思则要求对完整且可运作的发明具有明确、稳定的构想。一般性目标或研究计划并不足够;构想必须确定到使本领域普通技术人员无需进行广泛研究或实验,即可将其付诸实施(reduction to practice)的程度。 35 U.S.C. §§ 100(f), 115(b)(2); Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28; Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994).
构思要求关注的是技术发明,而不是用于描述该发明的特定词汇。发明人在知道如何以权利要求文字表达之前,可能已经掌握了可运作的技术构成。相反,文字流畅的权利要求也可能描述一项没有任何被列为发明人的人构思过的主题。相关证据必须将人的理解和贡献与权利要求所界定的发明联系起来。精致的文字表达以及决定寻求保护,都不能代替这种联系。 See Solomon v. Kimberly-Clark Corp., 216 F.3d 1372, 1381–82 (Fed. Cir. 2000); Sewall, 21 F.3d at 415.
构思并非一律要求实验确认。Dana-Farber判决区分了发明构想的形成与此后的验证,并承认重要贡献可能出现在长期合作的不同阶段。这一区分避免最终的实验掩盖此前已经形成的构思。但它并不意味着每项有用的前期活动都具有发明性质,也不免除确定各参与者对权利要求所限定主题作出何种贡献的必要性。 Dana-Farber, 964 F.3d at 1371–73.
修订指引全面撤回了2024年2月的指引,并取消了将Pannu因素适用于单个人与AI协作情形的做法。其理由十分直接:AI系统不是人,因此这种情形不涉及共同发明人的问题。但是,在多名人员参与时,仍须依据包括Pannu在内的传统共同发明人原则,判断哪些人具备资格。修订并未使某个项目仅因有模型参与,就不再适用这些原则。 Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,636–37; Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).
修订指引将AI视为类似于软件、实验室设备和研究数据库的工具。其所依据的判例承认,发明人可以从他人处获得信息和帮助,而无须将每个信息或帮助的提供者都认定为共同发明人。这一类比否定了将机器视为人的做法,也允许相当程度的辅助;但它并未取消必须由人构思发明这一前提要求。该公告表明的是USPTO的审查立场。下文对这一立场的具体运用,是关于构思的论证,而不是公告本身已经确立的法律结论。 Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637 & n.16 (citing Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 624 (Fed. Cir. 1985), and Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 981 (Fed. Cir. 1997)).
III 认知与人自身形成的发明构思
最难的问题在于,人能否通过理解AI首先生成的完整解决方案来构思发明。人们很容易试图通过确定内容由谁生成来回答这一问题。然而,机器在生成输出过程中发挥的因果作用,与人作为发明人的法律地位,是两个不同的问题。Thaler判决解决的是机器是否有资格取得这种地位。它既没有认定剩下的人必然具备发明人资格,也没有确定哪些认知行为能够满足构思要求。 Thaler, 43 F.4th at 1212–13; see Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 122–28 (2023).
Burk提出了一种积极肯定认知作用的解释,值得正面讨论。他将构思与生成实施形态的物质性工作加以区分,并指出,时间顺序并不必然是先构思、后制作。他的假设情形包括一项人此前并未设想到的自动化结果:人在理解该发明时,可能成为发明人。这支持了如下可能性:未曾预见的机器输出,在其已经存在之后,仍可以成为人的构思对象。不过,这属于对相关法理的学术解释,并非上诉法院针对人采纳生成式AI完整提案的情形所作的判决。 Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 122–25 (2023).
区分认识到某个结果具有前景与构思一项可运作的发明,是这一解释的关键。认识到所提出的控制器可能降低能耗,并不意味着已经掌握其运作架构。如果一个人理解各个组成部分、它们之间的关系,以及权利要求所限定的过程在何种条件下运作,就具备更有力的依据。本稿提出的方法所问的是,人的参与是否构成完整技术构想的形成,而不是假定只要表示批准,就能补足缺失的构思。它也不要求人仅仅为了证明独立性而修改机器的提案。
这一主张也并非认为,只要有详细理解就一律足够。Burk关于发明源自他人(derivation)的讨论指出,接收另一人已经完成的发明的人,即使完全理解该发明,也不会因此取得原始发明人的地位。接受者虽然在头脑中形成了发明的图景,却缺乏自己形成的发明构思。因此,以认知为基础解释AI辅助的观点,必须说明接收机器输出与将人的构思贡献据为己有之间有何区别。不存在法律上具备资格的机器发明人,确实使两种情形有所不同,但这并不能在逻辑上必然证明接受者有资格成为发明人。 Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 126–28 (2023).
本稿的主张是,对未曾预见的机器生成结果形成技术理解,如果是该人首次形成明确的可运作构想的行为,而不是取得另一人已经完成的构思,就可能构成人自身形成的发明构思。若当时的证据能够表明,此人如何理解可运作的组合,并将其与不完整或不适当的替代方案加以区分,这一主张就最有说服力。如果记录仅显示接受了现成答案,其依据就较弱。提示词的数量或投入的努力无法解决这一区分问题。这些考量旨在确定相关证据,并不是一套新的AI专用法律标准。
In re VerHoef判决提供了一个说明本论证边界的重要比较案例。申请人识别了问题、寻求解决方案,并主张自己对技术构想具有主导权,但权利要求所限定的犬用胸背带中关键的八字形特征,是由另一人提供的。法院适用AIA修法前的美国专利法第102条(f),否定了申请人是唯一发明人的主张。一个人主导项目,并不会将另一个人的贡献一并归于自己。由于VerHoef涉及人与人之间的合作,它并未解决机器输出问题。但它足以否定这样一个一般性命题:只要界定问题、监督开发并选择结果,就必然构成单独构思。 In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365–67 (Fed. Cir. 2018).
IV 三种技术情形
设想一种接收温度测量值并切换风扇运行状态的冷却控制器。以下情形保持这一背景不变,而改变由人和模型各自承担的技术工作。每种情形均假设,最终权利要求限定了实现运作的控制结构,而不仅仅是某个期望结果。
第一种情形中,发明人的披露已经明确了分别用于启动和停止的阈值,以及二者之间的状态转换。律师要求AI将这一结构表述为方法权利要求。模型提出“滞回”(hysteresis)这一术语,并在不增加技术关系的情况下重新组织步骤。模型贡献的是对已经构思完成的解决方案的文字表达。发明人此前是否使用过这一词语,并不决定其发明人资格。对比原有披露与拟议权利要求,可以获得有关人此前已经完成构思的相关证据。 See Solomon, 216 F.3d at 1381–82; Sewall, 21 F.3d at 415.
第二种情形中,发明人最初仅披露了基于阈值进行切换的方案。模型建议根据条件变化调整阈值,但未明确具体机制。发明人确定哪些测量值用于控制调整,推导出更新阈值的规则,并增加防止不稳定切换的状态转换。这些行为涉及技术解决方案本身。如果由此形成明确且可运作的组合,并体现在权利要求中,就为认定人的构思提供了实质性依据。分析的重点是这些贡献及其形成的发明,而非发明人选择了模型建议这一事实本身。 See Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637.
第三种情形中,模型提供了完整的自适应控制器,包括更新规则、状态转换及参数之间的关系。人研究该方案、理解其运作,并决定不作修改地将其写入权利要求。这是认知问题最突出的情形。不能简单假定此处也存在第一种情形中的先行构思,或第二种情形中由人完成未完成设计的过程。在这种情况下,将认知视为构思,必须依赖上文展开的论证。没有技术修改,并不会自动否定这一论点;但理解和批准也不能被视为一种已经确立、足以确保发明人资格的安全港。 See Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 124–28 (2023); Thaler, 43 F.4th at 1213.
即使在第三种情形内部,具体事实也很重要。仅显示有人点击“接受”的记录,并不能证明该人对发明形成了明确理解。当时对控制规则、必要关系及其如何解决已识别问题所作的解释,是更有力的证据。实验工作可能有助于揭示这种理解,或者表明出现了进一步的发明性发展;但常规测试本身不能解决是谁构思了该方案的问题。关键在于确定人的思维活动及其技术内容,而不是将可运作输出的存在等同于人的发明人资格。 See Dana-Farber, 964 F.3d at 1372–73; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637.
第四种变体凸显了确定由哪些人作出贡献的重要性。如果第二种情形中缺失的自适应规则,是由律师而不是客户开发的,那么将结果称为“由人构思”并未完成分析。本稿对机器输出提出的处理方法,并不改变另一项独立审查:哪些自然人对构思作出了贡献。权利要求如果在开发过程中发生变化,可能就需要相应地重新评估哪些人具备发明人资格。 35 U.S.C. § 116(a); Pannu, 155 F.3d at 1351; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637.
V 律师与其他人类贡献者
专利律师通常协助客户描述发明、界定权利要求范围并选择保护形式。不应以不加区分的“发明人与律师”这一表述,将这些活动与技术开发混为一谈。Solomon判决驳回了一项对发明人资格的质疑;该质疑依赖于发明人证言中的不够准确之处,以及律师可能才是真正发明人的主张。法院强调,界定客户的发明属于律师的正当职责。这一理由支持区分法律层面的表述与发明活动,而不是为律师可能作出的所有技术贡献提供一概不予审查的豁免。 Solomon, 216 F.3d at 1381–82.
如果律师提供了对构思有所贡献的技术关系,通常的共同发明人标准仍然适用。对向模型输入提示词或评估模型的工程师、研究人员及其他参与者,也是如此。每项主张的贡献都必须与权利要求所限定的发明相联系,各参与人员之间还必须满足所要求的协作关系。Kimberly-Clark和CODA判决有助于界定人与人之间的这种关系。AI已经因自然人要求而被排除在发明人范围之外,因此没有多少必要再将这些判决的协作要求改造为排除AI的独立理论。 Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 917 (Fed. Cir. 1992); CODA Dev. s.r.o. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 916 F.3d 1350, 1358–61 (Fed. Cir. 2019).
Falana判决说明,“辅助”之类的标签并不足以解决问题。贡献者开发的合成方法为其共同发明人资格提供了依据,因为该方法对权利要求所限定的化合物的构思作出了贡献。他的贡献并未仅因其提供的是供他人使用的方法而被低估。反过来,一般性指导或常规实施也不一定构成发明人资格。将这一分析用于控制器的例子,所问的是此人是否对权利要求所限定的可运作解决方案作出了贡献,而不是此人是否担任辅助角色或通过AI界面开展工作。 Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349, 1357–59 (Fed. Cir. 2012).
以权利要求为中心的审查,也不必变成寻找究竟是谁提供了使申请获准授权的某个单一特征。Dana-Farber判决考察了在共同开发权利要求所限定发明的过程中,各项贡献的重要性,并将这一问题与相对于参与者先前研究成果的新颖性判断加以区分。同时,批评过度关注个别限定要素,并不意味着可以忽视权利要求。权利要求确定了必须证明发明人资格的主题;评价其整体组合,可以为判断某项贡献的重要性提供背景。 Dana-Farber, 964 F.3d at 1371–73; see Liza Vertinsky, Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine, 55 Hous. L. Rev. 401, 445–48 (2017).
VI 原始发明人要求
美国专利法第115条中的“原始发明人”(original inventor)一语具有实质意义。法定声明所涉及的是声明人相信自己具有原始发明人资格,而不是声明权利要求中的每个词句都是本人亲自输入的。不过,以构思法理取代追问谁最先作出表达的分析,并不意味着可以取消本人形成构思的要求。仅仅理解并重新表述另一人已完成的发明,不能证明本人形成了构思。 35 U.S.C. § 115(b)(2); see Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 126–28 (2023).
此处的关键区别,在于文字的来源与权利要求所限定技术构想的来源。AI系统将详细披露转化为权利要求,并不会取代此前已经存在的人的构思。然而,当AI提供此前未被考虑过的实质性技术内容时,审查不能止步于语言上的作者身份。必须判断,此后人的活动是否根据本稿主张的认知解释,构成本人形成的构思,还是对于按现有文字撰写的权利要求,仍然不存在具备资格的人类发明人。
机器在法律上不能成为发明人,并不意味着专利法必须将所产生的主题赋予其他某个人。可能存在无人具备资格的情形,正体现了本稿所提解释的实质性边界。即使输出有用且可以理解,某项权利要求也可能不存在具备资格的人类发明人。同样,这种空缺的可能性,也不能证明所有未曾预见的机器建议都会阻碍人的构思。应当做的是确定并论证,在何种情形下,人的技术理解构成法律所要求的、由其本人形成的构思。 See Thaler, 43 F.4th at 1212–13; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,636–37.
援引讨论USPTO立场演变的文献时,也须谨慎。Aboy、Liddell和Lath于2025年发表的文章,研究的是2024年2月的指引,包括其中的重要贡献框架和示例。该文对于理解此前的方法以及可能出现无发明人发明的情形,仍有价值,但不能据此确定后来修订的含义。Aboy和Liddell于2026年发表的后续文章,直接讨论了2025年11月的公告,包括不再对单个人接受AI辅助的情形适用Pannu分析。必须将这两篇论述分别置于各自的行政背景中。 Mateo Aboy, Kathleen Liddell & Aparajita Lath, Inventorship in the Age of AI: Examining the USPTO Guidance on AI-Assisted Inventions, 20 J. Intell. Prop. L. & Prac. 495, 495–502 (2025); Mateo Aboy & Kathleen Liddell, Revised USPTO Guidance on Inventorship for AI-Assisted Inventions: A Pro-Innovation Pivot Away from Pannu Factors, 21 J. Intell. Prop. L. & Prac. 272, 272–75 (2026), https://doi.org/10.1093/jiplp/jpag021.
VII 构思证据与申请时点的约束
上述三种情形提示了一种组织证据的实务方法,无须另行设立AI专用法律标准。相关记录应确定模型使用之前的技术披露、输出引入的实质内容,以及此后人对可运作解决方案作出的解释或开发。提示词与输出历史可以帮助确立时间顺序,但其数量本身几乎不能证明什么。与笼统声称某人主导了流程相比,简明说明该人理解或提供了哪些技术内容,具有更高的证明力。 See Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637 (describing the factual inquiry and the inventor’s ability to describe the invention with particularity).
这一证据方面的建议,目的在于证明构思。它既不将记录提示词作为法定前提,也不取代USPTO关于列名发明人即实际发明人的一般推定。也不应将本稿提出的认知分析,混同于衡量人的努力与机器的努力。审查关注的是权利要求所限定的技术构想,以及具有法律意义的人的行为,而不是分配创造性工作的百分比。 Id. at 54,636–37.
在专利申请与审查过程中,时间因素带来了另一项独立限制。提交申请之前,可以评估新开发实施形态的发明人资格,并将其连同充分披露一起纳入申请。提交申请之后,权利要求修改必须得到原始披露的支持。美国专利法第112条(a)规定书面描述要求(written description)和可实施性要求,第132条(a)则禁止通过修改向披露中引入新增事项。人后来构思出AI建议的某项特征,并不能追溯补足原先缺失的支持。 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); Manual of Patent Examining Procedure §§ 2163(I)(B), 2163.06 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024).
在冷却控制器的例子中,提交申请后重新表述已披露的一对切换阈值,与增加未披露的自适应更新规则,是不同的修改。前者可能涉及撰写问题;后者即使毫无疑问是由人构思出该新规则,也仍会产生支持问题。后续申请可能为新增主题提供承载途径,但该主题不会仅因是在办理先前申请的过程中形成,就自动享有先前申请日。因此,发明人资格与披露内容必须分别分析。 See 35 U.S.C. § 120; Manual of Patent Examining Procedure § 2163(II)(A)(3)(b) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024).
VIII 专利政策与相互竞争的激励
政策考虑支持认真对待认知问题,但不能证明每一项技术上有用的AI输出都值得授予专利。将AI深度参与本身视为不具备资格的规则,可能抑制有用工具的使用,或促使企业倾向于保密。这些是合理推测的激励效应,而非任何构思界定方式都已被证明会产生的后果。现有文献指出了AI生成的发明不受保护以及披露方面的担忧,但要确定不同规则会如何影响特定行业,仍然需要更多证据。 See David L. Schwartz & Max Rogers, “Inventorless” Inventions? The Constitutional Conundrum of AI-Produced Inventions, 35 Harv. J.L. & Tech. 531, 564 & n.193 (2022); Mateo Aboy, Kathleen Liddell & Aparajita Lath, Inventorship in the Age of AI: Examining the USPTO Guidance on AI-Assisted Inventions, 20 J. Intell. Prop. L. & Prac. 495, 499–502 (2025).
反对宽泛认知解释的最有力理由是,理解可能成为以低成本取得机器所生成解决方案之排他权的途径。如果自动化大幅降低了生成候选发明的成本,产生这些候选发明所需要的激励也可能下降。宽松规则可能使专利数量及查明、应对这些权利的成本上升,却未带来相应增加的、具有社会价值的研究。这些都是需要分析的相互竞争的预测,而不是据以假定AI辅助产品更优越,或不予专利保护就必然造成市场失灵的理由。
合理的政策分析必须考虑实施、测试、商业化和披露,而不仅仅是候选方案的生成。这些活动本身并不能确立发明人资格。认知解释讨论的是谁完成构思;其政策正当性所问的是,将符合条件的认知视为构思,是否契合专利制度的激励机制。良好后果不能补足缺失的法理要件。
Thaler判决拒绝以政策诉求为由推翻自然人要求,并解释说,第103条对发明形成方式的处理,并不能回答谁可以成为发明人。政策可以为构思法理和立法讨论提供参考,但不能仅因专利保护在商业上具有吸引力,就证明人已经完成构思。 Thaler, 43 F.4th at 1211–13.
IX 结论
AI生成的权利要求文字,不能证明不存在人的构思。模型可能表达已有发明,辅助完善可运作的解决方案,或者提出人随后才理解的、未曾预见的设计。这些情形需要不同的事实分析。自然人要求将模型排除在发明人地位之外,但并未决定人是否具备资格。
本稿主张的认知解释,将足够明确的技术理解视为人自身形成发明构思的一种可能依据。这种适用仍然是一项需要事实和法理支持的主张。项目控制、商业价值认知以及批准,都不足以代替构思。审查必须确定可运作的构想、每个人的贡献,以及申请提交时已经存在的披露。





