新たなSMEDガイダンスを踏まえた発明者の証言と補強証拠
要旨
米国特許商標庁（USPTO）が2026年9月29日に公表した特許適格性に関する宣言書（Subject Matter Eligibility Declarations、SMED）についてのガイダンスは、法律上必要とされる補強（corroboration）と、発明者の証言に説得力を与える事実上の裏付けとを区別する機会を提供している。本稿は、連邦最高裁判所および連邦巡回区控訴裁判所の判例ならびにUSPTOの審査ガイダンスを踏まえ、各陳述を、その目的、手続上の場面、事実的基礎および請求項との関連性に応じて評価する枠組みを提示する。発明者はSMEDを提出することができ、出願に利害関係を有するというだけで、その証言が一律に排斥されるわけではない。ただし、適用される法理が独立した裏付けを要求する場合には、補強の要件が引き続き適用される。本稿は、特許文献、学術論文、技術規格、試験および当時の記録によって、技術的説明を裏付け、有意義な比較を行い、請求された改良を支持する方法を説明する。また、開示された改良を測定する証拠と、当初開示に欠けていた仕組みを不適切に補充する情報とを区別する。これらの原則を、技術的改良、精神的プロセス、慣用性および過去の発明行為に関する陳述に適用し、宣言書の作成ならびに審査記録の構築・保全について実務上の指針を示す。本稿の中心的な提言は、重要な陳述の一つひとつを、特定可能な裏付けおよび関連する請求項の文言に結び付け、発明者であることを決定的な要因とするのではなく、証拠上の具体的な弱点に対処することである。
はじめに
請求された技術がどのように機能するかを説明するうえで、発明者が最も適任である場合がある。発明の理解が不十分なまま特許適格性の拒絶理由が示されているとき、その知識は有用である。USPTOが2026年9月29日に公表した特許適格性に関する宣言書、すなわちSMEDについてのガイダンスは、客観的証拠と利害関係のない情報源を重視しつつ、出願人に対して、そのような事実関係を記録上明らかにすることを奨励している。発明者の証言に補強が必要となるのはいつか。また、独立した裏付けが、証拠として適切な説明の説得力をさらに高めるにとどまるのは、どのような場合か。
その答えは、証言によって何を立証しようとしているか、また、どのような手続上の場面で提出されているかによって異なる。このガイダンスは、法律上要求される補強と、技術的証言に説得力を与えるための事実上の裏付けとを区別する機会を提供する。本稿は、その区別を行うための、今後の実務を見据えた分析枠組みを提示する。本稿は、覚書が補強に関する法理を変更したと論じるものでも、審査官が日常的に独立した専門家を要求していると想定するものでもない。その中心的な命題は、証人の利害関係を適切に考慮しながら、各陳述を、その目的、手続上の場面、基礎および請求項との関連性に応じて評価すべきである、ということである。
ガイダンスが求める事項
9月の覚書は、2026年4月30日の出願人向けガイダンスを補足するものであり、2025年12月4日の審査官向け覚書を変更せず、新たな実務または手続を導入するものではないことを明示している。SMEDの提出は引き続き任意であり、示されたベストプラクティスは推奨事項であって、追加的な要件ではない。Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All Patent Applicants & Patent Practitioners, Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) Under 37 CFR 1.132—Flowchart for Analysis and Best Practices 2–4 (Sept. 29, 2026) [hereinafter September Memorandum]. 実務上の課題は、既存の宣言書および審査に関する規則の下で、実際の特許適格性の争点に即した証拠を整えることである。
変更されていない12月の審査官向け覚書は、陳述する事実について知識を有する発明者が宣言書に署名できることを明示している。また、ニューラルネットワークに関する設例では、発明者が客観的な比較試験の結果を提出することも想定している。したがって、発明者であること自体は、特許適格性に関する証拠を提出する証人としての資格を否定しない。残る問題は、個々の陳述の基礎、関連性および証拠としての重みである。Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations 2, 5 (Dec. 4, 2025) [hereinafter December Examiner Memorandum].
添付のフローチャートは、手続上の考慮対象となるかという問題と、証拠としてどの程度の重みを与えるかという問題とを分けている。第1部は、提出時期、必要な宣言文言、ならびに宣言者の署名と陳述する事実についての知識を扱う。第2部は、提出資料が客観的証拠を示しているか、その証拠が請求項と十分に関連しているか、また、当初開示に含まれている必要があった情報を補充するものではないかを検討する。両部は本稿の後に掲載している。U.S. Pat. & Trademark Off., Evaluating Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) pts. 1–2 (2026) [hereinafter SMED Flowchart].
第2部における不利な回答の分岐先は重要である。客観的証拠の欠如、請求項との関連性の不足、または必要な当初開示を補充しようとする試みは、証明力が低い、または認められないという評価につながる。これらの分岐は、宣言書を、第1部の方式上不十分という判断に戻すものではない。審査官は、そのまま記録上の証拠を評価し、特許適格性の判断を説明する。この構造は、開示の欠落を補うものでも、すべての陳述に実質的な重みを与えるものでもない。審査官に適式に提出された証拠であっても、特定された実体的な理由により、ほとんど重みを与えられないことがあると認めているのである。SMED Flowchart, supra, pt. 2.
覚書は同様に、証人の利害関係を説得力に関係する要素として扱っている。請求された発明の利点に関する出願人の宣言書は、その出所だけを理由として無視してはならない。ただし、利害関係のない者の証言に、より大きな重みが与えられることはある。中立的な情報源による刊行物は、いずれの証人の説明に対しても事実的基礎を提供し得る。September Memorandum, supra, at 3–4. このガイダンスが求めているのは、証拠とその基礎の吟味であり、独立した専門家を必須とするものではない。
技術的証拠が重要となり得る理由は、特許適格性の法理から説明できる。特許適格性は最終的には法律問題であるが、請求項の要素またはその組合せが当業者にとって十分に理解され、日常的で、慣用的であったかどうかなど、基礎となる事実問題を含む場合がある。Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–69 (Fed. Cir. 2018). 同裁判所は、すべての特許適格性の紛争に、重要な事実をめぐる真の争いがあるわけではないとも注意を促した。Id. at 1368. 宣言書は、すべての事件で対立する専門家を必要としたり、特許適格性があるとの結論を必然としたりすることなく、重要な事実上の前提を明らかにし得る。補強に関する判例は、個々の証言をどのように評価するかを扱い、特許適格性の法理は、どの事実命題が法的結論に影響し得るかを明らかにする。Berkheimerの訴訟に関する議論が、後述する審査上の基準に置き換わるわけではない。
法律上補強が必要となる場面
連邦最高裁判所の初期の判例は、補強を必要とする背景にある、証言の信頼性への懸念を説明している。過去の発明行為に関する記憶は、利害関係、記憶違い、または、特許発明を他のものと区別する特徴を、悪意なく思い出せないことによって影響を受け得る。See The Barbed Wire Patent, 143 U.S. 275, 284–85, 289 (1892); Deering v. Winona Harvester Works, 155 U.S. 286, 300–01 (1894). したがって、何年も前の発明についての裏付けのない説明には、特に慎重な検討が必要となる。See T.H. Symington Co. v. Nat’l Malleable Castings Co., 250 U.S. 383, 386 (1919).
必要な裏付けは、さまざまな形を取り得る。Smith v. Hallにおいて、最高裁判所は、先行使用に関する口頭証言だけでは不十分としつつ、当時の刊行物ならびに放棄された出願とその審査記録を補強証拠として検討した。301 U.S. 216, 222–27 (1937). Corona Cord Tireも、周辺事情や記録による裏付けがあれば、単独の証人による説明にも重みを与え得ると認めた。Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chem. Corp., 276 U.S. 358, 381–83 (1928). これらの判例は、常に別の目撃証人を要求することなく、過去の行為について信頼できる立証を行うことの重要性を示している。
当事者が対立する手続において、連邦巡回区控訴裁判所は、先行する着想または冒認、先行技術を排除するために主張される先行発明、および記載漏れとなった発明者の地位を立証する証言に、補強の要件を適用してきた。Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1194–96 (Fed. Cir. 1993); Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577–78 (Fed. Cir. 1996); Blue Gentian, LLC v. Tristar Prods., Inc., 70 F.4th 1351, 1357, 1362–63 (Fed. Cir. 2023). 陳述が先行する発明日に関するものである場合、特許権者が防御する立場にあることは、その要件をなくすものではない。逆に、無効理由となる行為を証言だけで立証しようとする場合、経済的な利害関係がないことによって補強が不要になるわけでもない。Finnigan Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 180 F.3d 1354, 1366–70 (Fed. Cir. 1999); see also Woodland Tr. v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998).
裁判所は、証拠を全体として検討する合理性の原則（rule of reason）に従って、補強が十分かどうかを評価する。補強資料が、請求項のすべての限定を独立して立証する必要はないが、その立証を発明者自身の陳述だけに依存させることはできない。Fleming v. Escort Inc., 774 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2014); Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 437 F.3d 1157, 1170–71 (Fed. Cir. 2006). 裏付けは、立証しようとする命題にも対応していなければならない。ある化学物質を所持していたという証拠は、発明者らが請求された方法を用いてその物質を製造したことを、必ずしも立証しない。Medichem, 437 F.3d at 1172–73.
手続上の場面は、補強の要件そのものにも影響し得る。特許審査手続便覧（MPEP）は、規則131に基づき引用文献の有効日前の発明を立証する実務と、インターフェアレンス（発明の先後を争う手続）の実務とを区別し、出願人が自らの宣言書に依拠することを認める文言を維持している。Manual of Patent Examining Procedure § 715.07(III) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP] (citing Ex parte Hook, 102 U.S.P.Q. 130 (Bd. App. 1953)). また、米国発明法（AIA）の実施に伴う規則130および131に関する規則制定手続において、USPTOは、査定系の審査および再審査に一律の補強要件を課すことを見送り、その必要性は個別の事実関係によると説明した。Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 78 Fed. Reg. 11,024, 11,044 (Feb. 14, 2013) (response to comment 34).
こうした行政上の説明は、拘束力のある判例に取って代わるものではない。In re NTPは、再審査において主張された先行する発明日に補強を要求し、発明者らの証言を補強するために提出された文書の日付を、その発明者らの証言によって立証しようとする循環的な論拠を認めなかった。In re NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1291–92 (Fed. Cir. 2011). In re Steedは、出願人が引用文献に先行する発明を立証しようとする場合、十分に具体的な文書上の裏付けを要求した。802 F.3d 1311, 1316 (Fed. Cir. 2015). MPEP自体も、以前からの説明と併せて、これら二つの判決を掲載している。MPEP § 715.07(I), (III). したがって、分析に際しては、当該陳述の具体的な利用目的に適用される法的根拠を検討する必要がある。過去の事実に関する陳述であること、または査定系手続であることだけでは、結論は決まらない。
補強の要否と立証責任・証明度は、別の問題である。35 U.S.C. § 282に基づく無効の抗弁について、現在の証明度は「明白かつ説得力のある証拠」である。Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95, 100–05 (2011). 古い判例が言及する「合理的な疑いを超える」証明は、現在の基準ではない。See Price, 988 F.2d at 1191–94. また、補強に関する判決の一部が特許の有効性をめぐる紛争で示されたというだけで、訴訟上の立証負担を通常の審査に持ち込むべきでもない。
発明者の証言を一律に不十分とすべきでない理由
In re Reuterは、陳述の性質が重要である理由を示している。同一の証人が、技術水準について専門家として説明するとともに、自らが以前に実施化（reduction to practice）を行ったと主張した。裁判所は、宣誓供述書における専門家の意見は補強を要しないと述べ、先行発明の主張と区別する一方、最終的な法律問題に関する意見には重みを与えなかった。670 F.2d 1015, 1021–23 (C.C.P.A. 1981). 後のFarrenkopfは、宣誓供述書による証拠の取扱いに関するReuterの説明が引き続き有効であるとした。In re Farrenkopf, 713 F.2d 714, 720 n.6 (Fed. Cir. 1983). しかし、Thomsonは、新規性を失わせる先行発明についての補強のない陳述に重みを与えないとしたReuterの説明を、傍論と位置付けた。Thomson, S.A. v. Quixote Corp., 166 F.3d 1172, 1176 n.5 (Fed. Cir. 1999). したがって、Reuterは陳述ごとの分析を示す例であり、補強を義務付けるルールの根拠となるのは、先行発明を直接扱った判例である。
連邦巡回区控訴裁判所のi4i判決は、これに関連する限界を示している。発明者らは、以前のソフトウェア製品には特許発明のある限定が含まれていなかったと証言した。裁判所は、その証言を、先行する発明日を立証する証言と区別し、補強が必要であるという主張を退けた。i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 847 (Fed. Cir. 2010). この区別は、有効性を擁護するすべての発明者を補強要件から免除するものでも、発明者の証言にはすべて独立した裏付けが必要であるという一律のルールを支持するものでもない。その後の最高裁判決が扱ったのは、無効の立証負担であり、補強について独立した判断を示したわけではない。See Microsoft, 564 U.S. at 95.
EmeraChemは、一律のルールを否定することが、不十分な宣言書を容認する理由にはならないことを示している。発明者は、引用文献の関連部分が、争われている特許と同一の発明者または共同発明者に由来すると主張したが、それを裏付ける背景事情、説明または証拠を示さなかった。裁判所は、このような主張だけでは不十分と判断する一方、あらゆる事件で発明者の宣言書に補強を要求したり、すべての場合に当時の文書による証拠を要求したりすることは、明示的に避けた。EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017).
これらの区別は、四つの分析上の問いによって整理できる。「法律上必要な補強」は、当該手続上の場面における個々の陳述に適用される法理が、独立した裏付けを要求するかを問う。「事実的基礎」は、どのような観察、技術的推論、方法論または記録が、その陳述を支えるかを問う。「客観性」は、宣言者が真実だと述べることにとどまらず、何によって当該事実を検証・評価できるかを問う。「利害関係の不存在」は、どのような関係や動機が、説明に与える重みに影響し得るかを問う。これらは説明のための分類であって、四つの新たな形式的判断基準ではない。発明者であること、利害関係があること、補強がないこと、および客観的な裏付けがないことを、互いに置き換え可能な表現として扱わないためのものである。
文書による証拠は、この区別を具体的に示す。米国発明法に基づく冒認手続に関するGlobal Health Solutionsにおいて、裁判所は、当時の電子メールと周辺の証拠が独立した着想を十分に補強しているという認定を維持した。Global Health Sols. LLC v. Selner, No. 2023-2009, slip op. at 13–15 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025). 裁判所は、真正性が争われていない電子メール自体には、独立した補強は必要ないと判断した。これとは別に、いずれにしても、サーバーが生成したメタデータは発明者が作成したものではなく、独立性を有すると説明した。Id. at 15. この二つは異なる論点である。同判決は、真正な文書証拠の一つひとつについて別の独立した情報源を要求したり、メタデータを常に必要な前提条件としたりしているわけではない。実務上導かれるのは、誰が作成したかは考慮要素の一つにすぎず、時期、真正性、内容および周辺の記録も重要であるという点である。
外部の専門家を起用しても、不十分な事実的基礎が必ず改善されるわけではない。その専門家が、発明者による裏付けのない性能向上の主張を繰り返すだけであれば、署名者が変わっても、方法論や請求項との関連性にはほとんど何も加わらない。逆に、発明者は、有意義な評価を可能にする記録と推論によって、技術的命題を説明できる場合がある。証人は、関連事実を立証するために必要な知識に応じて選ぶべきである。
発明者の証言に依拠することに対する最も強い反論には、正面から答える必要がある。利害関係を有する証人は、技術的重要性を誇張し、有利な比較だけを選び、または請求項よりも狭い実施形態を説明するおそれがある。こうしたリスクがあるからこそ、証拠を厳密に検討することが正当化される。対応に際しては、不適切な比較基準、欠落した試験条件、裏付けのない仮定、請求されていない特徴、または信用性を疑う理由といった、具体的な弱点を特定すべきである。発明者であることを決定的な要因として扱えば、こうした、より有益な検討が見えなくなる。See September Memorandum, supra, at 3–4; MPEP § 716.01(c).
SMEDにおける個別の陳述への適用
以下に示す、補強に関する判例のSMED実務への適用は、法理から導かれる推論である。これらの判決自体がSMEDを判断したわけではない。個々の陳述について独立した裏付けが法律上の前提条件ではない場合でも、補強証拠は発明者のSMEDを強化し得る。他の特許文献、公開公報、学術論文、教科書、技術規格および当時のマニュアルは、審査官が発明者の説明を評価する基礎となり得る。9月の覚書は、この方法を明示的に例示している。出願時に知られていた技術的限界を記載した業界誌の記事は、当業者が開示された改良を認識でき、請求項がその改良を反映しているという専門家の説明を裏付け得る。September Memorandum, supra, at 3–4. 適式に提出された刊行物は、争点となっている事実について証明力を有する限り、考慮されるべきである。MPEP § 716.
裏付けとなる情報源は、具体的な命題に結び付けるべきである。たとえば、発明者が、開示されたデータ構造により、請求された処理中に保存データを再構成する必要がなくなると説明し、メモリアクセス数の減少を報告し、業界の慣行を記述するとともに、先行する着想日を主張する場合を考える。学術論文は、再構成を繰り返すことによる処理負荷を裏付けるかもしれない。別の特許文献は、比較に用いたアーキテクチャを記録しているかもしれない。試験記録は、測定された減少を裏付けるかもしれない。これらの情報源は、それぞれ異なる目的に用いられるものであり、いずれも、この発明者が請求された対象をいつ着想したかを必ずしも立証しない。
他の特許文献は、その明細書が、認識されていた技術的課題を特定し、従来のアーキテクチャの動作を説明し、または特定の方法の限界を記述している場合に、特に有用である。発明者は、関連する段落、欄または図面を特定し、それらと宣言書の陳述との技術的な関係を説明すべきである。データ構造の例では、引用した特許文献が、従来のシステムでは一つのフィールドを更新する前にオブジェクト全体を再構成することを示しているかもしれない。その場合、発明者は、出願の記載と請求項の文言を引用しつつ、請求された構造がその再構成を伴わずに更新を可能にする仕組みを説明できる。有用な証拠となるのは、その特許文献の技術的教示と、理由を伴う比較である。他の特許が成立したという事実だけでは、審査中の請求項に特許適格性があることは立証されない。See In re Wertheim, 541 F.2d 257, 264 (C.C.P.A. 1976).
学術論文は、これを補完する裏付けを提供し得る。総説論文は、認識されていたボトルネックや、その分野で用いられていた方法を記録している場合がある。一方、実験論文は、技術的原理または提案された比較基準を支持する測定値を示している場合がある。査読の有無は情報源を評価するうえで関連するが、それだけでは、その論文の方法、仮定または結果が請求された発明に当てはまることにはならない。宣言書は、その関連性を説明すべきである。たとえば、再構成に伴う処理負荷を記述した論文は、再構成を避けることに技術的意義があるという前提を支持し得るが、その論文だけで、出願人が主張する性能向上の程度を証明するものではない。
測定された性能については、宣言書において、試験対象の実装、比較基準、ワークロード、条件および結果を裏付ける記録を特定すべきである。学術論文や業界のベンチマークは比較の妥当性を説明する助けとなり、実験記録、測定機器のログ、ソースコードのバージョン、または第三者の試験報告書は、実際に何を測定したかを裏付け得る。公表されたベンチマークと出願人の実装に違いがある場合は、その違いを説明すべきである。市販製品の動作が速くても、その差が請求されていない構成要素に起因するのであれば、請求された改良についてほとんど何も立証しない。ただし、試験が常に前提条件となるわけではない。開示されたアーキテクチャと確立した技術原理によって、説得的に説明できる命題もある。
精神的プロセスの検討においては、特許文献、規格または技術マニュアルが、特定の請求項の限定に必要な機械の動作を説明する助けとなり得る。発明者は、引用資料の記述を実際に請求された動作に結び付け、その動作を人間の頭の中で実際上行えない理由を説明すべきである。市販の実装が高速である、または大量の情報を処理するという証拠は、その特性を生じさせる特徴が請求項に要求されていない場合には、有用性が低くなる。覚書は、精神的プロセスの検討をSMEDの適切な対象として挙げているが、精神的プロセスという分類を覆したとしても、数学的概念に基づく別の拒絶理由まで必ず解消されるわけではない。September Memorandum, supra, at 4; MPEP §§ 2106.04(a)(2), 2106.07(b).
技術的改良については、外部の文献は、請求された仕組みがコンピュータまたは他の技術の動作をどのように変えるかという説明を裏付けるべきである。Ex parte Desjardinsを受けたUSPTOのガイダンスは、当業者が改良を認識できるだけの開示が明細書にあるか、また、請求項がその改良を生じさせる特徴を反映しているかを重視する。請求項に、結果として得られる利益を明示的に記載する必要はない。Memorandum from Charles Kim, Deputy Comm’r for Pats., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Advance Notice of Change to the MPEP in Light of Ex Parte Desjardins 2–4 (Dec. 5, 2025). 刊行物は、当業者が開示を読む際の技術的背景を明らかにする助けとなり得る。しかし、当初開示に含まれている必要があった仕組みの欠落を補ったり、請求されていない特徴を特許適格性の分析に持ち込んだりすることはできない。SMED Flowchart, supra, pt. 2.
当初出願に裏付けとなる測定値がないことは、その測定値によって説明しようとする技術的仕組みの開示がないことと、必ずしも同じ欠陥ではない。12月の覚書のニューラルネットワークの設例では、明細書は請求されたアーキテクチャを記載し、優れた性能を有すると述べているが、具体的な性能改善を記述していない。発明者のSMEDは、当初開示および請求項との関連性に関する要件を満たすことを条件として、回帰性能の比較試験結果を提出する。December Examiner Memorandum, supra, at 3, 5. 後に提出される証拠は、開示された改良を裏付けることはできるが、その改良を認識可能にするために必要なアーキテクチャを追加することはできない。
慣用性については、当時の調査資料、教科書、規格および技術文献が、業界の慣行や未解決の技術的困難に関する説明を裏付け得る。宣言書は、関連する分野と時期を特定し、請求された構成を個々の構成要素と区別すべきである。一つの特許文献にある特徴が開示されているというだけでは、その特徴が十分に理解され、日常的で、慣用的であったことは立証されない。その追加的な推論を支持する記録が必要である。Berkheimer, 881 F.3d at 1369; MPEP § 2106.07(a)(III)(C). 逆に、選択した刊行物に請求された構成が見当たらないというだけでは、それが非慣用的であったことも証明されない。この検討はステップ2Bに属し、ステップ2Aの第2段階（Prong Two）に持ち込むべきではない。MPEP §§ 2106.04(d), 2106.05(d).
日付と由来は、何を裏付けるための証拠であるかに応じて検討すべきである。出願時に当業者が何を知っていたかを立証するために用いる刊行物については、その公表日を特定し、その時期との関連性を示すべきである。後の論文が技術的原理を明らかにすることはあっても、後に公表されたという事実だけでは、それ以前の知識や慣行は立証されない。同様に、発明者が執筆した特許文献や論文は、利害関係のない証拠ではなくても、有用な証拠となり得る。Global Health Solutionsにおける電子記録の取扱いが示すように、作成者、時期、方法論および補強する記録を総合的に評価すべきである。See Global Health Sols., No. 2023-2009, slip op. at 13–15.
同じ宣言書で、適用可能なAIA改正前の規定に基づいて引用文献を排除するために先行発明も主張する場合、その陳述は、規則131およびそれに適用される法的根拠に照らして、別途分析する必要がある。技術的課題の存在を示す一般的な文献は、この発明者が請求された解決手段をいつ把握していたかを立証しない。宣言書と裏付けとなる記録は、法的に関連する行為、日付および請求された対象を扱わなければならない。NTP, 654 F.3d at 1291–92; Steed, 802 F.3d at 1316. 規則131(a)は、単に先行する着想を示すだけでAIA下の先行技術を排除できる一般的な手段ではない。37 C.F.R. § 1.131(d)–(e) (2026); MPEP § 715. 裏付けのある技術的説明は、必要な過去の事実の立証に代わるものではなく、その立証が不十分であっても、他のすべての陳述が必ず否定されるわけではない。
提出資料では、証言と添付証拠との関係を明示すべきである。各情報源を十分に特定し、依拠する部分を必要な文脈とともに提出し、宣言書中で該当箇所を正確に引用する。各引用箇所について、それが支持する事実命題と、それに関連する請求項の限定または開示された仕組みを説明する。発明者が自ら観察したこと、刊行物が報告していること、および発明者が両者から推論することを区別する。このように用いることで、補強資料は、添付文献の数を増やすだけではなく、発明者の説明について評価可能な基礎を提供する。
審査記録の構築と保全
準備は、争点となる請求項の限定と、関連する開示箇所から始めるべきである。そのうえで代理人は、説明を要する事実命題とその手続上の利用目的を特定し、適切な知識を有する証人を選び、裏付け資料を収集できる。観察事項、技術的推論、過去の事実に関する陳述および法律上の議論を分けることで、宣言書を評価しやすくし、提出前に不足を明らかにできる。過去の事実の説明を裏付ける記録は、その日付と真正性に関する情報とともに保管すべきであり、試験結果は、それを理解するために必要な条件と基礎データとともに保管すべきである。
覚書は、複数の法定拒絶理由を一つの宣言書で扱うことを認めつつ、特許適格性に特化した宣言書を奨励している。また、特許適格性に関する具体的な争点を特定し、場合によっては最初の実体審査の通知より前に提出するなど、早期の提出を推奨している。September Memorandum, supra, at 3–4. 論点を分けて扱うことは分析を明確にするが、審査の後期における証拠の受入れを定める規則を緩和するものではない。
最終拒絶後であって、不服審判請求通知（notice of appeal）の提出日以前または当日に提出された証拠は、その必要性と、それ以前に提出されなかったことについて正当かつ十分な理由を示すことにより、受け入れられる場合がある。37 C.F.R. § 1.116(e) (2026). 同日より後で、不服審判請求理由書（appeal brief）の提出日より前に提出される証拠には、二つの条件がともに必要となる。すなわち、審査官は、その証拠が審判対象となるすべての拒絶理由を解消すること、および、その必要性とそれ以前に提出されなかったことについて正当かつ十分な理由が示されたことの両方を認めなければならない。Id. § 41.33(d)(1). したがって、§ 101のみを扱う宣言書は、審判対象となる他の拒絶理由が未解消である間は、この受入れ経路の条件を満たさない。同規則は、条件を満たす場合に受入れを認めるものであり、自動的な受入れを定めるものではない。
証拠が記録に受け入れられた後は、審査官はその実質的内容を検討すべきである。宣言書に技術的な妥当性がない、または請求項に対応していないという一般的な指摘には、説明が必要である。MPEP § 716.01. 問題が補強にあるのであれば、応答では、具体的な陳述、その手続上の場面、および独立した裏付けを要求するとされる法理を特定すべきである。問題が方法論、資格または請求項との関連性にあるのであれば、出願人はその不足に直接対処すべきである。面接は見解の相違を明確にする助けとなり、書面の記録では重要な証拠を特定して、関連する請求項にとっての意義を説明すべきである。See September Memorandum, supra, at 4; MPEP § 713.04.
フローチャートの第2部は、このような整理された応答を支えるものである。審査官は記録を評価し、その証拠が他の証拠と併せて特許適格性を立証する理由、または不十分である理由を説明する。SMED Flowchart, supra, pt. 2. したがって、応答では、単に宣言書に反証がないと主張するだけでなく、宣言書による事実の立証を、審査官が示した理由と結び付けるべきである。不足を補うことができる場合、出願人は、利用可能な手続上の経路が残っている間に、必要な説明または裏付けを提出すべきである。
審査に適用される証明度は、証拠の優越である。フローチャートは、請求項が特許不適格である可能性が、そうでない可能性を上回る場合にのみ拒絶が適切であり、証拠の評価が拮抗する場合には出願人に有利に判断するとしている。SMED Flowchart, supra, pt. 2 n.*. この指示は、証拠を評価した後の記録全体についてのものである。反証のない陳述をすべて受け入れることを義務付けたり、必要な補強を不要にしたり、他の拒絶理由を解消したりするものではない。訴訟における「明白かつ説得力のある証拠」という証明度も、Berkheimerにおける略式判決の手続上の状況も、この審査の枠組みに置き換わるものではない。
9月のガイダンスは、特許適格性をめぐる争点をより明確にする機会を提供している。有益なのは、個々の陳述が何を立証し、どの手続規則の下で用いられ、なぜ記録がその陳述を支持するのかを問うことである。この検討により、適用される法理が要求する補強を維持し、証人の利害関係に適切な意義を与え、実際の技術的争点を解決する証拠へと出願人を導くことができる。発明者の説明には、その基礎と請求項との関連性に応じた考慮が与えられるべきである。
