一つの開示と二つの基準PCTにおける発明の単一性と米国の限定要求実務

要旨：PCTにおける発明の単一性と通常の米国の限定要求実務では、どの発明を一緒に審査できるかを判断するための基準が異なる。PCTの単一性は共通の発明的な技術的関連性を重視するのに対し、通常の米国の限定要求では、発明が独立しているか、または別個であることに加え、重大な調査負担または審査負担が必要となる。いずれの基準も、常に他方より有利とはいえない。35 U.S.C. § 371に基づく米国国内段階出願には単一性の判断基準が適用される一方、§ 111(a)に基づくバイパス継続出願には通常の限定要求の判断基準が適用される。この区別は、出願手続を通じて繰り返し検討する必要がある。後に行う§ 111(a)に基づく継続出願または分割出願には、親出願が単一性の原則に従って審査されていた場合でも、通常の限定要求の判断基準が適用される。他方、継続審査請求（RCE）は既存の出願の判断基準を維持するが、審査対象の発明を変更する権利を生じさせるものではない。本稿は、物、製造方法および装置の請求項を例に、先行技術が単一性を支える発明的な関連性をどのように変化させるか、また、国際調査の手数料、発明の選択、再併合および分割出願が出願手続上の選択肢にどのような影響を与えるかを説明する。さらに、後続出願に適用される基準と、それ以前の国内段階での限定要求から生じ得る§ 121の保護とを区別する。出願人は、審査中の出願における請求項のグループ分けを評価するとともに、特許ファミリー全体の保護を支えるために必要な手続記録を保持するべきである。

はじめに

出願人が発明的な物、その製造方法、およびその方法に用いる装置を開示していても、それらの請求項を一緒に維持するための要件は、米国特許商標庁（USPTO）に至る出願経路によって異なり得る。35 U.S.C. § 371に基づく米国国内段階出願では、特許協力条約（PCT）に基づく発明の単一性が審査される。35 U.S.C. § 111(a)に基づいて行うバイパス継続出願には、通常の米国の限定要求の判断基準が適用される。この違いは、一つの出願で審査される請求項、追加出願の必要性、および審査官が発明の選択を要求した際に利用できる主張に影響し得る。37 C.F.R. §§ 1.475, 1.499; U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 823, 1896 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

両制度は行政上の目的を共有するが、その法的判断基準は異なる。PCTの単一性では、請求された発明が必要な発明的な技術的関連性を共有しているかが問われる。通常の米国の限定要求では、発明が独立しているか、または別個であるかに加え、それらを一緒に審査すると重大な負担が生じるかが問われる。いずれの基準も、常に他方より有利とはいえない。出願経路は当初のグループ分けの基準を決定するが、特許ファミリー内のすべての後続出願に適用される基準を固定するものではない。出願人は、後続出願を行う際に適用基準を再評価するとともに、それ以前の限定要求が引き続きもたらす影響も考慮する必要がある。MPEP §§ 803, 804.01, 1893.03(d).

PCTにおける共通の発明的貢献

PCT規則13.1は、一つの出願に、一つの発明、または単一の一般的発明概念によって結び付けられた一群の発明を含めることを認めている。規則13.2は、必要な結び付きを明らかにしている。すなわち、請求された発明は、同一または対応する特別な技術的特徴によって結び付けられていなければならない。これらの特徴は、請求された各発明を全体として見たときに、その発明が先行技術に対してもたらす貢献を表す。Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 13.1–13.2 (2026) [hereinafter PCT Rules].

この基準を満たすには、共通の技術分野や商業上の目的だけでは足りない。例えば、同じ通信プラットフォームに関する請求項であっても、相互に関連しない技術的改良を対象としている場合がある。反対に、請求項が異なる表現を用い、または異なる構成要素を対象としていても、対応する特徴によって単一性が認められ得る。判断の対象は、単なる独立請求項の数ではなく、請求された発明の間の技術的関連性である。一つの請求項内に選択肢を記載しても、単一性の検討を回避することはできない。PCT Rules 13.2–13.3; Administrative Instructions Under the Patent Cooperation Treaty annex B, para. (b).

先行技術によって、この判断は変わり得る。単一性の欠如は、請求項を先行技術と対比する前にアプリオリ（a priori）に明らかな場合もあれば、その対比の後にアポステリオリ（a posteriori）に生じる場合もある。二つの請求項がそれぞれA + XおよびA + Yを記載しているとする。Aが共通の発明的貢献をもたらすならば、両請求項には単一性が認められ得る。Aが公知または自明であると判明し、残る主題に他の発明的な結び付きがなければ、単一性が失われる可能性がある。ただし、公知の主題を特定しただけで判断が自動的に完結するわけではない。審査官は、請求された発明の間に、要件を満たす結び付きがなお残っているかを検討しなければならない。World Intell. Prop. Org., PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 10.01–10.04 (Jan. 1, 2026) [hereinafter PCT Guidelines].

従属請求項についても、同様の注意が必要である。追加の限定が、それ自体で別の発明を構成し得るという理由だけで、単一性が否定されることはない。独立請求項が先行技術に対して特許性を有し、単一性を満たす場合、従属請求項は通常、その独立請求項を通じた結び付きを維持する。独立請求項が先行技術に対して特許性を欠く場合、審査官は、その従属請求項の間に共通の発明的貢献が残っているかを評価しなければならない。ガイドラインは、広く実務的な判断を求め、分類が異なることだけを理由とする単一性の指摘を認めていない。PCT Guidelines ¶¶ 10.04–10.08; MPEP § 1850(II).

通常の米国の限定要求に必要な二つの要件

通常の米国の限定要求の出発点は35 U.S.C. § 121であり、同条は、一つの出願が独立し、かつ別個の発明を請求する場合に限定を要求する権限を認めている。USPTOは、この文言を、独立した発明、または相互に関連するが別個である発明を含むものと解釈している。したがって、出願人は、発明が相互に関連していると示すだけで限定要求を覆すことはできない。MPEP § 802.01.

適用される別個性の判断は、請求項間の関係によって異なる。物と方法、方法と装置、組合せと部分的組合せ、ならびに種に関する請求項では、それぞれ異なる問題が生じる。審査官は、実際に提示された関係に適した基準を適用しなければならない。請求項が異なるカテゴリーに属するという結論だけでは、必要な検討を行ったことにはならない。MPEP § 806.05.

別個性は、要件の一つにすぎない。審査官は、重大な調査負担または審査負担も示さなければならない。MPEP § 803は、独立した発明または別個の発明に係る請求項が含まれていても、重大な負担なく調査および審査を行える場合には、すべての請求項を審査するよう定めている。したがって、適切に構成された限定要求への異議では、主張された別個性と負担の双方を争うことができる。MPEP § 803.

負担については説明が必要である。異なる分類、技術上別個に扱われていること、または異なる調査分野は、重大な調査負担の根拠となり得る。ある発明にのみ関係する開示上の問題など、審査上の論点の違いは、審査負担の根拠となり得る。こうした根拠には、請求された発明と追加作業とを結び付ける適切な説明が必要である。十分な根拠を示した応答では、共通の調査分野や重複する論点を特定し、審査官の理由付けを争うことができる。MPEP § 808.02.

米国国内実務の負担要件が、一緒に審査する方向に働くこともある。A + XおよびA + Yを対象とする請求項に戻り、Aは従来技術であり、XとYはそれぞれ別個の発明的貢献をもたらすが、要件を満たす共通の発明的関連性はないと仮定する。これらの請求項は、PCTの単一性を欠く場合がある。しかし、調査が実質的に重複し、審査上も実質的に異なる論点がなければ、一緒に審査しても重大な負担が生じない可能性がある。その前提では、発明が独立しているか、または別個であっても、通常の米国の限定要求は不適切となる。PCT Rule 13.2; MPEP §§ 803, 808.02.

PCT規則13には、これに相当する独立した重大な負担の要件はない。ただし、国際実務でも調査作業量は考慮される。ガイドラインは、追加作業が少ないか無視できる程度であれば、追加手数料を求めずに他の発明を調査することを認めている。両者の違いは適用される法的基準にあり、審査の効率性が考慮されるか否かにあるのではない。PCT Guidelines ¶¶ 10.64–10.65.

物と方法の請求項で取扱いが異なり得る理由

厚さ方向に、集電体側からセパレーターに面する側へ向かって細孔径が増大する電極を仮定する。この特定の細孔径勾配が、先行技術に対して新規かつ非自明な貢献をもたらすものとする。物の請求項は、その構造を記載する。製造方法の請求項は、順次大きくなる犠牲粒子を含む層を順番に堆積させ、それらの粒子を除去して、請求された勾配を形成することを規定する。これらの工程によって、特定された構造が必然的に得られるものとする。この方法は、請求された物の製造に特に適合したものであり、発明的な細孔径勾配が、単一性を支える技術的関連性をもたらす。PCT Guidelines ¶¶ 10.12–10.13.

同じ電極を、実質的に異なる別の方法でも製造できるとする。そのような代替方法の存在だけでは、PCTの単一性は否定されない。物の製造に特に適合した方法が、その物を製造する唯一の方法である必要はないからである。PCT Guidelines ¶ 10.13. 通常の米国実務では、この代替方法が異なる意味を持つ。物と方法の別個性を裏付け得るからである。ただし、限定要求には、なお重大な負担が必要となる。MPEP §§ 803, 806.05(f).

装置の請求項には、粒子供給部、および各層について順次大きい粒子を選択する制御部を備えた層形成機構と、粒子除去ユニットを記載することが考えられる。これらの請求された特徴が、製造方法の貢献に対応する形で先行技術に対して貢献すると仮定すれば、単一性を裏付け得る。その電極を製造できるだけの汎用機械では、この関連性は立証されない。PCT Guidelines ¶ 10.14. PCTの単一性は、方法と装置が互いに専用のものであることを要求しない。他方、通常の米国実務における別個性は、実質的に異なる代替装置または用途についての合理的な例に基づいて認められ得る。ただし、負担要件は満たされなければならない。MPEP §§ 803, 806.05(e).

歴史的な例として、Caterpillar Tractor Co. v. Comm’r of Pats. & Trademarks, 650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986)がある。同出願は、スプロケットの鍛造方法と、それに関連する装置を請求していた。裁判所は、旧PCT規則13.2を適用し、方法と装置は互いに専用である場合に限って単一性を有するというUSPTOの解釈を退けた。Id. at 219–20. 現行のMPEP § 1850は、この判決を説明し、国際出願および国内段階出願については、通常の米国国内の限定要求実務とは独立してPCTの単一性の原則を適用するよう審査官に指示している。MPEP § 1850(I).

この仮定の例は、先行技術に関する前提が重要である理由も示している。請求された細孔径勾配が従来技術であると判明すれば、主張されていた共通の発明的貢献は、その勾配によってはもはやもたらされない。その場合、審査官は、どの請求項が要件を満たす発明的関連性を維持しているかを判断しなければならない。対応する発明的特徴により、物の請求項が方法および装置のグループとの単一性を欠いていても、方法と装置の請求項間では単一性が維持され得る。三つのカテゴリー全体に単一性が認められるには、物の請求項をも含む、要件を満たす関連性が必要である。したがって、主張された物の特徴が発明的貢献を失っても、方法の請求項と装置の請求項を互いに分離する必要が必ず生じるわけではない。PCT Rule 13.2; PCT Guidelines ¶¶ 10.01–10.04, 10.14, 10.16.

出願経路が重要となる理由

重要な区別は、審査中の出願の法的性質にある。§ 371出願は国際出願の米国国内段階であり、単一性の判断基準が適用される。バイパス継続出願は、国際出願の利益を主張する別個の§ 111(a)出願であり、通常の限定要求の判断基準が適用される。MPEP §§ 1895, 1896(III).

出願または手続	適用されるグループ分けの基準
PCTの国際調査または国際予備審査	PCTに基づく発明の単一性
§ 371に基づく米国国内段階出願	PCTに基づく発明の単一性
既存の§ 371出願におけるRCE	PCTの単一性基準が引き続き適用
§ 111(a)に基づくバイパス継続出願	通常の米国の限定要求実務
いずれかの米国出願経路からの、後の§ 111(a)に基づく継続出願または分割出願	通常の米国の限定要求実務

後続出願を行う際には、適用される基準を改めて確認しなければならない。§ 371出願を親出願とする§ 111(a)に基づく継続出願または分割出願には、親出願の許可前に行うか許可後に行うかを問わず、通常の限定要求の判断基準が適用される。親出願の単一性基準が、特許ファミリーに永久に付随するわけではない。MPEP § 1893.03(d). 許可後に継続出願を行う場合でも、必要な係属の重複を維持しなければならない。35 U.S.C. § 120. したがって、単一性の原則の下で従前は一緒に審査されていた電極に関する請求項も、後の§ 111(a)出願で追求する際には、米国国内の別個性および負担の要件に照らして評価する必要がある。

RCEは既存の出願の審査を継続するものであり、新たな出願を生じさせるものではない。したがって、§ 371出願でRCEを行う場合には、その出願の単一性基準が維持される。MPEP §§ 706.07(h), 823. ただし、RCEによって、それまでに選択され審査された発明との単一性を欠く請求項へ当然に切り替える権利が出願人に与えられるわけではない。MPEP § 706.07(h), subsec. VI(B).

有利な国際段階の見解が得られても、米国におけるグループ分けの問題が解決するわけではない。単一性および特許性に関する国際段階の見解には拘束力がなく、米国国内段階の審査官は、独立に単一性の欠如を認定できる。国内段階における単一性欠如の指摘では、請求項の各グループを特定し、各グループを区別する特別な技術的特徴を含め、各グループが他の各グループとの単一性を欠く理由を説明しなければならない。MPEP § 1893.03(d)–(e).

国際段階および米国での要求への対応

国際調査において単一性の欠如が認定されると、通常は追加調査手数料の支払が求められる。国際調査機関は、請求項に最初に記載された主たる発明と、所定の手数料が期限内に支払われた追加の発明を調査する。したがって、特定されたすべての発明について手数料を支払う意向がない場合、請求項の記載順序は実務上の意味を持つ。Patent Cooperation Treaty art. 17(3)(a), June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231.

規則40は、支払の求めに認定の理由を記載することを要求し、その求めの日付から1か月以内に、追加手数料および適用される異議申立手数料を支払う機会を出願人に与えている。異議を申し立てて追加手数料を支払う場合には、単一性が存在する理由、または追加手数料が過大である理由を記載した理由書を添付しなければならない。見直しによって異議が認められれば、追加手数料の全部または一部が返還され得る。異議申立手数料は、異議が全面的に正当と認められた場合に返還される。PCT Rules 40.1–40.2.

追加の国際調査手数料を支払わないこと自体によって、未調査の主題を米国国内段階で追求できなくなるわけではない。それらの請求項は引き続き米国の審査官による検討の対象となり、審査官は国内段階の単一性基準に基づいて選択を要求できる。MPEP § 1850(V). 逆に、国際段階で追加手数料を支払っても、米国ですべての発明が一緒に審査されることが確保されるわけではない。国内段階の審査官は、引き続き選択を要求する権限を有する。37 C.F.R. § 1.499.

第II章にも関連する手続がある。国際予備審査機関は、請求項を限定するか、または追加審査手数料を支払うよう出願人に求めることができ、その求めの日付から1か月の応答期間が与えられる。規則68.1に定める例外に従うことを条件に、単一性が欠如するとの見解を記録した上で、そのような求めを行わずに審査を進めることもできる。PCT Rules 68.1–68.3. その例外の一つは、手数料を支払うかどうかの判断に直接関係する。すなわち、国際調査報告が作成されていない発明に関する請求項については、国際予備審査を行う必要がない。したがって、国際予備審査機関が限定または追加手数料の支払を求めずに手続を進める場合でも、国際調査から除外された発明について、第II章で必ず審査を受けられるわけではない。PCT Rules 66.1(e), 68.1.

米国実務では、出願人が要求に異議を述べる場合でも、発明を選択する必要がある。出願人は、適時の異議において、誤りであると考える点を具体的に特定するべきである。限定要求が不適切であるとの一般的な主張だけでは、請願による見直しを求める権利は保持されない。限定要求が最終的なものとなった後は、§ 1.144に基づく請願（petition）によって見直しを求めることができる。請願は、遅くとも審判請求書の提出時までに提出しなければならない。これらの選択および見直しの手続は、国内段階における単一性欠如の指摘にも適用される。37 C.F.R. §§ 1.143–1.144, 1.499; MPEP §§ 818.01(a)–(c), 823. 請願を提出しても、適用される応答期間の進行やその他の出願手続が停止することはない。37 C.F.R. § 1.181(f).

実体的な応答は、適用される基準に即したものでなければならない。単一性欠如の指摘に対する異議では、グループ間の同一または対応する特別な技術的特徴を特定し、審査官の先行技術に関する分析によっても、その発明的な結び付きが失われない理由を説明するべきである。通常の米国の限定要求に対する異議では、適用される別個性の基準と主張された負担を、それぞれ検討するべきである。具体的な請求項の文言、技術的な説明、および審査官が示した例の分析によって、すべての請求項が一つの発明に関係するという一般的な主張よりも有用な応答となる。

再併合と分割出願に対する保護

発明の選択によって、非選択請求項は審査対象から外されるが、実体的な特許性について拒絶されたことにはならない。選択された発明に係るすべての請求項が許可可能な状態になったとき、審査官は限定要求を再検討するべきである。物の発明が選択されていた場合、非選択の方法発明が再併合（rejoinder）の対象となるためには、その方法発明に係るすべての請求項が、許可可能な物の請求項に従属するか、またはその他の形でその物の請求項のすべての限定を要求していなければならない。再併合された請求項も、引き続き実体的な特許性審査の対象となる。MPEP §§ 821, 821.04, 821.04(b).

再併合により該当する限定要求が撤回されるため、係属中の分割出願を含め、§ 121による保護に依拠する根拠が失われる可能性がある。MPEP § 821.04. § 821.04(b)が扱う物と方法の関係では、再併合が行われる前に、非選択の方法発明に係るすべての請求項を削除すると、限定要求は維持される。これは分割出願を追求する際に重要となり得るが、§ 121のその他の要件も満たす必要がある。MPEP § 821.04(b).

§ 121は、その要件を満たす場合に、一定の非法定二重特許（nonstatutory double patenting）の主張に対する保護を与える。ただし、同一の発明を請求する複数の特許を認めるものではない。MPEP § 804.01, item (F). PCTに由来する特許ファミリーでは、分離がどの段階で要求されたかが重要である。国際調査機関または国際予備審査機関による国際段階の単一性欠如の認定だけでは、この保護は成立しない。米国国内段階の審査中に行われた単一性欠如に基づく要求は、その保護の根拠となり得る。MPEP § 804.01, item (D).

保護を受けるには、要件を満たす分割出願、その分割出願と限定要求との関係、および法定の出願時期にも注意する必要がある。主題を自発的に分離するだけでは、保護の適格性は成立しない。法文は、他方の出願について特許が発行される前に分割出願を行うことを要求しており、手続経過によって、限定要求との必要なつながりが裏付けられなければならない。35 U.S.C. § 121; MPEP § 804.01.

出願の種類とその系譜には、特に注意が必要である。通常の継続出願は、親出願が限定要求を受けたという理由だけで、セーフハーバーによる保護を得るものではない。しかし、要件を満たす分割出願に由来する継続出願は、その他の条件が満たされれば、引き続き保護の対象となり得る。連邦巡回区控訴裁判所は、Amgen, Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2009)において、この区別を明示的に認めた。

請求項は、限定要求との整合性（consonance）も維持しなければならない。これは、各出願の間で、審査官が設定した区分の境界を維持することを意味する。各分割出願に、限定要求で分けられたグループを必ず一つだけ含めなければならないという意味ではなく、順次行われる分割出願も保護の対象となり得る。Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1351–54 (Fed. Cir. 2010). 実務上は、限定要求、各出願で追求した請求発明、およびそれらの区分に影響する補正や要求の撤回について、明確な記録を保持することが必要となる。

これらの原則は、出願経路の選択を、特許ファミリーの手続経過に結び付ける。後の§ 111(a)出願には、親出願が単一性の原則に従って審査されていた場合でも、通常の限定要求の判断基準が適用される。それでも、要件を満たす国内段階の限定要求は、それに基づく分割出願について、§ 121による保護を支える可能性がある。後続出願のグループ分けの基準と、先の限定要求がもたらす法的効果は、別々に分析する必要がある。MPEP §§ 1893.03(d), 804.01, item (D).

出願戦略への請求項のグループ分けの組込み

米国への出願経路を選ぶ前に、代理人は、予定する請求項を結び付ける技術的貢献を特定し、それらを一緒に審査するために必要な作業を評価するべきである。電極の発明的な細孔径勾配は、PCTの単一性の原則に基づき、物と製造方法の請求項を結び付け得る。これに対応する装置の特徴が、その結び付きをさらに装置の請求項へ広げる場合もある。先行技術によって、主張された共通の貢献が否定される場合には、残る発明的な関連性を再評価する必要がある。通常の米国実務でも、調査および審査の重複に注意する必要がある。発明が別個であっても、その重複により限定要求が認められない場合があるからである。いずれの出願経路も、予定するすべての請求項を一緒に維持できることを保証するものではない。

請求項は、当初の審査と後続出願の双方を見据えて作成するべきである。明細書の裏付けを有する請求項の文言によって、発明的な関連性を明示できる。また、最も広い共通の主題が特許性を欠くと判明した場合に備え、従属請求項によって、より狭い組合せを保持できる。国際段階では、商業上重要な発明を、請求項の記載順序において意識的に考慮するべきである。米国の出願手続では、出願人は、異議を述べるか、補正するか、再併合の可能性を待つか、または分割出願を追求するかを決める前に、グループ分けの要求の内容を評価するべきである。

この比較から、三つの事項を検討する必要がある。すなわち、審査中の出願にどのグループ分けの基準が適用されるか、どのような発明的関連性または審査作業の重複が請求項を一緒に維持する根拠となるか、そして分離が後続出願にどのような意味を持つかである。電極の請求項については、発明的な細孔径勾配が当初の単一性を支え得るが、後の§ 111(a)出願では米国国内の基準に基づく新たな分析が必要となる。RCEは既存の出願の基準を維持する一方、それに続く分割出願では、限定要求の記録と§ 121について別途検討する必要がある。これらの問題を併せて考えることで、代理人は、現在審査される請求項と、特許ファミリー全体で追求する保護の双方を計画できる。