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Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

将IPR启动决定中的实体判断交还PTAB

作家相片: Brandon Theiss
Brandon Theiss
10月7日
讀畢需時 29 分鐘

内容摘要

将多方复审(inter partes review,IPR)启动阶段的实体判断交还专利审判与上诉委员会(PTAB)的已公布计划,为使决策责任与机构专业能力相匹配提供了契机。由于以局长为中心的程序已经包含向行政专利法官(APJ)征询意见的环节,改革的理由在于让专业合议庭承担集体评议、解决技术分歧以及解释决定的责任。局长的比较优势在于制定并监督实施合法的全局性裁量政策,同时允许将常规适用事项予以授权。裁量拒绝启动程序所依据的许多因素,包括审判日程、诉讼投入、当事人身份和既定预期,均可在不解决涉案专利技术如何运行的情况下进行评估。相比之下,可专利性判断需要综合运用法律与技术分析,这与APJ的法定任职资格和职业经验相契合。这一区分仍然是功能性的:法定期限限制等强制性要求可能不涉及技术,而裁量审查也可能依赖技术评估。公开载明理由的APJ建议,并要求局长解释偏离建议的原因,这样的透明制度可以实现许多相同的益处;不过,由合议庭直接作出决定,责任归属更清晰,常规流转环节也更少。实施方案还应明确作出启动决定的合议庭是否负责后续审理,在效率和技术熟悉程度所带来的益处与可能存在的锚定效应及确认偏误风险之间进行权衡。改革能否成功,最终应取决于充分说理的决定、承担责任的监督、与技术背景相适应的案件分配,以及随着证据记录逐步充实而进行的真正重新审视。

I 将技术判断交还专门法官的理由

将IPR启动阶段的实体判断交还行政专利法官合议庭,应能使美国专利商标局(USPTO)内部的决策责任划分更加清晰。以局长为中心的程序已经运用了APJ的专业知识。拟议改革应在保留可问责的机构监督的同时,让专业合议庭负责作出常规实体判断并说明理由。局长的比较优势在于制定并监督实施合法的全局性裁量政策。APJ的比较优势则在于通过综合法律与技术分析,解决具体案件中的可专利性争议。这些职责允许务实的授权与复核;无论哪一项,都不要求局长亲自决定每一个与启动程序有关的问题。

已公布的调整为落实这一分工提供了契机。John A. Squires局长在2026年9月29日的书面证词中表示,拟于10月将启动阶段的实体判断交还PTAB,届时距其将这些判断集中处理约满一年。他在证词中将这一回归计划与PTAB STRONG所开展的培训和机构能力建设联系起来。Oversight of the United States Patent and Trademark Office: Hearing Before the Subcomm. on Intell. Prop. of the S. Comm. on the Judiciary, 119th Cong. 7 (2026) (statement of John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off.) [hereinafter Squires Testimony].

此前,启动程序的责任先后采取了两种不同的分配方式。2025年3月,USPTO将局长负责的裁量审查与三人PTAB合议庭负责的实体问题及其他非裁量问题分开处理。2025年10月,局长开始承担两个阶段的责任,并向至少三名APJ征询意见。该程序预设常规案件采用简式通知,并允许在适宜详细处理时将案件交由委员会成员办理。Memorandum from Coke Morgan Stewart, Acting Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Acting Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Interim Processes for PTAB Workload Management 1–3 (Mar. 26, 2025) [hereinafter March 2025 Memorandum]; Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Director Institution of AIA Trial Proceedings 1–2 (Oct. 17, 2025) [hereinafter October 2025 Memorandum].

支持将实体判断交还APJ的制度性理由,取决于赋予决策责任能够在征询意见之外增加什么:合议庭的集体评议、专业人员之间分歧的解决、由作出决定的法官负责的理由说明,以及分布于委员会各合议庭的持续案件关注。这些是拟议中改善裁判的机制,并非改变正式作出决定者之后已被证实必然出现的结果。另一种值得认真考虑的方案,是保留以局长为中心的制度,通常采纳APJ公开且载明理由的建议,并解释偏离建议的原因。比较这些安排,可以使支持合议庭直接决策的论证更为准确。9月的公告描述的是拟议中的过渡;具体实施程序将决定能否实现上述益处,以及启动阶段合议庭与后续审理合议庭之间的关系。

II 专家咨询与决策责任

由于集中处理程序已经借助APJ的专业能力,支持改革的论证必须说明,由合议庭直接承担责任究竟会改变什么。2025年10月的备忘录要求向至少三名法官征询意见,预设使用简式启动通知,并允许将需要详细处理的问题交由委员会成员办理。October 2025 Memorandum, supra, at 1–2. 这些规定确立了获得专业判断的渠道,但未明确要求在每个常规案件中公开APJ共同论证的建议,也未说明参与咨询的法官之间的分歧应如何解决。合议庭直接裁判的预期优势,在于这些专业工作的组织方式及理由说明方式。

第一项机制是集体评议。负责决定是否启动程序的合议庭,应要求其成员结合案卷记录检验对权利要求和引证文献的不同解释,并解决有关无效挑战的实质性分歧。如果一名法官认为某项已披露功能满足一项权利要求限定,而另一名法官对该文献有不同理解,合议庭就必须在作出判断时正面处理这一差异。直接承担责任,使解决分歧成为专业法官裁判职责的一部分。咨询同样可以包含严谨的集体评议,该备忘录也没有任何内容能够证明参与咨询的APJ未进行评议。本文建议的是,将这种评议明确纳入常规决策程序。

第二项机制,是由作出决定的合议庭负责提供充分的理由说明。作出实体判断的法官,应解释该判断所依据的技术命题和法律推理。这项义务能够揭示缺乏支持的推论,促使法官回应重要的相反证据,并在法官另行发表意见时使分歧公开可见。它也使当事人和复核官员能够将结果与合议庭对案卷记录的处理联系起来。这些益处来自说理充分、责任主体明确的决定,而非以一位官员的签名替换另一位官员的签名。仅以合议庭名义发出一份简式通知,几乎无法带来所主张的益处。

第三项机制是分配持续审视案件的责任。经过适当配置的各合议庭,可以分别承担委员会所受理案件的具体实体分析工作,推进并完成该分析;局长则可将监督精力集中于影响重大的法律或机构事务问题。这一安排能够避免例行地将已完成的技术评估转交另一位决策者,再增加一道批准程序。其价值取决于人员配置、工作量和实际复核流程;授权本身不会创造处理能力。在启动阶段持续关注案件,也不意味着后续审理必须由同一批人员负责;这属于下文讨论的另一项制度设计选择。

“通才型”描述的是局长机构职责的广泛性,并不意味着某位局长缺乏专利经验或科学理解,也不意味着参与咨询的APJ不再具有专门知识。真正需要比较的,是在两种安排下均拥有专业能力的同一机构内部,决策工作应如何分配。如果由合议庭直接负责,能够明确要求专业法官作出技术判断并说明理由,同时将局长较为广泛的监督保留给确有必要介入的问题,那么这一安排就更可取。

以APJ充分说理的建议为基础、由局长居于中心的制度,是一种切实可行的替代方案。三名APJ可以集体评议,形成载明理由和分歧的书面建议,并在局长采纳时予以公开。局长可以公开解释任何偏离建议的决定,并将未解决的技术问题交回专业法官。这样的程序既可能保持技术分析的严谨性,也可增加一次发现不同合议庭之间法律处理不一致的机会。即使局长仍是正式决策者,该程序也能够回应例行使用简式通知所引发的许多担忧。

因此,倾向于由合议庭直接决定,并不等于主张建议机制本质上较差,其论点更为有限。合议庭已经形成完整且载明理由的判断时,如果每个常规案件都要求另行作出一次决定,可能只是增加流转环节,而未相应改善分析。对具体理由的责任也可能被分散在提出理由者与采纳结论的官员之间。合议庭直接裁判,将实体判断的首要责任交给专业法官,并将监督介入定位为界定明确的复核职能。局长仍可在合法监督权限内处理法律适用不一致等问题,而不必例行地成为每一项技术判断的第二位发布者。

这种偏好必须是有条件的。如果建议制度能够在没有显著重复劳动的情况下,实现同等程度的集体评议、公开明确的责任归属、及时处理和充分说理的监督,其实际表现可能接近合议庭直接裁判。反之,人员配备不足、决定缺乏解释的合议庭,也不会实现本文所提出的益处。上述机制构成倾向于某种常规责任分配方式的制度理由,并非证明改变正式权力归属必然提高准确性的实证证据。评估应考察理由的质量、对分歧的处理、及时性以及复核机制的运行。

局长持续监督与APJ承担首要责任并不矛盾。United States v. Arthrex案处理了局长复核APJ最终决定的权力问题,并提供了允许此类复核的救济方案。该判决并未要求局长亲自裁决每一项启动程序的请求。United States v. Arthrex, Inc., 594 U.S. 1, 25–27 (2021) (opinion of Roberts, C.J.). 虽然该案裁判涉及最终决定,而非本文所提出的具体启动程序,但它说明专业裁判可以与可问责的机构监督并存。需要解决的是明确两类责任及其相互关系。

III 裁量与实体判断之区分的适用范围

启动程序涉及不同性质的决定。裁量审查主要考察的是,鉴于程序经过和适用政策,USPTO是否应将裁判资源投入某一具体的无效挑战。实体审查则考察请求人的法律与技术论证是否达到法定门槛。第314条(a)款要求,在准许启动程序之前,必须存在请求人至少就一项受挑战权利要求胜诉的合理可能性。达到这一门槛,本身并不意味着必须启动程序。35 U.S.C. § 314(a); SAS Inst. Inc. v. Iancu, 584 U.S. 357, 365–66 (2018).

许多裁量考虑因素在本质上不涉及技术。先前程序、既定预期、重复处理以及机构工作量的意义,通常取决于制度判断,而非科学分析。2025年3月的备忘录明确列举了这些因素,并将其程序与委员会履行相互竞争的工作职责的能力联系起来。March 2025 Memorandum, supra, at 2–3. 判断某项程序是否会重复已经完成的工作,往往无需先确定某一电路、化学组合物或机械结构是否满足权利要求中的限定。

技术复杂性与启动要求的法律性质是两个不同维度。非技术性并不等于裁量性,技术性也不意味着仅与实体问题有关。例如,第315条(b)款规定,侵权起诉状向请求人、实际利益关系人或与其具有特定法律利害关系者(privy)送达超过一年后提出请求的,不得启动程序,但法律规定的程序加入请求例外除外。35 U.S.C. § 315(b)–(c). 适用这一限制可能取决于送达日期及当事人关系,而不需要理解发明;然而,它仍是一项法定限制,并非允许权衡行政便利的授权。反过来,2025年3月的备忘录允许在裁量审查中考虑无效挑战的说服力和对专家的依赖程度,这可能需要相当深入的技术判断。March 2025 Memorandum, supra, at 2. 本文的建议主要是在裁量政策判断与技术性可专利性评估之间分配责任。其他法定启动要求,应明确指定决策者和处理程序;不能仅因其不涉及技术,就自动将其交由局长负责。

USPTO于2026年6月发布的统计数据体现了这一区分的实际重要性。报告显示,2026财年截至6月,按请求计算的总体启动率为38%,裁量决定类别中的拒绝率为60%,实体及其他决定类别中的启动率为75%。这些数据合并了IPR与授权后复审(post-grant review),各类别也并非同一组相互匹配的案件。不过,它们仍说明裁量筛选发挥着重要作用。U.S. Pat. & Trademark Off., PTAB Trial Statistics June 2026 6–7 (2026). 将实体决定交还APJ,能够改善该阶段的质量,但未必会使获得审理机会的总体情况发生相近幅度的变化。

IV 局长对裁量政策的责任

支持由局长负责的正面理由,应从其职权范围出发,而不是从无需技术训练出发。APJ同样能够评估排期令、诉讼经过、商业记录和信赖行为。局长特有的责任,是制定适用于各类程序的合法机构政策,协调对USPTO提出的相互竞争的要求,并监督一致适用。国会要求局长在制定IPR规则时,考虑经济、专利制度的健全性、行政效率,以及USPTO按时完成程序的能力。35 U.S.C. § 316(a)–(b). 这一规定并未解决有关裁量拒绝启动程序之合法范围的所有争议,但它明确指出了一些必须从全局角度考虑的因素。

各合议庭所见的是分配给自己的案件情形。机构领导层则有条件将这些情形与总体案件量、相互竞争的法定职责,以及在整个制度中实施某项政策的后果一并考虑。对平行诉讼或既定预期采取统一做法,还需要选择不同利益之间的相对权重。局长应在适用法律范围内阐明这些选择,解释政策变更,并继续对USPTO如何实施政策负责。与任由各合议庭自行形成处理方法相比,由中央层面承担政策责任,可以使这些选择更加公开和一致。

制定政策与亲自在每个程序中适用政策,是不同的职能。局长可以规定处理平行诉讼的统一方法,同时将审判日期、当事人身份或程序经过等常规事实认定授权给APJ。在政策明确且仍有实质性监督复核的前提下,授权既可以维持对具体案件的充分关注,也能避免案件集中等待批准。局长可以保留对新型政策问题、影响重大的政策偏离,以及单个合议庭无法独立解决的机构资源问题的决定权。这一方案主张承担责任的政策领导与务实的案件层面授权相结合,并非认为APJ判断非技术事实的能力较弱。

下述裁量标准说明,这种分工为何可行。其中许多标准可以依据排期令、诉讼文件、专利授权日期、往来函件和商业记录予以适用。它们以非技术性为主的特点,支持将其与实质性的可专利性分析分开。局长发挥领导作用的正面理由,仍在于统一政策和机构问责;具体事实适用可以由局长进行,也可以由遵循该政策的APJ完成。

A Fintiv因素主要涉及平行程序的管理

Apple Inc. v. Fintiv, Inc.案提出的六项因素,涉及诉讼中止、相对时间安排、平行诉讼中的投入、重叠争点、当事人身份,以及包括实体问题在内的其他情形。它们用于综合评估另行开展一项程序是否有助于提高效率并维护裁判体系的健全性。Apple Inc. v. Fintiv, Inc., No. IPR2020-00019, Paper 11, at 6 (P.T.A.B. Mar. 20, 2020) (precedential). 逐项考察可以发现,这一框架的大部分内容关注的是不同程序之间的关系,而非专利技术的运行方式。

第一项因素,是法院是否已中止平行诉讼,或者是否有证据表明法院可能在IPR启动后中止诉讼。Id. at 6–9. 相关材料包括中止令、尚待处理的动议、法院所说明的理由和程序状况。决策者无需理解半导体的架构或药物化合物的性质,即可判断中止诉讼能够减少同时进行的诉讼活动。预测未来是否中止可能存在不确定性,但这种关于法院程序走向的不确定性,并非技术性的可专利性问题。

第二项因素,将法院预计的审判日期与委员会预计作出最终书面决定的期限进行比较。Id. at 9. 这项考察需要评估日程以及排期证据的可靠性。判断地区法院是否可能在PTAB完成复审之前开庭审判,并不需要解释发明的技术运行方式。排期令、延期以及反映法院实际办案进度的证据之所以重要,是因为它们与重复处理和相对时间安排有关。衡量这些证据所需的核心能力,并非来自技术训练。

第三项因素涉及已投入平行程序的工作,以及请求人在寻求复审时是否勤勉及时。Id. at 9–12. 裁判者可以考察法院是否已作出权利要求解释令、证据开示进展到何种程度,以及是否会重复大量工作。确认法院已经解释了争议权利要求,不同于判断其解释是否正确。同样,评估从获知哪些权利要求被主张侵权到提交IPR请求之间的时间间隔,通常需要的是时间线和对延误的解释。这些都是常见的诉讼管理判断,并不依赖于解决基础技术争议。

第四项因素考察请求与平行程序之间的争点重叠程度。Id. at 12–13. 这类比较的大部分内容,可以从当事人的诉讼文书和无效主张中确定:哪些权利要求受到挑战,援引哪些文献及组合,以及作出不再主张某些理由的承诺后,法院中还保留哪些论点。确认两份文件提出了相同的无效挑战,并不需要判断该挑战能否成立。需要强调的限定在于,实质等同性本身可能存在争议。如果问题在于措辞不同的权利要求或表面上不同的文献,是否提出了实质相同的技术问题,就可能需要专业协助。在此类案件中,重复处理应产生何种行政后果,仍然不同于为确认重复而必须进行的技术比较。

第五项因素考察请求人是否为平行程序中的被告。Id. at 13–14. 当事人身份及相关关系,通常可以通过诉讼文书、公司记录和诉讼经过确定。即使这些关系存在争议,争议所涉及的也是谁在参与诉讼以及平行程序的后果,通常并不要求理解发明的电路、化学、软件或机械原理。

第六项因素涵盖其他情形,并明确包括实体问题。Id. at 14–16. 其中的实体部分,是将整个框架描述为非技术性时最主要的限制。判断某篇文献未披露某项限定,或某种拟议组合缺乏有说服力的理由,即使处于初步阶段,也可能需要深入的技术理解。这一部分应借助APJ的专业知识。将实体问题纳入考量,并不会使其他因素也变成技术问题:实体评估可以为整体裁量判断提供依据,而裁量决策者则将局长的合法政策适用于程序性和机构性考虑因素。

其间发生的政策变化,进一步说明应将标准本身与赋予标准的具体权重区分开来。USPTO于2025年2月撤销了2022年6月的指引。2025年3月24日的备忘录恢复了对早期先例框架的适用,纳入国际贸易委员会的平行程序,将及时提交的Sotera承诺视为高度相关但不单独决定结果的因素,允许采用包括中位数统计在内的审判时间证据,并说明仅有极具说服力的实体理由并不足以左右结论。Memorandum from Scott R. Boalick, Chief Admin. Pat. J., to Members of the Pat. Trial & Appeal Bd., Guidance on USPTO’s Recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation” 1–3 (Mar. 24, 2025). 这些选择决定USPTO如何在程序效率与相互竞争的考虑因素之间进行权衡,并不会使计算审判日期或确认诉讼当事人变成科学问题。

由此形成的制度性区分是具体的。通才型决策者能够评估两个裁判机构是否在重叠日程中处理同一争议、当事人是否已向其中一个机构的程序投入大量资源,以及中止或承诺能否减少重复。专业合议庭则更适于判断现有技术实际上是否教导了所要求保护的发明。前一类任务往往可以在不解决后一类问题的情况下完成。

B 既定预期涉及时间经过与信赖行为

既定预期(settled expectations)尤其清楚地说明,某项裁量因素的核心考察可以不涉及技术。2025年3月的备忘录将当事人的既定预期,包括权利要求已生效的时间长短,列为与裁量有关的因素。March 2025 Memorandum, supra, at 2. 局长随后在Magnolia案中作出的具有先例效力的决定,明确承认任何一方的预期都可能具有意义,并以Dabico案和Home Depot案为例。Magnolia Med. Techs., Inc. v. Kurin, Inc., No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8–9 (P.T.A.B. May 14, 2026) (precedential Director decision). 这里的问题是,考虑到当事人的既往情况与预期,有什么理由通过行政程序重新审查可专利性。

在Dabico案中,局长依据的是专利已生效近八年,以及请求人未能提出有说服力的理由,说明复审为何属于对USPTO资源的适当使用。该决定否定了固定的专利存续年限界线,并说明既定预期的形成并不要求实际知悉该专利或可能存在的侵权。Dabico Airport Sols. Inc. v. AXA Power ApS, No. IPR2025-00408, Paper 21, at 2–3 (P.T.A.B. June 18, 2025) (informative Director decision). 评估这一理由,可以通过确认授权日期、重建相关时间线,以及考察请求人提出复审的理由来完成。这些步骤本身均不要求理解专利所披露的技术机理。实际知情在特定案卷记录中可能具有意义,但不应将其表述为普遍适用的前提条件。

Home Depot案表明,分析为何必须兼顾双方。尽管该专利已生效超过十二年,局长仍采信请求人的主张,即该专利在请求人所属技术领域内,未被商业化、用于主张权利、进行专利标识、许可或以其他方式应用。这些情形支持了请求人自身的预期,其分量超过了支持裁量拒绝启动程序的因素。Home Depot U.S.A., Inc. v. H2 Intellect LLC, No. IPR2025-00480, Paper 11, at 2–3 (P.T.A.B. Sept. 4, 2025) (informative Director decision). 该决定体现的是对商业活动和权利行使历史的考察,而非认定专利技术贡献的大小。

适合这项考察的证据,由其目的决定。授权记录能够确认时间的经过。早先的起诉状和许可往来函件,可以确定权利主张及通知的历史。商业记录可能显示专利在哪些领域得到应用,以及当事人是否围绕相关预期安排了投资或商业关系。这些只是可能的证据来源,并非声称现有决定要求在每个案件中证明某项特定投资或许可。适用相关政策的局长或APJ,可以运用通常的裁判方法评估其日期、可信度和法律意义。识别有关商业领域可能需要背景信息,但确认某项专利长期在某行业获得许可,通常不需要判断其要求保护的算法是否区别于引证现有技术。

一个简单的假设即可说明这一区别。专利权人援引十年的许可活动,而请求人指出,对方最近在另一种商业环境中出乎意料地主张了权利。决定应给予这些相互竞争的预期多大权重,涉及当事人的行为以及允许另行开展程序的政策理由。判断较早的出版物是否披露了权利要求中的每一个步骤,则涉及技术实体问题。第一项决定不会仅因裁判者拥有工程学学位而更加准确;第二项决定则可能高度依赖评估工程技术证据的能力。

因此,既定预期应被理解为分配行政复审机会的一项理由,而非证明较早授权的权利要求在实体上有效的证据。Dabico案并未提供基于年限的自动豁免,Home Depot案也确认,时间经过并不必然决定结果。基于这一理由裁量拒绝启动程序,并不能确立发明具有新颖性或非显而易见性。支持局长领导该政策的论证,同样不以赞同这一标准的每一次适用为前提。当事人可以争论专利年限、通知和信赖行为应有的权重,而不会因此将这些争议转变为技术性的可专利性问题。

C 其他裁量标准同样依赖程序性和机构性证据

连续提出复审请求的情形提供了另一个例子。General Plastic案考虑先前请求、获得早先答复和启动决定的时间、延误及其解释、委员会的资源,以及按时完成程序的能力。其关注点包括,在研究先前程序后修改后续挑战所获得的战术优势。Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha, No. IPR2016-01357, Paper 19, at 16–18 (P.T.A.B. Sept. 6, 2017) (precedential as to § II.B.4.i). 这项考察的大部分问题,可以从文件提交顺序和当事人的解释中得到回答。确认请求人何时收到早先的答复,并不需要判断该答复的技术立场是否正确。评估新现有技术的重要性或检索的合理性时,技术协助仍可能有用,但核心问题是公平使用复审程序。

先前裁判会引出相关的资源分配问题。在Magnolia案中,请求人在其无效专家被排除后提出行政复审请求;其地区法院诉讼败诉后,局长拒绝启动程序。决定强调的是已经给予的诉讼机会、已投入的资源,以及在诉讼失利后寻求另一裁判机构的尝试,而非重新作出实体判断,认定所援引现有技术未能证明不具备可专利性。Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 9–10. 评估这一程序经过,需要理解法院作出了什么决定,以及请求人为什么寻求另一项程序,并不需要独立重现请求人原本希望提出的技术无效分析。

工作量考虑更直接属于行政管理问题。2025年3月的备忘录要求关注单方上诉的待审周期、《美国发明法案》(AIA)的期限,以及委员会面临的其他工作要求。March 2025 Memorandum, supra, at 3. 案件量、可用裁判能力和完成时间,可以通过机构数据加以评估。专利的复杂性可能影响资源估算,但如何在法定职责之间分配处理能力这一更广泛的选择,属于机构管理。

2026年3月11日的备忘录增加了具体的经济考虑因素:与被控侵权产品有关的美国国内制造和投资;专利权人制造、销售或许可的竞争产品在美国国内的制造情况;以及因侵权被诉的请求人是否为小企业。Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Users, Additional Discretionary Institution Considerations—U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings 2–3 (Mar. 11, 2026). 生产记录、投资证据、财务披露和企业特征,通常是相关材料。评估产品在哪里组装或企业是否符合有关规模标准,通常不需要判断产品的基础技术是否显而易见。这些标准可能引出重大的政策与法定权限问题,但解决这些问题所依靠的并非技术专长。

D 作为判断前提的技术问题应继续交由专家处理

明确这一分工的边界,会使支持该分工的论证更有力。2025年3月的备忘录还列出了法律变化、无效挑战的说服力、对专家的依赖,以及重大的经济、公共卫生或国家安全利益。March 2025 Memorandum, supra, at 2. 其中有些方面属于法律或政策判断,另一些则可能取决于技术证据。识别其间出现的新判例是一项法律任务,而评估该判例对某项具体技术披露的影响,可能需要专门知识。同样,评估所主张的公共卫生需求可能需要科学证据,即使决定该需求在机构决策中应占多大权重属于政策判断。

第325条(d)款体现了相同的区分。根据Advanced Bionics案,USPTO首先考察此前是否已经提交相同或实质相同的现有技术或论点;如果答案为是,再考察请求人是否证明USPTO存在重大错误。Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, No. IPR2019-01469, Paper 6, at 8–10 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential). 识别早先提交的材料可能很直接,但判断审查员是否误解文献或错误适用权利要求限定,可能恰恰需要支持APJ开展实体审查的同一种技术能力。Magnolia案同样承认,若对明显的审查员错误作出充分论证,可以压倒其他支持拒绝启动程序的考虑因素。Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8.

USPTO公布的裁量程序指引承认这一需要,要求在当事人争论实体理由的说服力时,向具备相关技术专长的人员征询意见。U.S. Pat. & Trademark Off., Interim Director Discretionary Process § V.B, https://www.uspto.gov/patents/ptab/interim-director-discretionary-process (last visited Oct. 4, 2026). 持久有效的责任划分应明确这种专业贡献。专业APJ应解决必要的技术前提问题并说明依据;适用裁量政策的官员随后可以决定,这一评估如何影响整体权衡。常规排期、当事人身份和信赖问题,并不能成为将实质性的实体审查转交通才型机构程序的理由。

因此,政策监督应明确哪些问题需要集中决定,哪些问题可以通过授权适用予以解决。决定常规排期问题的合议庭,无需独立重新考量USPTO的资源优先次序。反过来,若要实质性改变赋予既定预期的权重,应通过透明的机构政策程序处理,而不是在某一个案件中不加解释地偏离既有做法。这一分工既保留局长对适用标准的责任,也允许APJ适用这些标准,并在必要时提供技术分析。

法律将启动权限赋予局长,并不要求局长亲自解决每一个技术问题。规则规定,委员会代表局长启动审理,联邦巡回上诉法院也已承认局长有权授权他人作出启动决定。37 C.F.R. § 42.4(a) (2026); Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, 812 F.3d 1023, 1031–33 (Fed. Cir. 2016). 因此,将裁量方面的领导职责与专业的实体裁判分开,符合可问责的授权制度。这并不转移局长的法定地位,也不取消适当的监督。

V 实体审查所需的技术分析

启动阶段的实体判断虽然是初步性的,仍要求实质分析。IPR请求可以依据专利和印刷出版物,按照第102条和第103条挑战权利要求。35 U.S.C. § 311(b). 判断请求是否提出足够有说服力的挑战,需要理解所要求保护的发明,并确定引证文献究竟披露了什么。权利要求对照表可以组织请求人的主张,但表格中的各个单元并不能证明所提出对应关系在技术上准确。

假设某项权利要求要求一个组件在另一组件接收信号之前执行某项特定操作。某篇文献可能披露了两个组件和两项操作,却采用不同的顺序或不同的功能分配。该披露是否满足限定,可能取决于对架构、组件之间关系以及所要求顺序的后果的理解。相似的用语可能掩盖实质不同的技术安排。决策者必须先能够识别这些差异,才能确定其法律意义。

显而易见性还增加了一层技术判断。识别已知要素,并不意味着分析已经完成。决策者必须评估组合或修改文献的理由,并判断该理由是否支持所主张的结果。最高法院采取灵活的方法,既承认可预测组合及通常创造能力的相关性,也要求提出以具体情形为依据的明确说明。KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–21 (2007). 负责任地适用这一方法,需要足够的技术理解,以区分可行的修改方案与仅仅重述预期结论的主张。

专家声明并不能免除这一责任,反而使决策者评估的质量更为关键。APJ必须考察专家是否解释了相关机理、指出文献中的支持依据、考虑相反的技术教导,并证明所主张的成功预期具有根据。技术训练有助于揭示隐藏在表面上简单的法律论证中的假设,也有助于发现专利权人提出的技术区别何时缺乏权利要求文字或案卷记录的支持。

这些任务说明了专业裁判的比较优势。有关能力结合了法律判断力与审视技术命题的能力。承担广泛行政职责的集中决策者,可以就这些命题获得协助;专业合议庭则可以将其评估直接纳入自己负责的决定。

VI APJ任职资格与实体审查相契合

国会明确将APJ任职与法律及科学能力相联系。第6条(a)款要求APJ具备“扎实的法律知识和科学能力”(“competent legal knowledge and scientific ability”),并规定由商务部长在与局长协商后任命。35 U.S.C. § 6(a). USPTO介绍称,其APJ接受过法律和技术训练,在私人执业、政府服务和企业法务部门中积累了丰富的专利法经验;其中许多人还曾担任专利审查员或法官助理。U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Trial and Appeal Board, https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/patent-trial-and-appeal-board (last visited Oct. 4, 2026).

这些资格支持一种关于应由谁决定技术实体问题的制度判断。正规教育为理解科学概念提供基础。专利实务使其熟悉权利要求范围、披露内容以及技术事实与法律标准之间的关系。反复从事裁判工作,则使其积累评估这些问题中对立论证的经验。这些能力相结合,使专业APJ比围绕局长广泛职责组织起来的全局性程序,更适合持续开展实体审查。

委员会现行的合议庭组成程序,进一步强化了这种联系。《标准操作程序1》为法官指定技术领域,并要求负责组庭的人员尽可能安排至少两名所指定领域与案件技术领域相匹配的法官。该程序还规定,将初次处理某类管辖事务的法官与更有经验的法官搭配。U.S. Pat. & Trademark Off., Standard Operating Procedure 1: Assignment of Judges to Panels 4–5 (rev. 17, July 20, 2026) [hereinafter SOP 1]. 这是在人员可用性及其他分配限制下,将相关专业知识落实到具体案件的一种操作机制。

这一论证并不要求假设每一位APJ都是每一种发明的专家,也不要求假设学历能够保证健全判断。第6条(a)款同样未规定博士学位或固定执业年限。有关命题是比较性的:USPTO拥有一支依据法律与科学综合能力选任的裁判者队伍,并设有旨在将其背景与所处理事务相衔接的程序。让这些裁判者对技术实体问题承担首要责任,就是切实运用这一制度设计。

VII 学术研究能够支持什么

实证研究为技术专业化的价值提供了有限度的支持。Matthew Sipe研究了2015和2016财年登记受理的专利上诉案件,并比较上诉法院如何对待不同裁判机构作出的认定。经调整后的比较显示,PTAB认定的维持率高于地区法院法官所作认定的维持率;在事实认定方面,这种差异尤其明显。Matthew G. Sipe, Experts, Generalists, Laypeople—and the Federal Circuit, 32 Harv. J.L. & Tech. 575, 591, 610–11 (2019).

Sipe的研究结果与专业裁判有助于可靠的技术事实认定这一命题相符。但该研究并未将任职资格单独识别为结果的成因,也未比较APJ与局长集中处理启动决定的程序,或评估目前的法官队伍。正如该文所承认的,选择效应与上诉审查差异使比较更为复杂。Id. at 617–21, 623, 626–27. 该研究增强了制度性论证的可信性,但并未对已公布改革的效果提供数值预测。

对APJ经验的批评,同样应被准确呈现。Kristen Osenga关于第101条裁判制度设计的讨论,依赖一项较早的任职时经验研究,并纳入了首席法官就技术资格与职业经验所作的回应。Kristen Osenga, Institutional Design for Innovation: A Radical Proposal for Addressing § 101 Patent-Eligible Subject Matter, 68 Am. U. L. Rev. 1191, 1241–42 & nn.240–44 (2019). 这些历史数据并非对现任APJ资格的最新全面调查。自法学院毕业以来经过的年数,也不同于科学训练、担任专利代理人或审查员的经验,或者评估特定技术的能力。

更有力的当代评估,应考察相关教育、职业实践、技术领域分工和决定质量。启动率或单纯的执业年数,都无法回答这一问题。支持APJ承担实体判断责任的正面理由,在于裁判者的综合技能与法律要求的工作相匹配,而实证研究则可作为检验这一命题的有用手段。

VIII 如何使回归安排发挥实效

实施方案应让技术背景适合的APJ负责启动阶段的实体决定,并提供足够说明,使当事人理解主要依据。一份充分说理的意见应指出关键的权利要求解释或现有技术争议,解释合议庭评估的证据支持,并将该评估与启动门槛相联系。该意见不必预先涵盖完整审理中可能出现的每一个问题,但应显示决定性的技术问题已得到实质考虑。

USPTO还应明确展示裁量理由与实体理由之间的关系。拒绝启动基于政策或案件管理理由时,决定应指明这一基础。裁量处理依赖技术性挑战的说服力时,USPTO应解释其所依据的技术评估。清晰的理由,使当事人能够区分未达到实体门槛与另一种情况:尽管挑战可能具有相当分量,仍基于裁量选择不予复审。

合议庭选任应同时维护能力与公正性。SOP 1已经要求公正指定法官,并禁止为影响结果而选择合议庭成员。它还限制局长在合议庭决定作出前参与具体程序的分配或重新分配。SOP 1, supra, at 1–2. 将技术背景与案件相匹配,应在这些保障范围内进行。相关经验可以成为分配理由,但预期裁判结果不能作为其适当替代。

实施指令应区分政策责任、具体案件中的适用,以及监督复核。它应明确哪些裁量事项仍由局长保留、哪些事项可由APJ依照既定政策解决,以及新问题或重大偏离如何提交负责官员处理。它还应规定合议庭成员如何评议、由谁负责书面理由,以及监督中对实体分析所作的任何修改应如何解释。这些安排才能使合议庭直接负责成为实质性的程序制度,而不仅是启动通知上署名的变化。

其他法定启动要求,需要另行分配责任。指令应明确由谁解决第315条(b)款等问题、当事人如何提交相关证据,以及任何可用复核的程序。即使基础事实不涉及技术,也必须依照适用法律执行强制性限制。生效日期以及对待决请求的处理,同样应当清晰。

评估应关注及时性、说理的清晰程度和一致性、技术分歧的处理,以及监督介入能否在避免不必要重复的同时改善决定。这些指标也应用于与另一制度比较,即公开APJ建议并要求局长解释偏离建议的原因。启动比例仍是有用的描述性信息,但比例高低本身并不能证明技术分析有所改善。

IX 启动阶段的合议庭是否也应负责后续审理

将启动阶段的实体判断交还PTAB,仍留下一个重要问题:启动之后的程序由谁处理。公告本身并未解决,是否由同一批APJ负责审理并作出最终书面决定。这项选择值得明确关注,因为恢复专业人员的责任,与在案件全过程中保留同一批人员,服务于不同的制度目标。

人员连续性具有显著优势。启动阶段的合议庭已经研究了专利、所援引文献以及主要争议。保留该合议庭,可以避免要求另一组人员重复初期工作,并使后续审理建立在既有技术理解的基础上。这种熟悉程度有助于案件管理,也有助于更准确地识别哪些问题需要补充证据。更换合议庭会消耗资源,并可能牺牲部分益处。

连续性也会带来可能的锚定风险。法官对权利要求、文献或拟议组合的初步理解,可能成为其评估后续材料的出发点。即使初步观点依当时记录看是合理的,在记录变化之后,它也可能产生过大的影响。所担忧的是调整不足:尽管证言或交叉询问已实质削弱早先的技术前提,合议庭仍可能沿用该前提。

法官的专业能力,并不能消除考察这一可能性的必要性。实验研究表明,数字锚点能够影响法官对假设案件所作的决定。Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski & Andrew J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, 86 Cornell L. Rev. 777, 790–93 (2001). 将这一认识应用于初步技术意见,是一种类比,而非已经在PTAB案件中证实存在数字锚定效应。研究者本人也提醒,对假设问题的研究结果并不能确定证明实际裁判存在错误。Id. at 819–21. 这些证据提供的是审视程序设计的理由,而不是推定某个合议庭会作出不公正决定的依据。

相关的另一项担忧是确认偏误。合议庭一旦解释了为什么请求所提出的挑战足够有力、足以支持启动审理,法官就可能在无意识中偏好后来出现且与该解释一致的证据。相反证据可能受到更多怀疑,或者模糊之处可能被以保留早先解释的方式处理。专门讨论IPR的学术文献,已将这一担忧作为分离启动决定与最终裁判的理由。See, e.g., Adam J. Cook, Comment, The Same PTAB Panel Should Not Do It All: Why Inter Partes Review Decisions Should Be Bifurcated, 128 Penn St. L. Rev. 257, 280–81 (2023). 该论点是一项制度改革建议,并非现任APJ必然存在此类偏误的实证发现。

启动与最终裁判之间的法律区别,应减轻必须维护早先结论的心理需要。启动阶段考察的是初步论证是否跨越法定门槛。在审理阶段,请求人必须按照优势证据标准证明不具备可专利性;如果已启动的复审未被终结,委员会就必须作出最终书面决定。35 U.S.C. §§ 316(e), 318(a). 最终决定认定请求人未完成证明责任,并不必然说明启动程序本身有误。合理的初步预测,可以被更完整的记录所改变。

联邦巡回上诉法院已明确强调重新评估的必要性。在TriVascular案中,法院说明,委员会不受启动阶段初步认定的约束;当充实后的记录支持改变观点时,就应改变观点。TriVascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016). 在Magnum Oil Tools案中,法院否定了基于启动决定将证明责任转移给专利权人的做法,并要求依据全部记录重新考察实体问题。In re Magnum Oil Tools Int’l, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–77 (Fed. Cir. 2016). 因此,启动程序不能演变为受挑战权利要求不具备可专利性的推定。

现有先例也排除了将合议庭连续性本身视为违法的做法。在Ethicon案中,在未主张其他程序公正缺陷的情况下,联邦巡回上诉法院驳回了基于成文法和正当程序、针对同一合议庭决定启动及最终可专利性所提出的异议。Ethicon, 812 F.3d at 1029–31. 政策问题仍然存在:不同安排是否能够改善裁判或提高公众信任。法律允许某种设计,并不证明所有允许的设计都同样有效。

USPTO可以维持连续性、采用技术资格适当的不同合议庭,或实行部分成员轮换。分设合议庭可以在两个阶段均保留专业裁判的同时,减少因维护自身早先论证而产生的个人执着。不过,新合议庭仍会接触启动意见,因此重新分配案件未必能够消除锚定。部分轮换可能在保留技术熟悉程度的同时引入新的视角,但其益处同样需要评估。

无论选择哪种方式,最终决定都应直接处理启动后形成的重要证据,并解释为什么初步技术评估仍有说服力,或者为什么应予改变。评议应明确考虑最有力的相反证据。透明的分配做法,以及对重新审视提出明确要求,能够强化这样一项原则:专业知识应服务于不断充实的案卷记录。恢复APJ的实体判断责任,为将技术能力与鼓励这种开放态度的程序相结合提供了机会。

X 持久有效的责任分配

将常规的启动阶段实体决定交还PTAB合议庭,最适宜被理解为一项关于评议责任和说理责任的建议。集中处理程序已经能够获得APJ的专业知识。合议庭直接裁判,将使集体技术判断,以及由作出决定的专业法官负责的理由说明,成为实体判断的通常基础。其优势取决于这些做法和有效监督,而不仅仅取决于作出决定的官员是谁。公开APJ建议并要求局长解释偏离建议的原因,也能够实现许多相同益处;如果增加一道例行批准环节作用有限,那么由合议庭直接决定,就是更简明的常规安排。

局长的比较优势在于制定并监督实施合法的全局性裁量政策,包括机构如何权衡相互竞争的制度利益和分配资源。这一责任允许将常规适用授权给APJ。审判日程、诉讼投入、当事人身份以及支持既定预期的历史,通常均可在不判断所要求保护的发明如何运行的情况下评估。这些因素的非技术性,本身不足以证明应由局长亲自决定,也不会将强制性的启动限制转变为裁量考虑因素。

这一回归应同时配备充分说理的意见、考虑技术经验的公正案件分配、明确的监督程序,以及关于合议庭连续性的明确决定。让专家负责技术实体问题的制度,也必须支持他们愿意重新审视初步观点。具备这些条件,USPTO便能够在保持可问责的政策领导的同时,改善审慎且开放地裁判可专利性问题的制度条件。

 
 
作者简介

Brandon R. Theiss

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Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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