在单方再审查中寻求酌情驳回专利权人的提出时机与程序

摘要

第325(d)条允许美国专利商标局（USPTO）驳回单方再审查（ex parte reexamination）请求，前提是该请求提出了此前已向该局提出的相同或实质上相同的现有技术或论点；但仅有重复，并不意味着专利权人当然有权获得救济。对专利权人而言，程序上的核心问题是何时以及如何请求行使这一裁量权。2026年4月实施的程序将第325(d)条主张排除在新获准提交的再审查令作出前文书之外，也未在再审查令作出前另行设置就酌情驳回事宜提交书面意见的机会。因此，通常的实务做法是在再审查请求送达时开始准备论证，并在再审查令作出后及时单独提交请求行使监督权的请愿书（supervisory petition），同时处理任何适用的提交限制及必要的豁免。对于质疑准予再审查决定的请愿，37 C.F.R. § 1.181(f)规定的两个月期限自再审查令的寄发日起算；此后提交的请愿面临因逾期而被驳回的风险。若请求在再审查令作出前获得例外审理，仍须另行提出附有相应依据的请愿及豁免请求，2026年4月的通知并不赋予获得该等审理的权利。监督性请愿与可选择提交的专利权人陈述书或审查意见答复是不同的文书，提交请愿也不会暂停审查程序中的期限。有效的陈述既包括对先前及当前案卷的精确比较，也包括采用正确的程序途径并及时保留争议事项，以供后续审查。

引言

专利权人在收到单方再审查请求后，可能立即认出其中的对比文献、拟议的文献组合，甚至请求人论证中的整段文字。这种熟悉感引出了一个实务问题：专利权人何时可以依据35 U.S.C. § 325(d)，请求美国专利商标局不再进行一次审查？答案取决于程序所处的阶段，以及将该问题提交该局审理时采用的程序途径。

再审查令是一条重要的程序分界线，但其作出并不消灭该局重新考虑其决定的权力。In re Vivint, Inc., 14 F.4th 1342, 1351⁠–⁠52 (Fed. Cir. 2021). 在再审查令作出前，专利权人必须处理对未经要求而主动提交文书的限制，并区分请求获准提交文书与请求酌情救济本身。在再审查令作出后，专利权人可以通过附有充分依据的监督性请愿请求重新考虑决定，同时继续遵守审查程序中的各项期限。能否将这些事项分别妥善处理，可能决定该局是否会审理该异议。

准确界定法条所涉及的问题

第325(d)条明确适用于第30章规定的程序，而该章规范单方再审查。该条授权局长以请求涉及此前已向该局提出的相同或实质上相同的现有技术或论点为由，驳回该请求。35 U.S.C. § 325(d). 这一裁量判断不同于第303(a)条下的门槛判断，即请求是否提出了关于可专利性的实质性新问题（substantial new question of patentability）。事实上，现有技术此前已被引用或考虑，并不必然排除实质性新问题的存在。35 U.S.C. § 303(a).

该法条下的判断不限于同一请求人反复提出的挑战，也不限于曾在遭到驳回的多方复审（IPR）请愿中涉及的现有技术。相关比较的对象是此前向该局提出过的内容。然而，证明存在这种重合，本身并不足以确立获得酌情驳回的权利。35 U.S.C. § 325(d).

这一区别同时影响实体问题和程序问题。专利权人若寻求酌情驳回重复性挑战，就必须明确所请求的救济。声称某一文献未披露某项权利要求限定，或者所提出的问题此前已经决定，可能实际上是在争论可专利性问题，或质疑实质性新问题的认定。事实上的重合，并不使这些异议在程序上可以相互替代。各项异议所适用的程序渠道，取决于其寻求的救济。

再审查令作出前异议的准予入卷问题须单独处理

通常规则并未赋予专利权人在该局作出决定前不受限制地答复第三方请求的机会。除该款明定的例外外，第1.530(a)条原则上禁止在作出认定前提交答复；第1.540条则另行限制审查开始前的文书提交。37 C.F.R. §§ 1.530(a), 1.540 (2026). 仅将针对实体问题的反对意见标记为第325(d)条文书，并不能确立将其准予入卷的权利。

实践中曾使用另有授权依据的请愿途径。第1.182条允许该局处理规章未作具体规定的情形；第1.183条则允许在特殊情况下，为实现公正而豁免非法律规定的要求。37 C.F.R. §§ 1.182⁠–⁠.183 (2026). 这些条款为请求对再审查令作出前提出的第325(d)条异议给予例外处理提供了依据，但并不赋予在再审查令作出前将该异议准予入卷或予以决定的无条件权利。

2025年4月的一项程序说明了获准提交异议与获得酌情救济之间的区别。该程序发生在下文讨论的2026年4月程序之前。在美国第9,338,140号专利的再审查中，专利权人依据第1.182条提出请愿，请求根据第325(d)条驳回再审查请求，同时依据第1.183条请求豁免第1.515(a)条及第1.540条。该局准予豁免，中央再审查部门在随后作出的命令中处理了获准入卷的第325(d)条文书，但排除了针对权利要求可专利性的论证。Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 9,338,140, Control No. 90/019,836, Order Granting Reexamination at 10⁠–⁠11 (U.S. Pat. & Trademark Off. Apr. 16, 2025). 这一较早的实践并不能确立在2026年4月程序下获得准予入卷或有利裁量处理的权利。

完整的提交会区分请求获准提出异议与请求酌情驳回。豁免请求列明原本会阻碍审理的规则，并说明具体情况何以足以支持豁免。这一分析针对特定程序所适用的限制。酌情救济请求则说明行使第325(d)条裁量权的依据，并明确所请求的处理结果。获准提交论证只是第一步，并不意味着当然有权要求驳回再审查请求。

重点明确的实体论证，使决定者无须重建专利的全部审查历史，即可比较相关案卷。有效的文书会指明此前向该局提出的内容及由此产生的任何处理结果，将当前每一项理由与先前的现有技术和论点逐一对应，并说明权利要求范围、文献组合、所主张的技术教导或支持证据有何变化。精确到具体页码或位置的引证，比附上一批先前的书面意见、再笼统声称当前请求重复旧有材料，更具说服力。

例如，某项请求保留相同的主要对比文献以及相同的技术教导组合理由，却替换了次要对比文献。比较分析需说明替换后文献的实际作用，以及该变化为何影响或不影响所主张的重复性。反之，如果论证仅依赖文献名称的重合，就无法回答请求人是否提出了实质不同的理论。其目的在于使裁量选择具有具体依据，包括正面回应请求人为再次审查可能提出的最有力理由。

行动速度十分关键。法律给予该局自请求提交之日起三个月的时间作出实质性新问题认定，并未承诺给予专利权人三个月的准备期。35 U.S.C. § 303(a); 37 C.F.R. § 1.515(a) (2026). 及时审阅请求，使专利权人能够评估是否申请在再审查令作出前获得例外处理；法律本身并未赋予获得该处理的权利。若其间作出再审查令，程序状态随之改变，可能需要调整救济请求；尚在待决的文书不会自动转变为对该命令的挑战。

新设的初步文书并未授权提出酌情驳回异议

该局2026年4月的程序允许专利权人针对2026年4月5日或之后提交的请求，提交一份范围有限的文书。文书不得超过三十页，且必须在请求送达后三十日内提交，期限不得延长。符合要求的文书可获得特定规则的豁免，无须另行提出请愿或缴纳费用。Pre-Order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings, 1545 Off. Gaz. Pat. Office 217, 217⁠–⁠18 (Apr. 28, 2026).

该通知排除了第325(d)条主张，并将相关裁量判断安排在实质性新问题认定之后。通知还排除了关于所主张的技术教导并非新的论证，将其保留至专利权人陈述书或审查意见答复中提出。Id. at 217⁠–⁠19. 通知规定的自动豁免并未授权提交第325(d)条文书。该局是否会在再审查令作出前审理另行提出、附有独立依据的例外请愿及豁免请求，仍是一个单独的程序问题；通知本身并未赋予获得该等审理的权利。

第304条将肯定性的实质性新问题认定与再审查令相联系：该认定包含命令进行再审查的内容。35 U.S.C. § 304. 通知并未在作出该认定与发出再审查令之间，设置一个独立的中间阶段，供当事人就酌情驳回提交书面意见。

这两类文书各有不同目的。符合通知要求的再审查令作出前文书，仅处理通知允许的事项。任何另行申请提交的第325(d)条文书，都需要其自身的程序依据。分开提交也是规章要求：第1.4(c)条要求将不同的事项、询问或指令分别载于不同文书。MPEP § 1002将该原则适用于请愿，并说明一份请愿通常依据单一授权条款提出。37 C.F.R. § 1.4(c) (2026); U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 1002 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]. 这里所说的区别在于不同的请求或事项，包括获准提交异议的请求与所寻求的酌情救济；仅仅引用多项规章，并不当然要求提交多份文书。

再审查令作出后，专利权人可以请求重新考虑并终止程序

Vivint否定了必须在再审查令作出前请求第325(d)条救济这一绝对规则。该局仍保有重新考虑决定的权力。14 F.4th at 1351⁠–⁠52. 在该案特定案卷中，请求人接连提出挑战，而再审查请求又实质上重复了一项此前因滥用程序而遭驳回的挑战；法院据此认定该局的行为武断且恣意，并指示驳回该请求。Id. at 1353⁠–⁠54. 法院强调该裁判的适用范围狭窄，并保留了局长另行依职权启动再审查的权力。Id. 因此，仅有先前IPR请愿被驳回这一事实，并不足以确立终止再审查的权利。

对于再审查令作出后的挑战，第1.181(a)(3)条提供了常用的监督性请愿机制。请愿必须列明相关事实、请求复核的事项以及所请求的行动，并在必要时提供证据支持。37 C.F.R. § 1.181(a)(3), (b) (2026). 在这一阶段，请愿可以请求重新考虑并撤销再审查令，以及在所提出理由足以支持的范围内终止程序。仅请求审查员重新考虑现有技术的文书，可能无法清楚提出独立的裁量问题。

再审查令的作出并不必然解除所有提交限制。在第一次审查行动之前，第1.540条仍可能需要处理。在In re Frankland案中，该局在再审查令作出后、但在非最终实体审查意见发出前，依据第1.183条准予豁免第1.540条，并将终止程序的请求作为第1.181条下的监督性请愿处理。Reexamination Control No. 90/019,070, Decision on Petitions at 5 (U.S. Pat. & Trademark Off. May 26, 2023). 该决定最终依据第315(e)(1)条的禁止反言规定终止了程序，并认定其余理由已无须审理。Id. at 11. 该案说明的是程序途径，并非依据第325(d)条作出终止程序的实体裁决。

组织请愿内容时，以该局此前的裁定为起点。如果再审查令明确否定了第325(d)条异议，就从其列明的理由入手，指出所主张的事实或法律错误。如果再审查令未涉及第325(d)条，则说明需要决定的裁量问题，并提供支持案卷。再审查令对此保持沉默，并不能证明该局已经考虑并否定了所有可能的论点。首次提出异议时，需要在初次提交中作完整陈述；此前关于可专利性的论证，不一定已经提出该裁量问题。

无论处于何种程序状态，有说服力的请愿都会将所请求的救济与受到挑战的理由及权利要求相联系。如果只有部分理由重复了先前提出的内容，请求终止整个程序就需要说明为何其余理由不能独立支持程序继续进行。主张行政机关前后处理不一致，需要以相关的先前认定为依据，并解释为何当前情形要求相同处理。直接回应该局实际作出的决定以及请求人实际作出的变化，最能增强请愿的说服力。

初次提交还需要特别审慎，因为后续书面意见受到限制。在Frankland案中，请求人的反对意见享有准予入卷的权利，但专利权人进一步提出的实体反驳并无此权利。Id. at 6; MPEP § 2267(II)⁠–⁠(III). 完整的初始请愿会回应可预见的反方意见，而不依赖日后再提交答辩。

请愿期限需要单独登记管理

对于依据第325(d)条请求撤销准予单方再审查决定的请愿，相关日期是USPTO准予再审查命令的寄发日。期限并非从再审查请求的提交日、送达日或专利权人收到该命令之日起算。所谓“受到挑战的行动或通知”，是指请求救济所针对的该局决定——在此情形中，即准予再审查的决定。若在该命令寄发日两个月之后提交请愿，该请愿可能因逾期而被驳回，且该期限不得延长。37 C.F.R. § 1.181(f) (2026).

再审查令还规定了至少两个月的期限，供专利权人选择是否依据第1.530(b)条提交陈述书。该陈述书期限与第1.181(f)条下的请愿期限相互独立，即使两者计算得出的截止日期相同也是如此。提交陈述书本身并不构成请求监督性救济的请愿。37 C.F.R. §§ 1.181(f), 1.530(b) (2026).

“可以”（may）一词为酌情受理逾期请愿留有空间，但这一可能性并非提出要求即可获得的延期。MPEP § 1002认可基于适当理由予以受理，并要求将该理由记入案卷。在没有其他期限适用时，该节通常也将相同的及时性标准适用于第1.182条和第1.183条下的请愿。MPEP § 1002. 若请愿依赖于后来发生的事件，就需要指出发生了什么变化，并说明提出请愿的时间缘由；给既有异议换一个名称，并不能确立新的期限起算事件。

例如，请求于2026年4月20日提交，而准予再审查的命令于2026年6月10日寄发，则通常的两个月请愿期限截止于2026年8月10日。该期限按日历月计算，而非六十日。随后发出的实体审查意见通知书，不会自动使挑战原再审查令的期限重新起算。如前所述，范围有限的再审查令作出前文书另有自请求送达之日起计算的三十日期限；该期限并不适用于再审查令作出后的第325(d)条请愿。

计算日期时还需考虑第1.7(a)条。如果最后一日为星期六、星期日或哥伦比亚特区的联邦法定假日，则允许在随后第一个既非星期六、也非星期日或该等联邦法定假日的日期提交。37 C.F.R. § 1.7(a) (2026). 该规则确定的是允许提交的日期，并非对两个月期限给予酌情延长。

请愿待决期间，审查程序继续进行

提交监督性请愿不会中止程序，也不会暂停答复期限。37 C.F.R. § 1.181(f) (2026). 除非该局准予适当救济，专利权人仍须继续答复审查意见。未及时作出适当答复，可能导致审查程序终止，并颁发反映最后一次审查意见的再审查证书。37 C.F.R. § 1.550(d) (2026). 其实务后果十分明确：即使某项请愿可能决定整个程序的结果，也不能因此免除对权利要求进行实体抗辩的必要性。

对实质性新问题认定提出异议的通常途径，始于在第1.530条陈述书或适当的审查意见答复中，请求审查员重新考虑。对于2010年6月25日或之后命令启动的再审查，该请求是此后就权利要求驳回提起上诉时，请求专利审判与上诉委员会审查该问题的前提。上诉理由书须以单独标题提出该问题及支持论证，并指明专利权人首次请求审查员重新考虑的文书。MPEP § 2246(II).

MPEP § 2246(II)还另外认可一种罕见的监督性请愿，即以再审查令越权（ultra vires）为由提出挑战；该途径适用严格标准，要求存在对法定权限的“公然违背”（“brazen defiance”）。这一例外程序不同于对实质性新问题分析的一般性分歧，其标准也不适用于通常的第325(d)条酌情救济请求。

寻求监督性救济的文书，与提出可专利性论证或请求审查员重新考虑的审查意见答复，仍属不同文书。分开提交文书的要求适用于这些不同事项；在审查意见答复中指明裁量问题，不能替代请求作出监督性裁定的请愿。37 C.F.R. § 1.4(c) (2026); MPEP § 1002.

常规的提交要求仍然重要。文书必须载明已向对方送达；适用的再审查请愿费用由第1.550(i)条规范，该条援引第1.20(c)(6)条，并设有特定例外。37 C.F.R. §§ 1.20(c)(6), 1.550(f), (i) (2026). 相关费用及提交要求，以该特定再审查请愿所适用的规定为准。

最后，行政案卷的整理要便于日后首次接触案卷的人理解。按程序名称、文书编号、日期和页码指明先前提交的材料，附上相关决定，并区分所请求的救济与实际获准的救济。如果不利的请愿决定基于程序缺陷，则通过可用的程序处理该缺陷，而不是把案卷其他位置的实体论证视为已经获得裁定的替代。

保留复核机会并不保证法院立即介入

Vivint是在委员会维持审查结果之后才进入联邦巡回上诉法院的；该院依据《行政程序法》审查了第325(d)条问题。14 F.4th at 1348, 1350⁠–⁠51. 这一程序历程表明，即使专利权人无法获得即时救济，尽早建立完整案卷仍具有价值。

申请强制令（mandamus）是另一条门槛严格的途径。在不具先例效力的In re Sound View Innovations, LLC案中，联邦巡回上诉法院驳回了请求终止再审查的强制令申请，解释称在最终决定之后获得司法审查构成充分的救济，而程序继续进行所产生的负担不足以确立获得强制令的权利。No. 2022-161, slip op. at 3⁠–⁠4 (Fed. Cir. Nov. 22, 2022). 法院并未对相关第325(d)条实体问题作出最终裁判。Id. 即使请愿无法阻止审查当前发生的费用，为后续复核准备案卷仍然有价值。

程序分析始于请求送达，并随着该局作出再审查令而发生变化。监督性救济与审查意见答复各有独立的期限登记要求。通过适当程序提交对先前及当前案卷的精确比较，既使该局有机会决定该异议，也为后续复核提供支持。