IPRの開始に関する実体判断をPTABへ戻すエグゼクティブサマリー
当事者系レビュー（inter partes review、IPR）の実体面に関する開始判断を特許審判部（PTAB）へ戻すとの発表は、判断責任を組織の専門性に適合させる機会となる。長官を中心とする現行の手続にも行政特許審判官（APJ）への協議が組み込まれているため、改革を支持する根拠は、専門家からなる合議体に、共同での評議、技術的な見解の相違の解消、および判断理由の説明について責任を負わせることにある。長官の比較優位は、適法な庁全体の裁量方針を策定し、その運用を監督する点にあり、定型的な適用を委任する余地もある。トライアルの日程、訴訟への投入、当事者の同一性、確立した期待など、裁量による開始拒否の基礎となる多くの考慮事項は、特許技術の仕組みを解明せずに評価できる。これに対し、特許性の評価には、APJの法定資格と実務経験に適合する、法律と技術を一体として扱う分析が必要である。ただし、この区別は機能に基づくものである。法定期間制限のような強行的要件は非技術的であり得る一方、裁量審査が技術的評価に依存する場合もある。理由を示したAPJの勧告と、長官が勧告から離れる場合の説明を公開する透明な制度でも、同様の利点の多くを実現し得るが、合議体が直接判断する仕組みは、責任の所在をより明確にし、定型的な引継ぎを減らす。実施に当たっては、開始判断を担当した合議体がその後の審理も担当するかについて、効率性と技術への習熟による利点を、アンカリングおよび確証バイアスが生じる可能性と比較衡量して決定すべきである。改革の成否は、最終的には、理由を示した判断、説明責任を伴う監督、技術分野に適した事件の割当て、そして証拠記録の充実に応じた実質的な再検討にかかっている。
I 技術的判断を専門審判官へ戻すべき理由
IPRの実体面に関する開始判断を行政特許審判官の合議体へ戻すことにより、米国特許商標庁（USPTO）内の判断責任の分担は、より明確になるはずである。長官を中心とする手続にも、既にAPJの専門知識が組み込まれている。提案する改革は、説明責任を伴う庁内の監督を維持しつつ、通常の実体判断を行い、その理由を説明する責任を専門家からなる合議体に負わせるものであるべきだ。長官の比較優位は、適法な庁全体の裁量方針を策定し、その運用を監督する点にある。APJの比較優位は、法律と技術を一体として分析し、個別事件の特許性をめぐる紛争を解決する点にある。これらの責任は実務的な委任と再審査を許容するものであり、いずれも、開始に関するすべての問題を長官本人が判断することを要求しない。
発表された変更は、この分担を実践する機会となる。John A. Squires長官は、2026年9月29日付けの書面証言において、実体面に関する開始判断を集中化してから約1年後の同年10月に、その判断をPTABへ戻す意向を表明した。証言では、この返還の意向が、PTAB STRONGを通じた研修および組織的な能力向上と関連づけられている。 Oversight of the United States Patent and Trademark Office: Hearing Before the Subcomm. on Intell. Prop. of the S. Comm. on the Judiciary, 119th Cong. 7 (2026) (statement of John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off.) [hereinafter Squires Testimony].
この発表に先立ち、開始に関する責任は二通りに配分されていた。2025年3月、USPTOは、長官による裁量審査と、3名のPTAB合議体が判断する実体面その他の非裁量的問題とを分離した。2025年10月には、少なくとも3名のAPJとの協議を伴う形で、長官が両段階の責任を引き受けた。その手続は、通常の案件では簡略な通知を発することを想定し、詳細な検討が適切な場合には審判官へ付託することを認めていた。 Memorandum from Coke Morgan Stewart, Acting Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Acting Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Interim Processes for PTAB Workload Management 1–3 (Mar. 26, 2025) [hereinafter March 2025 Memorandum]; Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Director Institution of AIA Trial Proceedings 1–2 (Oct. 17, 2025) [hereinafter October 2025 Memorandum].
実体判断をAPJへ戻す制度上の根拠は、協議に加えて判断責任を負わせることが何をもたらすかにかかっている。具体的には、合議体による共同の評議、専門家間の見解の相違の解消、判断を行った審判官が責任を負う理由の説明、そしてPTABの複数の合議体に分担された継続的な事件への取組みである。これらは、審判の改善につながると考えられる仕組みであり、形式上の決定名義人を変更すれば必ず生じると実証された効果ではない。理由を示したAPJの勧告を公開し、長官が通常はそれを採用し、異なる判断をする場合には説明する制度も、有力な代替案である。これらを比較することで、合議体が直接判断することを支持する根拠がより明確になる。9月の発表が示すのは移行の意向であり、これらの利点が実現するか、また開始判断の合議体とその後の審理を担当する合議体とがどのような関係になるかは、実施手続によって決まる。
II 専門家への協議と判断責任
集中化された手続も既にAPJを活用している以上、改革を支持するためには、合議体が直接責任を負うことで何が変わるかを説明しなければならない。2025年10月の覚書は、少なくとも3名の審判官との協議を要求し、簡略な開始通知を想定するとともに、詳細な検討を要する問題を審判官へ付託することを認めていた。 October 2025 Memorandum, supra, at 1–2. これらの規定によって、専門的判断を利用できる仕組みは確保されていた。しかし、通常のすべての事件において、APJが共同で理由を示した勧告を公表することを明示的に要求したものではなく、協議に参加した審判官間の見解の相違をどのように解消するかも定めていなかった。合議体による直接の判断について提案する利点は、この専門的作業の組織化と説明の仕方にある。
第1の仕組みは、共同での評議である。申立てについて判断する責任を負う合議体では、その構成員が、クレームと引用文献についての対立する解釈を記録に照らして検討し、特許性に対する主張をめぐる重要な見解の相違を解消する必要がある。ある審判官が、開示された機能はクレームの限定を満たすと考え、別の審判官が引用文献を異なるように解釈する場合、合議体は判断を下すに当たり、その相違に向き合わなければならない。直接責任を負わせることにより、見解の相違の解消は専門審判官自身の審判上の職務となる。協議の過程でも厳密な共同評議は可能であり、この覚書から、協議に参加したAPJが評議を怠っていたと認定することはできない。ここで提案するのは、その評議を通常の判断手続の明示的な要素とすることである。
第2の仕組みは、判断を行う合議体が責任を負う、理由を付した説明である。実体判断を行う審判官は、その判断の基礎となる技術的命題と法的推論を説明すべきである。この義務は、裏づけのない推論を明らかにし、重要な反対証拠への応答を求め、審判官が個別意見を執筆する場合には見解の相違を可視化し得る。また、当事者や再審査を担当する者は、結論と合議体による記録の評価とを結びつけて理解できる。これらの利点は、理由が示され、誰の判断かが明確な決定から生じるのであり、ある職員の署名を別の職員の署名に置き換えるだけで生じるものではない。合議体名義の簡略な通知では、ここで述べた利点はほとんど得られない。
第3の仕組みは、事件に継続して取り組む責任の配分である。適切に選任された合議体が、PTABの事件全体にわたり、個別事件の実体分析を進め、完成させる責任を負う一方、長官は、重要な法律上または制度上の問題に監督上の注意を集中できる。この仕組みは、完成した技術的評価を、追加の承認を得るために別の判断者へ定型的に渡すことを避け得る。その価値は、人員配置、業務量、および実際の再審査手続に左右される。委任自体が処理能力を生み出すわけではない。また、開始段階で継続して取り組むことは、その後の審理でも同じ構成員を維持することを要求しない。これは、後述する別個の制度設計上の選択である。
「ジェネラリスト」という表現は、長官が負う組織上の責任の広さを示すものである。特定の長官に特許実務の経験や科学的理解がないこと、あるいは協議に参加するAPJが専門家でなくなることを意味しない。比較すべきなのは、どちらの仕組みでも専門性を備えている行政機関の内部で、判断業務をどのように配分するかである。合議体が直接責任を負うことは、専門家に技術的判断を行い説明する明確な義務を与えつつ、長官の広範な監督を、その関与に値する問題のために確保する限りにおいて望ましい。
理由を示したAPJの勧告を中心に据える長官主導の制度は、有力な代替案となる。3名のAPJが共同で評議し、理由と見解の相違を明記した書面による勧告を作成し、長官が採用した際にその勧告を公表することが考えられる。長官は勧告から離れる場合に理由を公に説明し、未解決の技術的問題を専門家に差し戻すこともできる。このような手続は、技術的な厳密さを維持するとともに、合議体間の法的取扱いの不統一を発見する追加の機会を提供し得る。形式上の判断者が長官のままであっても、通常の案件で簡略な通知を発することに伴う懸念の多くに対応できる。
したがって、合議体による直接の判断を優先する理由は、勧告が本質的に劣るという主張よりも限定的なものである。合議体が既に十分な理由を備えた判断を完成させている場合、通常のすべての事件でさらに別の判断を要求しても、分析の改善を伴わずに引継ぎを一つ増やすだけになり得る。また、特定の理由についての責任が、その理由を形成した者と、結論を採用した職員との間で分散するおそれもある。合議体による直接の判断では、実体判断に関する第一次的責任を専門家に与え、監督上の介入を明確に定められた再審査機能として位置づける。長官は、すべての技術的判断を定型的に再び発する者になることなく、適法な監督権限の範囲内で、法的な不統一その他の問題に対処できる。
この優先関係には条件がある。勧告制度が、実質的な重複を伴わずに、同じような共同評議、判断主体の公的な明示、適時の解決、および理由を示した監督を実現するなら、その実際の成果は、合議体による直接の判断に近づく可能性がある。反対に、人員が不十分な合議体が説明のない決定を発するだけでは、ここで提案する利点は実現しない。以上の仕組みは、特定の責任分担を原則とすることを支持する制度上の理由であり、形式上の権限を変更すれば必ず正確性が高まるという実証的な証明ではない。評価に当たっては、理由の質、見解の相違への対応、適時性、および再審査の運用を検討すべきである。
長官による継続的な監督は、APJが第一次的責任を負うことと両立する。United States v. Arthrexは、APJの最終決定を長官が再審査する権限を扱い、その再審査を可能にする救済を認めた。同判決は、すべての開始申立てを長官本人が判断することを要求していない。 United States v. Arthrex, Inc., 594 U.S. 1, 25–27 (2021) (opinion of Roberts, C.J.). この判示は、本稿で提案する具体的な開始手続ではなく最終決定に関するものだが、専門家による審判と、説明責任を伴う行政機関の監督が両立し得ることを示している。課題は、双方の責任とその相互関係を明確にすることである。
III 裁量と実体判断の区別が及ぶ範囲
開始手続には、性質の異なる判断が含まれる。裁量審査は主として、手続の経緯および適用される方針に照らし、特定の特許性への異議申立てにUSPTOの審判資源を投入すべきかを問う。実体面の審査は、申立人による法律上および技術上の主張立証が、法定の基準を満たすかを問う。第314条(a)は、開始を認める前提として、争われている少なくとも一つのクレームについて申立人が勝つ合理的な蓋然性を要求している。ただし、その基準を満たすだけで開始が義務づけられるわけではない。 35 U.S.C. § 314(a); SAS Inst. Inc. v. Iancu, 584 U.S. 357, 365–66 (2018).
裁量に関する考慮事項の多くは、その本質において非技術的である。先行手続、確立した期待、重複、およびUSPTOの業務量の意義は、一般に、科学的分析ではなく制度的判断に左右される。2025年3月の覚書は、これらの種類の考慮事項を明示し、その手続を、競合する業務上の義務にPTABが対応する能力と結びつけていた。 March 2025 Memorandum, supra, at 2–3. ある手続が既に行われた作業の重複になるかは、多くの場合、特定の回路、化学組成物、または機械的構成がクレームの限定を満たすかを判断せずに評価できる。
技術的複雑性と開始要件の法的性質は、別の次元の問題である。非技術的であることは裁量的であることを意味せず、技術的であることも実体判断だけに関係することを意味しない。例えば第315条(b)は、申立人、真の利害関係人、またはその密接な関係者（privy）に侵害訴状が送達されてから1年を超えて申立てが行われた場合、参加（joinder）の申請に関する法定の例外を除き、開始を禁止している。 35 U.S.C. § 315(b)–(c). この制限の適用は、発明の理解を必要とせず、送達日や当事者間の関係によって決まることがある。しかし、それでも法定の制限であり、行政上の便宜を比較衡量するための規定ではない。逆に、2025年3月の覚書は、裁量審査において、特許性を争う主張の強さや専門家への依存度を考慮することを認めており、そのために相当の技術的判断が必要となる可能性がある。 March 2025 Memorandum, supra, at 2. 本提案は、主として、裁量方針に関する判断と、技術的な特許性評価の責任を配分するものである。その他の法定開始要件には、判断者と手続を明示的に定める必要がある。非技術的であるからといって、自動的に長官の担当となるわけではない。
この区別の実務上の重要性は、USPTOの2026年6月の統計にも表れている。2026会計年度の6月までの報告では、申立て件数を基準とする全体の開始率は38％、裁量判断の区分内の拒否率は60％、実体面その他の判断の区分内の開始率は75％である。これらの数値にはIPRと付与後レビュー（post-grant review）の双方が含まれ、各区分は同一の対象集団を対応づけたものではない。それでも、裁量による選別が大きな役割を果たしていることは示されている。 U.S. Pat. & Trademark Off., PTAB Trial Statistics June 2026 6–7 (2026). 実体判断をAPJへ戻すことで、その段階の質が向上しても、審理を受けられる機会全体に同程度の変化が生じるとは限らない。
IV 裁量方針に対する長官の責任
長官が責任を負うべき積極的な理由は、技術教育を必要としないことではなく、その職務の範囲にある。APJも、日程に関する命令、訴訟の経緯、事業記録、および信頼に基づく行動を評価できる。長官固有の責任は、複数の手続に共通する適法な組織方針を策定し、USPTOに対する競合する要請を調整し、一貫した適用を監督することである。議会は、IPR規則を定める際に、経済、特許制度の健全性、効率的な運営、および期限内に手続を完了するUSPTOの能力を考慮するよう長官に求めた。 35 U.S.C. § 316(a)–(b). この規定は、裁量による開始拒否の適法な範囲をめぐるすべての争いを解決するものではないが、庁全体の視点を必要とする考慮事項を特定している。
個々の合議体は、割り当てられた事件の事情を見る。行政機関の指導部は、その事情を、総事件数、競合する法定の職責、および方針を制度全体に適用した場合の影響と併せて考慮する立場にある。並行訴訟や確立した期待を統一的に扱うには、対立する利益にどの程度の重みを与えるかについても選択しなければならない。長官は、適用法の範囲内でその選択を明示し、方針変更を説明し、その運用について引き続き説明責任を負うべきである。方針に関する責任を集中させることで、各合議体に独自の対応を形成させる場合よりも、それらの選択を可視化し、一貫させることができる。
方針の策定と、すべての手続でその方針を本人が適用することは、異なる機能である。長官は、並行訴訟に関する統一的な取扱いを定めつつ、トライアル期日、当事者の同一性、または手続の経緯についての定型的な認定をAPJに委任できる。方針が明確で、実効性のある監督上の再審査が可能であれば、委任によって個別事件への注意を確保し、中央での承認待ちを避けられる。長官は、新たな政策上の問題、重要な方針からの逸脱、および個別の合議体では単独で解決できない庁の資源に関する判断を留保できる。これは、説明責任を伴う政策上の指導と、事件単位の実務的な委任を組み合わせる提案であり、APJは非技術的事実の判断能力に劣るという主張ではない。
以下の裁量基準は、この分担が実行可能である理由を示している。その多くは、日程に関する命令、訴訟書類、特許発行日、書簡、および事業記録に基づいて適用できる。主として非技術的であることは、これらを特許性の実体分析から分離する根拠となる。長官の主導を支持する積極的な理由は、あくまで方針の統一と組織としての説明責任である。事実への適用は、長官自身が行うことも、その方針に従うAPJが行うこともできる。
A Fintivの各要素は主として並行手続の管理に関するものである
Apple Inc. v. Fintiv, Inc.が示した六つの要素は、手続の停止、双方の手続の進行時期、並行訴訟への投入、争点の重複、当事者の同一性、および実体面を含むその他の事情に関するものである。これらは、もう一つの手続を行うことが、効率性と審判・訴訟制度の健全性に資するかを総合的に評価するために用いられる。 Apple Inc. v. Fintiv, Inc., No. IPR2020-00019, Paper 11, at 6 (P.T.A.B. Mar. 20, 2020) (precedential). 各要素を検討すると、この枠組みの大部分が、特許技術の仕組みではなく、手続間の関係に関するものであることが分かる。
第1の要素は、裁判所が並行訴訟を停止したか、またはIPRの開始後に停止する可能性を示す証拠があるかという点である。 Id. at 6–9. 関連資料は、停止命令、係属中の申立て、裁判所が示した理由、および手続上の事情である。判断者は、半導体の構造や医薬化合物の性質を理解しなくても、停止によって同時並行の争訟が減ると判断できる。将来の停止を予測することには不確実性が伴い得るが、裁判所の手続の進め方に関する不確実性は、技術的な特許性の問題ではない。
第2の要素は、裁判所で予定される事実審理（トライアル）の期日と、PTABの最終書面決定の予想期限とを比較するものである。 Id. at 9. この検討には、日程と、その根拠となる証拠の信頼性の評価が必要となる。PTABがレビューを完了する前に地方裁判所がトライアルに進む可能性は、発明の技術的な動作を解釈せずに評価できる。日程に関する命令、期日の延期、および裁判所の実際の進行速度を示す証拠が重要なのは、作業の重複と双方の進行時期に関係するからである。その証拠の評価に必要な中心的能力は、技術教育によって得られるものではない。
第3の要素は、並行手続に既に投入された作業と、レビューを求める際の申立人の迅速な対応に関するものである。 Id. at 9–12. 判断者は、裁判所がクレーム解釈命令を発したか、ディスカバリーがどこまで進んだか、および相当量の作業が重複することになるかを確認できる。裁判所が争われているクレームを解釈したと把握することは、その解釈が正しいかを判断することとは異なる。同様に、侵害主張の対象となるクレームを知ってからIPRを申し立てるまでの期間を評価する際に、通常必要となるのは、時系列と遅延の説明である。これらは通常の訴訟管理上の判断であり、基礎となる技術的紛争を解決することには依存しない。
第4の要素は、申立てと並行手続との間の争点の重複を検討するものである。 Id. at 12–13. 比較の多くは、当事者の訴答書面や無効主張から行うことができる。すなわち、どのクレームが争われ、どの文献や組合せが主張され、争点を限定する確約をした後もどの主張が裁判所に残るかである。二つの提出書面に同一の特許性への異議があると認定するために、その異議が認められるかを判断する必要はない。ただし、実質的な同等性自体が争われることがある点は重要な留保である。文言の異なるクレームや、一見異なる引用文献が、実質的に同じ技術的問題を提起するかが問題となる場合、専門家の支援が必要になり得る。そのような事件で重複を認定するために必要な技術的比較と、重複に与える行政運営上の効果は、なお区別される。
第5の要素は、申立人が並行手続の被告であるかを問うものである。 Id. at 13–14. 当事者の同一性と関連する関係は、通常、訴答書面、会社記録、および訴訟の経緯から確認できる。それらの関係が争われる場合でも、問題となるのは、誰が訴訟を行っているか、および並行手続がどのような影響をもつかである。通常、発明の回路、化学、ソフトウェア、または機械的構造の理解は必要とされない。
第6の要素はその他の事情を含み、実体面も明示的に含んでいる。 Id. at 14–16. この実体面の要素こそ、枠組み全体を非技術的と表現する際の主たる限界である。引用文献が限定を開示していない、または提案された組合せには説得的な理由がないと判断するには、予備的な段階でも相当の技術的理解が必要となる場合がある。この要素については、APJの専門性を活用すべきである。実体面が含まれるからといって、他の要素まで技術的問題になるわけではない。実体評価が全体としての裁量判断に情報を与える一方、裁量判断を担当する者は、手続上・制度上の考慮事項に長官の適法な方針を適用できる。
その後の方針変更は、判断基準と、その時々の重みづけとを分ける必要性を裏づける。USPTOは、2025年2月に2022年6月の指針を撤回した。2025年3月24日の覚書は、それ以前の先例による枠組みを再び適用し、国際貿易委員会（ITC）の並行手続を対象に含め、適時に提出されたSotera型の確約を非常に重要ではあるが単独で結論を決するものとは扱わず、中央値の統計を含むトライアル時期に関する証拠を認め、実体面で極めて有力な主張があることだけでは結論を左右しないと説明した。 Memorandum from Scott R. Boalick, Chief Admin. Pat. J., to Members of the Pat. Trial & Appeal Bd., Guidance on USPTO’s Recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation” 1–3 (Mar. 24, 2025). これらの選択は、手続上の効率性を、対立する考慮事項との関係でどのように評価するかを定めるものである。トライアル期日の計算や訴訟当事者の特定を、科学的検討に変えるものではない。
ここから導かれる制度上の区別は具体的である。ジェネラリストである判断者は、二つの裁判・審判機関が、重なる日程の下で同じ紛争を扱っているか、当事者が既に一方の手続に相当の労力や費用を投入したか、停止または確約によって重複が減るかを評価できる。専門家からなる合議体は、先行技術がクレームされた発明を実際に教示しているかを判断するのに、より適している。前者の作業は、多くの場合、後者を解決せずに完了できる。
B 確立した期待は時系列と信頼に基づく行動に関するものである
確立した期待（settled expectations）は、中心的な検討事項が非技術的である裁量上の考慮事項の、特に明確な例である。2025年3月の覚書は、クレームが効力を有してきた期間を含め、当事者の確立した期待を裁量に関係する事情として挙げた。 March 2025 Memorandum, supra, at 2. その後、Magnoliaにおける長官の先例的決定は、いずれの当事者の期待も重要となり得ることを明示し、DabicoとHome Depotを例として挙げた。 Magnolia Med. Techs., Inc. v. Kurin, Inc., No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8–9 (P.T.A.B. May 14, 2026) (precedential Director decision). 問われているのは、当事者間の経緯と期待に照らし、行政手続で特許性を改めて検討する理由である。
Dabicoで長官が重視したのは、特許が約8年間効力を有していたことと、レビューを行うことがなぜUSPTOの資源の適切な利用になるのかについて、申立人が説得的な理由を示さなかったことである。この決定は、経過年数による固定的な線引きを否定し、確立した期待が生じるために、特許または侵害の可能性について現実に認識していることは必要ないと説明した。 Dabico Airport Sols. Inc. v. AXA Power ApS, No. IPR2025-00408, Paper 21, at 2–3 (P.T.A.B. June 18, 2025) (informative Director decision). この理由づけは、発行日を特定し、関連する経緯を時系列で整理し、申立人がレビューを求める理由を評価することで検討できる。これらの作業のいずれも、特許に開示された仕組みの理解を本質的に必要としない。具体的な記録によっては現実の認識が関連し得るが、それをすべての事件に共通する前提条件として示すべきではない。
Home Depotは、分析において双方に注意を払う必要がある理由を示している。特許は12年を超えて効力を有していたが、長官は、申立人の技術分野において、その特許が商業化、権利行使、特許表示、ライセンス、その他の形で用いられていなかったという申立人の主張を評価した。これらの事情は申立人自身の期待を支え、裁量による開始拒否を支持する事情を上回った。 Home Depot U.S.A., Inc. v. H2 Intellect LLC, No. IPR2025-00480, Paper 11, at 2–3 (P.T.A.B. Sept. 4, 2025) (informative Director decision). この決定が示すのは、商業上の利用と権利行使の経緯に関する検討であり、特許の技術的貢献が大きいか小さいかの判断ではない。
この検討に適した証拠は、その目的から決まる。発行記録によって時間の経過が確認できる。過去の訴状やライセンスに関する書簡によって、権利行使と通知の経緯を確認できる。事業記録は、どの分野で特許が活用されてきたか、また、ある当事者が関連する期待に基づいて投資や取引関係を形成してきたかを示し得る。これらは証拠となり得る資料の例であり、既存の決定が、すべての事件で特定の投資やライセンスの立証を要求しているという主張ではない。適用方針を運用する長官またはAPJは、通常の事実認定・法的評価の方法によって、それらの日付、信用性、および法的意義を評価できる。関連する事業分野の特定には背景事情の把握が必要となる場合があるが、ある業界で特許が長年ライセンスされてきたと認定するために、通常、そのクレームされたアルゴリズムが引用された先行技術と異なるかを判断する必要はない。
この区別は、簡単な仮定例で示せる。特許権者が10年間のライセンス活動を主張する一方、申立人は、別の事業分野における最近の予期しなかった権利行使を指摘するとする。このような対立する期待にどの程度の重みを与えるかという判断は、当事者の行動と、もう一つの手続を認める政策上の理由に関するものである。以前の刊行物がクレームされたすべての工程を開示するかという判断は、技術的な実体判断に関するものである。前者の判断は、判断者が工学の学位を持つというだけで正確になるわけではない。後者は、工学上の証拠を評価する能力に大きく依存する場合がある。
したがって、確立した期待は、行政レビューの実施を配分するために提示される理由として理解すべきであり、古いクレームが実体的に有効であることの証明と考えるべきではない。Dabicoは、経過年数による自動的な免責を与えるものではなく、Home Depotは、時間の経過が必ずしも結論を支配しないことを確認している。この理由による裁量上の開始拒否は、発明が新規性または非自明性を有することを確定しない。また、この方針について長官が主導すべきだという根拠は、その基準のあらゆる適用に賛同することに依存しない。当事者は、経過年数、通知、および信頼に基づく行動に与えるべき重みを争うことができ、それによってその争いが技術的な特許性の問題に変わるわけではない。
C その他の裁量基準も手続上および制度上の証拠に依拠する
逐次的な申立ての扱いも別の例となる。General Plasticは、先行する申立て、それ以前の応答書面および開始決定を入手できた時期、遅延とその説明、PTABの資源、および期限を守る能力を考慮する。その懸念には、先行手続を検討した後に後続の申立てを修正することによって得られる戦術上の利益が含まれる。 Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha, No. IPR2016-01357, Paper 19, at 16–18 (P.T.A.B. Sept. 6, 2017) (precedential as to § II.B.4.i). この検討の多くは、提出の順序と当事者の説明から答えられる。申立人が以前の応答書面をいつ受け取ったかを判断するために、その応答の技術的主張が正しかったかを判断する必要はない。新たな先行技術の重要性や調査の合理性を評価する際には技術的支援が有用な場合があるが、中心となるのはレビュー手続の公正な利用である。
先行する裁判・審判での判断も、これに関連する配分の問題を生じさせる。Magnoliaでは、申立人が無効性に関する専門家証言が排除された後に行政上の異議申立てを行い、地方裁判所の訴訟で敗れた後、長官が開始を拒否した。決定は、既に与えられた訴訟上の機会、費やされた資源、および訴訟での敗訴後に別の法廷を得ようとする試みを重視したものであり、主張された先行技術では特許性の欠如を立証できないという新たな実体判断に基づくものではなかった。 Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 9–10. この手続の経緯を評価するには、裁判所が何を判断し、申立人がなぜ別の手続を求めたかを理解する必要がある。しかし、申立人が提示しようとしていた技術的な無効性分析を、独立にやり直す必要はない。
業務量に関する考慮は、より直接的に行政運営に関わる。2025年3月の覚書は、査定系審判の審理期間、AIAに基づく期限、およびPTABに対するその他の要請に注意を向けるよう求めている。 March 2025 Memorandum, supra, at 3. 事件数、利用できる審判処理能力、および完了までの期間は、組織のデータを用いて評価できる。特許の複雑性が必要資源の見積りに影響する場合はあるが、法定の職責間で処理能力を配分するという、より広い選択は行政機関の運営に属する。
2026年3月11日の覚書は、具体的な経済上の考慮事項を追加した。被疑侵害製品に関連する国内製造と投資、特許権者が製造、販売、またはライセンスする競合製品の国内製造、および侵害で訴えられた申立人が小規模事業者であるかという点である。 Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Users, Additional Discretionary Institution Considerations—U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings 2–3 (Mar. 11, 2026). 通常、関係する資料は、生産記録、投資の証拠、財務開示、および企業の属性である。製品がどこで組み立てられるか、または企業が関連する規模基準を満たすかの評価には、通常、製品の基礎となる技術が自明であったかを判断する必要はない。これらの基準は、政策や法律上の権限に関する重大な問題を提起し得るが、その問題を解決するのは技術的な専門性ではない。
D 前提となる技術的問題は専門家が担当すべきである
この分担を支持する議論は、その限界を明示したときに最も説得力をもつ。2025年3月の覚書は、法の変更、特許性を争う主張の強さ、専門家への依存度、および重大な経済上、公衆衛生上、または国家安全保障上の利益も挙げている。 March 2025 Memorandum, supra, at 2. 法律上または政策上の判断に属する側面もあれば、技術的証拠に左右される側面もある。介在する先例を特定することは法律上の作業であるが、その先例が特定の技術的開示に及ぼす影響を評価するには専門性が必要となる場合がある。同様に、主張された公衆衛生上の必要性の評価には科学的証拠が必要となり得るが、それに制度上どの程度の重みを与えるかは政策判断である。
第325条(d)も同じ区別を示している。Advanced Bionicsの下では、USPTOはまず、同一または実質的に同一の先行技術もしくは主張が以前に提示されたかを問い、そうであれば、申立人がUSPTOによる重大な誤りを示したかを検討する。 Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, No. IPR2019-01469, Paper 6, at 8–10 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential). 以前の提出物を特定することは容易でも、審査官が引用文献を誤解したか、またはクレームの限定を誤って適用したかの判断には、まさにAPJによる実体面の審査を支持する技術的能力が必要となり得る。Magnoliaも、審査官の明らかな誤りを相当程度示せば、開始拒否を支持する他の考慮事項を上回り得ると認めている。 Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8.
USPTOが公表している裁量手続の指針も、この必要性を認識し、当事者が実体面の主張の強さを論じる場合には、関連する技術的専門性をもつ職員と協議するよう求めている。 U.S. Pat. & Trademark Off., Interim Director Discretionary Process § V.B, https://www.uspto.gov/patents/ptab/interim-director-discretionary-process (last visited Oct. 4, 2026). 持続的な責任分担では、この貢献を明示すべきである。専門性を有するAPJが、必要な技術的前提問題を解決し、その根拠を説明する。その上で、裁量方針を適用する職員が、それを比較衡量にどのように反映させるかを判断できる。定型的な日程、当事者の同一性、および信頼に基づく行動に関する問題は、実体面の検討を、広範な組織的責任を担うジェネラリスト中心の手続へ移す理由にはならない。
したがって、方針の監督においては、どの問題に中央での判断が必要で、どの問題は委任された適用によって解決できるかを示すべきである。定型的な日程問題を判断する合議体が、USPTOの資源配分上の優先順位を独自に再検討する必要はない。一方、確立した期待に与える重みを実質的に変更する場合には、個別事件で説明なく従来の扱いから離れるのではなく、透明な庁内の方針策定手続を通じて対応すべきである。この分担は、適用基準についての長官の責任を維持しつつ、APJがその基準を適用し、必要に応じて技術的分析を提供することを認めるものである。
法律が開始権限を長官に付与していることは、すべての技術的問題を長官本人が解決することを要求しない。規則は、PTABが長官に代わって審理を開始すると定めており、連邦巡回区控訴裁判所は、長官が開始判断を委任する権限を認めている。 37 C.F.R. § 42.4(a) (2026); Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, 812 F.3d 1023, 1031–33 (Fed. Cir. 2016). したがって、裁量方針に関する指導と、専門家による実体判断の分担は、説明責任を伴う委任制度の中に位置づけられる。長官の法定の地位を移転したり、適切な監督を排除したりするものではない。
V 実体面の審査に必要な技術的作業
実体面に関する開始判断は予備的なものだが、実質的な分析を要求する。IPRの申立てでは、特許および刊行物に基づき、第102条および第103条によってクレームを争うことができる。 35 U.S.C. § 311(b). 申立てが十分に説得的な異議を提示しているかを判断するには、クレームされた発明を理解し、引用文献が実際に何を開示しているかを把握する必要がある。クレームチャートは申立人の主張を整理できるが、表の各欄が、提案された対応づけの技術的正確性を証明するわけではない。
ある構成要素が信号を受信する前に、別の構成要素が特定の動作を行うことを要求する仮想的なクレームを考えてみよう。引用文献は、双方の構成要素と双方の動作を開示していても、その順序を異ならせ、または機能を異なるように割り当てているかもしれない。その開示が限定を満たすかは、構造、構成要素間の関係、およびクレームされた順序の効果の理解に左右され得る。似た用語の背後に、実質的に異なる技術的構成が隠れていることもある。判断者は、その法的意義を判断する前に、これらの相違を識別できなければならない。
自明性には、さらに一段階の技術的判断が必要となる。既知の要素を特定するだけでは分析は完了しない。判断者は、引用文献を組み合わせ、または変更する理由の説明を評価し、それが主張される結果を裏づけるかを判断しなければならない。最高裁判所の柔軟なアプローチは、予測可能な組合せや通常の創造性の関連性を認める一方、具体的事情に根ざした明示的な説明を要求する。 KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–21 (2007). このアプローチを適切に適用するには、実行可能な変更案と、望む結論を言い換えただけの主張とを区別できるだけの技術的理解が必要である。
専門家の宣誓供述書があっても、この責任がなくなるわけではない。むしろ、それを評価する判断者の能力が、より重要となる。APJは、専門家が関連する仕組みを説明し、引用文献中の裏づけを示し、反対の教示を考慮し、主張する成功の期待を正当化しているかを検討しなければならない。技術教育は、一見単純な法的主張の中に隠れている前提を明らかにする助けとなり得る。また、特許権者が主張する技術的相違が、クレームの文言や記録に裏づけられていない場合に、それを見抜く助けにもなる。
これらの作業が、専門家による審判の比較優位を説明する。必要な能力は、法的判断力と、技術的命題を吟味する能力とを組み合わせたものである。広範な行政上の責任を負う中央の判断者は、それらの命題について支援を得ることができる。専門家からなる合議体は、その評価を、自らが責任を負う判断に直接組み込むことができる。
VI APJの資格は実体面の検討に適合している
議会は、APJとしての職務を、法律上および科学上の能力の双方と明示的に結びつけた。第6条(a)は、APJに「十分な法律知識および科学的能力」（“competent legal knowledge and scientific ability”）を要求し、長官との協議の上で商務長官が任命すると定める。 35 U.S.C. § 6(a). USPTOは、APJについて、法律および技術の教育・訓練を受け、民間実務、政府機関、企業法務部門で相当の特許法実務経験を積んだ者と説明している。また、多くのAPJは特許審査官や裁判官のロー・クラークを務めた経験も有する。 U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Trial and Appeal Board, https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/patent-trial-and-appeal-board (last visited Oct. 4, 2026).
これらの資格は、技術的な実体判断を誰が行うべきかという制度的判断を支える。正規の教育は、科学的概念を理解する基礎となる。特許実務は、クレームの範囲、開示、および技術的事実と法的基準の関係への習熟をもたらす。審判を繰り返し担当することで、これらについて対立する主張を評価する経験が蓄積される。その組合せによって、専門性を有するAPJは、長官の広範な職責を中心に組織された庁全体の手続よりも、継続的な実体面の審査に適している。
PTABの現行の合議体編成手続も、この関連性を強めている。標準業務手順1（SOP 1）は、審判官に技術分野の区分を付与し、合議体の構成員を選任する者に対し、可能な限り、事件の技術分野と一致する区分をもつ審判官を少なくとも2名含めるよう努めることを求める。また、ある管轄業務に新たに従事する審判官を、より経験のある審判官と組み合わせることも定めている。 U.S. Pat. & Trademark Off., Standard Operating Procedure 1: Assignment of Judges to Panels 4–5 (rev. 17, July 20, 2026) [hereinafter SOP 1]. これは、人員の利用可能性その他の割当て上の制約の下で、関連する専門性を事件に結びつける運用上の手段である。
この議論は、すべてのAPJがあらゆる発明の専門家である、あるいは学歴が適切な判断を保証するという前提を必要としない。第6条(a)も、博士号や一定年数の実務経験を定めてはいない。ここでの命題は比較に関するものである。USPTOには、法律と科学の双方の能力によって選抜された審判官の集団があり、その経歴を担当事件と結びつけるための手続もある。これらの審判官に技術的な実体判断の第一次的責任を与えることは、この制度設計を実際に活用することである。
VII 学術研究が裏づけること
実証的な学術研究は、技術的専門性の価値を一定の留保の下で支持している。Matthew Sipeは、2015会計年度および2016会計年度に受理された特許控訴事件を検討し、異なる裁判・審判機関で行われた認定が、控訴審でどのように扱われたかを比較した。調整を加えた比較では、PTABの認定が維持される割合は、地方裁判所の裁判官による認定よりも高く、その差は事実認定について特に顕著であった。 Matthew G. Sipe, Experts, Generalists, Laypeople—and the Federal Circuit, 32 Harv. J.L. & Tech. 575, 591, 610–11 (2019).
Sipeの結果は、専門家による審判が、信頼性の高い技術的事実認定に寄与し得るという命題と整合する。しかし、資格を結果の原因として切り分けたものでも、APJと長官に集中化された開始手続とを比較したものでも、現任の審判官集団を測定したものでもない。同論文が認めるとおり、選択効果や控訴審での審査の違いが、比較を複雑にしている。 Id. at 617–21, 623, 626–27. この研究は、制度上の議論の妥当性を補強するが、発表された改革の効果について数値的な予測を与えるものではない。
APJの経験に対する批判も、正確に扱う必要がある。Kristen Osengaによる第101条の判断の制度設計に関する議論は、任命時の経験についての過去の研究に依拠し、技術的資格と職務経験に関する首席審判官の応答も取り上げている。 Kristen Osenga, Institutional Design for Innovation: A Radical Proposal for Addressing § 101 Patent-Eligible Subject Matter, 68 Am. U. L. Rev. 1191, 1241–42 & nn.240–44 (2019). これらの過去の数値は、現任APJの資格を網羅的に調査したものではない。ロースクール卒業後の経過年数も、科学教育、特許代理人や審査官としての経験、あるいは特定の技術を評価する能力とは異なるものを測定している。
現在の状況をより適切に評価するには、関連する教育、専門実務、技術分野に応じた事件の割当て、および決定の質を検討すべきである。開始率や単純な実務年数の集計だけでは、この検討には答えられない。APJが実体判断の責任を負うべき積極的な根拠は、審判官の複合的な能力と法律が要求する作業との適合性にあり、実証研究は、その命題を検証する有用な手段となる。
VIII 返還を実効的なものにするために
実施に当たっては、技術的に適任のAPJが実体面に関する開始判断を担当し、当事者が主要な根拠を理解できるだけの説明を提供すべきである。理由を示す意見書は、重要なクレーム解釈または先行技術の争点を特定し、合議体の評価を支える証拠を説明し、その評価と開始基準を結びつけるべきである。本格的な審理で生じ得るすべての問題を先取りする必要はない。しかし、決定的な技術的問題が実質的に検討されたことを示す必要がある。
USPTOは、裁量に関する理由づけと実体面の理由づけとの関係も明らかにすべきである。拒否が政策または事件管理上の理由に基づく場合、決定はその根拠を特定すべきである。裁量上の取扱いが技術的な異議の強さに依存する場合、USPTOは依拠する技術的評価を説明すべきである。理由が明確であれば、当事者は、実体面の基準を満たさない場合と、相当有力な異議である可能性があっても裁量によりレビューを行わない場合とを区別できる。
合議体の選任では、能力と公正性の双方を確保すべきである。SOP 1は既に、公正な選任を要求し、結論に影響を与えるために合議体の構成員を選ぶことを禁止している。また、合議体の決定前に、特定の手続への割当てまたは再割当てに長官が関与することも制限している。 SOP 1, supra, at 1–2. 技術的背景を事件に適合させることは、これらの保障の範囲内で行うべきである。関連する経験は割当ての理由になるが、予測される結論をその代わりに用いることは適切でない。
実施に関する指示は、方針に責任を負うこと、個別事件に適用すること、および監督上の再審査を区別すべきである。どの裁量事項を長官が引き続き留保し、どの事項をAPJが確立した方針の下で解決できるのか、また新たな問題や重要な方針からの逸脱がどのように責任ある職員に付議されるかを示す必要がある。さらに、合議体の構成員がどのように評議するか、誰が書面による理由に責任を負うか、監督上の措置によって実体分析が修正された場合にどのように説明するかも定めるべきである。これらによって、合議体の直接責任は、開始通知に表示される名義の変更にとどまらず、実質的な手続上の仕組みとなる。
その他の法定開始要件についても、別途責任を配分する必要がある。実施指示は、第315条(b)のような問題を誰が解決するか、当事者が関連証拠をどのように提出するか、および利用可能な再審査の手続を示すべきである。強行的な制限は、その基礎となる事実が非技術的であっても、適用法に従って適用しなければならない。発効日と係属中の申立ての取扱いについても、同様に明確にする必要がある。
評価では、適時性、理由づけの明確性と一貫性、技術的な見解の相違への対応、および監督上の介入が不要な重複を伴わずに判断を改善するかに重点を置くべきである。これらの指標は、APJの勧告を公開し、長官が勧告と異なる判断をする場合に説明する制度との比較にも用いるべきである。開始率は引き続き有用な記述的情報だが、それが高いか低いかだけでは、技術的分析が改善したことは分からない。
IX 開始判断の合議体がその後の審理も担当すべきか
実体面に関する開始判断をPTABへ戻しても、開始後の手続を誰が担当するかという重要な問題は残る。発表自体は、同じAPJが審理を行い、最終書面決定を発するかを解決していない。この選択は明示的に検討する価値がある。専門家の責任を回復することと、事件の全過程で同じ担当者を維持することは、異なる制度上の目的に対応するからである。
担当の継続には相当の利点がある。開始判断を担当した合議体は、既に特許、主張された引用文献、および主要な争点を検討している。その合議体を維持すれば、別の集団が最初の作業を繰り返す必要がなくなり、既に形成された技術理解を基礎として審理を進められる。この習熟は、事件管理を助け、追加証拠が有用となる争点を明確にし得る。合議体を交代させるには資源を要し、これらの利点の一部を失う可能性がある。
担当の継続には、アンカリングが生じる可能性もある。クレーム、引用文献、または提案された組合せについての最初の理解が、その後の提出物を審判官が評価する際の基準点となり得る。予備的な見解が当時利用できた記録に照らして合理的であったとしても、記録が変化した後に過度な影響を及ぼすことがある。懸念されるのは、見解の修正が不十分になることである。ある初期の技術的前提が証言や反対尋問によって大きく弱まったにもかかわらず、合議体がそれを維持してしまう可能性がある。
裁判・審判を行う者が専門性を有していても、この可能性を検討する必要がなくなるわけではない。実験研究は、数値的なアンカーが、仮想的な事案についての裁判官の判断に影響し得ることを示している。 Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski & Andrew J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, 86 Cornell L. Rev. 777, 790–93 (2001). この知見を予備的な技術的意見に適用することは類推であり、PTAB事件で数値的アンカリング効果が実証されたということではない。研究者自身も、仮想問題で得られた結果から、現実の裁判で誤りが生じていると断定することはできないと注意を促している。 Id. at 819–21. この証拠は、手続設計を検討する理由を与えるのであり、個々の合議体が不公正に判断すると推定する根拠ではない。
これに関連する懸念が、確証バイアスである。合議体が、審理を正当化するほど有力な異議が申立てに含まれる理由を一度説明すると、審判官は、その説明と整合する後の証拠を無意識に好意的に評価する可能性がある。反対証拠には、より懐疑的な態度で臨み、または以前の解釈を維持する方向に曖昧さを解消するかもしれない。IPRを対象とする学術研究では、この懸念が、開始判断と最終判断を分離すべき理由として示されている。 See, e.g., Adam J. Cook, Comment, The Same PTAB Panel Should Not Do It All: Why Inter Partes Review Decisions Should Be Bifurcated, 128 Penn St. L. Rev. 257, 280–81 (2023). これは制度改革の提案であり、現任APJが必ずそのようなバイアスを示すという実証的知見ではない。
開始と最終判断の法的な区別は、以前の結論を守らなければならないという感覚を弱めるはずである。開始段階で問われるのは、予備的な主張立証が法定の基準を超えるかである。審理では、申立人が証拠の優越によって特許性の欠如を立証しなければならず、開始されたレビューが途中で打ち切られない場合、PTABは最終書面決定を発しなければならない。 35 U.S.C. §§ 316(e), 318(a). 申立人が立証責任を果たさなかったという最終判断は、開始が誤りであったことを必ずしも示さない。合理的な初期の予測は、より充実した記録によって覆り得る。
連邦巡回区控訴裁判所は、改めて評価する必要性を明示している。TriVascularでは、PTABは開始段階の予備的認定に拘束されず、その後に充実した記録が正当化する場合には見解を変更すべきであると説明した。 TriVascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016). Magnum Oil Toolsでは、開始を根拠として特許権者に立証責任を転換する方法を否定し、記録全体に基づいて実体面を改めて検討することを求めた。 In re Magnum Oil Tools Int’l, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–77 (Fed. Cir. 2016). したがって、開始によって、争われたクレームが特許性を欠くとの推定が生じてはならない。
既存の先例からも、担当合議体の継続を、それ自体で違法と扱うことはできない。Ethiconでは、手続の公正さを損なう別の事情が主張されていない場合について、連邦巡回区控訴裁判所は、同じ合議体が開始と最終的な特許性の双方を判断することに対する、法律およびデュー・プロセス上の異議を退けた。 Ethicon, 812 F.3d at 1029–31. 異なる仕組みによって審判または公的信頼が改善するかという政策上の問題は、なお残る。法律上許容されることは、許容されるすべての制度設計が同じ程度に有効であることを意味しない。
USPTOは、担当の継続を維持することも、技術的に適格な別の合議体を用いることも、構成員を一部交代させることもできる。別の合議体を用いることで、両段階で専門的な審判を維持しながら、自分自身の以前の理由づけを守ることへの個人的なこだわりを弱められる可能性がある。しかし、新たな合議体も開始決定の意見書に接するため、再割当てによってアンカリングが必ず解消されるわけではない。一部交代は、技術への習熟を維持しつつ新たな視点を導入できる可能性があるが、その利点も評価する必要がある。
USPTOがどの方法を選んでも、最終決定は、開始後に形成された重要な証拠を正面から取り上げ、予備的な技術評価がなぜ依然として説得的なのか、またはなぜ変更すべきなのかを説明すべきである。評議には、最も有力な反対証拠の明示的な検討を含めるべきである。透明な割当て実務と、再検討が求められるという明確な認識は、専門性が、充実していく記録に即して発揮されるべきだという原則を強める。実体判断の責任をAPJへ戻すことは、技術的能力と、このような柔軟さを促す手続とを組み合わせる機会となる。
X 持続的な責任分担
通常の実体面に関する開始判断をPTABの合議体へ戻すことは、評議と理由の説明についての責任を定める提案として理解するのが最も適切である。集中化された手続も、既にAPJの専門知識を利用できる。合議体が直接判断すれば、専門家による共同の技術的判断と、判断を行った専門家が責任を負う理由の説明が、実体判断の通常の基礎となる。その利点は、決定を発する職員の身分だけではなく、これらの実務と実効的な監督に依存する。APJの勧告を公開し、長官が勧告と異なる判断をする場合に説明する制度も、同じ利点の多くを実現し得る。定型的な承認段階をもう一つ加えても効果が乏しい場合には、合議体による直接の判断の方が、より簡明な原則となる。
長官の比較優位は、競合する制度上の利益をどのように比較衡量し、資源をどのように配分するかを含め、適法な庁全体の裁量方針を策定し、その運用を監督する点にある。この責任は、定型的な適用をAPJに委任することを許容する。トライアルの日程、訴訟への投入、当事者の同一性、および確立した期待を支える経緯は、通常、クレームされた発明の仕組みを判断せずに評価できる。これらが非技術的であるというだけで長官本人が判断すべきことになるわけではなく、強行的な開始制限が裁量上の考慮事項に変わるわけでもない。
返還には、理由を示した意見書、技術的経験を考慮した公正な割当て、明確に定められた監督手続、および担当合議体の継続についての明示的な決定が伴うべきである。専門家に技術的な実体判断の責任を与える制度は、専門家が予備的な見解を再検討しようとする姿勢も支えなければならない。これらを備えることで、USPTOは、説明責任を伴う政策上の指導を維持しながら、慎重かつ先入観にとらわれない特許性判断のための条件を改善できる。
