AIを活用した発明と特許出願書類の作成における人間による着想Thaler判決およびUSPTO改訂ガイダンスを踏まえた認識行為と真正な発明者の要件e
要旨 本稿は、AIがクレームの文言や技術的内容を生成したという事実だけでは、人間の発明者資格の有無は決まらないと論じる。着想に関する従来の法理、Thaler v. Vidal判決、および米国特許商標庁（USPTO）の2025年11月の改訂ガイダンスを踏まえ、人間が既に着想していた発明をAIが言語化する場合、AIが提案した解決策を人間が完成させる場合、そして機械が生成した完成済みの設計を人間が理解する場合を区別する。本稿は、予期していなかったAI出力についての十分に明確な技術的理解が、人間自身による発明の着想を構成し得るとの立場を示す一方、このような法理の適用は未確立であり、事実上および法理上の裏付けを要することを認める。単なるプロンプトの入力、選択、承認、または商業的価値の認識だけでは、発明者資格は立証されない。また、特許実務を担当する弁護士による実質的な技術的寄与を評価する必要性を含め、通常の共同発明者に関する原則を維持するとともに、出願時の開示の不備を、その後の人間による着想によって補うことはできない理由を説明する。実務家に対しては、具体的に作動する技術的構想を特定し、関連する人間の理解および寄与を記録したうえで、開示上の裏付けを別途検討することを提案する。この考え方は、人間自身による発明の着想を発明者資格の基礎として維持しつつ、AIによる相当程度の支援を許容するものであり、イノベーションや開示を促す政策上の誘因が法的要件に代わるものではないことも踏まえている。
I はじめに
発明者と特許実務を担当する弁護士が技術的開示をクレームへと落とし込む過程に、生成AIが関与する機会が増えている。AIモデルは、既存の構想をより明確に表現することもあれば、未完成の代替案を示したり、関係者の誰もそれまで検討していなかった詳細な解決策を生成したりすることもある。結果として得られたクレームの限定事項をAIが「生み出した」と述べるだけでは、これらの状況を区別できない。特許法が問うのは、クレームに係る発明を誰が着想したかであり、ある一文の最初の出所を特定しても、その問いに答えたことには必ずしもならない。 Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab’ys, Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994); Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., 964 F.3d 1365, 1371–72 (Fed. Cir. 2020).
この検討の枠組みとなるのは、二つの命題である。Thaler v. Vidal判決によれば、米国特許法上、発明者となり得るのは自然人だけである。また、USPTOの2025年11月の改訂ガイダンスによれば、発明過程でAIの支援を受けたか否かにかかわらず、着想に関する従来の基準が適用される。ただし、いずれの命題も、それだけで、AI出力を理解して承認した人間が当該発明を着想したことを意味するものではない。Thaler判決は、人間がAIの支援を受けて行った発明の特許可能性を判断の対象外とすることを明示しており、改訂ガイダンスも、人間による着想の有無について個別の事実関係に即した検討を維持している。 Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1212–13 (Fed. Cir. 2022); Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. 54,636, 54,636–37 (Nov. 28, 2025).
本稿は、AIが技術的内容を生成したこと自体によって、人間の発明者資格が否定されるべきではないと論じる。人間による着想は、AIの出力に先立って存在することも、その出力との相互作用を通じて形成されることも、予期していなかった結果を十分に明確に理解することによって生じることもあり得る。最後の可能性が、難しい問題を提起する。「認識」という語は、ある出力が有望に見えると気付くことから、完全で作動可能な発明を理解することまで、幅広い行為を指し得る。説得力のある着想の分析には、これらの行為を区別する必要があり、プロンプトの入力、選択、および承認を、それさえ行えば自動的に発明者資格が認められるチェックリストとして扱うことはできない。
本稿の分析は、着想と因果関係を検討する研究、共同研究において発明者を確定することの難しさを論じる研究、およびAIを孤立した自律的主体として扱うことの限界を指摘する研究を基礎とする。本稿が提示する考え方は、人間自身による着想という要件を維持しながら、機械が生成した内容であることから人間の発明者が存在しないと自動的に推論することを退けるものである。 See Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 122–28 (2023); Amy R. Motomura, The Inventorship Fallacy, 58 U.C. Davis L. Rev. 2379, 2381–84 (2025); Liza Vertinsky, Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine, 55 Hous. L. Rev. 401, 443–48 (2017); James Bryan Williams, AI and Inventorship: An Engineering Perspective on the Current Debate (rev. Nov. 14, 2024) (unpublished manuscript), https://ssrn.com/abstract=4064320.
II 発明の着想に関する基本的な法的基準
米国特許法第100条(f)は、対象となる主題を発明または発見した個人、またはそれを共同で行った個人らによって、発明者を定義している。同法第115条(b)(2)は、発明者の宣誓書または宣言書において、クレームに係る発明の真正な発明者、または真正な共同発明者であると本人が信じている旨を述べることを求める。一方、着想には、完全で作動可能な発明についての明確かつ確定的な観念が必要である。一般的な目標や研究計画だけでは足りず、広範な研究または実験を要することなく当業者が実施化（reduction to practice）できる程度に、その構想が確定していなければならない。 35 U.S.C. §§ 100(f), 115(b)(2); Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28; Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994).
着想の要件が対象とするのは技術的発明であり、それを記述するために選ばれた特定の語句ではない。発明者は、クレームの文言としてどう表現すればよいかを知る前から、作動可能な構成を把握している場合がある。逆に、流暢に記載されたクレームが、発明者として記載された人間の誰も着想していない主題を表す場合もある。関連する証拠は、人間の理解および寄与と、クレームによって定義される発明との結び付きを示さなければならない。洗練された記載も、保護を求めるという判断も、その結び付きに代わるものではない。 See Solomon v. Kimberly-Clark Corp., 216 F.3d 1372, 1381–82 (Fed. Cir. 2000); Sewall, 21 F.3d at 415.
着想には、常に実験による確認が必要なわけではない。Dana-Farber判決は、発明的構想の形成と、その後の検証とを区別し、長期間にわたる共同作業の中で重要な寄与が生じ得ることを認めている。この区別によって、最終的な実験の存在が、それに先行する着想を覆い隠すことを防げる。ただし、有用な準備的活動のすべてが発明的になるわけではなく、各参加者がクレームに係る主題に何を寄与したかを特定する必要がなくなるわけでもない。 Dana-Farber, 964 F.3d at 1371–73.
改訂ガイダンスは、2024年2月のガイダンスを全面的に撤回し、AIを使用する一人の人間にPannu要素を適用するという取扱いも撤回している。その理由は明快である。AIシステムは人ではないため、この状況では共同発明者の問題が生じないからである。ただし、複数の人間が参加する場合には、Pannuを含む従来の共同発明者に関する原則に従い、どの人間が発明者に該当するかを引き続き判断する。改訂によって、モデルが参加したという理由だけで、そのプロジェクトがこれらの原則の適用を免れるわけではない。 Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,636–37; Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).
改訂ガイダンスは、AIを、ソフトウェア、実験設備、および研究データベースに類する道具として位置付けている。その根拠となる判例は、発明者が他者から情報や支援を受けても、すべての情報源または支援者が共同発明者になるわけではないことを認めている。この類推は、機械を人として扱うことを否定し、相当程度の支援を許容する一方、人間が発明を着想しなければならないという前提要件を取り除くものではない。この告示が示すのは、USPTOの審査上の立場である。以下で展開するその立場の具体的な適用は、着想についての議論であり、告示そのものが示した法的判断ではない。 Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637 & n.16 (citing Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 624 (Fed. Cir. 1985), and Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 981 (Fed. Cir. 1997)).
III 認識と人間自身による発明の着想
最も難しい問題は、AIが最初に生成した完成済みの解決策を理解することによって、人間が発明を着想し得るかどうかである。誰がその内容を生成したかを特定することで答えを出したくなる。しかし、出力を生み出すうえで機械が果たした因果的な役割と、発明者としての人の法的地位は、別の問題である。Thaler判決が解決したのは、機械がその地位に就く資格を有するかという問題である。同判決は、その結果として残る人間が必ず発明者に該当すると定めたものでも、どのような認識行為が着想の要件を満たすかを決めたものでもない。 Thaler, 43 F.4th at 1212–13; see Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 122–28 (2023).
Burkは、正面から検討するに値する、認識を積極的に位置付ける説明を提示している。彼は、着想と、実施形態を生み出す物理的な作業とを区別し、時間的な順序が必ずしも着想から製作へと進む必要はないと説明する。その仮定例には、人間が事前に思い描いていなかった自動処理の結果が含まれ、人間はその発明を理解した時点で発明者となり得るとされる。この説明は、予期していなかった機械の出力が、既に存在するようになった後でも、人間による着想の対象となり得ることを支持する。ただし、これは法理についての学説上の説明であり、生成AIが提示した完成済みの提案を人が採用する場合についての上訴審判決ではない。 Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 122–25 (2023).
この説明にとって不可欠なのは、有望な結果を認識することと、作動可能な発明を着想することの区別である。提案された制御装置によってエネルギー消費を減らせそうだと認識しても、それだけでその作動を実現する構成を把握したことにはならない。構成要素、それらの関係、およびクレームに係るプロセスが作動する条件を理解している場合には、より強い根拠がある。本稿が提案する考え方は、人間の関与が完全な技術的構想の形成に当たるかどうかを問うものであり、何らかの承認を示せば欠けていた着想が補われると仮定するものではない。また、独立性を示すためだけに、人間が機械の提案を変更することを求めるものでもない。
また、この提案は、詳細な理解さえあれば常に十分であるとするものでもない。Burkの冒認に関する議論は、他の人間が完成させた発明を受け取った人が、それを十分に理解していても、その真正な発明者としての地位を得るわけではないことを説明している。受け取った人の頭の中に発明の像はあっても、自ら形成した発明の着想を欠いているのである。したがって、認識に基づいてAIの支援を説明する立場は、機械の出力を受け取ることと、人間の着想者の寄与を取り込むこととの違いを説明しなければならない。機械には法的に発明者となる資格がないため、両者の状況は異なる。しかし、そのことから、受領者が発明者資格を得るという結論が論理必然的に導かれるわけではない。 Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 126–28 (2023).
本稿の主張は、予期していなかった機械の生成結果を技術的に理解することが、他の人間の完成済みの着想を受け取る行為ではなく、その人が初めて明確な作動構想を形成する行為である場合には、人間自身による発明の着想を構成し得るというものである。この主張が最も強くなるのは、作動を実現する組合せを本人がどのように理解し、不完全または不適切な代替案とどのように区別したかを、当時の証拠が示している場合である。記録が示すのが完成済みの回答の受入れだけである場合には、根拠は弱くなる。プロンプトの量や投入した労力の大小では、この区別は解決しない。これらは関連する証拠を特定するための考慮事項であり、AIに特有の新たな法的テストではない。
In re VerHoef判決は、この議論の限界を示す重要な比較例である。出願人は、問題を特定し、解決を目指して取り組み、知的な主導権を有していたと主張した。しかし、クレームに係る犬用ハーネスの本質的な特徴である8の字形状を提供したのは、別の人間であった。裁判所は、AIA改正前の米国特許法第102条(f)を適用し、出願人が単独発明者であるとの主張を退けた。一人がプロジェクトを主導したからといって、別の人の寄与までその人のものになるわけではなかった。VerHoef判決は人間同士の共同作業を扱ったため、機械の出力に関する問題を解決するものではない。それでも、問題を設定し、開発を監督し、結果を選択すれば必ず単独で着想したことになる、という一般的な命題は否定される。 In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365–67 (Fed. Cir. 2018).
IV 三つの技術的事例
温度の測定値を受信し、ファンの動作状態を切り替える冷却制御装置を考える。以下の事例では、この基本的な設定を共通とし、人間とモデルが行う技術的作業を変える。いずれも、最終的なクレームが、単に望ましい結果を示すのではなく、作動を実現する制御構成を特定していることを前提とする。
第一の事例では、発明者の開示に、作動開始および作動停止のための別々の閾値と、それらの間の状態遷移が既に示されている。弁護士は、AIに対し、その構成を方法クレームとして表現するよう求める。モデルは「ヒステリシス」という用語を提示し、技術的関係を追加することなく各ステップを並べ替える。モデルが寄与したのは、既に着想済みの解決策を表す文言である。発明者資格は、発明者が以前にその用語を使ったことがあるかどうかによって決まるものではない。元の開示と提案されたクレームを比較することで、先行する人間の着想に関する証拠が得られる。 See Solomon, 216 F.3d at 1381–82; Sewall, 21 F.3d at 415.
第二の事例では、発明者は当初、閾値に基づく切替えだけを開示している。モデルは、条件の変化に応じて閾値を適応的に変更することを提案するが、その仕組みは特定しない。発明者は、どの測定値に基づいて適応させるかを決め、閾値を更新する規則を導き、不安定な切替えを防ぐ状態遷移を追加する。これらの行為は、技術的解決策そのものに関わる。これによって明確で作動可能な組合せが得られ、それがクレームに反映されるならば、人間による着想を認める実質的な根拠となる。分析で重要なのは、これらの寄与と、それによって得られた発明であり、モデルが生成した提案を発明者が選択したという事実だけではない。 See Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637.
第三の事例では、モデルが、更新規則、状態遷移、およびパラメータ間の関係を含む、完成済みの適応型制御装置を提示する。人間は提案を検討し、その動作を理解したうえで、変更せずにクレーム化することを選ぶ。これは、認識の問題が最も明確に現れる場合である。第一の事例における先行する着想や、第二の事例における未完成の設計の完成が、ここにも存在すると単純に仮定することはできない。この状況で認識を着想として扱うには、上記の議論による根拠付けが必要になる。技術的な変更がないことによって、その主張が自動的に否定されるわけではないが、理解と承認を、発明者資格が確実に認められる確立した基準として扱うこともできない。 See Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 124–28 (2023); Thaler, 43 F.4th at 1213.
第三の事例の中でも、具体的な事実関係が重要である。誰かが「承認」をクリックしたことだけを示す記録では、その人が発明を明確に理解していたことは示されない。制御規則、必要な関係、およびそれが特定された問題をどう解決するかについて、当時行われた説明のほうが強い証拠となる。実験作業は、その理解を明らかにしたり、さらに発明的な展開があったことを示したりする場合がある。しかし、通常の試験を行っただけでは、誰が解決策を着想したかは決まらない。重要なのは、人間の精神的行為とその技術的内容を特定することであり、動作する出力が存在することを、人間の発明者資格と同一視することではない。 See Dana-Farber, 964 F.3d at 1372–73; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637.
第四の変形例は、人間の誰に発明を帰属させるかが重要であることを示す。第二の事例で欠けていた適応規則を、依頼人ではなく弁護士が考案した場合、結果を「人間が着想したもの」と呼ぶだけでは分析は完結しない。機械の出力について本稿が提案する取扱いは、どの自然人が着想に寄与したかという別の検討を、そのまま維持する。開発の過程でクレームが変われば、それに応じて、発明者に該当する人間を改めて評価する必要が生じ得る。 35 U.S.C. § 116(a); Pannu, 155 F.3d at 1351; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637.
V 特許実務を担当する弁護士とその他の人間の寄与者
特許実務を担当する弁護士は、通常、依頼人が発明を記述し、クレームの範囲を明確にし、保護の形態を選ぶことを支援する。これらの活動を、技術開発と区別せずに「発明者と弁護士」という表現の下で一括して扱うべきではない。Solomon判決は、発明者の証言が不正確であったこと、および弁護士こそが真の発明者かもしれないという主張に依拠した発明者資格への異議を退けた。裁判所は、依頼人の発明を明確にするという弁護士の正当な役割を強調した。この理由付けが支持するのは、法的な表現の形成と発明との区別であり、弁護士が行い得るあらゆる技術的寄与を一律に発明者資格の検討から除外することではない。 Solomon, 216 F.3d at 1381–82.
弁護士が、着想に寄与する技術的関係を提示した場合、共同発明者に関する通常の基準が引き続き問題となる。モデルにプロンプトを入力し、またはその出力を評価する技術者、研究者、その他の参加者についても同様である。主張される各寄与は、クレームに係る発明と結び付いていなければならず、人間の参加者間には、必要とされる共同作業上の関係がなければならない。Kimberly-Clark判決およびCODA判決は、人間同士のその関係を明らかにするものである。AIは既に自然人要件によって発明者から除かれているため、これらの判決の共同作業に関する要件を、AIを除外するための独立した理論として転用する必要性は乏しい。 Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 917 (Fed. Cir. 1992); CODA Dev. s.r.o. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 916 F.3d 1350, 1358–61 (Fed. Cir. 2019).
Falana判決は、「支援」といった呼称だけでは足りない理由を示している。寄与者による合成手順の開発は、クレームに係る化合物の着想に寄与したため、共同発明者資格の根拠となった。他者が用いた方法を提供したというだけの理由で、その寄与が軽視されたわけではない。逆に、一般的な指導や通常の実施作業は、必ずしも発明者資格を基礎付けない。制御装置の事例に当てはめれば、問われるのは、その人がクレームに係る作動可能な解決策に寄与したかどうかであり、補助的な立場にあったか、AIのインターフェースを通じて作業したかどうかではない。 Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349, 1357–59 (Fed. Cir. 2012).
また、クレームを中心とする検討を、特許査定につながった一つの特徴を誰が提供したかという探索に変える必要もない。Dana-Farber判決は、クレームに係る発明を共同で開発する過程における寄与の重要性を検討し、その検討と、参加者の以前の研究に対する新規性の判断とを区別している。同時に、個々の限定事項に過度に注目することへの批判は、クレームを無視する理由にはならない。クレームは、発明者資格を立証すべき主題を特定するものであり、その組合せを評価することで、ある寄与の重要性を判断するための文脈が得られる。 Dana-Farber, 964 F.3d at 1371–73; see Liza Vertinsky, Boundary-Spanning Collaboration and the Limits of Joint Inventorship Doctrine, 55 Hous. L. Rev. 401, 445–48 (2017).
VI 真正な発明者の要件
米国特許法第115条の「真正な発明者（original inventor）」という文言には、実質的な意味がある。法定の宣言が対象とするのは、自らが真正な発明者であると本人が信じていることであり、クレームのすべての語句を本人が自分で入力したことの宣言ではない。しかし、誰が最初に表現したかという問いを着想の法理に置き換えるからといって、自ら着想したという要件を消してはならない。他の人間が完成させた発明を理解して言い換えただけでは、自ら着想したことを立証できない。 35 U.S.C. § 115(b)(2); see Dan L. Burk, Causation and Conception in American Inventorship, 20 Duke L. & Tech. Rev. 116, 126–28 (2023).
ここで重要なのは、文言の由来と、クレームに係る技術的構想の由来との区別である。詳細な開示をクレームに変換するAIシステムが、それに先行する人間の着想に取って代わるわけではない。他方、AIが、それまで考慮されていなかった技術的内容を提示した場合、言語上の作成者が誰かという検討だけでは足りない。その後の人間の活動が、本稿の支持する認識に基づく考え方の下で本人自身の着想を構成するのか、それとも、その文言のクレームについて資格を有する人間の発明者が存在しないままとなるのかを判断しなければならない。
機械が法的に発明者となれないからといって、特許法が、その結果として得られた主題を別の誰かに与えなければならないわけではない。資格を有する人間の発明者が存在しないという可能性は、本稿が提案する考え方の実質的な限界を示す。出力が有用で理解可能であっても、クレームについて資格を有する人間の発明者がいない場合がある。同様に、そのような空白が生じ得ることから、予期していなかった機械の提案はすべて人間による着想を妨げる、という結論が導かれるわけでもない。求められるのは、どのような状況で人間の技術的理解が、法が要求する本人自身の着想に当たるかを特定し、根拠付けることである。 See Thaler, 43 F.4th at 1212–13; Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,636–37.
USPTOの変化してきた立場について論じた文献を引用する際にも、注意が必要である。Aboy、Liddell、およびLathによる2025年の論文は、重要な寄与という枠組みや事例を含め、2024年2月のガイダンスを検討したものであった。この論文は、その当時の考え方や、発明者のいない発明が生じる可能性を理解するうえで引き続き有用であるが、その後の改訂の意味を確定するものではない。AboyおよびLiddellによる2026年の続編は、一人の人間がAIの支援を受ける場合についてPannu分析の適用を撤回した点も含め、2025年11月の告示を直接取り上げている。これら二つの論考は、それぞれが対象とする行政上の状況の中に位置付けなければならない。 Mateo Aboy, Kathleen Liddell & Aparajita Lath, Inventorship in the Age of AI: Examining the USPTO Guidance on AI-Assisted Inventions, 20 J. Intell. Prop. L. & Prac. 495, 495–502 (2025); Mateo Aboy & Kathleen Liddell, Revised USPTO Guidance on Inventorship for AI-Assisted Inventions: A Pro-Innovation Pivot Away from Pannu Factors, 21 J. Intell. Prop. L. & Prac. 272, 272–75 (2026), https://doi.org/10.1093/jiplp/jpag021.
VII 着想を裏付ける証拠と出願時点による制約
三つの事例は、AIのための特別な法的テストを設けることなく、証拠を実務的に整理する方法を示している。関連する記録では、モデルの利用前にあった技術的開示、出力によって導入された実質的な内容、およびその後に人間が行った作動可能な解決策の説明または開発を特定する。プロンプトおよび出力の履歴は、時系列を明らかにする助けとなり得るが、その量自体から立証できることはほとんどない。人間が何を理解し、または提供したのかを簡潔かつ技術的に説明するほうが、その人間がプロセスを主導したという一般的な説明よりも高い証明力を持つ。 See Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, 90 Fed. Reg. at 54,637 (describing the factual inquiry and the inventor’s ability to describe the invention with particularity).
この証拠に関する提案は、着想を裏付けることを目的とする。プロンプトの記録を法律上の前提条件とするものでも、発明者として記載された者が実際の発明者であるというUSPTOの一般的な推定を変更するものでもない。また、本稿が提案する認識の分析を、人間の労力と機械の労力とを比較する作業と混同してはならない。検討の対象は、クレームに係る技術的構想と、法的に意味のある人間の行為であり、創造的作業の割合を配分することではない。 Id. at 54,636–37.
出願手続では、時期の問題によって別の制約が加わる。出願前であれば、新たに開発された実施形態について発明者資格を評価し、十分な開示とともに出願に含めることができる。出願後は、クレームの補正が、当初の開示によって裏付けられていなければならない。米国特許法第112条(a)は記述要件（written description）および実施可能要件を定め、第132条(a)は開示に新規事項を導入する補正を禁止する。AIが提案した特徴を人間が後から着想しても、欠けていた当初の裏付けが遡って補われるわけではない。 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); Manual of Patent Examining Procedure §§ 2163(I)(B), 2163.06 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024).
冷却制御装置の例では、既に開示されている一対の切替閾値を言い換える出願後の補正と、未開示の適応的な更新規則を追加する補正とは異なる。前者は記載の仕方の問題となり得るが、後者は、人間が新しい規則を着想したことに疑いがなくても、裏付けの問題を生じさせる。新たな主題を取り扱う手段として後の出願を利用できる場合はある。しかし、その主題が先の出願の権利化手続中に生まれたというだけで、先の出願日を享受できるわけではない。したがって、発明者資格と開示は、別個に分析しなければならない。 See 35 U.S.C. § 120; Manual of Patent Examining Procedure § 2163(II)(A)(3)(b) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024).
VIII 特許政策と競合するインセンティブ
政策上の観点は、認識を真剣に検討することを支持するが、技術的に有用なAI出力のすべてに特許を与えるべきであることを示すものではない。AIが相当程度関与したこと自体を発明者資格の否定理由とするルールは、有用な道具の利用を抑制したり、企業を秘密保持へと向かわせたりする可能性がある。これらは誘因に関するもっともらしい影響の予測であり、着想の線引きの仕方が必ずそのような結果をもたらすと実証されたわけではない。既存の文献は、AIが生成した発明が保護されないことや、開示についての懸念を指摘している。しかし、異なるルールが特定の産業にどのような影響を与えるかを明らかにするには、さらなる証拠が必要である。 See David L. Schwartz & Max Rogers, “Inventorless” Inventions? The Constitutional Conundrum of AI-Produced Inventions, 35 Harv. J.L. & Tech. 531, 564 & n.193 (2022); Mateo Aboy, Kathleen Liddell & Aparajita Lath, Inventorship in the Age of AI: Examining the USPTO Guidance on AI-Assisted Inventions, 20 J. Intell. Prop. L. & Prac. 495, 499–502 (2025).
認識を広く認める考え方に対する最も有力な反論は、理解することが、機械の生成した解決策について低コストで排他的権利を取得する手段となり得る、というものである。自動化によって発明候補の生成コストが大幅に下がるならば、その候補を生み出すために必要な誘因も小さくなる可能性がある。寛容なルールは、社会的に価値のある研究の増加を伴わずに、特許の数と、それらの権利関係を調査して対応するコストを増やすおそれがある。これらは、分析を要する相反する予測であり、AIを活用した製品が優れている、あるいは特許保護からの排除が必然的に市場の失敗をもたらす、と仮定する理由ではない。
適切な政策分析では、候補の生成だけでなく、実装、試験、事業化、および開示を考慮しなければならない。これらの活動自体が発明者資格を立証するわけではない。認識に基づく考え方が対象とするのは誰が着想するかという問題であり、その政策的な正当化が問うのは、一定の要件を満たす認識を着想として扱うことが、特許制度の誘因の仕組みに適合するかという問題である。望ましい結果が得られるとしても、欠けている法理上の要件を補うことはできない。
Thaler判決は、政策上の主張を根拠に自然人要件を覆すことを退け、米国特許法第103条における発明がなされた方法の取扱いは、誰が発明者となり得るかという問題を解決するものではないと説明した。政策は、着想の法理や立法上の議論に示唆を与え得るが、特許保護が商業的に望ましいという理由だけで、人間による着想を立証することはできない。 Thaler, 43 F.4th at 1211–13.
IX 結論
AIが生成したクレームの文言があることから、人間による着想の欠如が立証されるわけではない。モデルは、既存の発明を言語化することも、作動可能な解決策の完成を支援することも、人間がその後に理解する予期していなかった設計を提示することもある。これらの状況では、異なる事実分析が必要となる。自然人要件は、モデルを発明者の地位から除外するが、人間がその資格を有するかどうかを決めるものではない。
本稿が支持する認識に基づく考え方は、十分に明確な技術的理解を、人間自身による発明の着想の根拠となり得るものとして扱う。このような法理の適用は、事実上および法理上の裏付けを要する主張である。プロジェクトの主導、商業的価値の認識、および承認だけでは、着想の代わりにはならない。検討に当たっては、作動を実現する構想、各人間の寄与、および出願時に存在した開示を特定しなければならない。
