规则132声明在美国外观设计专利申请审查中的运用
摘要：依据37 C.F.R. § 1.132提交的声明，可以通过提供有关装饰性、LKQ判决后的显而易见性，以及商业成功与所要求保护的设计之间联系的证据，为外观设计专利申请提供支持。其说服力取决于声明人是否了解相关事实、解释是否有理有据，以及支持材料是否与图纸中实际要求保护的内容相对应。发明人的证言对于解释审美选择尤其有用，而当时形成的记录及其他佐证则可加强其事实基础。不过，是否需要独立佐证取决于具体情况，并不存在适用于所有发明人声明的一律要求。商业成功及业界赞誉与所要求保护的设计之间的关联性（nexus），可以通过适当的推定或直接证据加以证明。即使产品包含未被权利要求涵盖的重要特征，导致无法适用推定，仍可直接证明关联性。声明还可以解释原始披露所传达的内容，但不能补充缺失的主题内容。本文探讨如何选择声明人、支持重要主张、区分有关设计事实的意见与法律结论，以及在证据仍可获得审查考虑时及时提交。本文还说明，对拒绝将声明纳入案卷的决定与审查员的实质性评价提出异议时，适用程序有何不同，以及选择继续审查申请或常规续案申请会产生哪些后果。
引言
外观设计专利申请即使具有清晰的视觉披露，仍可能因图纸无法证明的事实而遭到驳回。例如，审查员可能认为，外壳的外观由功能决定，本领域普通设计人员会将不同产品的特征进行组合，或者商业成功来自技术性能而非所要求保护的外观。依据37 C.F.R. § 1.132提交的声明，可以将相关证据纳入审查记录，为审查员重新考虑这些结论提供事实依据。
有说服力的声明从明确争议命题开始：指出谁了解相关事实，解释其如何获得这些知识，并提供支持材料。发明人的证言通常是一个有用的起点，尤其是在解释审美选择时。如果案卷还包含当时形成的文件或其他支持重要主张的证据，其说服力就会增强。实务中应提前筹备这些材料，同时区分个案中的证据要求与一项要求所有发明人声明均须具有独立佐证的普遍规则。
规则132的作用
美国专利法第171条允许对制造物品上新颖、原创且具有装饰性的设计授予专利，并原则上将专利法的规定适用于外观设计。规则132提供了一种程序途径，允许就其他规定未另行规定的依据提交证据，以反驳驳回理由或审查异议。因此，其用途远不止于美国发明专利申请审查中常见的技术实验。35 U.S.C. § 171(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.132.
声明通过提供有关申请及所提出驳回理由的证据，补充审查记录。在通常的美国国内外观设计申请实务中，权利要求指明物品，并以“如图所示”或“如图所示及所述”的方式指称设计。因此，图纸及适当的说明决定了申请人寻求保护的对象。有关商业产品的证据必须与实际要求保护的内容相对应，包括虚线的处理及部分外观设计的边界。37 C.F.R. §§ 1.152–1.153; U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 1503.01(III), 1503.02(III) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].
审查员提出驳回理由，并不意味着必须提交声明。审查员首先负有初步证明申请不具备可专利性的责任（prima facie case）。申请人提交证据或论证后，可专利性应根据全部案卷记录进行评价。In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992). 因此，代理人需要明确，答复需要的是补充事实、纠正法律分析，还是两者兼有。当证言能够就存在争议的事实前提提供重要信息时，准备证言最有价值。
装饰性的证明
实用物品也可能具有可获得专利保护的装饰性设计。判断的核心在于，将所要求保护的外观作为一个整体考察时，它是否由物品的用途或目的决定。仅仅存在功能性部件，并不能解决这一问题。L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123–24 (Fed. Cir. 1993).
美国专利商标局（USPTO）明确认可，规则132声明可用于回应缺乏装饰性的驳回。申请人或委托创作该设计的公司代表，可以指出影响设计创作的审美考虑，并解释哪些特征体现了这些考虑。USPTO还认可强调外观的广告，以及有关可行替代设计的证据。MPEP § 1504.01(c)(III)–(IV). 根据这些指引，开发过程可能成为审查记录中有价值的组成部分。
例如，针对产品外壳的声明可以解释：设计人员为何选择连续弯曲的轮廓，而非阶梯状外形；两个表面的接合处希望呈现何种视觉效果；以及曾考虑哪些替代方案。注明日期的设计任务书或往来通信，可能表明客户曾要求特定的视觉风格。证言应将这些决定与申请中呈现的特征联系起来，而不是泛泛描述设计人员致力于创造美观产品的态度。
替代构型有助于证明外观选择具有自由度，但其存在并不自动证明装饰性。替代方案实际能否发挥作用十分重要。如果所谓替代方案无法实现相关功能，就几乎不能支持所主张的设计自由度。法院还可能考虑相关美国发明专利，以及介绍功能优势的广告。Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc., 122 F.3d 1452, 1455–56 (Fed. Cir. 1997). 有用的提交材料会解释替代方案如何发挥作用，并回应那些似乎表明所选外观源于功能必要性的重要证据。
美国联邦巡回上诉法院最近在一起涉及权利要求解释的侵权案件中再次确认了这一点。在Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co.案中，法院解释，替代设计可能很重要，甚至可能决定结论，但其存在并不一概排除对其他相关功能性证据的考虑。法院还审查了所提出的替代方案是否具备相当的功能。Range of Motion Prods., LLC v. Armaid Co., 166 F.4th 981, 989–90 (Fed. Cir. 2026). 这一判决支持将替代方案的实质与其余证据结合评价。
物品在最终使用时被遮蔽，也会引发相关问题。在In re Webb案中，联邦巡回上诉法院否定了将人工髋关节植入人体后不可见这一事实视为决定性因素的分析。外观可能在物品商业生命周期的较早阶段具有重要性。法院将案件发回以考虑相关证据，并未认定任何使用前的可见性都必然证明装饰性。In re Webb, 916 F.2d 1553, 1557–58 (Fed. Cir. 1990). 因此，声明需要解释外观何时重要、对谁重要。产品目录或销售展示材料在能够体现审美意义时，比仅使购买者能够识别物品或评价其工作方式时更有价值。
LKQ判决后对显而易见性的回应
LKQ全院合议庭判决以灵活适用Graham因素的框架，取代了僵化的Rosen–Durling要求。该判决取消了主要引证必须与所要求保护的设计“基本相同（basically the same）”的门槛，以及对辅助引证的“so related”关联性限制。不过，分析仍须确定一个实际存在的主要引证，通常是与所要求保护的设计在视觉上最相似的设计。LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280, 1295–98 (Fed. Cir. 2024) (en banc); Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966).
声明可以回应这一分析的事实前提。经验丰富的设计人员可以解释相关领域、通常的灵感来源，以及视觉差异的意义。每一项引证均须属于类似领域现有技术（analogous art）。LKQ认可同一领域中的设计，同时将如何全面处理领域外现有技术的问题留待进一步发展。因此，仅凭产品类别不同，并不能认定其不属于analogous art。LKQ, 102 F.4th at 1296–98.
USPTO的实施指引要求从本领域普通设计人员的角度比较整体外观。当驳回依赖修改或组合时，案卷记录必须支持此类设计人员为何会在不进行不当事后推断的情况下作出所提出的修改。这一理由不必在引证本身中明确写明。U.S. Patent & Trademark Off., Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC 2–3 (May 22, 2024).
实务人员需要结合LKQ及USPTO的实施指引，理解旧版MPEP中有关Rosen–Durling门槛的段落。2025年1月，USPTO因标准段落15.68与LKQ不一致而将其删除，并修改了相关审查员注释，同时明确表示这些修订取代相应的MPEP内容。U.S. Patent & Trademark Off., Revised Form Paragraphs for Design Patents and Applications 1 (Jan. 14, 2025).
实务人员可以围绕驳回理由中的实际分析步骤组织证言。例如，审查员提出将某产品上的装饰带移植到另一产品时，声明人可以说明该修改如何影响比例、轮廓及视觉连续性。当时的行业资料可能支持，也可能削弱所谓通常会移用该特征的行业惯例。带注释的比较材料应保留完整视图，并解释所指出的差异如何影响整体外观。如果没有这些说明，仅声称设计“独特”或与引证看起来不同，几乎不能提供有用的判断依据。
声明应提供事实和有理据的设计意见，代理人的意见书则解释其法律意义。声明人可以讨论通常的设计实践、拟议修改所产生的视觉效果，或组合引证的事实基础。仅下结论称所要求保护的设计“并非显而易见”，对分析的帮助有限；MPEP建议避免由专家就这一最终法律问题发表意见。MPEP § 1504.03(III).
声明人还需要明确相关的历史视角。现今的偏好，可能不足以证明在法律上相关的时间点，本领域普通设计人员会作何理解。证言基于多年经验时，指出具体项目、出版物或行业惯例，有助于审查员评价其相关性。
将商业证据与所要求保护的设计相联系
商业成功、业界赞誉及模仿可以支持非显而易见性。LKQ保留了这些已确立的考虑因素，但将某些其他因素的意义，包括长期未获满足的需求及他人的失败，留待未来案件处理。LKQ, 102 F.4th at 1300. 对于这类证据，需要特别注意关联性（nexus）。
在Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc.案中，由于商业产品包含未被权利要求涵盖的重要功能性特征，联邦巡回上诉法院否定了关联性推定。仅将这些特征视为在装饰性上不重要，并不能证明产品的范围与所要求保护的设计范围实质上一致。法院还认为，现有证据不足以将成功及赞誉与所要求保护的设计的独特特征联系起来。Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., 10 F.4th 1268, 1276–79 (Fed. Cir. 2021).
证明关联性有两条路径。申请人可以将证据与某一产品联系起来，证明该产品体现了所要求保护的设计，且其范围与权利要求实质上一致，从而获得可反驳的推定。无法适用推定时，申请人仍可通过将商业成果与所要求保护的设计的独特特征相联系的证据，直接证明关联性。MPEP § 716.01(b); Campbell Soup, 10 F.4th at 1276–79. 声明需要说明申请人依赖的是推定、直接证明，还是两者兼有，并提供相应的支持事实。
审查程序中的声明需要指出销售证据涉及的具体产品版本，并解释其与图纸的对应关系。重新设计后收入发生变化，可能值得进一步调查，但分析中还应考虑价格、分销、广告或性能的变化。客户调查在能够指出影响购买决定的视觉特征时，可能尤为有用。奖项应由评选标准及有关评价内容支持，尤其是在该奖项也奖励工程表现或可持续性时。
佐证销售事实的存在，与证明销售成果同所要求保护的设计之间的联系，是两个不同的任务。可靠的财务记录可以证明商业成果，却不能解释其原因。声明需要运用适合所主张关系的证据，进一步建立这一联系。
解释原始披露
规则132证据可以帮助说明原始图纸向具备相关专业知识的读者传达了什么。了解相关情况的声明人可以解释制图惯例，或说明为何表面上的不一致并未导致所要求保护的外观不确定。不过，评价仍必须以申请的披露为基础。
In re Maatita说明了为何披露是否充分取决于所要求保护的设计。联邦巡回上诉法院认定，即使图纸没有确定所有可能的三维实现方式，单幅平面图仍可能充分披露案涉鞋底设计。判断时考察的是，本领域普通技术人员从普通观察者的角度观察设计时，能否以合理的确定性理解其范围。In re Maatita, 900 F.3d 1369, 1375–78 (Fed. Cir. 2018). 这一判决并未允许用事后证言补充原本缺失的主题内容。
事后制作的效果图可以展示申请本身已经支持的一种解释，但不能补充未披露的轮廓，也不能仅因发明人声称其本来就意图保护某一部分，而证明其在原始申请时已掌握后来新选定的设计部分。书面描述要件的支持必须在原始披露中找到，修改不得引入新内容。35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); 37 C.F.R. § 1.121(f); In re Owens, 710 F.3d 1362, 1366–68 (Fed. Cir. 2013). 代理人需要指出支持声明人解释的具体原始视图，并对说明性附件加以标注，使其作用明确。
选择声明人与补强发明人证言
适当的声明人取决于需要证明的命题。发明人可能最适合解释审美选择。工业设计人员可以说明通常的设计实践。客户可以说明外观为何影响购买决定，公司代表则可以证明销售记录的真实性。规则132实务允许了解所主张事实的人提供证言，并非始终需要独立专家证言。Gregory S. Emch, U.S. Patent & Trademark Off., Declaration Practice Under 37 CFR 1.132 (Rule 132) 4–5 (Mar. 28, 2023).
每份声明在提出实质性主张之前，都需要说明声明人的资历、亲自参与情况及其与申请人的关系。声明还需要披露与评价证言有关的利益关系；专家对案件结果的利害关系，以及其意见的事实支持，会影响证据权重。MPEP § 716.01(c)(III). 声明应区分亲自观察到的事实，与根据已指明材料得出的意见。设计人员参与开发，并不自动证明其了解客户偏好；销售主管能够接触收入数据，也不一定证明其对历史上的设计实践具有专业知识。
当发明人回忆过去发生的事情，或提出有利于可专利性的主张时，尤其需要关注佐证。在EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc.案中，联邦巡回上诉法院认定，发明人的声明不足以证明被作为现有技术援引的在先专利内容，与所要求保护的主题出自相同的发明人组合。该声明涉及约20年前的事件，却未就有关主题内容的发明人归属提供支持性背景、解释或证据。EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017). 尽管该案是在适用AIA修法前现有技术规则的多方复审（inter partes review）中审理的，但它对于依赖利害关系人缺乏支持的单纯主张，提供了实务上的警示。
法院也拒绝要求每个案件都必须有当时形成的文件证据。是否具有充分佐证，应结合相关证据及具体情形评价，独立的间接证据也可能足够。Id. at 1347–48. 同样，在涉及规则130和131的AIA实施规则制定过程中，USPTO回应一项拟要求佐证的建议时解释，单方审查程序中是否需要佐证取决于个案事实。Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 78 Fed. Reg. 11,024, 11,044 (Feb. 14, 2013). 这些依据支持认真审视证据是否充分，而不是将所有未经独立证人支持的发明人声明一概视为无效。
在外观设计申请审查中，有价值的佐证可能已经存在于日常开发记录中。设计任务书可以记载审美目标。发送替代方案草图的电子邮件，有助于证明曾在何时考虑过哪些方案。CAD修订历史可以确认修改顺序。委托设计的客户或制造商可能直接了解某些具体决定。代理人需要解释材料的来源及相关性，而不是附上大量材料，让审查员自行重建事件经过。第二位声明人若只是重复发明人的说法，几乎不能增加独立支持。
证据必须支持具体主张。经证明真实的草图可能支持一项开发决定，却不能证明商业成功应归因于该决定。在Campbell Soup案中，发明人将成功归因于标签区域的比例，但这一说法缺乏案卷证据支持。法院还解释，由于标签区域的边界以虚线表示，权利要求并不要求标签区域具有特定大小，也不要求其与罐体之间具有特定间距。Campbell Soup, 10 F.4th at 1278–79. 因此，证言的佐证与其同权利要求的对应关系，需要一并处理。
这种整理也会改善声明的起草过程。代理人可以将每项重要主张与其来源、支持附件及同驳回理由的关系逐一对应。尚未解决的不一致，应在签署前查明。使用规则68声明时，文件必须包含有关本人知悉事项，以及根据信息和确信作出陈述的规定性声明，并包含关于故意虚假陈述的规定警示。37 C.F.R. § 1.68. 适式签署等手续赋予提交材料证据形式，而事实解释及支持记录赋予其说服力。
选择正确的程序
规则63下的发明人声明，与依据规则132提交以反驳驳回理由的材料，目的不同。满足发明人宣誓或声明要求，本身并不能证明克服某项具体驳回理由所需的事实命题。35 U.S.C. § 115; 37 C.F.R. §§ 1.63, 1.132.
同样，申请人如希望基于发明人归属或符合要求的在先公开，主张AIA规定的现有技术例外，需要考虑规则130及其具体要求。规则132并非普遍排除本应构成现有技术的披露的手段。对于适用AIA修法前规定的案件，发明人归属声明与先发明声明分别依据规则132和131，适用不同程序。37 C.F.R. §§ 1.130–1.132; MPEP §§ 715, 716.10, 717.01. 程序选择应取决于适用法律及所要证明的命题，而不是声明文件采用的名称。
提交时机与审查员的考虑
在最终驳回（final rejection）之前准备证据，通常最有利于确保其获得考虑。及时提交的证据必须得到评价，审查员如认为证据不足，必须解释其缺陷。笼统地声称声明无效或与权利要求范围不符，并不能满足所要求的说明义务。MPEP § 716.01. 代理人随附的意见书需要指出，声明的哪些段落和附件回应了各项有争议的前提。
最终驳回后，证据并不保证会被纳入案卷。在提出上诉之前或上诉提出当日提交时，规则116(e)要求说明该证据为何必要，以及为何未更早提出的正当且充分的理由。37 C.F.R. § 1.116(e). 在提出上诉之日后、提交上诉理由书之前提交时，规则41.33(d)(1)进一步要求审查员认定该证据能够克服上诉所涉及的全部驳回理由。上诉后提交的其他证据，通常被排除，除非通过规定的重启审查或发回程序提交。37 C.F.R. § 41.33(d). 因此，等到上诉理由书阶段才整理事实记录，可能导致有用的证据无法进入实质审理。
代理人需要区分拒绝将声明纳入案卷，与认定已纳入案卷的声明不具说服力。包括拒绝纳入案卷在内的形式完备性及适当性问题，通常通过请愿程序（petition）提出。对审查员就已纳入案卷证据所作实质性评价的审查，则在上诉（appeal）中作为所争议驳回理由的一部分进行。MPEP § 1002.02(c), item 3(c); Gregory S. Emch, U.S. Patent & Trademark Off., Declaration Practice Under 37 CFR 1.132 (Rule 132) 54 (Mar. 28, 2023).
外观设计申请在继续审查方面也需要采用不同做法。外观设计申请不能使用继续审查请求（RCE）。如果直接在先申请是符合条件的美国国内外观设计申请，可以考虑规则53(d)下的继续审查申请（CPA）；但不能直接以国际外观设计申请为基础提出CPA。规则53(b)下适当的续案申请，可能提供另一条途径。37 C.F.R. §§ 1.53(b), (d)(1), 1.114(e)(4)–(5); MPEP § 201.06(c)–(d).
CPA请求还包含一项请求，即自CPA申请日起明确放弃在先申请。希望在先申请继续处于待审状态的申请人，在CPA与规则53(b)下另行提出续案申请之间作出选择时，需要考虑这一后果。37 C.F.R. § 1.53(d)(2)(v).
使用这些程序时，还需要注意证据记录。规则132证据会承继到CPA中，但母案中的证据不会自动成为依据规则53(b)提交的继续申请的组成部分；如果拟依赖该证据，需要提交其副本及适当的说明性意见。MPEP § 201.06(c)(IX). 申请策略需要同时保全申请的程序状态及支持答复所需的证据。
三个运用示例
设想某一外壳因其外观被认为由功能决定而遭驳回。发明人指出，曾有三种构型均可容纳相同的内部部件，并解释为何在审美上偏好最终选定的轮廓。当时的客户电子邮件及原型照片支持这一说法。如果提交材料还说明替代方案是否满足相关工作条件的限制，并将审美选择与所要求保护的表面联系起来，其说服力就更强。
再设想一项驳回，将储物容器与另一种家用产品上的装饰组合起来。行业设计人员解释，在相关时间点设计容器时通常参考哪些来源，分析拟议修改，并以注明日期的行业资料支持这一分析。声明回应的是组合背后的实际假设。其价值取决于这些事实，而不仅是声明人不同意审查员的结论。
最后，设想某产品在重新设计后销售额增加。销售记录证明增长，客户调查则指出客户偏好的外观。答复还处理同期发生的价格变化，并确认被偏好的特征位于设计实际要求保护的部分之内。相较于发明人毫无支持地相信外观带动了需求，这些证据为评价关联性提供了更充分的依据。这些假设性提交示例均不保证能够获得授权；它们分别说明如何围绕需要解决的问题组织证据。
在需要之前建立记录
当规则132声明涉及装饰性、本领域普通设计人员的视角，或产品获得商业认可的原因时，它可以使外观设计申请审查具备更完整的事实基础。准备工作应从确定争议命题及有能力就其作证的人开始。收集支持记录时，需要始终围绕这一命题。
对于发明人及委托设计的公司，保存设计任务书、修订历史及有关审美选择的通信记录，能够显著改善日后的答复。对于代理人，核心任务是将这些证据与所要求保护的设计联系起来，选择正确程序，并在证据仍可得到考虑时提交记录。聚焦争点、根据具体情况提供必要佐证，并辅以准确意见说明的声明，可以为审查员重新评价驳回理由提供具体依据。
