大学发明归谁所有?不同学术角色下的发明人资格与专利权归属
- Brandon Theiss
- 4天前
- 讀畢需時 24 分鐘

执行摘要:大学发明需要进行两项彼此独立但相互协调的审查:发明人资格取决于专利权利要求,而权利归属则取决于权属链条。无论学术职级、经费筹措责任、监督管理或论文署名如何,同一联邦发明人资格标准均适用于本科生、研究生、博士后研究人员、教授和工作人员。相比之下,权利归属取决于个人与机构之间的关系,以及其作出发明性贡献时有效的协议、政策、雇佣职责、受资助研究条款、经费要求和转让文件。大学成员身份或联邦资助本身均不会自动转移发明人的权利,将大学列为专利申请人也不能补正存在缺陷的权属链条。由于学术项目经常涉及角色变更、协议重叠、多个机构和混合团队,法律顾问应分别编制权利要求—贡献者矩阵和贡献者—文件时间线。始终保持这一区分——依据权利要求所限定主题的构思认定发明人资格,并依据有效的权属转移认定权利归属——对于准备准确的专利申请以及确立经得起质疑的机构权属地位至关重要。
引言
六个人在同一所大学的实验室工作。一名本科生提出了一种新的系统架构。一名硕士研究生制作了首个原型。一名博士候选人解决了主要技术问题。一名博士后研究人员作出了一项重要改进。教授负责指导项目并为其争取经费。工作人员中的一名技术人员开展实验,证明该系统能够运行。当大学准备专利申请时,两个问题随即出现:必须将谁列为发明人?该申请的权利归谁所有?
这两个问题看似相关,但专利法通过不同的法律体系加以回答。发明人资格属于联邦专利法问题,取决于实际请求保护的主题。权利归属通常始于发明人,继而沿着转让、雇佣义务、大学政策、受资助研究条款及其他权属链文件进行判断。学术职级可能影响适用哪些权属规则和协议,但不会改变发明人资格的判断标准。
权利要求与权属的双轨分析框架
沿两条相互独立的轨道进行分析最为可靠。发明人资格轨道始于权利要求,用于识别对权利要求所限定主题的构思作出合格贡献的个人。权利归属轨道始于这些个人,并根据可能转移权属或对权属设定负担的协议、政策、成文法及其他规则追踪其权利。两条轨道最终会相交,但任何一条都不能替代另一条。
发明人资格轨道。法律顾问应确定相关权利要求,将每项权利要求拆分为其重要技术特征,并判断权利要求所限定的主题由谁构思。访谈应将明确的构思性贡献与常规实施、测试、监督、经费筹措以及对发明价值的认识区分开来。每当权利要求被增加、取消或修改时,都应重新审查由此形成的权利要求—贡献者分析。这一轨道用于识别发明人,并不判断其权利归谁所有。
权利归属轨道。法律顾问应从每位已识别的发明人入手,确定该人在构思相关贡献时的身份。法律顾问应收集当时有效的入学、任用、雇佣、奖学金、访问人员、顾问、受资助研究及其他协议,确定任何适用大学政策的版本,并判断具有法律效力的措辞是形成了现时转让、将来转让承诺、许可,还是未对专利权作出任何处分。随后还应考虑州法限制、联邦资助义务、资助方权利以及相互冲突的机构隶属关系。这一轨道用于建立权属链条;它不能使非发明人成为发明人,也不能排除真正的发明人。
两份工作记录可使这一区分具体化:一份用于发明人资格分析的权利要求—贡献者矩阵,以及一份用于权利归属分析的贡献者—文件时间线。在识别出可能需要从其处取得权利的每一位发明人之前,大学无法确认其拥有完整权属;而一份已签署的转让文件本身也不能证明签署人作出了发明性贡献。
所有人均适用同一发明人资格标准
美国《专利法》将发明人定义为发明或发现该发明主题的个人,或共同发明或发现该主题的所有个人。35 U.S.C. § 100(f) (2024). 只有自然人才可成为发明人。See Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1211–13 (Fed. Cir. 2022). 共同发明人无需在同一时间共同工作,无需作出同类或同等程度的贡献,也无需对每项权利要求均有贡献。35 U.S.C. § 116(a) (2024). 但必须识别所有真正的共同发明人。因此,审查重点并非谁的职级最高、工作时间最长、获得了论文署名或控制研究预算,而是谁对相关权利要求所记载主题的构思作出了合格贡献。
构思是指,在发明人头脑中形成关于完整且可操作发明的明确、持久观念,该发明随后依此付诸实施。See Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab'ys, Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994). 由于发明人资格应逐项权利要求判断,增加、取消或修改权利要求可能改变正确的发明人组合。See Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998); Trovan, Ltd. v. Sokymat SA, Irori, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002).
虽然仅对一项权利要求作出贡献便可能足够,但并非权利要求中出现的每项贡献均符合条件。主张自己是共同发明人的人必须以某种重要方式对构思或实际付诸实施作出贡献;相对于完整发明,其贡献在质上不得微不足道;并且其工作不能仅限于说明众所周知的概念或现有技术水平。See Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 共同发明还要求存在协作或共同努力,包括在发明活动期间或与其时间相近之时保持畅通的沟通渠道;完全独立开展的平行研究并不足够。See Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004); Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349, 1359 (Fed. Cir. 2012). HIP, Inc. v. Hormel Foods Corp. 说明了这一点:即使所主张的贡献体现在某项权利要求中,但若相对于整个发明过于微不足道,仍不足以支持共同发明人资格。66 F.4th 1346, 1350–53 (Fed. Cir. 2023).
这一区分在大学实验室中尤为重要。教授不会仅因确定研究目标、取得经费、监督实验室或认识到已完成成果的重要性而成为发明人。同样,按照他人指示行事或从事常规测试的学生或技术人员通常也不是发明人。See Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc., 558 F.3d 1352, 1356–59 (Fed. Cir. 2009). 但是,仅以 "testing"(测试)称呼某项工作,并不能回答这个问题。研究人员如果在实验过程中提出明确且确定的权利要求所述解决方案的重要部分,就可能成为共同发明人。在 Falana 案中,被遗漏的研究人员构想了一个新颖化合物属的结构,并开发出非常规合成方案;协作团队利用该方案制备了属于该化合物属之权利要求所述子范围的化合物,尽管另一名研究人员后来才制得成功的具体化合物。669 F.3d at 1357–59. 该方法本身并未被请求保护,法院并告诫称,这项贡献不一定使其成为后来在该化合物属中发现的每一种具体化合物的发明人。Id. at 1358–59.
发明人资格不能通过协议或学术惯例进行分配。当事人可以就权利归属、许可收入、专利申请程序的责任以及商业化权限订立合同,但不能约定将非发明人列为发明人或遗漏真正的发明人。申请必须载明实际发明人或共同发明人。35 U.S.C. §§ 115(a), 116(a) (2024). 错误可以在申请审查期间或专利授权后予以更正,但更正机制不能替代严谨的逐项权利要求分析。See 35 U.S.C. §§ 116(c), 256 (2024); 37 C.F.R. §§ 1.48(a), 1.324 (2025).
发明人资格必须有证据支持
在请求更正已授权专利之发明人记载的诉讼中,所列发明人被推定为正确,而声称自己是被遗漏发明人的人通常必须提出有独立佐证支持的清楚且令人信服的证据。发明人未经独立佐证的个人回忆通常不足以满足这一要求。See Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1194–96 (Fed. Cir. 1993); Ethicon, 135 F.3d at 1461. 因此,实验室应保存带日期的研究记录本、设计文件、源代码管理历史、实验方案、电子邮件、发明披露文件以及权利要求—贡献者访谈记录。这些记录本身不会创设发明人资格,但可能决定真正的贡献能否得到证明。
发明人、申请人、权利人和许可费受领人属于不同角色
大学专利争议往往始于将四种不同角色视为可以相互替代。
第一,发明人是满足联邦发明人资格标准的自然人。大学和企业资助方均不能成为发明人。See 35 U.S.C. § 100(f) (2024); Thaler, 43 F.4th at 1211–13. 第二,申请人是依据 35 U.S.C. § 118 (2024) 有权提交专利申请并办理申请程序的个人或实体。申请人身份属于程序性身份;它不裁断权属,且申请仍必须载明真正的发明人。受让人、发明人负有向其转让义务的人以及具有充分财产权益的申请人可采用的具体申请途径将在下文讨论。
第三,权利人是对发明和申请享有权属的个人或实体。专利申请和专利属于动产性质的财产,可以书面形式转让。35 U.S.C. § 261 (2024). 因此,大学在取得发明人的有效转让后,可以同时成为申请人和权利人。然而,仅以大学名义提交申请本身并不能补正存在缺陷的权属链条。
第四,许可费受领人是依据政策或协议有权分享许可收入的人。许多大学即使拥有专利,仍承诺向发明人支付一定比例的净许可收入。此类经济利益不会使法律权属重新归于发明人。反之,发明人也可保留权属,同时向大学授予许可或其他经济权利。因此,大学、研究人员和实务人员应避免使用 "the professor owns the patent because she receives royalties"(“教授因收取许可费而拥有该专利”)或 "the student is not an inventor because the university owns the application."(“大学拥有该申请,所以学生不是发明人”)之类的表述。两者均混淆了不同概念。
权利归属始于发明人,但通常不会止于发明人
美国最高法院一再将发明人视为专利权属推定上的起点。在 Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc. 案中,最高法院判定,《Bayh-Dole Act》(《拜杜法案》)并不会使联邦资助发明的权属自动归属于大学。563 U.S. 776, 785–93 (2011). 大学通常必须通过有效转让,将其权属追溯至发明人。See id. at 785–87; see also United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187–89 (1933). 已完成的转让、合同约定的转让义务、受雇发明义务以及雇主使用权(shop right)具有不同后果,不应被视为同等的权属转移。
转让措辞至关重要
现时转让与将来转让承诺之间的差异可能决定权利归属。在 Stanford v. Roche 所涉美国联邦巡回上诉法院程序中,一名 Stanford 研究员曾同意将某些发明转让给 Stanford,但其后来签署了一份访问人员协议,其中载明其 "does hereby assign" 特定权利给一家私营公司。美国联邦巡回上诉法院将第一项条款视为将来转让义务,将第二项条款视为现时转让。Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832, 841–42 (Fed. Cir. 2009), aff'd on other grounds, 563 U.S. 776 (2011). 美国最高法院并未审查美国联邦巡回上诉法院对这些转让条款的解释。
这一措辞拟定方面的启示并不限于该案。在 Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc. 案中,美国联邦巡回上诉法院认定,规定某些专利 "shall be the property of the University" 的大学章程并不具有自动转让教授未来发明的效力。7 F.4th 1148, 1151–55 (Fed. Cir. 2021). 合同的成立和解释通常受州法管辖,而专利转让措辞产生的是现时转移,还是仅产生将来转移的义务,则适用美国联邦巡回上诉法院的判例法。See DDB Techs., L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P., 517 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2008).
因此,仅仅找到一项大学政策并不意味着审查结束。法律顾问必须判断该政策是否适用于相关个人、该个人是否同意该政策、该政策是否被纳入入学协议或任用协议、当时有效的是哪个版本、相关发明是否落入其适用范围,以及具有法律效力的措辞是否实际转移了权属。
雇佣关系可能产生额外权利
明示转让是权利归属于机构的最清晰路径,但雇佣关系法理也可能具有重要意义。根据传统的受雇发明原则,依照州法上的默示合同规则,专为发明或解决特定问题而受聘并获得报酬的雇员,可能负有转让由此产生的发明的义务。See Dubilier, 289 U.S. at 187; James v. J2 Cloud Servs., LLC, 887 F.3d 1368, 1373–75 (Fed. Cir. 2018). 该原则通常仅产生转让义务,而不会使法律权属自动转移。即使雇员保留权属,在衡平原则支持的情况下,雇主仍可能取得雇主使用权(shop right);例如,发明利用雇主的时间、材料或设施开发,而雇员允许或默许雇主使用该发明。Dubilier, 289 U.S. at 188–89. 雇主使用权是一种类似非独占许可的抗辩权,并不构成对专利的所有权。
州法可能限制雇员发明转让条款可以达到的范围。例如,加利福尼亚州通常将完全由雇员利用个人时间、且未使用雇主设备、物资、设施或商业秘密而开发的发明排除在转让范围之外,但该发明与雇主的业务或实际开展的、或有可证明预期的研究或开发有关,或者源于为雇主完成的工作时除外。就关联性例外而言,该法规以构思或付诸实施时为基准,将发明与雇主的业务以及实际开展的、或有可证明预期的研究或开发进行比较。Cal. Lab. Code § 2870(a) (West 2026). 其他州的类似法规也表明,准据法和工作地点可能具有重要意义。See, e.g., Minn. Stat. § 181.78, subd. 1 (2025).
联邦资助增加义务,而不会自动使权利归属于大学
《拜杜法案》(Bayh-Dole)允许非营利承包方或小型企业选择保留对 "subject invention"(“标的发明”)的权属;该术语是指承包方在履行联邦资助协议过程中构思或首次实际付诸实施的发明。35 U.S.C. §§ 201(e), 202(a), (c)(1)–(4) (2024). 但是,Stanford v. Roche 否定了联邦资助本身会将发明人的权利转移给承包方这一主张。563 U.S. at 786–93. 承包方必须先取得该发明,才可能保留其权属。
联邦标准专利权条款通过要求承包方与除文职和非技术人员以外的雇员签订书面协议,来解决权利取得问题;根据该协议,有关雇员须披露标的发明、将其转让给承包方并签署必要文件。37 C.F.R. § 401.14(f)(2) (2025). 这一要求并不直接适用于每一名非雇员身份的学生或研究奖助人员(fellow)。因此,大学通常对参与联邦资助项目的非雇员研究人员采用范围更广的参与协议和知识产权政策。
对于非营利机构的标的发明,联邦法律还要求与发明人分享许可费收益,并限制某些转让。35 U.S.C. § 202(c)(7)(A)–(B) (2024); 37 C.F.R. § 401.14(k)(1)–(2) (2025). 资助协议必须规定披露、选择保留权利和申请期限;不遵守这些要求可能使联邦机构有权要求转移权属。35 U.S.C. § 202(c)(1)–(4) (2024); 37 C.F.R. § 401.14(c)–(d) (2025). 政府还取得一项非独占、不可转让、不可撤销且已足额付费的许可。35 U.S.C. § 202(c)(4) (2024); 37 C.F.R. § 401.14(b) (2025). 因此,联邦资助会增加重大义务,但不会消除建立有效机构权属链条的必要性。
资助研究增加合同权利,但不改变发明人资格
私人、非营利组织和产业界的资助可能实质影响权属和商业化权利,但资助不会使资助方成为发明人,也不会自行转移专利权属。资助方即使确定商业目标、提出一般性研究问题、提供材料或承担项目成本,也必须依赖合同权利。对权利要求所限定主题作出构思的个人仍是发明人。
资助研究协议可以要求转让特定项目发明、授予协商独占或非独占许可的选择权、分配专利申请及审查程序的责任和费用,或者区分新开发的前景发明(foreground inventions)与既有背景技术(background technology)。定义和动词都很重要:涵盖 "arising from"(产生于)某一项目的发明的协议,可能不同于涵盖在某一工作说明书的履行过程中 "conceived or reduced to practice in the performance of"(构思或付诸实施)的发明的协议;许可选择权并非对该专利申请的现时所有权。
大学项目往往涉及相互重叠的文件,包括总体研究协议、工作说明书、课程或毕业设计条款,以及单独的雇佣、咨询、访问人员、保密、材料转让或在先发明协议。法律顾问应当比较这些文件的生效日期、涵盖人员、主题定义以及实际产生转让效力的措辞。分析顺序保持不变:先依据权利要求确定发明人资格,再追踪每一发明人的权利,最后确定资助方取得了哪些权属、许可、选择权、专利申请及审查程序控制权或商业化权利。
各大学的政策存在实质差异
全国并不存在统一的 "university ownership rule"(“大学权属规则”)。以下选取的截至2026年8月22日有效的政策展示了不同的制度结构。MIT要求教师、研究生、博士后助理研究员和博士后研究员、雇员以及某些本科生签署知识产权转让文件,同时通常将一般学生课程成果排除在MIT的权属范围之外,但规定的例外情形除外。Massachusetts Institute of Technology, MIT Policies § 13.1: Intellectual Property §§ 13.1.1–13.1.4 (Jan. 30, 2025). Stanford的政策涵盖教师、研究生、博士后研究人员、职员、雇员以及Stanford研究项目的其他参与者;权属通常取决于其对大学承担的职责、研究参与情况以及超过附带程度的大学资源使用。Stanford University, Research Policy Handbook § 9.1: Inventions, Patents, and Licensing §§ 1–2 (rev. Oct. 30, 2023).
Harvard采用区分受支持发明与附带发明的框架。其政策适用于学生、教师、职员、博士后研究人员以及特定非雇员;Harvard对受支持发明主张权属,而附带发明通常仍归其发明人,但须受机构保留权利的约束。Harvard University, Statement of Policy in Regard to Intellectual Property §§ I.A–I.C, I.H (June 11, 2019). Northwestern的政策分别处理本科生发明、学生课堂作业、资助项目、大学资源以及与大学人员合作等事项。Northwestern University, University Patent and Invention Policy 7–8 (effective Jan. 1, 2026).
这些政策只是示例,并非对每一机构准据法的陈述。它们说明,最好将学术身份理解为查找适用文件的线索,而不是决定权属的规则。
以学术身份为线索识别适用文件和权属触发条件
表1:各类学术身份通常涉及的文件与权属问题
身份 | 需核查的关系 | 需收集的文件 | 主要权利归属问题 |
本科生 | 学生、有薪研究助理、毕业设计项目参与者或实验室参与者 | 入学及知识产权确认文件;研究助理聘任文件;课程、毕业设计项目、资助方、保密及资源使用条款 | 该项贡献是在何时、何种环境下构思的?是否有任何适用文件要求转让权利? |
硕士研究生 | 课程学习型学生、学位论文研究人员、研究助理、教学助理或受奖学金资助人员(fellow) | 研究生入学条款;学位论文及实验室协议;助研或助教聘任、奖学金、科研经费及资助方文件 | 在权利要求所记载的每一特征被构思时,何种关系对该学生具有约束力? |
博士研究生 | 学位论文研究人员、研究助理、教学助理、受训人员或受奖学金资助人员(fellow) | 入学及知识产权协议;助研或助教聘任文件或奖学金文件;科研经费、实验室及资助方条款 | 该项贡献是否产生于所分配的职责、学位论文研究、联邦资助工作或第三方资助研究之中? |
博士后研究人员 | 雇员型博士后(associate)、受奖学金资助的博士后(fellow)、受训人员、访问人员或具有双重机构隶属关系的研究人员 | 聘任函;奖学金资助文件;访问人员义务及对原所属机构的义务;材料转让协议(MTA)、数据使用及在先发明条款 | 由哪一机构或资助方对该工作进行规制?相关协议是否主张相互冲突的权利? |
教授 | 作为雇员的教职人员、课题负责人、顾问、创始人、访问人员或双重聘任人员 | 教职聘任文件及规章;资助方、咨询、初创企业、医院、关联机构、学术休假及在先发明条款 | 该项贡献是否属于大学职责范围或受支持的研究?是否存在相互冲突的义务? |
其他工作人员 | 科学家、工程师、开发人员、实验室经理、技术人员、临床人员或行政人员 | 雇佣协议;岗位说明;发明转让文件;科研经费、资助方、保密及项目记录 | 该人员是否受雇或被指派解决该问题?其是否构思了权利要求所记载的主题? |
本表列出了通常需要审查的文件和问题,但不会基于学术职级创设法律推定。发明人资格仍须针对具体权利要求判断,权属仍取决于实际有效的权属链条。
本科生
对于从事独立活动或一般课程学习的非雇员本科生,权属分析通常首先考察是否存在要求转让的政策、项目协议或资源使用条件。有些大学明确保留学生对一般课程成果或指定创新空间中所作发明的权利;另一些大学则主张对使用大量资源或者与政策涵盖的教师及职员合作开发的发明享有权利。必须审查该机构当时有效的政策以及学生与项目的实际关系。
本科生成为有薪研究助理、加入资助实验室、参与既有大学技术的工作或签署毕业设计协议时,其权属地位会发生实质变化。企业资助的设计课程可能产生多份相互重叠的文件,包括大学的一般知识产权政策、课程条款、资助协议、保密条款以及学生个人签署的转让文件。资助方不会仅因提出问题或为项目付费而取得发明人资格,但可以通过合同取得权属、选择权或许可。
课程管理人员还应当区分为教学普遍开放的设施与专业实验室、专有数据、由科研资助支持的材料或教师研究团队中的工作人员。否则,"Use of university resources"(“使用大学资源”)可能成为不精确的表述,掩盖真正触发政策适用的事实。
硕士研究生
"Master's student"(“硕士研究生”)在大学专利政策中往往并非单独类别;该人员通常只是被归为研究生。但不同硕士项目之间差异很大。以课程为主、完成课堂练习的学生可能更接近本科生。身处受资助实验室并撰写学位论文的学生可能更接近博士研究人员。受雇担任研究助理的硕士研究生还可能同时受学生协议和雇佣协议约束。
最困难的硕士研究生案件通常涉及身份变化。学生可能先在独立课程项目中构思核心创意,随后进入教授的实验室加以开发,并在之后获得资助方资金。法律顾问应当制作时间表,确定权利要求所限定的每一特征何时构思、任何现时转让何时生效、使用了哪些资源,以及后续工作是否产生了新的共同发明改进。转让生效后完成付诸实施并不必然改变原发明的构思者,但可能使联邦资助和资助方义务进入权属分析,也可能产生额外的可专利主题。
博士研究生
博士候选人可能在教师实验室、助研职位、培训资助、研究奖学金或资助研究项目中开展学位论文研究。这些关系通常会使额外的转让、资助和资助方文件进入权属分析,但攻读学位的身份本身不会转移权利。大学必须确定实际适用的协议或政策,并证明该发明属于其范围。
报酬名目可能具有误导性。研究助理可能领取工资、津贴、学费资助或研究奖学金,不同文件可能分别适用于每一种安排。相关问题包括学生同意了什么、哪个项目产生了发明、由谁管理资金,以及哪些资源和第三方协议支配有关工作。除非适用措辞确实涵盖无关的独立研究,否则教学职位不应将这类研究自动纳入转让范围。
Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corp. 凸显了该项事实调查的重要性。一名受雇工程师在受包含个人时间例外条款的自动转让协议约束期间,从事由雇主支持的博士研究并由此取得涉案专利。有关学费、津贴、福利、研究时间以及学位论文与雇主工作之间关系的证据,造成了关于该例外范围的重大争议。102 F.4th 1267, 1270–72, 1277–81 (Fed. Cir. 2024). 联邦巡回上诉法院撤销简易判决并发回重审,但未判定最终权属。因此,该案说明法律顾问应当重建项目、资助和工作时间记录,而不能根据 "employee"(“雇员”)或 "student"(“学生”)的标签推断权属。
导师与学生的关系同样不能决定发明人资格。仅提出研究目标而未对权利要求所限定的解决方案作出贡献的论文导师,可能不是发明人。提出该解决方案的博士候选人则可能是发明人,即使教授控制实验室并担任通讯作者。在诉讼主体资格阶段,Chou v. University of Chicago 认定,在研究生研究人员主张具有具体经济利益的情况下,被主张存在的转让义务并不会剥夺其寻求更正发明人身份的诉讼资格;法院并未就实体问题判定她是否为发明人。254 F.3d 1347, 1357–60 (Fed. Cir. 2001). 经济权利的转让不会消除一个人的发明人身份。
博士后研究人员
“postdoctoral researcher”这一称谓本身并不能说明该人员是雇员、受奖学金资助人员(fellow)、受训人员、访问人员,还是对另一机构负有义务的项目参与者。以“postdoctoral associate”身份聘任的博士后通常属于雇员;“postdoctoral fellow”可能由外部奖学金资助;访问博士后(visiting postdoc)则可能仍受雇于另一机构。大学规章可能涵盖这三类人员,但未必通过相同的条款措辞加以涵盖。
博士后研究人员的工作经常跨越机构边界,因此会带来尤为突出的权属链风险。他们可能将博士培养机构正在进行的研究带到新机构,可能在附属医院工作,可能访问企业合作方,也可能接受附有独立知识产权条款的奖学金资助。Stanford v. Roche的基本事实颇具启示意义:Stanford的一名研究员先与Stanford签署了一份发明协议,之后又在学习和应用PCR方法期间与Cetus签署了一份访问人员协议。相互冲突的条款措辞决定了权利归属结果。583 F.3d at 837–42. 该案警示,在合作过程中签署的访问人员文件所产生的后果,可能远远超出准入和保密事项。
因此,权利归属审查应当包括博士后研究人员的聘任函、奖学金资助文件、对原所属机构承担的义务、访问人员协议、材料转让协议、数据使用条款以及在先发明清单。“fellow”这一称谓本身并不是一项权利归属规则。
教授
教职人员通常受较为宽泛的专利规章约束;这些规章涵盖在履行大学职责过程中、通过受资助研究或者利用超出附带程度的机构资源完成的发明。尽管如此,教职人员仍与其他任何人一样,适用以具体权利要求为基础的发明人资格标准。研究仅仅是在课题负责人的实验室中进行,并不会使该负责人当然成为发明人;同样,教授仅仅提出了总体研究计划,也不会使学生因此被排除在发明人之外。
教职人员的权利归属争议经常发生在大学工作与校外活动的交界处。咨询、创办初创企业、学术休假、兼职聘任、医院任职以及担任科学顾问委员会成员,都可能产生相互冲突的转让义务。咨询协议不应承诺转让教授已经转让给大学的权利。反过来,大学也不应认为,规章中表达取得权利的意向就必然已经完成权属转移;Omni MedSci表明,不精确的自动转让措辞会产生何种后果。7 F.4th at 1151–55.
州雇员发明法规和职责承诺冲突规则可能进一步限制或影响该项分析。最可靠的做法是明确大学职责的范围,列明被排除的在先发明,在签署校外协议之前进行审查,并在提交发明披露时取得确认性转让文件。
其他大学工作人员
“Staff”涵盖差异极大的岗位,包括研究科学家、工程师、软件开发人员、实验室经理、技术人员、临床人员以及非技术行政人员。对于受雇从事发明性研究的雇员,明确的转让条款和所分配职责的范围尤为重要,而受雇发明原则(hired-to-invent doctrine)还可能为转让义务提供另一项依据。尽管如此,仍应根据具有法律效力的条款措辞和事实追溯权利归属,而不能仅凭工资记录作出推定。
发明人资格需要另行审查。设计出权利要求所记载实验方法的专职科研人员可能是发明人;提出权利要求所记载工程解决方案的实验室经理也可能是发明人。相反,严格按照指示执行规程、采购部件、验证结果或者仅提供本领域普通技能的技术人员,通常不是发明人。适当的访谈应当询问:出现了什么技术问题,谁提出了解决方案,该解决方案明确到了何种程度,以及该项贡献体现在哪些权利要求中。
例行行政协助、经费批准、文稿编辑和管理监督并不能确立发明人资格。同时,机构也不应将职级高低作为捷径,借此排除作出真正构思性贡献的资历较浅人员。
混合团队可能导致权利归属分散
一项大学专利通常包括来自不同类别、有时来自不同机构的发明人。如果每位发明人都将权利有效转让给同一所大学,权利归属便可集中。如果有一名发明人未作转让,或者先前已将权利转让给另一方,即使大学承担了专利申请程序的费用,权利归属仍可能分散。
这种情形下的法定默认后果十分重大。除非另有约定,每一共同所有人均可在无需其他共同所有人同意或向其结算收益的情况下实施已授权专利,并可授予对未来侵权行为有效的许可。35 U.S.C. § 262 (2024); Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344–45 (Fed. Cir. 1997). 但是,一名共同所有人无权免除另一名共同所有人已经产生的、针对既往损害的赔偿请求权。Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir. 1998). 在没有转让的情况下,共同发明人被推定按比例享有整项专利的不可分割权益,而非仅享有其所贡献的权利要求或特征。Id. at 1460, 1466. 通常,所有共同所有人都必须自愿参加专利侵权诉讼;公认的例外包括通过合同放弃拒绝参加诉讼的权利,以及专利权人负有参加其独占被许可人提起之诉讼的义务。STC.UNM v. Intel Corp., 754 F.3d 940, 944–47 (Fed. Cir. 2014). 因此,即使只有一名未转让权利的学生发明人,也会对许可的独占性、执法、投资尽职调查以及大学向资助方交付其所承诺权利的能力产生实质影响。
当发明人任职于不同机构时,这些机构通常会签署机构间协议,指定一方牵头办理专利申请和许可事务,并约定费用与收益的分配。该协议管理共同所有关系,并不决定发明人资格。发明人资格仍须以权利要求为依据,每一机构也必须首先取得其本机构发明人的权利。
对身份变化应给予特别关注。本科生可能成为研究生助教或助研,研究生可能参加企业实习,博士后研究人员也可能在继续同一项研究的同时转任教职。法律顾问应当分析每一项权利要求所涉及贡献作出之时该人员的身份和协议,而不能仅看提交专利申请时所持有的职称。
专利申请程序无法补救权利归属缺陷
在分析发明人资格和权利归属之后,专利申请文件应当准确体现分析结果。受让人或者发明人负有向其转让义务的人可以申请专利。能够以其他方式证明其具有充分财产权益的人,在证明相关事实并表明为维护各方权利而提出申请是适当的情况下,可以代表发明人并作为发明人的代理人提出申请。35 U.S.C. § 118 (2024); 37 C.F.R. § 1.46(a), (b)(2) (2025). 申请数据表应当准确列明申请人和每一位发明人。See 37 C.F.R. §§ 1.41(b), 1.76(b)(1), (7) (2025). 虽然宣誓或声明通常由发明人作出,但在发明人已经死亡、在法律上无行为能力、拒绝签署,或者经过勤勉努力仍无法找到或联系的情况下,可以使用由获授权人员作出的替代声明。35 U.S.C. § 115(d) (2024); 37 C.F.R. § 1.64 (2025). 书面转让文件应涵盖发明、申请、继续申请、分案申请、再颁专利、外国对应申请、优先权以及拟转让的任何其他资产。
在USPTO办理转让备案可以形成重要的公开权属链记录,并可在35 U.S.C. § 261 (2024)规定的条件下对抗后来的购买人或抵押权人。See also 37 C.F.R. §§ 3.11(a), 3.54 (2025). 但是,备案不会使无效转让变为有效,不会证明该发明属于协议的范围,也不会确立正确的发明人资格。同样,将大学列为申请人并不能证明已经取得所有发明人的权利。
权利要求修改需要持续关注。如果在专利申请程序中新增或修改一项权利要求,使其记载先前已经披露、且一名未列名研究人员依共同发明人标准对其作出合格贡献的主题,或者删除某一已列名人员对其作出此类贡献的全部权利要求,则可能需要更正发明人。See 35 U.S.C. §§ 116(c), 132(a) (2024); 37 C.F.R. § 1.48(a) (2025). 继续申请或分案申请同样需要分别进行以其自身权利要求为基础的发明人资格分析。随后还应再次审查权利归属文件,因为新确认的发明人可能有不同的雇主、资助方或转让义务。
将该框架应用于开篇所述实验室
回到开篇实验室中的六个人。假设一项独立权利要求记载了本科生提出的系统架构以及博士研究生构思的主要技术解决方案,而一项从属权利要求又增加了博士后研究人员构思的改进。如果每项贡献都具有重要性并且是在共同发明所要求的协作中产生的,则这三个人都可能是发明人。硕士研究生不会仅仅因为依据完整、既定的指示制作了原型而成为发明人;教授不会仅仅因为指导项目并为其筹集经费而成为发明人;技术人员也不会仅仅因为进行了例行验证实验而成为发明人。
如果硕士研究生在制作原型时设计出权利要求所记载的实施特征,技术人员针对意外出现的实验问题形成了权利要求所记载的解决方案,或者教授提供了明确的、权利要求所记载的特征而不仅仅是研究目标,结论就会不同。如果在专利申请程序中后来删除了包含博士后研究人员贡献的所有权利要求,则需要重新审视发明人组合。因此,分析应当遵循权利要求和贡献,而非实验室中的职级关系。
权利归属还需要沿第二条路径进行分析。本科生可能保留了权利,也可能签署了毕业设计项目或研究助理转让文件。博士研究生可能已通过研究生研究协议或受资助项目协议转让权利。博士后研究人员可能受对大学、奖学金资助方、原所属机构或企业合作方的义务约束。资助方可能仅持有许可选择权或其他合同权利。在根据权利要求确定发明人之后,相关文件将决定权属是集中还是分散、是否受资助方权利约束,以及是否有部分权利仍由个人保留。
结论
对本科生、硕士研究生、博士研究生、博士后研究人员、教授和工作人员作不同处理,主要源于可能影响权利归属的文件和关系,而非联邦发明人资格标准。有薪本科生可能受雇员转让条款约束;以课程学习为主的硕士研究生可能主要受学生身份和课程条款约束;博士研究生可能参与获得经费支持或由第三方资助的研究;博士后研究人员则可能是associate、fellow、受训人员或访问人员。教授可能同时承担相互冲突的大学义务和咨询义务,而工作人员中的技术人员既可能是未作出发明贡献的实施人员,也可能是构思出权利要求所记载解决方案的人。
可靠的方法并不从学术职级出发,而是从权利要求出发,询问谁构思了权利要求所记载的主题。随后,该方法依据适用的协议、规章、经费条款、雇佣法理和转让文件,追溯每位发明人的权利。简言之:发明人资格依构思而定;所有权依权属链而定。将这两项审查区分开来,是形成准确的专利申请和经得起质疑的大学权属链的最佳方法。





