배제권을 넘어: 대기업은 왜 행사하지 않을 수도 있는 특허를 취득하는가
배제권을 넘어: 대기업은 왜 행사하지 않을 수도 있는 특허를 취득하는가
하나의 디자인, 두 가지 제도: LKQ 이후 미국 및 EU 디자인 보호
요약: 본 글은 LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC 이후의 미국 디자인 특허법을 유럽연합의 단일 디자인 제도와 비교하면서, 미국의 “통상의 디자이너”와 EU의 “정보에 밝은 사용자”라는 서로 다른 관점을 부각한다. LKQ가 경직적인 Rosen-Durling 자명성 테스트를 더 유연한 틀로 대체했지만, Dynamite Marketing 및 Range of Motion을 포함한 최근 결정들은 무효를 주장하는 측이 여전히 실제 존재하는 유사한 주된 선행참조를 특정하고, 제안된 수정이 사후적 고찰이 아니라 증거로 뒷받침됨을 보여야 한다는 점을 보여준다. 다만 이러한 초기 사례들은 예시적 성격을 가질 뿐, 디자인 특허 무효율에 관한 안정된 추세를 아직 확립하지는 않는다. 현재 Regulation (EU) 2026/715의 적용을 받는 EU 제도는 미국의 자명성 법리를 도입하지 않고, 디자이너의 자유도를 고
통상의 기술자를 위해 작성되고, 모두가 읽는 문서복수의 독자층을 고려한 특허출원서 작성
요약: 특허출원서는 법적으로 해당 기술분야의 통상의 기술자의 시각을 통해 평가된다. 그러나 그 실무적 성공은 훨씬 더 넓은 독자층, 즉 특허심사관, 계속출원 담당 변호사, 해외 대리인 및 국내단계 심사관, 판사, 상대방 대리인, 배심원, 라이선싱 및 사업팀에 달려 있다. 이 글은 그 해법이 독자별로 발명의 서로 다른 버전을 작성하는 데 있는 것이 아니라, 하나의 일관된 개시를 층위적으로 구축하는 데 있다고 주장한다. 즉, 접근하기 쉬운 기술적 방향 제시에서 출발하여, 청구항 중심의 관계와 작동적 구현 세부사항으로 나아가고, 명시적으로 연결된 대안 및 예비적 입장을 보존하는 방식이다. 일관된 용어와 통합된 조합은 심사를 용이하게 하고 § 112를 충족하게 한다. 기술적 설명은 소프트웨어 및 AI 관련 특허적격성 입장을 강화한다. 명확한 보정 근거는 미국 및 해외 심사에서 유연성을 보존한다. 권리범위를 의식한 표현은 청구항 해석 및 § 112(f) 위
특허 심사 항소의 번역: USPTO PTAB 항소와 JPO 거절결정불복심판의 비교
요약: 이 글은 USPTO에서 PTAB에 제기되는 일방당사자(ex parte) 항소 절차와 JPO의 심사관 거절결정에 대한 불복심판을 비교하면서, 각 제도를 다른 제도에서 훈련받은 실무자를 위한 교육 프레임워크로 사용한다. 핵심은 두 제도가 유사하지만 서로 대체 가능한 것은 아니라는 점이다. USPTO 항소는 “두 번 거절된” 규칙에 의해 개시되고, 항소통지서(Notice of Appeal), 항소이유서(Appeal Brief), 심사관 답변서(Examiner’s Answer), 반박서면(Reply Brief), 선택적 구두심리, PTAB 결정, 재심리, 사법심사로 이어지는 기록 중심·서면 중심의 순서로 진행된다. 반면 JPO 심판은 심사관의 거절결정에 의해 개시되며, 심판청구서, 청구와 동시에 이루어질 수 있는 보정, 심사관의 전치심사 또는 재고, 합의체 심리, 잠재적 법원 절차와 더 밀접하게 연결된다. 이 글은 Ex parte Bar-Tal을
잘못된 매핑이지, 미니 심리가 아니다:USPTO의 새로운 재심사 명령 전 서면 절차에 관한 사례 연구
요약: USPTO의 새로운 재심사 명령 전 서면 절차는 특허권자가 특허청이 재심사를 명령하기 전에 ex parte 재심사 청구에 이의를 제기할 수 있는 좁지만 경우에 따라 중대한 기회를 제공한다. 그러나 이 글은 그 기회가 낮은 SNQ 기준과 일관되게 구성되어야 한다는 점을 강조한다. 특허권자는 비특허성을 반증할 필요가 없고, 그렇게 하려고 해서도 안 된다. 오히려 청구인이 인용문헌의 교시를 잘못 특정했거나 그 교시를 청구항에 잘못 매핑했기 때문에, 주장된 교시는 SNQ를 제기할 만한 중요하고 청구항 관련성이 있는 교시가 아님을 보여주어야 한다. MPEP § 2242; Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026). 이 글은 그
심사관은 상대방 대리인이 아니다조정적 변론으로서의 특허 출원심사
요약: 본 글은 심사관 단계의 특허 출원심사를 변호사들이 전통적으로 훈련받는 대립적 절차가 아니라 조정적 변론의 한 형태로 이해하는 것이 더 적절하다고 주장한다. 소송과 달리 출원심사에는 상대방 청구인이 없고, 주장되는 법적 권리는 아직 가변적이며, 심사관과 출원인은 서로 다른 제도적 역할에서 접근하더라도 궁극적으로 특허성에 관한 올바른 판단을 추구한다. 따라서 효과적인 출원심사 대응은 조정과 관련된 역량, 즉 표면적 입장 이면의 이해관계 식별, 실제 불일치 원인의 진단, 명세서ㆍ선행기술ㆍ지배 법령ㆍ상업적 목표에 비추어 가정 검증, 뒷받침되는 청구항 대안 도출, 그리고 계속 논의할 것인지 청원 또는 심판으로 전환할 것인지의 판단에 의존한다. 본 글은 현행 USPTO 인터뷰 지침과 심사관 인터뷰가 최종 처분까지의 Office Action 수 감소와 관련된다는 경험적 연구를 토대로, 이러한 이론을 인터뷰 준비, 진행 및 기록화에 관한 실무적 권고로 전
패밀리를 계속 열어 두기: 미국 계속출원 실무와 유럽, 중국, 한국 및 일본의 비교
요약: 미국 계속출원 실무는 특허 패밀리를 계류 상태로 유지하면서 시장, 경쟁사, 선행기술, 라이선스 수요 및 소송상 입장이 변화함에 따라 동일 개시에 근거한 추가 청구항군을 추구할 수 있게 하므로, 포트폴리오 관리 측면에서 매우 강력하고 독자적인 도구이다. 이에 비해 유럽, 중국, 한국 및 일본은 중요하지만 더 제약적인 후속 수단, 즉 주로 분할출원, 한국의 더 좁은 분리/별도 출원 절차, 그리고 등록 후 제한 또는 정정 수단을 제공한다. 이러한 수단은 권리를 보존하거나 좁힐 수는 있지만, 일반적으로 미국 계속출원이 제공하는 통상적인 청구항 개발의 유연성을 재현하지는 못한다. 글로벌 특허 전략의 실무적 교훈은, 미국 계속출원은 추가 비용을 정당화할 실제 청구항 목적이 있을 때 의도적으로 사용해야 하며, 해외 심사에서는 분할출원 가능 시점, 원개시의 한계, 청구항 수에 따른 비용 구조, 등록 또는 심판 기한, 등록 후 정정 제약을 고려한 관할별 조
USPTO와 EPO의 비공개 선행기술:선출원·후공개 특허출원의 비교법적 고찰
요약: 본 글은 USPTO와 EPO가 “비공개 선행기술(secret prior art)”—후출원의 출원 당시에는 공개되어 있지 않았지만, 이후 공개됨으로써 선행기술 효력을 취득하는 선출원 특허출원—을 어떻게 취급하는지를 비교한다. 미국에서는 AIA § 102(a)(2)가, 미국을 지정한 일정한 PCT 공개를 포함하여 적격한 미국 특허문헌이 다른 발명자를 기재하고 있는 경우, 그 유효출원일을 기준으로 선행기술로 취급한다. 이러한 문헌은 신규성 부정과 자명성 판단 모두에 사용될 수 있지만, AIA § 102(b)(2)는 발명자 유래, 선행 공개, 공통 소유, 공동연구계약에 관한 중요한 예외를 둔다. 유럽에서는 EPC Article 54(3)이 마찬가지로 선출원·후공개 유럽출원 및 적격한 Euro-PCT 출원을 포섭하지만, Article 56은 그 효력을 신규성에 한정하며, 미국식 공통 소유에 의한 자기충돌 회피 수단은 없다. 이 글의 핵심 주장은, 미
속지적 함정: 미국 및 중국 유래 발명에 대한 외국 출원 제한
요약: 미국 또는 중국에서, 또는 양국에 걸쳐 개발된 발명의 경우 최초 특허출원에 관한 판단은 발명자의 국적, 회사 본사의 소재지 또는 선호하는 출원지가 아니라, 발명이 어느 영토에서 이루어졌는지에 관한 발명지 분석에서 시작되어야 한다. 미국은 일반적으로 미국에서 이루어진 발명에 대해 해외에 출원하기 전에 외국 출원 허가를 요구한다. 다만, 미국 출원이 비밀명령 없이 적어도 6개월 동안 계속 중이었거나 다른 허가 경로가 적용되는 경우는 예외이다. 반면 중국은 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안, 즉 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 해외에 출원하기 전에 비밀유지 심사를 요구한다. 이러한 규칙은 국경을 넘는 R&D에서, 특히 분산된 팀들이 청구발명의 서로 다른 측면에 기여하는 경우 쉽게 간과된다. 중국 국적자가 미국에 있는 동안 미국 유래 발명을 창작할 수 있고, 미국 국적자가 중국에 있는 동안 중국 유래 발
글로벌 심사관 면담: USPTO, EPO, JPO, 한국 및 중국 특허청에서의 커뮤니케이션, 구속력, 출원경과 리스크
요약: 심사관 면담은 유용한 특허권리화 수단이지만, 그 전략적 의미는 관할권마다 크게 다르다. 핵심 질문은 단순히 심사관이 출원인과 소통할 것인지가 아니라, 그 소통이 절차적 효과, 판단권한, 출원경과상 효과를 수반하는지, 아니면 다음의 공식 제출서류를 준비하는 데 참고가 되는 데 그치는지이다. USPTO에서는 면담이 통상적이고 때로는 매우 강력한 수단이지만, 반드시 기록되어야 하며 출원경과상 리스크를 만들 수 있다. EPO에서는 비공식 협의가 쟁점을 명확히 하는 데 도움이 될 수 있으나, 그 자체가 판단 절차는 아니다. 공식 구두심리가 절차적 안전장치로 남는다. JPO에서는 면접심사가 기술 설명과 보정 논의에 유용하지만, 심사관의 제안이 그 자체로 청구항을 보정하는 것은 아니다. 한국에서는 개인 면담이 구조화되어 있고 기록되지만, 서면 의견서, 보정서 또는 공식 통지를 대체하지 않는다. CNIPA에서는 면담 및 기타 커뮤니케이션이 실체심사의 초점
같은 Office Action, 다른 이해관계:Ex Parte 재심사와 통상적인 특허출원 심사에서의USPTO Office Action 대응
요약: 본 글은 ex parte 재심사에서 Office Action에 대응하는 일이 통상적인 특허출원 심사 과정에서의 대응과 다른 전략을 요구하는 이유를 설명한다. 통상적인 심사에서는 출원인이 일반적으로 상업적으로 유용한 청구항 범위를 확보하려 하며, 보정, RCE 실무 또는 계속출원 실무를 통해 절차적 유연성을 가질 수 있다. 반면 재심사에서 특허권자는, 종종 소송과 병행하여, 이미 발행된 권리를 방어하고 있으므로, 최초의 비최종 Office Action에 대한 답변을 허여, 항고 및 이후 권리행사를 위한 핵심적인 본안 기록으로 다루어야 한다. 본 글은 특허권자가 가능한 모든 주장을 조기에 제시하고, 항고에서의 예비적 입장을 보존하기 위해 의미 있는 종속항을 별도로 주장하며, 보정된 청구항 또는 재심사에서 신설된 청구항이 중용권(intervening rights), 손해배상, 침해 및 청구항 해석상의 결과를 초래할 수 있으므로 반사적인 보정을 피