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지적재산권법 주제에 대한 핵심적인 통찰.

하나의 디자인, 두 가지 제도: LKQ 이후 미국 및 EU 디자인 보호

  • 작성자 사진: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 3일 전
  • 14분 분량

 

 

요약: 본 글은 LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC 이후의 미국 디자인 특허법을 유럽연합의 단일 디자인 제도와 비교하면서, 미국의 “통상의 디자이너”와 EU의 “정보에 밝은 사용자”라는 서로 다른 관점을 부각한다. LKQ가 경직적인 Rosen-Durling 자명성 테스트를 더 유연한 틀로 대체했지만, Dynamite Marketing 및 Range of Motion을 포함한 최근 결정들은 무효를 주장하는 측이 여전히 실제 존재하는 유사한 주된 선행참조를 특정하고, 제안된 수정이 사후적 고찰이 아니라 증거로 뒷받침됨을 보여야 한다는 점을 보여준다. 다만 이러한 초기 사례들은 예시적 성격을 가질 뿐, 디자인 특허 무효율에 관한 안정된 추세를 아직 확립하지는 않는다. 현재 Regulation (EU) 2026/715의 적용을 받는 EU 제도는 미국의 자명성 법리를 도입하지 않고, 디자이너의 자유도를 고려하여 디자인의 전체적 인상을 통해 신규성과 개별적 성격을 평가한다. 본 글은 또한 청구범위, 권리행사, 무효 및 수리 부품 보호의 차이를 검토하고, 기업은 미국과 EU의 출원, 심사 대응 및 소송 전략을 조율하되 양자를 혼동해서는 안 된다고 결론짓는다.

 

I.                   서론

자동차 제조사가 미국과 유럽연합 양쪽에서 보호하는 교체용 펜더를 생각해 보자. 애프터마켓 공급업체는 외관상 호환되는 부품을 판매하고자 한다. 미국에서 그 공급업체는 연방순회항소법원의 새로운 자명성 틀에 따라 디자인 특허에 도전할 수 있다. EU에서는 신규성 또는 개별적 성격을 공격할 수 있다. 그러나 EU 디자인이 유효하더라도 그 공급업체는 EU의 수리 조항을 원용할 수 있다. 따라서 동일한 펜더라도 서로 다른 가상의 관찰자 앞에서, 서로 다른 증거 체계를 사용하여, 서로 다른 질문을 발생시킨다. 이 비교에서 EU 측 논의는 EU의 단일 EU 디자인 제도에 한정되며, 영국 디자인법 또는 수리 부품의 취급을 포함한 EU 회원국의 별도 국내 디자인권 제도는 다루지 않는다.

 

두 제도 모두 시각적 인상을 평가하지만, LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC는 미국의 자명성 판단을 EU의 개별적 성격 테스트로 전환한 것이 아니다. LKQ가 미국의 자명성 판단을 더 유연하게 만든 것은 의심할 여지가 없다. 그러나 그 판결은 EU의 개별적 성격 법리를 도입한 것이 아니다. 미국의 자명성 판단은 통상의 디자이너의 관점에서 수행되는 § 103 심사로 남아 있다. 이는 유사한 참조문헌의 합리적 조합을 허용하고 객관적 징표의 고려를 요구한다. EU의 개별적 성격은 정보에 밝은 사용자가 개별적으로 검토되는 각 선행 디자인으로부터 다른 전체적 인상을 받는지를 묻는다. 상업적 성공과 명성은 그 유효성 분석에 포함되지 않는다.

 

최근 결정들은 이러한 차이를 지우기보다 오히려 선명하게 한다. LKQ를 적용한 미국의 초기 사례들은 실제 존재하는 주된 참조, 전체 디자인 분석, 그리고 제안된 수정에 대한 기록상 근거 있는 이유의 필요성을 강조한다. 최근 EU 결정들은 독립적인 창작성 문턱을 부정하고, 패션 트렌드를 디자이너의 자유에 대한 제약으로 취급하는 것을 거부하며, 선행 디자인을 모자이크식으로 결합할 수 없다는 점을 재확인한다. 동시에 심사경과상 디스클레이머, 기재요건, 기능성에 관한 새로운 미국 사례들은 유효성을 청구범위와 동일시할 수 없는 이유를 보여준다. 또한 EU에서 이제 영구화된 수리 조항은 LKQ 자체를 낳은 시장에서 실질적인 상업적 차이를 만들어 낸다.

 

II.                두 제도는 서로 다른 관문에서 출발한다

두 제도는 등록 단계에서 차이를 보인다. 미국 특허상표청은 신규성, 비자명성, 장식성 및 개시요건을 포함하여 디자인 출원이 특허법에 부합하는지를 실체적으로 심사한다. 발행된 디자인 특허에는 법정 유효성 추정이 부여되지만, 많은 기존 특허는 현재 폐기된 Rosen–Durling 틀에 따라 심사되었다. See 35 U.S.C. § 282(a).

 

유럽연합지식재산청은 통상 등록 전에 출원이 신규성 또는 개별적 성격을 갖추었는지를 심사하지 않는다. 이러한 요건들은 일반적으로 나중에 무효신청 또는 반소를 통해 검증된다. 따라서 등록 EU 디자인은 집행 가능한 권리를 제공하지만, 그 등록을 해당 디자인이 실체적 유효성 기준을 충족한다는 판단과 혼동해서는 안 된다. See Regulation (EU) 2026/715 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2026 on European Union Designs (Codification), recital 18, 2026 O.J. (L 715).

 

현재의 준거 규정은 Regulation (EU) 2026/715로, 2026년 7월 1일 발효되어 2024년 개정으로 수정된 EU 디자인 규정을 법전화한 것이다. Id. art. 164. 현재 용어는 “Community Registered Design” 또는 “CRD”가 아니라 “EU design” 또는 “registered EU design”을 사용한다. 법전화된 규정에서 제6조는 신규성, 제7조는 개별적 성격, 제11조는 보호범위, 제19조는 보호 대상을, 제22조는 수리 조항을 각각 규율한다. 법전화가 선행 규정의 작동 문언 상당 부분을 그대로 승계하므로, 문언이 변경되지 않은 부분에서는 새로운 조문 번호와 경과 규칙을 전제로 기존 결정들도 여전히 관련성을 가진다.

 

이러한 절차상의 불일치는 중요하다. 미국의 허여와 EU의 등록을 비교하는 것은 실체적 가치에 관한 동등한 비교가 아니다. 실체적 유효성은 미국의 §§ 102 및 103에 따른 특허성 및 유효성을 EU의 제6조 및 제7조에 따른 유효성과 나란히 놓을 때 가장 직접적으로 비교된다.

 

III.             LKQ가 바꾼 것

수십 년 동안 연방순회항소법원은 디자인 특허의 자명성을 2단계 Rosen–Durling 테스트에 따라 판단해 왔다. 첫째, 도전자 측은 청구 디자인과 “기본적으로 동일한” 디자인적 특징을 갖는 하나의 주된 참조문헌을 특정해야 했다. In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (C.C.P.A. 1982). 그 문턱을 넘은 후에야 도전자는 2차 참조문헌을 원용할 수 있었고, 그 경우에도 해당 2차 참조문헌이 그 장식적 특징을 주된 참조문헌에 적용할 것을 시사할 정도로 주된 참조문헌과 충분히 관련되어 있어야 했다. Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996). 이 경직적인 관문은 사실인정자가 전체 선행기술 기록이나 통상의 디자이너의 지식을 검토하기 전에 분석을 종결시키는 경우가 많았다.

 

전원합의체 연방순회항소법원은 그 틀에 의문을 제기하는 데 그치지 않았다. 법원은 Rosen–Durling이 § 103 및 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)에서 제시된 대법원의 유연한 접근법과 부합하지 않는다고 보아 이를 명시적으로 폐기했다. LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280, 1293–95 (Fed. Cir. 2024) (en banc); see 35 U.S.C. §§ 103, 171(b) (2018). 법원은 특허심판원의 비자명성 판단을 파기하고 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966)에서 확립된 사실심리 항목을 적용하도록 지시했다. LKQ, 102 F.4th at 1293–94, 1301.

 

그 결과 형성된 틀은 유연하지만 기준이 없는 것은 아니다. 사실인정자는 먼저 유사 선행기술의 범위와 내용을 결정한다. 청구 물품과 동일한 활동 분야에 속하는 디자인은 유사한 선행기술이다. 연방순회항소법원은 더 먼 분야의 정확한 처리는 후속 사건에 남겨 두었다. Id. at 1295–97. 자명성 분석에 사용되는 각 참조문헌은 유사 선행기술이어야 한다.

 

실제 존재하는 주된 참조문헌은 여전히 특정되어야 한다. 그것이 청구 디자인과 “기본적으로 동일”할 필요는 없지만, 실제 존재하는 디자인이어야 하며 선행기술 전반에 흩어진 고립된 특징들을 모아 만든 합성물이 되어서는 안 된다. Id. at 1297–98. 통상 그것은 가장 가깝고 시각적으로 가장 유사한 참조문헌일 것이다. 시각적 근접성은 형식적인 Rosen식 관문은 아니지만 도전의 강도에 영향을 미친다. 출발 디자인이 청구항에서 멀수록 수정에 관한 증명은 더 설득력 있어야 한다.

 

그 다음 사실인정자는 관련 분야의 통상의 디자이너의 관점에서 선행 디자인들과 청구 디자인 전체 사이의 차이를 평가한다. Id. at 1298–99. 그 행위자는 나중에 침해를 판단하는 소비자가 아니다. 통상의 디자이너는 관련 디자인 분야, 관행, 흔한 장식적 특징, 그리고 적절한 시장 또는 업계의 영향에 관한 지식을 가지고 있다.

 

2차 참조문헌은 주된 참조문헌에 없는 특징을 제공할 수 있다. 그러나 참조문헌을 조합할 수 있다는 사실이 특허를 사후적으로 재구성할 권한을 주는 것은 아니다. 기록에는 통상의 디자이너가 동일한 전체적 시각적 외관을 만들기 위해 제안된 수정을 했을 것이라는, 사후적 고찰이 아닌 이유가 포함되어야 한다. Id. at 1299–1300. 그 이유는 참조문헌 자체에 명시적으로 나타날 필요는 없고, 디자이너의 지식, 업계 관행, 시장 수요 또는 그 밖의 뒷받침된 고려사항에서 나올 수 있다. 참조문헌들의 전체적 외관이 현저히 다른 경우, 도전자는 일반적으로 제안된 변경을 설명하기 위해 더 많은 것을 제시해야 한다.

 

마지막으로, 객관적 징표는 여전히 판단의 일부이다. 필요한 연계성이 존재하는 경우 상업적 성공, 업계의 찬사 및 모방은 비자명성을 뒷받침할 수 있다. Id. at 1300. LKQ는 장기간 충족되지 않은 필요나 타인의 실패와 같은 모든 실용특허상의 고려사항이 디자인법에 그대로 이전되는지 여부를 판단하지 않았다. Id. at 1300–01. 따라서 비자명성은 그 디자인이 충분한 “창작성의 도약”을 구현하는지 여부에 달려 있지 않다.

 

IV.            미국 초기 사례: 유연한 테스트에도 여전히 증거가 필요하다

LKQ 이후 결정례의 수는 제한적이지만, 새로운 틀이 어떻게 작동하는지에 관한 유용한 예시를 제공한다. 그러나 그것만으로 디자인 특허 무효율에 관한 안정된 추세를 뒷받침하지는 못한다. 선정된 사건들은 다양한 절차 단계에서 발생했고, 서로 다른 입증부담을 적용했으며, 선례가 아닌 연방순회항소법원 결정도 포함한다. 이러한 한계를 전제로 읽으면, 이 사건들은 적절한 출발 참조를 특정하고, 디자인 전체를 비교하며, 수정에 대해 기록상 뒷받침되는 이유를 제시해야 한다는 점을 반복적으로 강조한다. 지방법원에서 무효를 주장하는 도전자는 일반적으로 명백하고 확신시키는 증거로 무효를 입증해야 한다. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011). 반면 IPR 신청인은 절차 개시 단계에서 승소할 합리적 가능성을 보여야 한다. 35 U.S.C. § 314(a) (2018).

 

Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc.에서 연방순회항소법원이 초기에 적용한 방식은 비선례적이지만 시사적이다. Nos. 2024-1523, 2024-1525, slip op. at 11–13 (Fed. Cir. Sept. 12, 2025) (nonprecedential). 배심은 Rosen–Durling 하에서 자명성 공격을 배척했고, 피고 침해자는 LKQ 이후 환송을 구했다. 연방순회항소법원은 이를 거부했다. 전문가가 유력한 주된 참조문헌일 가능성이 있다고 잠정적으로 설명한 참조문헌은 증거로 채택된 적이 없었다. 적절한 출발 참조가 있다고 가정하더라도, 그 전문가의 일반적이고 사후적 고찰에 기초한 의견은 통상의 디자이너가 특정된 선행기술에서 특정 특징을 결합하여 특허 디자인의 전체적 외관을 만들었을 이유를 설명하지 못했다. Id. at 11–13. 법적 틀의 변화는 미흡하게 형성된 증거기록을 보완할 수 없었다.

 

Diode Dynamics, L.L.C. v. 5DLight, Inc.는 약식판결 단계에서 같은 규율을 적용했다. No. 5:23-cv-02238-WLH-JPR, 2025 WL 2827023, at *6 (C.D. Cal. Sept. 15, 2025), reconsideration denied, 2026 WL 638862 (C.D. Cal. Feb. 3, 2026). 주장된 LED 램프 베젤 참조문헌들은 기하학적 형태와 전체적 시각적 인상에서 상당히 달랐다. 도전자 측 전문가는 통상의 디자이너가 한 참조문헌에서 특정 특징을 추출하여 다른 참조문헌에 추가했을 이유를 설명하는 동시대의 기능적 제약, 시장 압력, 미적 경향, 업계 관행 또는 디자인 원칙을 제시하지 않았다. 제안된 조합은 선행기술이나 디자인 분야가 그렇게 할 이유를 제공했기 때문이 아니라, 특허를 재현하기 위해 선택된 것처럼 보였다.

 

PTAB도 개시 단계에서 유사한 결론에 도달했다. A&A Global Imports, Inc. v. Lerman Container Corp.에서 신청인은 병 디자인에 도전했지만, 통상의 디자이너가 청구된 목부 대 저부의 비율이나 내부 구획의 특정 형상과 깊이를 선택했을 이유를 설명하지 못했다. IPR2024-01138, Paper 7, at 10–13 (P.T.A.B. Jan. 22, 2025), 2025 WL 284651. 차이가 “미미하다”고 부르는 것은 선행기술에서의 객관적 뒷받침을 대신하지 못했다.

 

Arashi Vision (U.S.) LLC v. GoPro, Inc.에서는 여러 웹페이지를 합쳐도 요구되는 기존의 주된 디자인을 제공할 수 없었다. IPR2024-01434, Paper 9, at 18–19, 27–39 (P.T.A.B. Mar. 31, 2025), 2025 WL 966792. 청원은 선택된 버튼, 렌즈 및 기타 구성요소에 초점을 맞추었지만 비율, 모서리 반경, 특징의 배치, 그리고 카메라의 전체적으로 매끈한 또는 박스형 외관을 충분히 다루지 않았다. Id. at 27–39. Arashi Vision은 미국법이 도전자에게 별도 개시들을 종합하여 최초 참조문헌을 합성하는 것을 허용하지 않는다는 점을 확인한다. 다만 실제 존재하는 주된 디자인이 특정되면, 미국법은 유사한 2차 선행기술을 사용한 동기 있는 수정을 허용할 수 있다. EU의 개별적 성격 법은 그 두 번째 단계를 취하지 않는다.

 

종합하면, 이 결정들은 여전히 증거에 의존하는 더 넓은 법리적 경로를 보여준다. 도전자는 통상의 디자이너가 어디서 출발했을 것인지, 왜 그 디자이너가 그 디자인을 변경했을 것인지, 그리고 그 증거가 어떻게 사후적 고찰을 피하는지를 여전히 입증해야 한다.

 

V.               EU의 개별적 성격은 유럽식 자명성이 아니다

EU 법은 신규성과 개별적 성격을 구분한다. 등록 EU 디자인은 관련 출원일 또는 우선일 전에 동일한 디자인이 공중에게 이용 가능하게 되지 않았다면 신규성이 있고, 디자인은 중요하지 않은 세부사항에서만 차이가 나는 경우 동일한 것으로 본다. Regulation 2026/715, art. 6. 개별적 성격은 디자이너의 자유도를 고려할 때 그 디자인이 정보에 밝은 사용자에게 앞서 공개된 어느 디자인이 주는 전체적 인상과 다른 전체적 인상을 주는 경우 존재한다. Id. art. 7.

 

개별적 성격 분석은 일반적으로 네 단계로 표현된다. 심판기관은 디자인이 적용되는 제품 분야를 특정하고, 관련 정보에 밝은 사용자와 그 사용자의 주의 수준 및 디자인 코퍼스에 대한 인식을 결정하며, 디자이너의 자유도를 평가하고, 가능한 경우 직접적으로, 다툼이 있는 디자인과 개별적으로 취해진 각 선행 디자인의 전체적 인상을 비교한다. Crocs, Inc. v. European Union Intellectual Property Office, Case T-228/25, ECLI:EU:T:2026:280, ¶ 19 (Apr. 22, 2026).

 

정보에 밝은 사용자는 상표법상의 평균 소비자와 기술 또는 디자인 전문가 사이에 위치한다. 그 사용자는 특히 관찰력이 높고 관련 분야의 디자인에 어느 정도 인식이 있으며 비교적 높은 주의를 기울이지만, 전문가에게 귀속되는 기술적 예리함으로 디자인을 분해하여 분석하지는 않는다. See PepsiCo, Inc. v. Grupo Promer Mon Graphic SA, Case C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679, ¶¶ 53–59 (Oct. 20, 2011). 실행 가능한 경우 직접 나란히 비교하는 것이 바람직하지만, EU 법은 그것이 모든 시장이나 사용 상황에서 가능하다고 전제하지 않는다.

 

또한 무효신청인은 여러 개시에서 특징을 선택하여 복합적인 선행 디자인을 만들 수 없다. 각 선행 디자인은 개별적으로 평가되어야 한다. Karen Millen Fashions Ltd. v. Dunnes Stores, Case C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013, ¶¶ 25–35 (June 19, 2014). 더 넓은 디자인 코퍼스는 정보에 밝은 사용자가 유사점과 차이점을 어떻게 인식하는지에 영향을 줄 수 있지만, 그것이 합성 참조문헌이 되는 것은 아니다.

 

디자이너의 자유도는 시각적 비교를 조정한다. 기술적 기능과 규제상 제약은 특정 제품 특징을 표준화할 수 있다. 자유도가 실제로 제한된 경우 비교적 작은 차이가 더 큰 비중을 가질 수 있고, 자유도가 넓은 경우 사소한 차이는 전체적 인상을 바꿀 가능성이 낮다. 그러나 디자이너의 자유도를 분야의 포화 상태와 혼동해서는 안 된다. 포화된 분야는 증거로 뒷받침되는 경우 정보에 밝은 사용자의 민감도를 높일 수 있지만, 패션 트렌드, 소비자 기대 또는 비용 선호가 반드시 법적 의미에서 디자이너를 제약하는 것은 아니다.

 

유럽사법재판소의 최근 Deity Shoes, S.L. v. Mundorama Confort, S.L. 판결은 창작성 요건의 부재를 명확히 한다. Case C-323/24, ECLI:EU:C:2025:983 (Dec. 18, 2025). 문제 된 신발 디자인은 공급업체 카탈로그에서 제공된 모델과 맞춤 선택지를 사용해 개발되었다. 회부 법원은 보호에 진정한 디자인 활동, 지적 노력 또는 최소한의 독창성이 필요한지를 물었다. 법원은 신규성과 개별적 성격이 지배적 요건이며, EU 디자인법은 저작권과 같은 창작성 문턱을 추가하지 않는다고 답했다. Id. ¶¶ 23–33. 공급업체가 많은 특징을 미리 정했거나 청구인이 기존 구성요소에서 선택했다는 이유만으로 디자인이 범주적으로 배제되지는 않는다.

 

Deity Shoes는 또한 패션 트렌드를 기술적 제약과 동등하게 취급하는 것을 거부했다. 트렌드는 상업적 선택에 영향을 미칠 수 있지만, 디자이너에게 특정 외관을 채택하도록 법적으로 강제하지 않는다. Id. ¶¶ 40–54. 또한 트렌드에 따른 특징이 정보에 밝은 사용자의 전체적 인상에서 자동으로 낮은 비중을 받는 것도 아니다. Deity Shoes는 트렌드의 영향도 창의적 노력의 정도도 추가적인 유효성 요건을 제공하지 않는다는 점을 확인한다.

 

EU 일반법원의 2026년 Crocs 결정은 익숙한 사실관계에서 그 방법론을 보여준다. 다툼이 된 클로그는 미국 디자인 특허출원을 통해 공개된 선행 “Holey Soles” 클로그를 사용해 공격되었다. Crocs, ECLI:EU:T:2026:280, ¶¶ 2–7. 법원은 클로그의 외관에 관해 디자이너에게 상당한 자유도가 있다고 보았다. Id. ¶¶ 25–31. 공유된 전체 형상, 두꺼운 밑창, 둥근 앞코, 구멍 및 컷아웃에 비추어, 뒤꿈치 스트랩의 추가는 다른 전체적 인상을 생성하지 않는 사소한 차이에 불과했다. Id. ¶¶ 38–48.

 

Crocs 법원은 또한 Crocs의 상업적 성공, 평판, 주장된 상징적 지위, 디자인 과정 및 신발 분야에 대한 기여가 개별적 성격에 따른 유효성 요소가 아니라고 판시했다. Id. ¶¶ 51–56. USPTO가 관련 주제를 어떻게 취급했는지도 EU 심판기관을 지배하지 않았다. Id. ¶¶ 69–70. 반대로 미국법은 상업적 성공, 업계의 찬사 및 모방을 비자명성의 잠재적 객관적 징표로 명시적으로 보존한다. 이러한 증거상의 차이는 주변적인 것이 아니다. 그것은 두 제도가 서로 다른 질문을 던진다는 점을 반영한다.

 

VI.            세 명의 가상 관찰자, 세 가지 법적 기능

“전체적 인상”이라는 문구는 디자인법 전반에 나타나지만, 하나의 대서양 양안 공통 테스트를 의미하지는 않는다. 미국의 유효성, 미국의 침해, EU의 개별적 성격은 세 명의 서로 다른 가상 관찰자를 사용한다.

 

미국 자명성에서 관찰자는 통상의 디자이너이다. 쟁점은 유사 선행기술과 디자이너의 지식에 비추어 청구 디자인 전체가 자명했는지 여부이다. 그 판단은 실제 주된 디자인과 2차 참조문헌의 동기 있는 조합을 포함할 수 있으며, 적절한 객관적 징표를 고려해야 한다.

 

미국 침해에서 관찰자는 통상의 관찰자, 통상 해당 물품의 주된 구매자이며, 선행기술에 익숙한 것으로 취급된다. 질문은 피고 제품과 청구 디자인이 전체적 외관에서 실질적으로 동일하여 그 유사성이 그 관찰자를 기만할 정도인지 여부이다. Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 670, 676–79 (Fed. Cir. 2008) (en banc). 비교 디자인은 관찰자가 어떤 유사점 또는 차이점이 중요한지를 식별하는 데 도움을 줄 수 있지만, 그것은 § 103의 유사 선행기술 판단이 아니다.

 

EU의 유효성과 범위에서 관찰자는 정보에 밝은 사용자이다. 개별적 성격은 등록 디자인을 각 선행 디자인과 개별적으로 비교한다. 범위는 등록 디자인을 후속 디자인과 비교하여, 후속 디자인이 다른 전체적 인상을 주는지를 묻는다. Regulation 2026/715, art. 11. 디자이너의 자유도는 두 적용 모두에 영향을 미친다.

 

그 차이는 간단히 설명될 수 있다. 미국 자명성은 입증된 조합을 허용하지만, EU의 개별적 성격은 선행 디자인을 모자이크하지 않는다. 미국 자명성은 시장 관련 객관적 징표 중 일부를 고려하지만, EU의 개별적 성격은 성공이나 명성을 유효성 요소로 취급하지 않는다. 미국의 유효성은 디자이너에 의해 판단되고, EU의 유효성과 범위는 정보에 밝은 사용자를 사용한다. 두 제도는 디자인을 전체로 평가한다는 점을 공유하지만, 서로 다른 법적 목적을 위해 전체 디자인 추론을 사용한다.

 

VII.         LKQ는 범위나 침해를 판단한 것이 아니다

LKQ는 § 103에 따른 유효성을 다루며, 침해나 청구범위를 결정하지 않는다. 미국 권리는 도면의 정확한 복제물에 한정되지 않는다. Egyptian Goddess에 따르면 통상의 관찰자가 두 전체적 외관을 실질적으로 동일하다고 보는 경우 피고 디자인은 침해가 된다. 543 F.3d at 676–79. 동시에 최근 연방순회항소법원 결정들은 도면이 진공 상태에서 작동하지 않는다는 점을 보여준다. 심사 과정의 진술, 수반되는 설명, 기능적 주제와 장식적 주제의 경계는 청구항이 미치는 범위를 좁힐 수 있다.

 

Top Brand LLC v. Cozy Comfort Co.에서 연방순회항소법원은 심사경과상 디스클레이머가 보정뿐만 아니라 주장에 의해서도 디자인 특허에 적용된다고 판시했다. 143 F.4th 1349, 1356–58 (Fed. Cir. 2025). 신규성 부정 거절을 극복하기 위해 출원인은 의복 포켓의 형상, 폭 및 위치, 암홀과의 관계, 밑단의 기울기를 사용하여 선행 디자인을 구별했다. 이러한 진술은 특허권자가 나중에 침해를 주장할 때 특정된 주제에 의존하는 것을 명백하게 포기한 것으로 보았다. Id. at 1357–62. 심사 전략상 교훈은 즉각적이다. 겉보기에 유용한 특징별 구별이 집행상의 경계가 될 수 있다.

 

Smartrend Manufacturing Group (SMG), Inc. v. Opti-Luxx Inc.에서 특허는 “도시되고 설명된 바와 같은” LED 패널을 청구했고, 설명은 사선 음영이 투명성을 나타낸다고 밝혔다. 159 F.4th 1322, 1325–26 (Fed. Cir. 2025). 그러한 음영은 하나 이상의 관행적 의미를 가질 수 있지만, 수반된 문언은 디자인을 단순한 반투명 표면이 아니라 투명 표면으로 한정했다. Id. at 1330–31. 법원은 지방법원의 더 넓은 해석에 기초한 침해판결을 파기했다. 출원인에게 문언은 시각적 청구항을 좁힐 수 있다.

 

기능성은 또 다른 여과 단계를 도입한다. Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co.에서 연방순회항소법원은 휴대용 마사지기에 관해 기능적 측면과 그 장식적 구현을 구별한 후 비침해 약식판결을 유지했다. 166 F.4th 981, 988–92 (Fed. Cir. 2026). 실선은 묘사된 모든 측면을 장식적 요소로 만들지 않았고, 대체 디자인은 관련성이 있었지만 기능성에 관한 배타적 문턱 테스트는 아니었다. Id. at 989–91. 다수의견은 남은 장식적 외관이 명백히 유사하지 않다고 보았다. Moore 수석판사는 반대의견에서 “명백히 유사하지 않다”는 프레이밍이 차이점 찾기식 분석을 유도하고 배심의 전체 디자인 사실인정 역할을 대체한다고 주장했다. Id. at 995–1000 (Moore, C.J., dissenting). Range of Motion은 2026년 4월 3일 전원합의체 재심리를 신청했고, Armaid는 5월 20일 답변했으며, 그 신청은 2026년 7월 15일 현재 계류 중이었다. Petition for Rehearing En Banc at 1, Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc., No. 23-2427 (Fed. Cir. Apr. 3, 2026), ECF No. 52; Response to Petition for Rehearing En Banc at 1, id. (Fed. Cir. May 20, 2026), ECF No. 83.

 

EU 디자인의 범위가 미국 디자인 특허의 범위보다 범주적으로 넓은 것은 아니다. 제11조는 디자이너의 자유도를 고려할 때 정보에 밝은 사용자에게 다른 전체적 인상을 주지 않는 디자인을 포함한다. Regulation 2026/715, art. 11. 제19조는 또한 출원에서 시각적으로 표시된 특징들이 보호 대상을 정의한다고 규정한다. Id. art. 19. 그 결과적인 범위는 등록의 표현, 디자인 코퍼스, 사용자의 인식 및 디자이너의 자유도에 달려 있으며, EU 권리가 항상 미국 청구항보다 더 멀리 확장된다는 추정에 달려 있지 않다.

 

LEGO A/S v. Pozitív Energiaforrás Kft.는 모듈형 제품이라는 특수한 맥락에서 EU 범위를 보여준다. Case C-211/24, ECLI:EU:C:2025:648 (Sept. 4, 2025). 제품이 기능적 연결 특징을 포함했다는 이유만으로 정보에 밝은 사용자가 기술 전문가가 되는 것은 아니었다. Id. ¶¶ 47–58. 평가는 여전히 시각적이었지만, 디자이너의 자유도가 제한되어 있으면 더 작은 차이도 더 중요해질 수 있었다. Id. ¶¶ 51–53. 법원은 또한 침해 구제를 보류할 “특별한 이유”를 좁게 해석했다. 더 큰 장난감 세트 안에서 소수의 부품만 침해했다는 사실만으로는 구제를 거부할 정당성이 되지 않았다. Id. ¶¶ 63–67.

 

이용 가능한 구제수단은 또 다른 중요한 차이를 제공한다. § 289는 디자인 특허권자에게 관련 제조물에 대한 침해자의 총이익을 부여할 수 있어, 미국 디자인권을 상업적으로 강력하게 만든다. 그러나 그 물품은 완제품일 수도 구성요소일 수도 있고, 대법원은 이를 식별하는 테스트를 제시하지 않았다. Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 580 U.S. 53, 59–62 (2016). 따라서 § 289는 잠재적으로 강력한, 물품별 총이익 구제수단을 제공하지만, 모든 최종 제품의 모든 이익에 대한 자동적 권리를 부여하는 것은 아니다.

 

VIII.       수리 부품이 실무상 간극을 드러낸다

교체 부품 시장은 두 제도의 가장 중대한 실무상 차이를 드러낸다. LKQ는 애프터마켓 자동차 부품 공급업체가 차량 펜더에 관한 GM의 디자인 특허를 무효화하려 한 데서 비롯되었다. 그러나 LKQ는 유효성 분석만 바꾸었다. 제3자가 특허받은 교체 부품을 복제할 수 있도록 하는 미국의 예외를 만든 것은 아니다.

 

Automotive Body Parts Ass’n v. Ford Global Technologies, LLC에서 연방순회항소법원은 미적 기능성, 특허권 소진 또는 허용된 수리 원칙이 F-150 후드와 헤드램프에 관한 특허 디자인의 복제를 허용한다는 주장을 배척했다. 930 F.3d 1314, 1317–20, 1322–25 (Fed. Cir. 2019). 특허받은 물품이 구성부품 자체였기 때문에, 차량 판매는 Ford가 판매하지 않은 별도 교체 구성부품을 포괄하는 특허를 소진시키지 않았고, 새로운 특허 부품을 만드는 것은 해당 특허 물품의 수리가 아니라 재제작이었다. Id. at 1322–25. 의회는 일반적인 디자인 특허 수리 예외를 제정하지 않았다.

 

현행 EU 규정은 다른 접근을 취한다. 제22조는 복합제품의 구성부품 중 그 구성부품의 디자인이 복합제품의 외관에 의존하고, 해당 구성부품이 복합제품을 수리하여 원래 외관을 회복시키는 데에만 사용되는 경우 EU 디자인 보호를 부여하지 않는다. Regulation 2026/715, art. 22(1). 그 예외를 구하는 제조자 또는 판매자는 소비자가 정보에 기초한 선택을 할 수 있도록 제품의 상업적 출처와 제조자를 명확히 밝혀야 한다. Id. art. 22(2). 공급업체는 최종 사용자가 모든 부품을 궁극적으로 적격 수리에만 사용한다는 점을 보장할 필요는 없다. Id. art. 22(3).

 

그 예외는 모든 구성부품에 대한 포괄적 허가가 아니다. 그 요건, 즉 복합제품, 외관 의존적 구성부품, 오직 수리를 위한 목적, 원래 외관의 회복은 입증되어야 한다. 그럼에도 상업적 대비는 중요하다. 미국에서는 적격 디자인 특허가 무효이거나 침해되지 않는 경우가 아닌 한, 새로 제조된 교체 구성부품에 대해 계속 집행될 수 있다. EU에서는 등록이 다른 측면에서 유효하더라도 제22조가 적격 수리 사용에 관한 디자인 보호를 차단할 수 있다. 따라서 EU 개혁 이후 자동차 애프터마켓에서의 실무상 간극은 더 유연해진 미국의 유효성 기준에도 불구하고 더 넓어질 수 있다.

 

IX.             대서양 양안 전략의 구축

이러한 법리적 차이는 동일한 전문가 보고서를 번역한 버전이 아니라 별도의 증명 모델을 요구한다.

 

미국 자명성 도전에서 변호인은 참조문헌 세트를 선택하기 전에 제조물을 특정하고 통상의 디자이너를 정의해야 한다. 분석은 특징들의 콜라주가 아니라 실제 존재하는 유사한 주된 디자인에서 출발해야 한다. 각각의 제안된 수정은 동시대 증거, 즉 반복되는 디자인 관행, 기능적 제약, 시장 수요, 미적 경향, 업계 관행 또는 통상의 디자이너에게 중요했을 다른 원칙과 연결되어야 한다. 제시는 전체 디자인들을 비교하면서 인용된 증거가 주장된 전체적 외관으로 어떻게 이어지는지를 설명해야 한다. 한편 특허권자는 객관적 징표에 관한 증거를 조기에 개발하고, 청구 디자인과 상업적 성공, 찬사 또는 모방 사이의 연계성을 입증할 준비를 해야 한다.

 

EU 무효 사건은 일반적으로 가장 강력한 하나의 선행 디자인으로 시작해야 한다. 변호인은 그 참조가 공중에게 이용 가능하게 되었음을 입증한 다음, 관련 없는 개시들로부터 복합물을 구성하지 않고 개별적 성격 비교를 수행해야 한다. 증거는 분야, 정보에 밝은 사용자, 주의 수준 및 디자이너 자유도에 대한 실질적 한계를 정의해야 한다. 포화 상태가 주장되는 경우, 그것은 디자인 코퍼스의 특징으로서 입증되어야 하며 기술적 또는 규제적 제약과 분석상 구별되어야 한다.

 

출원 전략도 다르다. 미국 출원인은 설명, 음영 관행, 파선, 명칭, 보정 및 선행기술 주장을 나중의 범위를 결정할 수 있는 요소로 취급해야 한다. Top Brand와 Smartrend는 심사 과정의 문언이 도면을 따라 소송으로 이어질 수 있음을 분명히 한다. 출원인은 또한 디자인 및 실용특허 개시를 조율하고, 시각적 특징이 기능에 의해 좌우된다는 증거로 나중에 제시될 수 있는 마케팅 진술을 검토해야 한다.

 

EU 출원인은 명확한 표현을 사용하고, 상업적 실시형태가 변화할 수 있는 경우 복수의 등록 또는 변형을 고려해야 한다. 등록의 속도가 실체적 유효성에 대한 잘못된 확신을 낳아서는 안 된다. 공개 출시와 소셜미디어 공개는 출원, 우선권 및 EU 유예기간과 조율되어야 한다. 현대화된 규정은 디지털 주제도 더 명시적으로 포섭한다. 그 정의는 움직임, 전환, 애니메이션 및 비물리적 제품을 포함하고, 권리 조항은 보호 디자인을 제조하는 데 사용되는 디지털 매체 또는 소프트웨어의 생성 및 공유를 다룬다. Regulation 2026/715, arts. 4, 20(2)(d).

 

마지막으로, 권리행사 분석은 올바른 관찰자와 선행 디자인의 올바른 법적 역할을 특정해야 한다. 통상의 디자이너로서 의견을 제시하는 미국 유효성 전문가는 주된 구매자의 관점에서 침해 문제에 답하지 않는다. EU의 정보에 밝은 사용자 증거는 그 어느 쪽의 대체물도 아니다. 구성부품 사건에서 EU 변호인은 침해 절차에 투자하기 전에 제22조를 분석해야 하고, 미국 변호인은 유효성, 통상의 관찰자에 의한 침해 및 § 289의 제조물을 별도로 평가해야 한다.

 

X.                언어의 수렴, 구조의 불일치

LKQ는 미국 디자인 특허법의 중대한 변화이다. 그것은 경직적인 “기본적으로 동일한” 관문을 제거하고 Graham/KSR 틀을 회복했으며, Rosen–Durling이 배제했을 수 있는 합리적 조합을 도전자가 입증할 수 있도록 했다. 그러나 그 결정은 실제 주된 참조문헌, 유사 선행기술의 한계, 통상의 디자이너, 전체 디자인 분석, 사후적 고찰이 아닌 증거 요건 및 객관적 징표를 유지한다.

 

EU의 개별적 성격은 다른 질문을 던진다. 정보에 밝은 사용자는 다툼이 있는 디자인을 각 선행 디자인과 개별적으로 비교하고, 디자이너의 자유도는 요구되는 시각적 거리를 조정한다. 그 판단은 창작성 문턱을 추가하지 않고 상업적 성공이나 상징적 지위를 고려하지 않는다. 범위에서는 정보에 밝은 사용자가 다시 등장하고, 표현과 디자이너의 자유도가 권리의 도달범위를 정의한다. 적격 수리 부품의 경우 제22조가 집행을 전면적으로 막을 수 있다.

 

따라서 두 제도는 법적 구조를 공유하지 않으면서 시각적 인상이라는 어휘를 공유한다. 통상의 디자이너, 통상의 관찰자, 정보에 밝은 사용자를 하나의 대서양 양안 공통 시선으로 합쳐서는 안 된다. LKQ는 미국의 자명성 판단을 더 유연하게 만들었다. 그것은 미국 디자인 특허법을 유럽식으로 만든 것이 아니다.

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저자 소개

Brandon R. Theiss

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브랜든은 기술 분야에 특화된 특허 변호사로, 특허 출원, 특허 등록 후 절차, 라이선싱 및 특허 수익화 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 산업 제어 및 자동화 시스템 개발 분야에서 10년간 쌓아온 업계 경력을 바탕으로 의료기기, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, 소프트웨어, 자동차 시스템 등 다양한 기술 분야의 고객에게 자문을 제공합니다. 브랜든은 1억 5천만 달러 이상의 수익을 창출한 특허 라이선싱 캠페인을 성공적으로 이끌었으며, 미국 특허법 35 USC § 101에 따른 특허 적격성 분야의 권위자로 인정받고 있습니다. 또한 빌라노바 로스쿨 겸임 교수이자, 『FDA 및 의료기기 기술을 위한 지적재산권 전략』 의 공동 저자이기도 합니다.

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