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Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

美国与欧洲部分司法管辖区的等同原则

作家相片: Brandon Theiss
Brandon Theiss
9月21日
讀畢需時 21 分鐘

内容提要:在美国、英国、德国及统一专利法院(UPC),专利保护可能超出权利要求的通常含义,但适用的判断标准及限制因审理法院而异。本文围绕三个问题展开比较:被诉变型在技术上是否等同,专利权人在撰写或申请审查过程中的选择是否使其在法律上无法获得该范围的保护,以及扩大保护范围是否会削弱公示功能或覆盖现有技术。美国法通过针对各项权利要求限定的具体证明,以及审查历史禁止反悔、披露捐献和禁止覆盖现有技术等独立规则处理这些问题。本文考察的欧洲法院则通过权利要求解释、严格遵守字面要求、以权利要求为导向的等价性,以及UPC正在发展的公平保护与法律确定性审查,处理类似问题。相互关联的培美曲塞判决说明,即使技术替换相似,也必须根据权利要求、审查档案和案件所处的程序阶段进行不同的法律分析。对于专利撰写、申请审查和自由实施分析而言,核心启示是:仅凭技术上的可互换性无法确定保护范围;律师必须将争议替换与专利档案及审理法院适用的规则相联系。

引言

竞争者可能改变药物制剂所使用的盐型,将一体式盖体替换为由两个部件组成的组件,或者使产品在略微超出权利要求数值范围的条件下运行。这些改变都可能不落入专利权利要求的通常含义。至于是否因此避开侵权,还需要进一步考察等同问题;对于不同司法管辖区的对应专利,这一考察可能得出不同结论。

美国法及本文考察的欧洲法院均承认,有效的专利保护有时应涵盖不属于权利要求通常含义的实施方式。同时,它们也保障公众依赖申请人实际要求保护内容的利益。疑难案件往往出现在这两种利益的交汇处:替代方案发挥相同的技术作用,但申请人选择了较窄的措辞、放弃了相关权利要求,或披露了该替代方案却未将其写入权利要求。美国近期判决表明,在法院进入技术等同性判断之前,审查过程和披露内容就很可能决定此类争议的结果。欧洲判决则通过不同的法理结构,审视其中许多相同问题。

本文的比较聚焦于美国、英国、德国及统一专利法院。英国与德国展示了已经形成的国内法路径,而UPC为其管辖范围内的专利提供了独立的司法审理平台。确定由哪个法院审理,是不可或缺的第一步。欧洲专利并不对应一个普遍适用的司法等同判断标准。本文使用“等同”作为比较性概念,并不意味着这些法院适用同一套跨国法理。“变型”是指被诉方案中偏离权利要求通常含义的技术特征。

在所考察的司法管辖区,等同争议取决于三项不应混为一谈的审查:在争议权利要求特征的层面上,被诉变型在技术上是否等同;专利权人在撰写、披露或申请审查过程中的选择是否使其在法律上无法获得该范围的保护;以及扩大保护范围是否会损害合理的公示功能或覆盖现有技术。各法院对这些审查使用的法理名称及赋予的权重有所不同。将三者区分开来,有助于解释为何关于技术可互换性的有力证据,在一个争议中可以确立侵权,却在另一个争议中无法获得保护。

美国的分析框架与具体证明要求

美国现代等同原则以Graver Tank、Warner-Jenkinson及Festo为基础。在Graver Tank中,最高法院承认,即使某项替换不落入权利要求的字面范围,只要差异非实质性,仍可能构成侵权。等同性取决于专利、现有技术及具体情形,包括本领域技术人员是否会理解所要求保护的特征与替换特征之间的可互换性。 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608–09 (1950).

Warner-Jenkinson明确要求在各项权利要求限定的层面进行判断。仅有产品整体上的相似性并不充分。根据全要素规则(all-elements rule),每一项限定都必须以字面方式或等同方式得到满足,不能通过等同原则实际上消除某一项限定。“功能、方式、结果”是一种分析框架,“非实质性差异”则是另一种。何种表述适当,取决于技术及具体事实。等同性以侵权时为判断时点,因此后来开发的替代手段也可能与分析有关。 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29, 37, 39–40 (1997).

这些原则将等同分析与“被诉产品体现了专利的总体构思”这一主张区分开来。例如,专利中的传感器系统与被诉产品可能都能检测不安全姿势,但获取和处理相关测量数据的方式却存在实质差异。有说服力的等同主张必须识别具体的替换,并解释在该权利要求的语境中,其技术差异为何是非实质性的。

美国专利法第112条(f)款将一项独立的法定等同性审查纳入字面侵权判断。被诉结构必须执行权利要求所限定的完全相同的功能,并且与说明书披露的对应结构相同或等同。一般等同原则则是在权利要求解释之后进行的、独立的非字面侵权审查。 35 U.S.C. § 112(f); Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 27–28; Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1266–67 (Fed. Cir. 1999).

联邦巡回上诉法院近期判决严格落实了这一证据要求。在2023年的VLSI判决中,由于专利权人的证据未能充分建立权利要求所述构造与被诉构造之间的联系,法院撤销了基于等同原则作出的侵权认定。所要求的具体证言和关联论证,不能以笼统的相似性主张代替。 VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., 87 F.4th 1332, 1342–45 (Fed. Cir. 2023).

NexStep进一步强调了这一点。该案中,证据未能充分识别并说明与“单次操作”限定相对应的被诉等同特征,法院因此维持了推翻陪审团等同侵权裁决的依法判决(judgment as a matter of law)。 NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, 119 F.4th 1355, 1370–71, 1373 (Fed. Cir. 2024). 多数意见拒绝仅因技术容易理解,就一概放宽证明要求。证据必须提供实际的比较内容,而不能只是重复“功能、方式、结果”的表述。 NexStep, No. 2022-1815, slip op. at 35–38.

反向的限制同样重要。法院不能仅将权利要求特征与被诉特征归为相反的类别,就结束等同性判断。在Edgewell中,联邦巡回上诉法院否定了将单部件结构与多部件结构作二元对立处理的做法。问题在于,证据是否足以使合理的陪审团认定相关技术差异为非实质性差异。要素虚化(vitiation)描述的是某项具体等同主张在法律上的不充分性;它并不意味着每一处字面差异都会自动构成抗辩。 Edgewell Pers. Care Brands, LLC v. Munchkin, Inc., 998 F.3d 917, 923–25 (Fed. Cir. 2021).

因此,权利要求解释必须先于等同分析。在另一起2026年的VLSI上诉案中,联邦巡回上诉法院撤销了针对部分装置权利要求、否定等同主张的简易判决。地区法院依据审查历史中的权利范围放弃(prosecution disclaimer),引入了操作顺序限制,但审查过程中的陈述并未明确无误地将该限制施加于这些权利要求。该判决使等同主张得以在后续程序中继续审理,并未确立侵权。它还说明,必须区分影响权利要求含义的审查历史权利范围放弃,与可能排除原本可成立的等同主张的审查历史禁止反悔(prosecution history estoppel)。 VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., No. 2024-1772, slip op. at 9–12 (Fed. Cir. Apr. 14, 2026).

审查过程与披露及现有技术如何限制美国的等同保护

技术等同性并不能克服取得专利过程中产生的所有法律后果。根据Festo,因与可专利性有关的理由作出的缩小范围修改,会推定申请人放弃了原限定与修改后限定之间的范围。对于争议等同特征,专利权人可以通过证明其不可预见、其与修改理由仅有边缘性关联,或存在其他导致无法合理描述该替代手段的原因,来推翻该推定。 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002). 要适用边缘性关联(tangentiality)例外,修改的客观理由必须能够从审查档案中识别。 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1369–70 (Fed. Cir. 2003) (en banc).

2026年的Actelion判决展示了缩小范围修改如何排除所主张的等同特征。审查员将可专利性与较高阈值下的预料不到的结果相联系后,申请人将批量配制溶液(bulk solution)的pH限定从大于12缩小为13或更高。法院否定了该修改与较低pH等同方案仅具有边缘性关联的论点。主张化学性能相似,并不能改变缩小范围的客观理由。 Actelion Pharms. Ltd. v. Mylan Pharms. Inc., No. 2024-1641, slip op. at 15–17 (Fed. Cir. May 13, 2026). 律师应考察该替代方案是否重新引入了此前为确立可专利性而排除的内容。

即使没有修改诉讼中主张的权利要求,也可能产生禁止反悔。在Amgen v. Coherus中,审查过程中的论述明确无误地放弃了未要求保护的盐组合。因此,对用于区别现有技术的陈述,应当给予与权利要求修改标记同等程度的关注。 Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–61 (Fed. Cir. 2019).

Colibri表明,当被删除的权利要求与保留的权利要求密切相关,且专利权人自身的等同主张为两者提供实质性联系时,删除另一项权利要求也可能产生禁止反悔。申请人在收到不符合书面描述要求的驳回意见后,删除了一项涉及回撤动作的权利要求,同时保留了一项涉及推动动作的权利要求。鉴于这些权利要求与所主张等同特征之间的关系,联邦巡回上诉法院认定该等同主张受到排除。因此,诉讼中主张的权利要求即使未发生变化,也不一定能够避开基于修改的禁止反悔。 Colibri Heart Valve LLC v. Medtronic CoreValve, LLC, 143 F.4th 1367, 1379, 1381 (Fed. Cir. 2025).

披露内容还会产生另一项独立限制。根据披露捐献规则(disclosure-dedication doctrine),对于专利已经充分识别、却未纳入权利要求的替代方案,申请人可能无法再通过等同原则将其收回保护范围。 Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002) (en banc). 在Eagle Pharmaceuticals中,说明书将乙醇披露为权利要求所述丙二醇的替代物,法院因而适用了该规则。该替代物不必出现在一个除该替换之外、其他所有方面均与所要求保护的实施例相同的实施例中。 Eagle Pharms. Inc. v. Slayback Pharma LLC, 958 F.3d 1171, 1175–77 (Fed. Cir. 2020).

Actelion在禁止反悔之外,独立适用了披露捐献规则。说明书披露了更宽且相互重叠的pH范围,其中包括未要求保护的较低数值。法院否定了捐献必须以相互排斥的替代方案为前提的观点。范围重叠并不妨碍本领域技术人员识别已披露但不属于授权权利要求的内容。禁止反悔与捐献各自独立地否定了等同主张;仅克服其中一项障碍,并不足以使该主张成立。 Actelion, No. 2024-1641, slip op. at 17–18.

最后,等同原则不能覆盖现有技术。假想权利要求分析方法源自Wilson Sporting Goods。 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677, 683–85 (Fed. Cir. 1990). Jang v. Boston Scientific说明,即使陪审团已认定等同,这项独立限制仍然重要。在假想权利要求分析中,专利权人必须证明,一项适当拟定且范围足以覆盖被诉实施方式的权利要求,相对于现有技术仍具有可专利性;法院无须代替专利权人拟定该项权利要求。 Jang v. Bos. Sci. Corp., 872 F.3d 1275, 1285–90 (Fed. Cir. 2017).

这些规则回答的是不同问题。禁止反悔涉及审查过程中的放弃;披露捐献涉及已可识别却未要求保护的替代方案;禁止覆盖现有技术(ensnarement)涉及公众实施现有技术的权利。严谨的分析应分别处理各项问题,而不能将技术相似性作为最终判断。

欧洲的分析框架与审理法院的重要性

《欧洲专利公约》(EPC)第69条规定,保护范围以权利要求为准,并通过说明书和附图解释权利要求。其解释议定书既否定严格的字面主义,也否定将权利要求仅仅视为探寻专利权人全部设想之指引的做法。议定书第2条明确要求考虑等同要素。 Convention on the Grant of European Patents art. 69, Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199, as revised Nov. 29, 2000 [hereinafter EPC]. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2, Oct. 5, 1973, as revised Nov. 29, 2000.

这一共同基础并未提供详细、统一的侵权判断公式。欧洲专利局(EPO)的审查与异议职能必须与侵权审判相区分。EPC第64条第3款将侵权问题交由国内法处理,而《统一专利法院协定》则确定UPC对其管辖范围内专利的审判权限及适用的法律渊源。该协定还在过渡期内保留了特定情况下诉诸国内法院的选择。 EPC art. 64(3). Agreement on a Unified Patent Court arts. 3, 24, 32, 83, Feb. 19, 2013, 2013 O.J. (C 175) 1.

因此,对于多国专利族,在适用等同判断标准之前,应先确定具体专利、授权权利要求、地域以及审理法院。一国诉讼中被接受的论点可能对其他地区有所启发,但其意义取决于另一法院的分析路径及其面前的案卷材料。共同的术语可能掩盖不同制度在以下方面的差异:假定本领域技术人员知道什么,以及法院赋予申请人选择多大权重。

Actavis之后的英国路径

Actavis v. Eli Lilly将通常解释与非实质性变型侵权区分开来。其三个问题分别涉及:是否以实质相同的方式取得实质相同的结果;对于已获知相关信息的本领域技术人员而言,该变型以实质相同的方式实现该结果是否显而易见;以及严格遵守权利要求的字面要求是否至关重要。三个问题的答案必须依次为“是”“是”“否”。 Actavis UK Ltd. v. Eli Lilly & Co., [2017] UKSC 48, [54]–[56], [66] (appeal taken from Eng.).

Icescape将这一方法适用于可折叠溜冰场系统。并联连接与权利要求所述串联连接发挥等同作用,删除另一项权利要求也未明确无疑地放弃对该方案的保护。但该专利仍属无效,因为优先权的丧失使其受到Ice-World在相关中间期间发生的在先使用的影响。 Icescape Ltd. v. Ice-World International BV, [2018] EWCA Civ 2219, [3]–[4], [43]–[44], [70]–[80], [90] (Eng.).

将其与Colibri比较具有启发意义,但不意味着两国法院对相同事实作出了不同裁判。两案都需要关注被删除的权利要求,但其处理取决于不同的审查档案和法律规则。因此,实务人员在将一地的评估结论用于另一司法管辖区之前,应先查明删除行为的实质内容。

审查历史的作用有限。Icescape适用了Actavis确立的例外使用路径:审查档案可以明确无疑地消除真正存在的不确定性,或者表明不考虑该档案将有损公共利益。将查阅审查往来文件作为常规做法并不适当。 Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [77]–[80].

德国法中替代手段与权利要求的关系

德国的等同分析考察:改变后的手段是否实现相关的相同效果;本领域技术人员能否运用专业知识推知该手段,即其是否具有可推知性;以及该推理是否仍充分以权利要求的技术教导为导向,从而能够将替代手段视为等价。第三项要求限制了仅以共同技术目标为依据的分析。数值限定并非一概排除等同适用,但分析必须保留所规定边界的技术意义。整体性能等同本身不能回答这一问题。 Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice], Mar. 12, 2002, X ZR 168/00, 150 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 149, 154–59 (Ger.) (Schneidmesser I) (German-language decision reproduced in WIPO Lex).

德国的Formstein抗辩提供了另一项限制:等同保护不能覆盖相对于现有技术不具备可专利性的被诉实施方式。尽管程序背景不同,这一抗辩仍可与美国的禁止覆盖现有技术规则作有益比较。 BGH, Apr. 29, 1986, X ZR 28/85, 98 BGHZ 12 (Ger.) (Formstein) (German-language headnote reproduced in WIPO Lex).

对于评估某项替换的律师,德国路径要求关注本领域技术人员如何从权利要求的技术教导出发得到替代方案。证明替代物实现相同总体功能的技术证据,可能仍未回答这一部分问题。因此,说明书应解释各实施例之间的相关关系,而不应仅罗列可互换的部件。

以培美曲塞诉讼开展基于共同技术问题的跨大西洋比较

培美曲塞诉讼提供了比较技术等同性、申请人选择和公示功能的具体实例。这些争议涉及对结合维生素补充而给予培美曲塞的相关保护。该比较围绕共同的发明及替换问题展开,因而具有一定的可控比较基础;但它并不假定各案的权利要求形式、被诉产品、审查档案或程序结果完全相同。

在美国,第7,772,209号专利的代表性权利要求12要求在规定的维生素补充之后给予培美曲塞二钠。Hospira和Dr. Reddy’s拟采用培美曲塞二氨丁三醇盐(pemetrexed ditromethamine)。 Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1325, 1327 (Fed. Cir. 2019). 说明书提及了一项描述更广泛抗叶酸药物属概念的专利,但并未充分识别争议的二氨丁三醇盐治疗方案,因此不足以构成捐献。 Hospira, 933 F.3d at 1334–35. 母申请中从抗叶酸药物修改为培美曲塞二钠,是为了区别甲氨蝶呤现有技术。联邦巡回上诉法院认为,盐型差异与该修改理由仅有边缘性关联。 Id. at 1331–34. 法院基于通过水溶液静脉给药递送相同活性阴离子这一点,维持了等同认定。 Id. at 1335–36. 法院维持了针对两被告的等同侵权判决,同时撤销了针对Hospira的字面侵权裁定。 Id. at 1336.

英国与德国诉讼涉及第1 313 508号欧洲专利的权利要求1。该权利要求为瑞士型权利要求,涉及培美曲塞二钠在制造与维生素B12或指定衍生物联用的抑制肿瘤治疗药物中的用途。 BGH, June 14, 2016, X ZR 29/15, 211 BGHZ 1, ¶ 1 (Ger.) (Pemetrexed I) (German-language decision reproduced in WIPO Lex). 在欧洲审查过程中,申请人先因充分公开和清楚性方面的异议,将抗叶酸药物缩小为培美曲塞;其后又因新增事项异议,进一步缩小为二钠盐。这一修改过程并未排除对英国案件中变型的保护。 Actavis, [2017] UKSC 48, [76]–[80], [89].

Actavis涉及培美曲塞二酸、二氨丁三醇盐及二钾盐。各方案均结合维生素B12递送培美曲塞阴离子,而二钠盐形式并非必要。这些变型虽不属于权利要求的通常解释范围,仍构成侵权。 Actavis, [2017] UKSC 48, [8], [58], [68]–[75], [89], [113].

在德国,Pemetrexed I涉及二钾盐。说明书在更广泛的抗叶酸药物披露中,将二钠盐列为具体实施例。德国联邦最高法院(BGH)区分了两种情形:从数个明确披露的替代方案中选择其一,与在一个属概念中要求保护一个种概念。后一种情形并不必然意味着已经披露并排除该属中的所有其他成员。法院还区分了为避开现有技术而缩小范围,与为满足形式上的披露要求而作出修改。审查过程中的陈述可以支持对本领域技术人员理解的判断,但不一定单独决定该理解。由于相同效果和可推知性仍需进行事实审查,法院撤销原判并发回重审,而未最终判定等同侵权。 Pemetrexed I, ¶¶ 3, 39–40, 55–72, 89–91.

判断时点也需要谨慎区分。美国的技术等同性以侵权时为准,而作为反驳基于修改的禁止反悔推定之理由的不可预见性,则以修改时为准。 Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 37. Festo, 344 F.3d at 1369–70. Hospira依赖的是边缘性关联例外,因此实际适用的例外并非不可预见性。 Hospira, 933 F.3d at 1330–31. 在Actavis第二个问题下,假定优先权日的本领域技术人员已被告知,该变型能够取得实质相同的结果。因此,后来开发这一事实本身并不终结审查。 Actavis, [2017] UKSC 48, [62]–[66]. 杜塞尔多夫高等地区法院近期判例以本领域技术人员在优先权日的知识判断可推知性;这一命题不应被转化为对所有后来开发实施方式的一概排除。 Oberlandesgericht Düsseldorf [OLG] [Higher Regional Court], Sept. 12, 2025, 2 U 60/25, ¶¶ 120, 132, 135 (Ger.).

这些案件说明,不能仅凭化学特性决定保护范围。美国分析需要单独处理修改所引发的放弃推定。欧洲案卷则要求关注:在由较宽技术披露支持的权利要求中,明确写入二钠盐究竟有何意义。程序结果的差异同样重要:上诉法院发回重审,并不确立与维持侵权判决相同的法律命题。进行比较时,有价值的问题是,当地案卷中的哪一项因素将技术可互换性与法律上可获得的保护联系起来。

统一专利法院的等同分析

UPC判决展示了依据EPC第69条及其解释议定书逐步发展的分析路径。在Plant-e中,海牙地方分庭采用了四项必须累计满足的审查要求:技术等同性、对专利权人的公平保护、为第三方提供合理的法律确定性,以及被诉实施方式能否经受相关现有技术的检验。公平保护审查包括本领域技术人员在侵权时是否会认识到替代手段的适用性。尽管被诉构造将植物根部与阳极室分开,法院仍认定构成等同。 Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, ¶¶ 86–88, 97–101 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Nov. 22, 2024).

2026年的两项判决也适用了相同框架,但得出了不同于Plant-e的结果。在AIM Sport中,赫尔辛基地方分庭指出,双方共同依赖Plant-e路径,并强调其条件必须全部满足。由于被诉方法未执行争议特征的技术功能,法院否定了等同性。 AIM Sport Development AG v. TGI Sport Suomi Oy, UPC_CFI_214/2023 & UPC_CFI_403/2025, ¶¶ 170–82 (Unified Pat. Ct., Helsinki Loc. Div. Apr. 29, 2026).

在Wonderland中,杜塞尔多夫地方分庭同样要求对替换后的技术特征作出具体解释。仅证明两种婴儿车机构都能实现稳定连接并不充分。专利权人也未能证明,本领域技术人员会显而易见地想到这种大幅度重新布置,或者该布置与第三方的法律确定性相容。法院否定了等同侵权。 Wonderland Nurserygoods Co. v. Cybex GmbH, UPC_CFI_807/2024 & UPC_CFI_334/2025, ¶¶ 238–40, 251–55, 263–71 (Unified Pat. Ct., Düsseldorf Loc. Div. May 27, 2026).

这些判决的地位十分重要。Wonderland记载,截至2026年5月27日,UPC上诉法院尚未阐明判断标准,并指出就当事人提交的主张和材料而言,适用不同标准也不会改变结果。 Id. ¶¶ 236, 240. 在截至2026年9月16日审阅的公开裁判中,尚未发现UPC上诉法院作出采纳统一等同侵权判断标准的判决。本文讨论的框架仍是在一审层面形成的框架。

相关UPC判例也有助于理解审查过程与披露内容如何影响权利要求范围,但并未建立一般性的等同禁止反悔或披露捐献规则。在Belkin中,上诉法院承认,申请人在审查过程中的陈述可能反映本领域技术人员在申请时的理解。法院考虑了修改和解释,但否定了被告主张的较窄解释。 Belkin GmbH v. Koninklijke Philips N.V., UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025 & UPC_CoA_683/2024, ¶¶ 67–70 (UPC Ct. App. Oct. 3, 2025).

考察披露内容也必须注意语境。在Washtower中,权利要求明确要求L形金属条,而被诉固定条采用塑料。地方分庭在临时措施阶段适用Plant-e框架,认为等同侵权成立的可能性大于不成立的可能性。在审查第三方的合理法律确定性时,法院认为,说明书另行将塑料列为盖板的替代材料,并不能说明固定构件本身为何必须仍为金属。这一论证并未创设UPC一概适用的披露捐献规则。 Washtower IP B.V. v. Industriebeteiligungs- und Beratungs-GmbH, UPC_CFI_479/2025, ¶¶ 8.1.21–8.1.32 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Sept. 11, 2025).

在跨大西洋比较中,针对具体技术特征的分析尤其具有启发性。在AIM Sport和Wonderland中,总体上相似的商业效果并不足以确立技术等同性。这一重点与2023年VLSI判决及NexStep形成实务上的联系:主张侵权的一方必须解释争议替换,而不能依赖对被诉产品整体用途的描述。不过,各法院对法理的具体表述仍有区别。


比较矩阵

截至2026年9月16日的部分主要区别。应结合正文中的限定说明及完整引注阅读。

问题

美国

英国

德国

UPC

基本实体审查

逐项考察权利要求限定;非实质性差异或功能、方式、结果。 Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29, 39–40.

关于非实质性变型的三个问题。 Actavis, [2017] UKSC 48, [66].

相同效果、可推知性以及以权利要求为导向的等价性。 Schneidmesser I, 150 BGHZ at 154–59.

等同性、公平保护、法律确定性及现有技术四项要求必须累计满足。 Plant-e, ¶¶ 86–88.

判断时点

等同性以侵权时为准。 Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 37. 不可预见性以修改时为准。 Festo, 344 F.3d at 1369–70.

假定优先权日的读者知道变型能实现相关结果;后来开发的变型仍可纳入考察。 Actavis, [2017] UKSC 48, [62]–[66].

杜塞尔多夫高等地区法院近期判例以本领域技术人员在优先权日的知识判断可推知性。 OLG Düsseldorf, 2 U 60/25, ¶¶ 120, 132.

公平保护审查涉及侵权时的情况。 Plant-e, ¶ 88.

审查档案

权利范围放弃影响权利要求含义。 VLSI, No. 2024-1772, slip op. at 9–12. 禁止反悔可能排除等同保护。 Festo, 535 U.S. at 736–41.

为消除不确定性或保护公共利益而例外使用。 Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [77]–[80].

缩小范围的意义取决于其理由及权利要求的技术教导。 Pemetrexed I, ¶¶ 64–72.

陈述可用于理解权利要求;须与等同禁止反悔相区分。 Belkin, ¶¶ 67–70.

已披露但未要求保护

充分识别的替代方案可能被视为捐献给公众。 Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.

这些判例未确立一概适用的美式捐献规则;披露内容影响通常解释及严格遵守字面要求的判断。 Actavis, [2017] UKSC 48, [66], [70]–[74].

明确披露的替代方案不同于未逐一列举的属内成员。 Pemetrexed I, ¶¶ 55–63.

权利要求及说明书影响法律确定性判断;这些案件并未产生一概适用的捐献规则。 Washtower, ¶¶ 8.1.26–8.1.31.

与现有技术的关系

禁止覆盖现有技术;对照现有技术检验假想权利要求。 Wilson Sporting Goods, 904 F.2d at 683–85.

这些判例未另设假想权利要求或Formstein审查步骤。Icescape另行处理了优先权及其丧失后因中间期间在先使用而导致的无效问题。 Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [3]–[4], [43]–[44], [90].

针对不具可专利性的等同实施方式提出Formstein抗辩。 Formstein, 98 BGHZ 12.

Plant-e的第四项条件要求对照现有技术检验被诉实施方式。 Plant-e, ¶¶ 88, 101.

判例体系现状

最高法院和联邦巡回上诉法院已形成稳定框架。

Actavis之后已形成稳定的国内法路径。

已形成稳定的国内法路径。

一审框架仍在发展;上诉审层面的情况见正文限定说明。


这一比较揭示了仅按保护强弱排序所无法呈现的法理结构差异。美国法通常在针对各项权利要求限定的技术审查之外,将审查历史禁止反悔、披露捐献与禁止覆盖现有技术作为彼此独立的限制。英国、德国及UPC则将类似的公示功能考量分布于通常解释、严格遵守字面要求或以权利要求为导向的等价性问题、独立的现有技术抗辩,以及公平保护或法律确定性审查之中。因此,各法院在分析的不同阶段处理相互关联的政策问题。

将比较结果用于专利撰写与规避设计决策

先看机械领域的替换。专利要求保护一体式盖体,而被诉产品采用两个相互配合的部件。在美国,Edgewell意味着不能仅凭“一”与“二”的文字区别就自动解决问题,但NexStep要求具体解释被诉替代方案及其运行方式。英国分析围绕Actavis的三个问题展开。在德国,所提出的替代手段必须仍与权利要求的技术教导相联系。在UPC,正在发展的一审框架还要求公平保护、法律确定性以及满足有关现有技术的条件。同一份工程报告可能有助于各项审查,但它需要回答不同的法律问题。

数值替换带来另一组风险。假设竞争者在低于授权权利要求阈值的条件下运行,而该阈值是申请人为区别现有技术所引入的。美国律师在委托开展广泛的性能比较之前,应如Actelion所示,先审查修改的客观理由,并另行核实说明书是否识别了未要求保护的范围。适用英国、德国或UPC相关框架的律师,则应根据该法院的权利要求解释及等同路径,评估该阈值传达了何种含义。仅称数值差异很小,几乎不能说明申请人是否已经赋予该边界法律上的意义。

化学替换可能同时引发上述所有问题。培美曲塞诉讼表明,准确识别改变了什么,以及专利为何选择权利要求所记载的化合物,具有重要价值。争议差异可能涉及附带性的盐型、具有药理学意义的性质,或在审查过程中被排除的主题。等同法律意见应将化学特性与这些具体问题联系起来,而不能假定具有共同活性部分就足以确立侵权。

在撰写阶段,首要目标仍是形成有说明书支持、能够直接覆盖具有商业意义实施方式的权利要求措辞。概括性权利要求、有披露依据的替代方案,以及较窄的从属权利要求,可以降低对日后等同诉讼的依赖。说明书应解释替代方案为何能够实现相关技术效果,并识别可能产生重要影响的差异。在美国,明确识别替代方案却不将其纳入权利要求,也可能产生披露捐献风险。撰写应支持具有实质意义的保护广度,而不能假定每个已披露的替代方案日后都能通过等同原则收回。 Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.

随着申请审查程序推进,应将披露决策与权利要求布局一并审视。为支持未来修改而写入的替代方案,可能在最初权利要求被缩小后变得具有商业重要性。律师应考虑,在适用的披露要求和程序限制内,能否通过增加权利要求、美国继续申请或可用的分案申请,寻求对该主题的保护。不应假定等同原则能够收回缩小后的权利要求所遗漏的一切内容。

审查过程中的解释应准确说明每项修改的理由,并避免对发明整体作不必要的陈述。为某一项权利要求提出的立场,不应轻率地将每一项独立权利要求都描述为具有相同限制。被删除的权利要求也应纳入审查。仅查看授权权利要求的清洁文本,无法发现Colibri中具有决定性的争议。

结论

在自由实施分析中,应遵循本文提出的三项审查:识别技术特征层面的具体替换;判断撰写、披露或申请审查过程是否使所主张的保护范围在法律上无法获得;并将由此得出的范围置于公示功能及现有技术限制之下检验。对应专利的措辞和审查档案可能不同,因此应分别分析。最终评估应说明哪些技术事实和审查事件支持结论,以及哪些产品改变会要求重新评估该结论。

因此,等同原则的实践重要性始于诉讼之前。申请人可以通过有充分依据的撰写及审慎的申请审查应对,保留有用的选择。竞争者可以通过检查权利要求措辞背后的档案,作出更可靠的设计决策。在本文考察的各司法管辖区,法律专业人员的核心任务,是同时解释替代手段为何具有技术意义,以及专利的撰写内容和审查历史赋予这种技术意义何种法律效果。

 
 
作者简介

Brandon R. Theiss

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图像尺寸调整项目 - 2026年7月22日

Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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