USPTO最终审查意见后的实务与CNIPA复审面向美国和中国专利实务工作者的比较指南
内容摘要
本文比较美国专利商标局（USPTO）最终审查意见后的实务与中国国家知识产权局（CNIPA）的复审程序，借助两国专利实务工作者各自熟悉的程序，帮助其理解对方的制度。美国的最终审查意见通知书限制后续审查程序，但仍保留修改、继续审查和上诉等不同途径；中国的驳回决定则使不服该决定的申请人转向复审，将对驳回的审查与有限的纠正性修改机会结合起来。本文讨论修改和证据提交的限制、美国的上诉理由书提交前复核与中国的前置审查、新的驳回理由的应对，以及行政救济和司法审查的期限。同时，本文说明USPTO的2026财年会晤政策及其对最终审查意见后会晤的影响，并比较美国的后续申请与中国的分案实践。本文以被质疑的决定、程序允许形成的审查记录以及程序能够提供的救济为比较主线。代理人应先判断客户需要的是纠正现有驳回、审查修改后的权利要求或证据，还是保留取得其他权利要求保护范围的机会，再选择当地可用的程序并安排其先后顺序。
引言
某客户就相对应的美国和中国专利申请收到了不利的审查决定。权利要求仍具有商业价值，说明书也记载了一项可用作后备方案的限定特征。客户在两个法域提出了同样的问题：能否修改权利要求、与审查员沟通，并继续推进申请？答案取决于已经作出的是何种决定，以及哪些程序仍可利用。
美国专利商标局（USPTO）的最终审查意见通知书（final Office action，以下简称“最终通知”）限制审查员面前的后续审查程序，同时保留规定范围内的修改、继续审查和上诉途径。中国国家知识产权局（CNIPA）的驳回决定结束普通审查阶段，不服该决定的申请人需要转向复审。中国的复审既审查驳回是否正确，也允许特定的纠正性修改。正因为两种功能结合在同一程序中，单独以美国的上诉或继续审查请求（RCE）作类比，都不足以完整说明中国的复审(35 U.S.C. §§ 132(b), 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.113–1.116; Patent Law of the People’s Republic of China arts. 38, 41 (amended 2020); Implementing Regulations of the Patent Law rr. 65–67 (revised 2023))。
有效比较的基本单位，是被质疑的决定、程序允许形成的审查记录，以及程序能够提供的救济。跨境办案的代理人应先判断客户需要的是纠正现有驳回、审查修改后的权利要求或证据，还是保留取得其他权利要求保护范围的机会，再选择当地可用的程序。这样既能说明有助于理解外国实务的相似之处，也能揭示为何不能将程序名称直接对应。
本文依据截至2026年9月23日的法律和指引，讨论美国普通发明专利申请（utility applications）与中国的发明专利申请。比较是双向的：熟悉的美国程序有助于解释中国实务，而中国复审也为理解美国最终通知后的文件提交、RCE、上诉理由书提交前复核（以下简称“上诉前复核”），以及向专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）提起上诉的不同功能提供了切入点。中国的“复审”（fushen）针对被驳回的申请，不应与美国针对已授权专利的单方再审查（ex parte reexamination）混淆(Chinese Patent Law arts. 41, 45; 35 U.S.C. §§ 302–307)。下文引用的中国审查指南，是经2025年修改、相关修改自2026年1月1日起施行的《专利审查指南》（2023）。整合修改后的文本附于国家知识产权局第84号令。
识别改变程序路径的决定
在美国实务中，“最终”（final）描述的是审查员通知的程序状态，而不是PTAB或法院的裁决。第二次通知通常可以作成最终通知，但出现新的驳回理由时，原则上不得作成最终通知，除非适用例外，例如新的驳回理由是由申请人的修改所引起。认为审查员过早将通知作成最终通知，属于程序问题，应通过申诉（petition）提出；主张权利要求具有可专利性，则是上诉中处理的另一问题。提交申诉本身不会中止答复期限(37 C.F.R. §§ 1.113, 1.181(f); USPTO, Manual of Patent Examining Procedure [hereinafter MPEP] §§ 706.07(a), (c)–(d))。有关新的驳回理由的一般限制的其他例外，见MPEP第706.07(a)节。
中国实务遵循不同的程序顺序。《专利法》第37条提供通过陈述意见或修改来回应审查意见的机会；第38条规定，申请仍不符合相关要求时，可以予以驳回。《专利审查指南》要求在驳回前给予申请人就相关理由答复的机会，但并未普遍要求遵循“一次非最终通知后接一次最终通知”的美国式顺序。因此，审查意见通知书与驳回决定（bohui jueding）需要外国代理人作出不同指示(Chinese Patent Law arts. 37–38; CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.11, 6.1)。
这种术语上的区分会立即产生实务影响。美国代理人收到中国的“rejection”时，应确认它究竟是要求答复的审查意见，还是启动复审请求期限的驳回决定。中国代理人收到美国的“最终驳回”时，应询问审查员实际审查的是哪些权利要求和证据，以及还剩多少答复时间。缺少这些程序信息，任何一个名称都不足以确定下一步应提交什么文件。
在选择应对方案时维持申请
美国的最终通知通常规定三个月的缩短法定期限。一般可以依规则第1.136(a)条延长，但不得超过六个月的法定上限。即使在最终通知后及时提交文件，如果未使申请达到可授权状态，该提交本身也不能防止申请被视为放弃。随后发出的建议性通知（advisory action）通常也不会给予新的答复期限。代理人应管理最终通知的答复期限，同时另行评估审查员是否接纳了拟议修改(35 U.S.C. § 133; 37 C.F.R. §§ 1.134–1.136; MPEP §§ 706.07(f), 714.13)。
两个月内答复的实务规则提供有限的期限计算利益。如果最终通知后的首次答复在最终通知发出后两个月内提交，而建议性通知在原三个月期限届满后才发出，则缩短期限在建议性通知的发文日届满，延期费从该日计算。不过，六个月的最长期限仍从最终通知起算。因此，尽早提交可能减少因专利局处理答复所用时间而产生的延期费，但不会重新产生六个月的审查期限(MPEP § 714.13, including form paragraph 7.39; see also id. § 706.07(f))。
中国启动救济程序的期限不同。申请人应自收到驳回决定之日起三个月内提出复审请求，并缴纳复审费。这一法定期限通常不能像美国的缩短答复期限那样办理延长。现行电子送达规则以文件进入当事人认可的电子系统之日为送达日。对于电子送达的决定，不应自动加上邮寄送达所适用的15日推定期间(Chinese Patent Law art. 41; Implementing Regulations rr. 4–6, 113; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 2.3, 2.5)。国家知识产权局在公开的期限说明中，也区分了复审请求的法定期限和可以延长的指定期限。
恢复权利是另一项救济。《专利法实施细则》第6条规定，因“其他正当理由”错过复审请求期限的申请人，应自该期限届满之日起两个月内请求恢复权利、补办遗漏手续，并满足相关要求。该条对不可抗力另有规定。代理人不应将恢复权利视为常规的额外提交期间，也不应等待之后的通知，误以为届时才开始计算这项特殊的两个月期限(Implementing Regulations r. 6, paras. 1–3)。不可抗力规则有其自身的适用条件和最长期限。
在两个法域中，讨论可能的解决方案与提交维持申请所需的文件，服务于不同目的。给当地代理人的指示应明确当前适用的通知、送达日或发文日、拟作出的实体答复，以及非正式沟通未能解决问题时需要提交的备用文件。
驳回后的修改
美国最终通知后的实务，需要区分提交修改与使修改获准纳入审查（entry）。规则第1.116条允许在最终通知后进行特定修改，包括删除权利要求、满足此前已指出的形式要求，以及使被驳回的权利要求更适于上诉的调整。其他修改则需要充分解释修改的必要性以及未在更早阶段提出的原因。实务中，某项修改即使缩小了权利要求范围且有明确的原始记载支持，如果需要进一步检索或审查，仍可能不被接纳(37 C.F.R. § 1.116(b); MPEP §§ 714.12–714.13)。规则允许的修改类型以及审查员是否接纳修改，应与实体上的可专利性分开考量。
假设一项权利要求涉及在验证凭证后授权执行某项操作的控制器，说明书还记载了在一次使用后使该凭证失效。加入这一限定可能增强可专利性，但审查员可能需要进一步检索才能评估这一组合。申请人能够指出原始记载依据，解决的是新增内容问题，并不因此取得在最终通知后让新组合接受审查的权利。如果这一限定对拟取得的专利至关重要，就应直接评估继续审查的成本，而不是反复提交实质相同的修改，使实际成本变得不清楚。
随着案件推进，美国程序中的证据记录也越来越难以改变。最终通知后提交的宣誓书及其他证据，适用规则第1.116(e)条。对于在上诉通知书提交日之后、上诉理由书提交之前提交的证据，规则第41.33(d)(1)条增加了一项尤其重要的条件：除说明迟延提交的理由外，审查员还必须认定该证据能够克服上诉涉及的全部驳回理由。更晚提交的证据原则上不予接纳，除非适用规定的例外。因此，用于证明预料不到的效果或解释技术区别的声明，应在代理人决定上诉之前就作好安排(37 C.F.R. §§ 1.116(e), 41.33(d); MPEP § 1206, pt. II)。根据规则，在上诉通知书提交当日提交证据，与在该日之后提交，不能等同处理。
一旦提交上诉理由书，修改机会会进一步收窄。规则第41.33(b)条通常将此阶段的修改限制为不影响其他待审权利要求范围的删除，以及将从属权利要求改写为独立形式。提交理由书不能使此前未被接纳的修改转变为实际审理的权利要求文本。实务工作者必须先确认哪些权利要求已被接纳，再说明请求委员会审查的对象(37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33(a)–(b), 41.37(c)(2); MPEP §§ 1204.04, 1206)。
中国复审提供另一种机会，但受两项独立限制约束。《专利法》第33条划定原始公开范围的界限，《实施细则》第66条要求修改仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。因此，申请人可以一方面争议驳回的正确性，另一方面提交有记载支持、针对所指出问题的修改，无须将这两个目标视为相互排斥。遵守相关限制的前提下，可以在提出复审请求时、答复复审通知书时，或者参加口头审理时提交修改(Chinese Patent Law art. 33; Implementing Regulations r. 66; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2; CNIPA, public consultation response (Apr. 17, 2026))。
这一机会并不允许全面重构权利要求。《专利审查指南》通常不允许相对于被驳回权利要求扩大范围、改为缺乏单一性的技术方案、改变权利要求类型或增加权利要求，以及修改驳回决定未涉及的权利要求或说明书内容。对于最后一类修改，指南允许纠正明显文字错误，以及消除与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。这些例外并不免除其他阶段性修改限制，也不免除不得超出原始公开范围的要求(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2, especially item (4))。国家知识产权局2026年4月17日的公开咨询答复列出了这些类型，但同时仍引用了已过时的《实施细则》第61条；现行适用条文是第66条。
就控制器示例而言，美国代理人应要求中国代理人说明，单次使用限定如何克服驳回理由，以及为何在程序上可以引入该限定。处理对应美国申请的中国代理人，则应分别评估修改能否被接纳、证据提交的时机，以及是否需要RCE。在两个制度中，后续证据都可能有助于证明技术事实，但有机会提交证据，并不意味着证据能够替代欠缺的原始公开。
2026财年政策下的会晤
根据USPTO有关会晤的实质性标准，最终通知后仍可安排会晤。MPEP第713.09节通常允许一次会晤，条件是只需极少量的进一步考虑，就有望使申请获准授权，或澄清上诉争点。仅重复既有论点，或者引入需要新的检索或超出极少量重新考虑的限定特征的会晤请求，应予拒绝。如果审查员认为进一步会晤能够加快上诉或案件处理，也可以继续会晤。因此，在开始安排时间之前，拟议会晤的具体目的就十分重要(37 C.F.R. § 1.133; MPEP § 713.09)。
2026财年的变化涉及审查员获计的工作时间。USPTO于2025年10月发布的演示材料，将此前每次会晤分配一小时的方式，与2026财年计划下每件新申请或RCE配给一小时的会晤相关工时（attribute hour）的方式作了对比。额外会晤时间可由主管专利审查员（Supervisory Patent Examiner）批准。2026年5月的《Interview Best Practices》说明，这一小时不仅包括会晤本身，也包括准备和相关工作。这是审查工作时间的分配，既不保证一次会晤持续一小时，也不是只能沟通一次的绝对上限(USPTO, The Role of a Patent Examiner in the IP Community, slide 25 (Oct. 15, 2025); USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 4 (May 2026))。
实务上，这意味着在非最终审查阶段已经进行过会晤的代理人，计划之后的最终通知后会晤时，应考虑额外时间的审批要求。因此，应明确尚未解决的具体问题，并说明沟通为何能够推动案件进展。但不能据此认定第二次会晤一概不可获得；如果现有记录已经足以进行上诉，仅为了再沟通一次而提交RCE，可能与所需成本不相称。
准备工作应考虑可用时间有限。2026年5月的指引建议提前提交聚焦的议程，列明权利要求、相关段落和拟议修改。在控制器示例中，有用的议程会列出单次使用限定、其记载依据，以及希望审查员回应的具体问题。只有当代理人有具体依据相信，无须新的检索、只需极少量进一步考虑即可评估该限定时，这类议程才最有价值；列明拟讨论的修改，并不能突破最终通知后会晤的实质性限制。泛泛请求讨论“可专利性”，远不如具体议程能使审查员相信会晤有望取得进展。提交的议程和修改建议也会成为审查记录的一部分，因此，暂定措辞同样需要像其他审查程序沟通一样谨慎处理(USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 2–4, 7–8 (May 2026); 37 C.F.R. § 1.2; MPEP §§ 713.01, 713.04, 713.09)。《Interview Best Practices》提供的是建议，遵循建议不能替代适用规则。
会晤时间还必须与上诉前复核相协调。提交上诉前复核请求后，直至该请求的决定发出前，不予安排会晤。提交上诉理由书后，除非存在特殊情形，通常也不再进行会晤。同时考虑会晤和上诉前复核的代理人，通常应先争取会晤，但不能因此错过答复期限(MPEP §§ 1204.02–1204.03, 713.05)。
中国的审查员会晤和电话讨论同样有助于澄清、解决问题，但其作用取决于所处程序阶段。驳回决定作出后，申请人应通过复审争议驳回；联系原审查员不能替代提出复审请求。复审本身可以采用书面审理、口头审理，或者二者结合。因此，美国代理人应请求采用适合中国程序的沟通方式，而不应假设USPTO最终通知后的非正式沟通模式或工时政策也适用于中国(CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.12–4.13, 6; pt. IV, ch. 2, § 4.3; Chinese Patent Law art. 41)。
通过RCE获得进一步审查
当美国申请人需要在同一申请中获得进一步审查时，RCE具有实用价值。对于符合适用条件的申请，提交必要材料并缴费后，RCE可在审查程序关闭后提供审查修改、证据或论点的途径。RCE不会启动一件新申请，也不会确立新的申请日。申请人同样无须先证明审查员的驳回有误；只要认为再进行一轮审查值得支付相应费用，即可选择这一途径(35 U.S.C. § 132(b); 37 C.F.R. § 1.114; MPEP § 706.07(h); USPTO, Request for Continued Examination Transmittal, PTO/SB/30, and instructions)。
不过，RCE也有局限。它不保证下一次通知为非最终通知，也不赋予申请人转向独立且不同发明的权利。当代理人希望利用RCE处理由新商业目标驱动的权利要求时，这些限制尤为重要。针对不同权利要求策略，后续申请可能是更合适的工具，而RCE解决的是待审案件的继续审查问题(37 C.F.R. §§ 1.114, 1.145; MPEP §§ 706.07(b), 706.07(h), pt. VI)。
中国没有一种普遍适用、通过提出请求并缴费即可重现上述功能组合的程序。驳回后，可以在复审中提出有记载支持、针对缺陷的修改。这一路径可能导致驳回被撤销，并进入后续处理，但其核心仍是审查和纠正驳回。要求“提交中国版RCE”的指示，掩盖了真正重要的问题：针对的是哪一缺陷、允许作何修改，以及为何不应再维持驳回。
制定当前的美国策略时，还应考虑AFCP 2.0已终止这一事实。该计划下的请求必须在2024年12月14日前或当日提交。其曾经提供的额外审查机制，不应再列入当前可用的选项。通常的规则第1.116条实务仍有意义，但代理人应依据现行规则和审查政策评估其可行性(USPTO, After Final Consideration Pilot Program 2.0—CLOSED)。
利用上诉前复核检验现有驳回
通常所称的“上诉前理由书”（pre-appeal brief），是随上诉理由书提交前复核请求（Pre-Appeal Brief Request for Review）提交的论证文件。这一程序允许申请人在投入费用准备完整的上诉理由书之前，先寻求聚焦的内部复核。它最适合处理驳回中明确的法律或事实缺陷，例如缺乏支持某一必要权利要求限定的依据。对权利要求解释或对比文件公开内容的实质争议，可能需要上诉程序中更充分的论证和审理。复核请求针对的是可上诉的问题，不能替代就通知被作成最终通知提出的程序性申诉(USPTO, New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005); MPEP § 1204.02)。
请求必须与及时提交的上诉通知书一并提出，并先于上诉理由书提交。五页的篇幅上限不包括PTO/AIA/33表格。需要缴纳上诉通知书的费用，但上诉前复核不另收费。代理人不能先提交上诉通知书，再通过延期补交复核请求。若同一天提交最终通知后的修改，即使分成不同文件提交，也会使复核请求不合规。习惯将复审论点与纠正性修改一并提交的中国实务工作者，应特别注意这一限制(MPEP § 1204.02; USPTO, Pre-Appeal Brief Request for Review, PTO/AIA/33 (rev. Nov. 2023))。
聚焦的请求可以围绕一条简短的论证链展开：明确有争议的权利要求措辞，指出审查员的重要认定，引用记录中与该认定矛盾或不能支持该认定的部分，并解释该缺陷为何影响驳回。例如，现有权利要求已经要求凭证使用一次后失效，而所引段落却描述凭证仍可重复使用，代理人即可直接指出这一缺失。用五页篇幅讨论发明的一般优点，反而会模糊争点。不过，仍须回应实际的驳回理由：如果审查员依赖另一文献或另行阐明的组合来补足该特征，仅指出一篇文献中的缺失并不足够。
申请人不参加复核会议。可能的结果包括继续上诉、重新启动审查、依据现有权利要求准予授权，或者因请求不合规而予以程序性驳回。驳回复核请求本身，并不导致一项其他方面均有效的上诉也被驳回。代理人必须守住上诉理由书的提交期限；不能通过日后修改并重新提交不合规的请求来补救，因为那时该请求已不再与上诉通知书一并提出。认定仍有问题需要上诉处理，不等于委员会认定驳回正确。如果仍须提交上诉理由书，则其期限为复核小组决定发文之日起一个月，与原两个月理由书提交期限的剩余期间两者中较晚届满的日期，并可适用允许的延期(MPEP § 1204.02; New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005))。MPEP第1204.02节说明了不合规请求、后续重新提交、会议结果以及上诉理由书的提交期限。
请求提出后，在复核待决期间，申请人还必须遵守特定的程序顺序。在复核小组决定作出前提交上诉理由书、RCE、最终通知后的修改、宣誓书或其他证据，或者明确放弃申请，都会终止复核。结合会晤限制来看，上诉前复核应当是为检验现有驳回而有意识作出的选择，不应在同时尝试就新权利要求文本进行协商时，仅将其作为暂时占位的文件提交(MPEP §§ 1204.02–1204.03)。
就这一早期重新考虑功能而言，中国的前置审查（qianzhi shencha）是最接近的教学比较对象。复审请求被正式受理后，相关材料会转交审查部门提出意见。审查部门可能认为请求中的论证具有说服力，或者允许的修改已消除缺陷，因此同意撤销驳回。在有利的前置审查意见作出后，复审和无效审理部依指南第3.3(5)节作出正式复审决定；只有在该决定作出后，审查部门才能恢复审批程序。这是中国复审的一个阶段，而不是申请人随上诉通知书另行选择的一项五页程序(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 3.1–3.3, especially § 3.3(5); CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, item 4 (Jan. 18, 2024))。现行指南所指的是审查部门，并不必然是原来同一位审查员。
这一类比有用，是因为两个程序都可能避免不必要地进入更后面的审理阶段。类比的边界同样重要：中国代理人可以在允许的复审框架内请求重新考虑修改后的申请，而美国的上诉前复核针对的是现有审查记录上的驳回。因此，美国代理人应准备有实质内容的中国复审请求，提出所需论点和允许的后备方案；中国代理人则不应把这种修改实践直接带入美国的上诉前复核。
USPTO于2026年9月发布的通知又增加了一项区别。行政专利法官可以作为第三名成员参加上诉前复核会议和上诉会议，但仅发挥咨询作用。该法官不得随后参加审理同一申请实体问题的PTAB合议组。因此，法官的参与不会把会议变成委员会裁决，也不会赋予申请人在会上进行口头辩论的权利(USPTO, Update to Panels for Pre-Appeal and Appeal Conferences 1–2 (Sept. 10, 2026))。该通知允许行政专利法官（APJ）参与，但不要求每次会议都必须有APJ参加。
推进实体审理并回应新问题
只要至少一项权利要求满足法律规定的两次被驳回条件，美国申请人即可提起上诉；最终驳回并非唯一的启动条件。上诉通知书（notice of appeal）启动程序，上诉理由书（appeal brief）通常应在其后两个月内提交，但可以适用延期以及上述上诉前复核程序的期限调整。理由书必须回应申请人请求推翻的驳回理由。如果从属权利要求应当得到单独审理，代理人必须展开相应论证，而不能假设其附加限定会自动获得独立考虑(35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37; MPEP §§ 1204, 1205.01–1205.02)。
审查员答辩书（examiner’s answer）、必要时提交的答复理由书（reply brief）、上诉移送费的缴纳，以及请求进行的口头审理，是不同的后续步骤。内部上诉会议与委员会的裁决也承担不同功能。所形成的记录应明确争议涉及哪些权利要求、为何质疑审查员的推理，以及哪些单独论证的权利要求构成其他救济依据。需要实质不同的权利要求或新证据的申请人，应先考虑案件是否已经适合进入上诉审查(37 C.F.R. §§ 41.39, 41.41, 41.45, 41.47; MPEP §§ 1207–1209)。上诉移送费见规则第41.45条和MPEP第1208.01节。
中国复审依次经过形式审查、前置审查，以及必要时的合议审查。审理机构是国家知识产权局专利局复审和无效审理部；继续沿用原“专利复审委员会”的名称，可能使现行机构设置变得不清楚。合议组通常审查驳回所依据的理由和证据，但也可考虑规定范围内的其他缺陷，包括某些明显的实质性缺陷。因此，复审既是针对驳回的救济，也是审批程序的延续(Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 1, 4.1; CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, items 1, 5 (Jan. 18, 2024))。
这种继续审查功能并不取消申请人的答复机会。指南规定，在拟作出不利决定、需要修改或补充说明，或者引入新的理由或证据时，应发出通知或进行口头审理。书面复审通知书通常要求自收到之日起一个月内作出实质性书面答复；未答复可能导致复审请求被视为撤回。代理人应将这一后续答复义务与启动复审的三个月期限分别管理(Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.3)。口头审理通知书适用其自身的答复和出席规定。
美国上诉实务既要注意新的驳回理由由谁提出，也要注意文件提交的先后顺序。如果审查员答辩书明确标明了新的驳回理由，规则第41.39(b)条要求申请人在答辩书日期起两个月内，选择重新启动审查或维持上诉。依规则第41.39(b)(1)条重新启动审查，需要提交符合规则第1.111条的答复，可以附有修改或证据，也可以不附；如提交修改或证据，必须与新的驳回理由相关。若选择维持上诉，则应提交回应新理由的答复理由书，不得附带修改或证据(37 C.F.R. § 41.39(b)–(c); MPEP § 1207.03(c))。根据第41.39(b)(2)条，附有修改或证据的答复理由书将被视为请求重新启动审查。
申请人如要求审查“审查员未将某项理由标明为新的驳回理由”这一程序问题，必须依规则第1.181条和第41.40条提出申诉。如果申请人仅希望根据现有记录回应审查员新提出的论点，则可以遵守答复理由书的相关规则，直接在该理由书中回应。申诉必须在审查员答辩书入卷之日起两个月内提出，而且必须先于任何答复理由书。根据规则第41.40(d)条，在申诉尚未决定时，于答辩书日期起两个月内提交答复理由书，将被视为撤回申诉并维持上诉。申诉会中止答复理由书期限的计算，申诉决定则指定下一步答复期限和应提交的文件。因此，代理人必须安排申诉与答复理由书的先后顺序，不能将其视为可以安全并行推进的两个独立提交事项(37 C.F.R. §§ 1.181, 41.40(a)–(e), 41.41(b)(2); MPEP § 1207.03(b) (discussing In re Durance, 891 F.3d 991, 998 (Fed. Cir. 2018)))。申诉获准时，将给予两个月提交规则第1.111条答复以重新启动审查；申诉被拒绝时，将给予两个月提交一份答复理由书。第41.40(d)条规定了提交答复理由书会被视为撤回申诉的时间条件。
如果委员会依规则第41.50(b)条标明新的驳回理由，申请人须在委员会决定作出之日起两个月内作出另一种选择。依第41.50(b)(1)条重新启动审查，要求对被驳回权利要求作出适当修改、提交与这些权利要求有关的新证据，或者同时进行两者。另一选择是依第41.50(b)(2)条，基于现有记录请求重新审理（rehearing）。因此，在审查员标明新的驳回理由后，仅提出论点的答复可能足以重新启动审查，但这种答复不满足委员会提出新理由后的重新启动要求。如果认为委员会的决定包含未被标明的新驳回理由，则必须依第41.50(c)条和第41.52条及时请求重新审理，而不能沿用针对审查员答辩书的申诉程序。第41.39条、第41.40条和第41.50条规定的期限，不能适用通常的第1.136(a)条延期；代理人必须将这些期限与最终通知后的一般答复期限分别管理(37 C.F.R. §§ 41.39(c), 41.40(e), 41.50(b)–(c), (f), 41.52; MPEP §§ 1207.03, 1213)。依第41.50(c)条，未在及时提交的重新审理请求中提出委员会未标明新理由的问题，将被视为放弃关于标明问题的主张。对于另行请求的延期，这些规则引导专利申请人适用第1.136(b)条；第1.136(a)条凭缴费自动延期的规定并不适用。
无论在哪一个专利局取得有利结果，都应向客户准确说明其意义。消除争议中的驳回可能带来后续处理或进一步审查，并不必然意味着立即获得专利。中国实务工作者应区分美国重新启动审查与委员会撤销驳回；美国实务工作者则应区分中国撤销驳回决定与完成授权。中国恢复审查后必须执行复审决定：指南第四部分第二章第7节禁止基于相同的事实、理由和证据作出与复审决定相反的决定。因此，有利决定虽不直接授予专利权，仍会约束后续审查(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 7)。驳回决定被撤销后，案卷退回审查部门；该部门须执行复审决定，不得以相同的事实、理由和证据作出相反决定。
通过单独申请保留其他保护范围
美国的继续申请（continuation）或分案申请，会形成一件独立申请，可在其中争取有原始记载支持的权利要求，但须满足享有在先申请利益和共同待审等相关要求。RCE则继续现有申请。当客户既希望争议当前权利要求的驳回，又希望争取另一组有记载支持的权利要求时，这一区别具有商业重要性。子案申请可以保留另一条路径，但提交子案本身既不构成对母案审查意见的答复，也不停止母案期限的计算(35 U.S.C. §§ 120–121; 37 C.F.R. § 1.78; MPEP §§ 201.06–201.07)。
中国分案同样可以单独争取其他主题的保护，但其提交时机必须依据中国规则判断。驳回决定作出后，即使不请求复审，也可以在收到驳回决定之日起三个月内提出分案。其他提交机会包括复审待决期间、收到复审决定后的三个月内，以及针对该决定提起行政诉讼的期间。这些机会并不意味着任何新权利要求都被允许；原始公开范围及其他实体要求仍然适用(CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; Chinese Patent Law art. 33; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese))。
再次分案对美国代理人尤其容易造成误判。中国的期限原则上仍以最初的原申请为基准；对于因审查员指出分案申请存在单一性缺陷而再次提出的分案，才有规定的例外。因此，不能仅因子案尚在待审，就自动认为能够实施美国常见的连续提交继续申请的策略。业务方向发生变化时，指示应明确所希望获得的权利要求，并确认中国究竟有哪一提交期间可供利用(CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese))。
在正确的行政决定之后寻求司法审查
与美国审查员就实体问题产生的争议，通常在PTAB审查后才进入法院。委员会作出相关不利决定后，专利申请人可依据美国专利法第141条寻求联邦巡回上诉法院审查，或者选择第145条规定的民事诉讼，但须遵守相应的途径选择和期限规则。审查员的最终通知与委员会的上诉决定处于这一流程的不同位置。依规则第90.3条，提交法院上诉通知书或提起民事诉讼的一般期限，是委员会最终决定日期后的63日。及时提出重新审理请求，通常会使期限改为自该请求被处理之日起重新计算63日(35 U.S.C. §§ 141(a), 145; 37 C.F.R. §§ 90.1–90.3, especially § 90.3(a)(1), (a)(3)(i), (b)(1)–(2), (c); MPEP § 1216)。同一当事人之后再次提出重新审理请求，不会再次重启期限，除非委员会命令允许。该规则还涉及节假日的期限计算，以及在期限届满前基于正当理由、或届满后基于可宽恕的疏忽（excusable neglect）请求延期。这些申请人的司法救济路径，不应推广到所有授权后程序。
在中国，《专利法》第41条允许不服复审决定的申请人，自收到决定之日起三个月内向法院起诉。因此，中国期限以收到决定为起点，而美国的一般期限以决定日期为起点。在报告和指示中，必须区分最初的驳回、行政机关的复审决定和法院判决。仅笼统要求代理人“提出上诉”的函件，应明确被质疑的是哪一决定，以及拟向哪个机构寻求救济(Chinese Patent Law art. 41, para. 2)。
将比较方法用于四类常见客户问题
有记载支持的后备方案需要接受审查
回到控制器与单次使用凭证的示例。如果被驳回的权利要求不含单次使用限定，美国的选择部分取决于审查员能否在最终通知后接纳并评估该修改。若需进一步审查，RCE可能提供适当路径。在中国，代理人应评估能否在复审中提出针对缺陷的修改。因此，同一技术方案也需要就原始记载支持、程序上的可接纳性，以及请求的程序救济，分别作出指示。
现有驳回忽略了一项限定
如果权利要求已包含该限定，而审查员的驳回未予考虑，商业目标可能是保留现有范围。美国聚焦的上诉前复核请求，可以在完整准备上诉理由书之前检验一项能够证明的错误；中国复审请求也可以指出对应的驳回缺陷。如果在两个法域都不加判断地缩小权利要求，就会把纠正决定的需要，与改变请求保护发明的需要混为一谈。
代理人希望再进行一次会晤
如果先前的美国会晤已用掉常规分配的工时，代理人应解释，为何额外讨论值得审查员投入准备，并在必要时批准更多时间。最终通知后会晤的实质性标准仍然适用。不过，一旦上诉前复核请求处于待决状态，就必须遵守会晤限制。对于相对应的中国案件，首先应判断普通审查是否仍在进行，或者是否已因驳回决定而需要进入复审，再据此请求沟通。
客户希望保护不同的商业实施方式
如果新目标涉及另一项有记载支持的实施方式或权利要求类别，不应假定上诉理由书或复审中的修改能够承载这一变化。应分别分析美国继续申请和中国分案实践。代理人应保住新权利要求策略所需的申请机会，同时独立判断继续争取母案权利要求是否值得相应费用。
作出能够保住所需结果的指示
指导中国申请程序的美国代理人，应明确驳回决定和送达日期，解释其中的错误或提出允许的纠正性修改，并询问是否应保留分案保护机会。复审请求必须在公开范围和修改限制内，提出支持所请求救济的实体论证。
指导美国申请程序的中国代理人，应明确当前有效期限、已被接纳的权利要求以及可用证据，再选择能够服务于客户目标的程序并安排其顺序。有限的最终通知后文件提交、会晤、RCE、上诉前复核请求、完整上诉和后续申请，各自承担不同功能。有效的跨境指示，应保留商业目标，同时将所请求的行动转换为对方专利局可实际执行的程序。
