主張から証拠へ：一方的再審査の非最終オフィスアクションへの応答における専門家宣言書の重要性

エグゼクティブ・サマリー：一方的再審査において、非最終オフィスアクションに対する特許権者の応答は、事実記録を構築するための重要な機会となることが多い。これは、拒絶理由が、先行技術文献、クレーム・マッピング、システム・アーキテクチャ、プロトコル、または自明性の理由付けに関する技術的前提に依存している場合に特に当てはまる。本稿は、弁護士の主張は法律上の争点を枠付けることができる一方、専門家宣言書は、審査官の技術的前提が証拠によって裏付けられていないことを示すために必要な証拠上の基礎を提供すると論じる。プロトコルレベル、アーキテクチャレベル、および抽象化レベルの専門家証言に関するケーススタディを通じて、本稿は、対象を絞った宣言書が、過度に広い先行技術の性格付けに反論し得るとともに、補正が訴訟上のリスク、介在権のリスク、または審査経過上のリスクを生じさせ得る状況において、元のクレーム文言を維持する助けとなることを示す。実務上の教訓は、専門家宣言書は選択的かつ慎重に用いられるべきであるという点である。すなわち、結論のみの意見、不必要な自認、および並行訴訟やPTABでの立場との不整合を避けつつ、技術、文献、当業者の理解、および拒絶理由に含まれる事実上の欠陥を説明すべきである。

I.             はじめに

一方的再審査における非最終オフィスアクションは、単なる別の審査イベントではない。特許権者にとって、それはしばしば、USPTOにおける事実記録を構築する最善の機会である。特に、拒絶理由が、当業者が技術文献、クレーム用語、プロトコル、システム・アーキテクチャ、または提案された自明性の組合せをどのように理解するかに依拠している場合にはそうである。

この区別は重要である。弁護士の主張と証拠は異なる機能を果たすからである。弁護士の主張は法律上の争点を枠付ける。専門家証言は技術的事実を提供する。再審査応答における最も強い立場は、単に審査官が誤っているというものではなく、審査官の技術的前提が証拠上裏付けられていないというものであることが多い。

USPTO自身の規則もこの区別を認めている。37 C.F.R. § 1.132の下では、出願または再審査中の特許のクレームが拒絶され、または異議の対象とされた場合、他に定めのない根拠に基づいて拒絶理由に反論するために提出される証拠は、宣誓書または宣言書によって提出されなければならない。MPEPはさらに、主任審査官がそのような証拠を自ら検討し、それが拒絶理由に対応しているか、また拒絶理由を克服するのに十分な事実を提示しているかを判断しなければならないとしている。MPEP § 716。

タイミングも重要である。Rule 132宣言書を含む、拒絶理由に反論する証拠は、最終拒絶の前に提出された場合、適時に提出されたものとされ、適時提出された証拠は審査官によって検討されなければならない。MPEP § 716.01。一方的再審査では、37 C.F.R. § 1.136に基づく通常の出願期間延長実務は適用されない。延長は37 C.F.R. § 1.550(c)によって規律され、再審査手続は「特別迅速処理」により行われる。MPEP § 2265；35 U.S.C. § 305；37 C.F.R. § 1.550(a)。

II.         専門家宣言書が重要である理由

専門家宣言書の中核的価値は、特許権者の応答を単なる主張から証拠へと転換する点にある。MPEPは、出願人の主張は記録上の証拠に代わるものではないと述べている。MPEP § 716.01(c)；In re Schulze, 346 F.2d 600, 602 (C.C.P.A. 1965)；In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984)。

この原則は、再審査において特に強い意味を持つ。多くの再審査拒絶は技術的同等性に依存する。すなわち、審査官または請求人は、先行技術の「リクエスト」がクレームされたリクエストである、先行技術の「キャッシュ」がクレームされたキャッシュである、先行技術の「パーティショニング」がクレームされたパーティショニングである、または組合せは既知要素の予測可能な利用にすぎない、と主張することがある。そのような状況では、弁護士の主張は争点を特定できるが、専門家証言は、主張された同等性が技術的に誤っている理由を説明できる。

宣言書は、拒絶理由の事実上の前提に焦点を当てる場合に最も有用である。専門家は、単にクレームに特許性がある、または先行技術はクレームを自明にしない、と述べるべきではない。むしろ、文献が何を教示し、何を教示していないのか、当業者がそれらをどのように理解するのか、そして審査官のマッピングまたは組合せ理由が技術的に成り立たない理由を説明すべきである。

MPEPは、事実証拠が意見証言より望ましいことを認めつつ、意見証言も、それが単なる最終的な法律上の結論ではなく、その基礎となる事実的根拠に説得力がある場合には、検討され、一定の重みを与えられるとしている。MPEP § 716；In re Lindell, 385 F.2d 453, 456 (C.C.P.A. 1967)；In re Oelrich, 579 F.2d 86, 91–92 (C.C.P.A. 1978)。

III.      自明性：明示された理由付けに対する異議としての宣言書

専門家証言の役割は、自明性において特に重要である。KSR以後、自明性判断は柔軟なものであり続けているが、結論だけで済むものではない。拒絶理由はなお、クレーム発明が当業者にとってなぜ自明であったのかを特定しなければならない。KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007)；In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006)。

MPEP § 2143はこの点を明確にしている。適切な§ 103拒絶の「鍵」は、クレーム発明がなぜ自明であったのかについての理由を明確に述べることであり、KSRは自明性分析を明示的に行うことを要求している。MPEP § 2143。審査官は、適切な事実認定を行い、関連時点においてクレーム発明がなぜ自明であったのかについて理由付けられた説明を提示しなければならない。Id.

そこにおいて、宣言書は法理上強力な効果を持ち得る。専門家証言は、審査官が明示した理由付けの事実上の前提を攻撃できる。たとえば、専門家は、提案された組合せが、文献によって裏付けられていない技術的互換性を前提としていること、述べられた「効率性」の理由付けが一般的であり、クレームが要求するアーキテクチャに結び付いていないこと、提案された変更が文献の動作原理を変えること、主張された予測可能な結果が実際のシステム文脈では予測可能ではなかったこと、または当業者が成功について合理的期待を有しなかったことを示すことができる。

これは、単に「組み合わせる動機付けがない」と述べることとは異なる。より強い宣言書は、明示された動機付けが技術的に不完全である理由、提案された統合経路が欠落している理由、そしてオフィスアクションの理論が記録証拠ではなく後知恵に依存している理由を説明する。

IV.      ケーススタディ1：’785特許—プロトコルレベルの専門家証拠

最初のケーススタディは、「Secure Virtual Community Network System」と題する米国特許第7,949,785号に関するものであり、一方的再審査管理番号90/019,519で審理された。特許権者は、非最終オフィスアクションに応答してGuevara Noubir博士の宣言書を提出した。その後、USPTOはクレーム30および34を確認する一方的再審査証明書発行意向通知（NIRC）を発行した。Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519, at 1–2 (Mar. 6, 2025) [hereinafter ’785 NIRC]。

拒絶理由は、Leung、ForslöwおよびMehtaに依拠していた。争点となった限定は、とりわけ、DNSリクエストを受信し、複数のアドレス情報を返すよう構成されたDNSサーバを要求していた。そのアドレス情報には、ルートディレクタに関連付けられたネットワークアドレス、第2デバイスに関連付けられたプライベートネットワークアドレス、およびその第2デバイスに関連付けられた仮想ネットワークアドレスが含まれていた。

Noubir博士の宣言書は、プロトコルレベルで拒絶理由を攻撃した。同博士は、ForslöwのモバイルサービスマネージャがHTTPSリクエストを用いて情報を取得するものの、HTTPSリクエストはDNSリクエストとは根本的に異なると説明した。DNSリクエストはドメイン名をIPアドレスに解決するが、Forslöwから依拠されたHTTPSリクエストには、クレームが要求するドメイン名解決機能が欠けていた。Guevara Noubir博士の宣言書 ¶¶ 37–40, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519 (Jan. 8, 2025) [hereinafter Noubir Decl.]。

同宣言書は、別の技術的前提、すなわち仮想ネットワークまたはVPNが必然的にドメイン名を含意するかという点も扱った。Noubir博士は、IPアドレスの割当ておよびVPNの動作にはドメイン名を必要とせず、引用された組合せは、クレーム30が要求するようなドメイン名によって定義される仮想ネットワークを教示していないと説明した。Noubir Decl. ¶¶ 35–37。

クレーム34について、同宣言書は、登録と認証または参加／離脱アクティビティとを区別した。Noubir博士は、Leungにおける「registration」および「access request」の使用は認証に関するものであり、ForslöwおよびMehtaは登録概念を異なる技術的文脈で用いていると説明した。Noubir Decl. ¶ 55。

教訓は、拒絶理由がプロトコルの置換に依存する場合、専門家宣言書が特に有用になり得るという点である。弁護士の主張は、HTTPSはDNSではないと言うことができる。専門家証言は、実際のネットワーク・アーキテクチャにおいて、二つのリクエストが異なる機能を果たし、異なる情報を含み、異なるクレーム要件を満たす理由を説明できる。

V.          ケーススタディ2：’844特許—アーキテクチャレベルの専門家証拠

第2のケーススタディは、「Root Image Caching and Indexing for Block-Level Distributed Application Management」と題する米国特許第8,332,844号に関するものであり、一方的再審査管理番号90/019,938で審理された。特許権者は、2025年10月23日付非最終オフィスアクションに対する2026年1月23日付応答を裏付けるため、Richard Newman博士の宣言書を提出した。Declaration of Dr. Richard Newman, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938 (Jan. 23, 2026) [hereinafter Newman Decl.]。

オフィスアクションは、クレーム1–3および6–13についてSapuntzakisにHolzmannを組み合わせた自明性拒絶を、クレーム19–27についてSapuntzakis、HolzmannおよびFederwischに基づく自明性拒絶を主張した。特許権者の応答書は、拒絶理由がクレーム・マッピングおよび組合せ理由付けについてZadok宣言書に依拠していると説明したうえで、引用技術はクレームされたアーキテクチャを開示していないと主張した。オフィスアクションへの応答書, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (Jan. 23, 2026) [hereinafter ’844 Response]。

この事案は、専門家証言のアーキテクチャレベルでの利用を示している。クレームは、共有ルートイメージ、変更または追加されたブロックのみを含むノードごとのリーフイメージ、および少なくとも一つのコンピュートノードによって以前アクセスされたルートイメージのブロックをキャッシュするよう構成されたキャッシュを要求していた。応答書は、拒絶理由が汎用的なキャッシングをクレームされたキャッシュとして不適切に扱っており、キャッシュされたブロックがクレームされたルート／リーフ・アーキテクチャにおける共有ルートイメージのブロックであることを示していないと主張した。’844 Response at 55–56。

Newman博士の宣言書は、同じ点を技術的に説明した。同博士は、Sapuntzakisの「remote COW disk」および「shadow COW disk」はSapuntzakis自身のコピー・オン・ライト階層およびリモートディスク・キャッシング機構に属するものであり、オフィスアクションは、キャッシュされたブロックがクレームの要求する共有ルートイメージのブロックであることを示す証拠を特定していないと説明した。Newman Decl. ¶¶ 145–47。

同宣言書は、組み合わせる動機付けも攻撃した。応答書は、オフィスアクションの「より高速なアクセス」という理由付けを、当業者がどこかで何らかのキャッシングを望む理由は説明し得るものの、なぜSapuntzakisおよびHolzmannを再構成してクレームされた共有ルート／ノードごとのリーフ・キャッシュ構成に至るのかを説明しない一般的な性能上の理由付けであると位置付けた。’844 Response at 65。Newman博士も同様に、オフィスアクションは、Sapuntzakis、HolzmannおよびFederwischを、クレームが要求するキャッシュ構成およびインデックス結果共有を達成する一貫したアーキテクチャへと組み合わせる技術的に根拠付けられた動機付けを提示していないと意見した。Newman Decl. ¶ 220。

クレーム19–27について、宣言書および応答書は、クレームされた「一度インデックス化し、コンピュートノード間で共有する」という限定を扱った。特許権者は、Federwischの引用されたインデックス化は、スナップショット差分検出および宛先マップ保守に関するものであり、ルートイメージをインデックス化し、そのインデックス結果を別のコンピュートノードに提供するものではないと主張した。’844 Response at 77–82。Newman博士の宣言書も同様に、Federwischの「index」を、コンピュートノード間で配布されるルートイメージのインデックス結果ではなく、内部的なスナップショット比較構成として位置付けた。Newman Decl., table of contents and discussion of Ground 2。

審査官は最終的に、クレーム1–27を確認する一方的再審査証明書発行意向通知を発行した。Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (May 19, 2026) [hereinafter ’844 NIRC]。

実務上の教訓は、アーキテクチャレベルの宣言書により、オフィスアクションが具体的なクレーム限定を汎用的な技術ラベルへと縮減することを防ぎ得るという点である。問題は、先行技術に「キャッシング」または「インデックス化」が存在したかどうかではなかった。問題は、先行技術が、クレームされたルートイメージ／リーフイメージ・アーキテクチャにおけるクレームされたキャッシュおよびインデックス化動作を開示していたかどうかであった。

VI.      ケーススタディ3：’582特許—抽象化レベルの専門家証拠

第3のケーススタディは、「Load Balancing with Shared Data」と題する米国特許第7,257,582号に関するものであり、一方的再審査管理番号90/015,337で審理された。特許権者は、非最終オフィスアクションへの応答を裏付けるため、Daniel Abadi博士の宣言書を提出した。Declaration of Dr. Daniel Abadi, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337 (Feb. 17, 2026) [hereinafter Abadi Decl.]。

この事案は、専門家証言の第3の利用方法、すなわち誤った抽象化レベルと戦う方法を示している。オフィスアクションは、汎用的なパーティショニング、タイリングおよび負荷分散で十分であると扱った。特許権者は、クレーム発明を、ファイル割当ての決定、既存入力ファイルのレコードの論理的分割、パーティション記述の配布、パーティション上でのサブタスクの実行、および先着順に基づく別の未処理パーティションの反復的割当てを含む、具体的なファイル・パーティション割当てアーキテクチャとして再構成した。オフィスアクションへの応答書, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–3 (Feb. 17, 2026) [hereinafter ’582 Response]。

Abadi博士の宣言書は、Reeveの「partitioning」は、インデックス、境界およびタイルサイズ指令によって定義される反復空間のタイリングであって、ファイル割当ての自動決定、または既存入力ファイルのレコードをファイルパーティションへ細分化することではないと説明した。Abadi Decl. ¶¶ 121–23。

同宣言書は、その区別をさらに明確にした。すなわち、’582特許はデータを分割するのに対し、Reeveは計算を分割する。クレーム1は、ファイル割当て情報に基づく既存ファイルのレコードのパーティションを要求していた。Reeveは、計算をスケジューリングするために反復空間をタイリングすることを記載していた。Abadi Decl. ¶¶ 162–64。

同宣言書は、「first come first served」の限定も扱った。Abadi博士は、ReeveのFCFS/GRAB戦略は反復空間タイルをスレッドに割り当てるものである一方、クレーム1は、先行するパーティション処理の完了後に、未割当てのファイルパーティションを反復的に割り当てるためにFCFSを用いるものであると説明した。Abadi Decl. ¶¶ 166–67。

組合せの動機付けについて、Abadi博士は、当業者は、Iyerの並列ソートおよびマージ技術を、提案された方法でReeveの反復空間タイリングおよびGRABスケジューリングと組み合わせる動機を有しなかったであろうと説明した。その理由は、各文献が異なる計算上の問題を扱い、異なる分解対象に作用し、異なる実行モデルを具現していたからである。Abadi Decl. ¶¶ 124–25。

その後、審査官は、クレーム1–14を確認する一方的再審査証明書発行意向通知を発行した。Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–5 (Apr. 6, 2026) [hereinafter ’582 NIRC]。NIRCは、特許権者の技術的枠付けと整合する形で、「論理的に細分化する」および「反復する」という限定を解釈し、サブタスクによる実際の読取りと論理的ファイル分割との区別も含めて扱った。Id.

教訓は、専門家証言により、審査官または請求人が問題を広すぎる形で定義することを防ぎ得るという点である。「並列性」だけでは不十分であった。関連する問いは、文献がクレームされたファイル・パーティション負荷分散アーキテクチャを教示していたかどうかであった。

VII.   専門家宣言書の限界とリスク

洗練された特許権者の戦略は、専門家宣言書が強力である一方、リスクがないわけではないことを認識すべきである。宣言書は、事実記録を強化する場合に用いるべきであり、反射的な追加物として、または弁護士の主張を専門家証言に見せかける手段として用いるべきではない。

この点は、再審査において特に重要である。なぜなら、クレーム補正は、通常の審査におけるのと同じ意味で実務上の選択肢にならないことが多いからである。特許権者は、一方的再審査において補正または新クレームを提案できるが、いかなる補正クレームまたは新クレームも、特許クレームの範囲を拡大してはならない。35 U.S.C. § 305；MPEP § 2258。再審査後に特許に組み込まれる補正クレームまたは新クレームは、35 U.S.C. § 252に定める効果、すなわち潜在的な介在権の効果も有する。35 U.S.C. § 307(b)；35 U.S.C. § 252。権利行使中の特許については、たとえ狭める補正であっても、補正クレームが元のクレームと「実質的に同一」ではないとの主張を招き、係属中の訴訟における過去損害または抗弁に影響し得る。See Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250–51 (Fed. Cir. 1997)；Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346–48 (Fed. Cir. 1998)。したがって、補正は手続上なお利用可能であっても、関連する地方裁判所訴訟、ライセンス紛争、またはPTAB手続を伴う再審査では、戦略上利用できない場合がある。

この現実により、専門家宣言書はいっそう重要になるが、同時に利害も大きくなる。宣言書は、特許権者が元のクレーム文言を維持しつつ、審査官の事実上の前提に証拠で反論することを可能にし得る。しかし、宣言書自体も審査経過の一部となる。再審査でなされた陳述は、後にクレーム解釈、権利放棄、侵害上の立場、または無効抗弁に影響し得る。先行技術に対する技術的に説得力のある区別も、それが必要以上に広い場合、または特許権者が訴訟でクレームを読む必要のある方法と整合しない場合には問題となり得る。See Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–67 (Fed. Cir. 2012)；Tempo Lighting, Inc. v. Tivoli, LLC, 742 F.3d 973, 977–78 (Fed. Cir. 2014)。

弱い宣言書は、助けになるどころか害になることがある。結論的であり、弁護士の手が入りすぎており、またはクレーム文言から離れている宣言書は、ほとんど重みを与えられず、審査官が証拠を裏付けのないものとして退けるきっかけとなり得る。MPEP § 716は、意見証言はその基礎となる事実的根拠によって支えられている場合には重みを受け得るが、法律上の結論自体には重みが与えられないと説明している。MPEP § 716；see also In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 1406–07 (C.C.P.A. 1973)。

宣言書はまた、並行手続と調整されなければならない。同じ特許が地方裁判所訴訟、IPR、ライセンス交渉、または別の付与後手続に関与している場合、再審査宣言書は、既存のクレーム解釈上の立場、侵害理論、無効反論、専門家報告書、およびPTAB提出物と整合しているべきである。即時のオフィスアクションを解決する一方で他の場所に不整合を生じさせる宣言書は、拒絶理由そのものより大きな戦略的コストを課し得る。

専門家は、代替準備書面になってはならない。弁護士が法律上の主張を行い、専門家はそれを支える技術的事実および技術的意見を提供すべきである。専門家の署名の下に弁護士の主張のように読める宣言書は、信用性を失い得る。よりよい実務は、専門家に技術、文献、クレーム文言、および提案された組合せの技術的帰結を説明させ、応答書において、それらの事実がなぜ拒絶理由を覆すのかを説明することである。

これに対する反論は、すべての非最終オフィスアクションが専門家証言を必要とするわけではない、という点である。拒絶理由の中には、内在的記録、単純な文献上の相違、または狭いクレーム解釈の問題によって克服できるものもある。通常の審査では、明確な補正が最も効率的な道であることもある。しかし、権利行使中の特許の再審査では、補正は介在権および訴訟上の帰結を伴い得るため、はるかに魅力の低い選択肢となる。（see 同じオフィスアクション、異なる利害：一方的再審査と通常の特許出願審査におけるUSPTOオフィスアクションへの応答）拒絶理由が先行技術の技術的性格付けまたは主張された組合せ理由付けに依存しており、かつ補正が関連訴訟に影響する形でクレームを狭めるリスクを伴う場合、専門家証拠を欠くことは、特許権者に、証拠なしに事実を主張させる一方で、実務上の補正経路も欠くという状況を生じさせ得る。

VIII.                 実務上の起案上の示唆

強力な再審査宣言書は、網羅的ではなく、対象を絞ったものであるべきである。専門家の資格、検討資料、通常の技術水準、関連するクレーム解釈上の前提、技術的背景、文献の教示、および拒絶理由の技術的欠陥を特定すべきである。

宣言書は、弁護士の応答書とも調整されるべきである。応答書は、宣言書の段落を正確に引用し、専門家の事実が一応の拒絶理由をどのように打ち破るのかを説明すべきである。争点が自明性である場合、応答書は、MPEP § 2143に基づく審査官の明示された理由付けに宣言書を結び付けるべきである。宣言書は事実上の前提を攻撃し、応答書はその法律上の帰結を説明すべきである。

最良の宣言書は、不必要な自認も避ける。必要以上に狭くクレーム用語を定義すべきではない。侵害上の立場と矛盾する形で先行技術を批判すべきではない。訴訟専門家のより広範な報告書をそのまま採用すべきではない。そして、別名の弁護士主張に変えてはならない。

IX.      結論

一方的再審査において、特許権者は単に審査官を説得しようとしているのではない。特許権者は、確認、審判、後のUSPTO手続、および並行訴訟に影響し得る記録を構築している。よく作成された専門家宣言書は、その記録の中心となり得る。

専門家宣言書が重要なのは、弁護士の主張では代替できない証拠を提供するからである。それが重要なのは、自明性には明示された理由付けが必要であり、専門家証言はその理由付けの事実上の前提を攻撃できるからである。最も強い専門家証言は、単に文献が異なると述べるものではない。それは、その相違がクレーム発明にとってなぜ重要であるのかを説明する。

しかし、この道具は慎重に用いなければならない。結論的で、または弁護士の手が入りすぎた宣言書は、ほとんど重みを与えられず、審査経過上のリスクを生じさせ得る。専門家は準備書面に取って代わるべきではない。専門家は、弁護士の法律上の主張に説得力を持たせる技術的事実を提供すべきである。

非最終再審査応答において、その区別は決定的になり得る。早期に事実記録を構築する特許権者は、審査官に拒絶理由を再考する理由を与え、審判が必要となった場合には審判部に審査対象となる記録を与え、後の法廷にクレームの意味および先行技術がなぜそれらを満たさないのかについてより明確な説明を与える。