특허출원인이 응답기간을 관행적으로 소진하지 않고 여유로 남겨 두어야 하는 이유 저자: [저자명] 출처 주: 법적 권위자료와 USPTO 지침은 2026년 6월 19일까지 검토하였다. 현행 『특허심사절차편람』(MPEP)은 2024년 11월 발행된 제9판 개정 01.2024이며, 2024년 1월 31일까지의 변경 사항만 반영한다. MPEP는 심사 지침을 수록한 문서일 뿐 법률이나 규정의 효력은 없다. 따라서 발행 전에는 현행 법률, 규정, 구속력 있는 판례, 연방관보 고시 및 이후의 USPTO 발행물을 확인해야 한다. 특허 심사 대응에서 흔히 발생하는 문제는, 기한 자체는 정확히 관리되었다는 데서 시작된다. 오피스 액션이 도착하고 연장 전 응답기한이 입력된다. 그러나 실체적 검토 작업은 그 날짜를 기준으로 역산하여 배정된다. 제안된 보정안이 발명자에게 전달될 무렵에는 심사관의 면담 가능 시간이 제한되어 있고, 외국 대리인은 기재 뒷받침에 관한 우려를 제

모든 특허 출원 실무가는 다음과 같은 질문을 어떤 형태로든 들어 보았을 것이다. 출원을 거절하는 데 사용될 수도 있는 문헌을 왜 출원인이 개시해야 하는가? 이 질문은 이해할 만하다. 대리인은 의뢰인의 이익을 증진하기 위해 선임되며, 정보공개진술서(Information Disclosure Statement, 이하 “IDS”)는 출원인에게 잠재적으로 불리한 정보를 심사관 앞에 제시할 수 있다. 그러나 특허심사는 통상의 대심적 소송이 아니다. 이는 출원인이 일반적으로 참여할 기회가 없는 공중의 구성원들에게 행사할 수 있는, 정부가 부여하는 권리를 구하는 일방 당사자 방식의(ex parte) 행정절차이다. 따라서 IDS는 특허에 특유한, 증거개시(discovery)에 대응하는 ex parte 제도, 즉 부재한 상대방을 부분적으로 대신하는 규칙상 개시 메커니즘으로 이해하는 것이 가장 적절하다. 이 유추는 문자 그대로가 아니라 기능적인 것이다. IDS에는 상

I. 서론 미국을 지정한 PCT 출원은 다른 많은 관할권에서는 같은 방식으로 존재하지 않는 선택지를 출원인에게 제공한다. 즉, 35 U.S.C. § 371에 따라 미국 국내단계로 진입할 것인지, 아니면 PCT 출원의 이익을 주장하면서 35 U.S.C. § 111(a)에 따른 미국 국내출원을 제출할 것인지이다. 실무자들은 일반적으로 두 번째 경로를 바이패스 계속출원이라고 부른다. 이 선택지는 계속출원 실무에서 비롯된 미국 특유의 산물이다. 다른 주요 관청들도 분할출원, 국내 우선권 제도 또는 조기 국내/지역 처리를 제공할 수는 있다. 그러나 PCT 유래 출원이 해당 관청에서 심사되거나 분할될 수 있으려면 일반적으로 먼저 국내단계 또는 지역단계 진입이 필요하다.[1] 이 글은 외국법 비교를 목적으로 하지 않는다. 외국 관청에 관한 위 언급은 미국 쟁점을 설명하기 위한 배경에 불과하다. 미국 대리인이 “바이패스”를 논할 때, 이는 국내 심사절차상의 개념

서론 비교법적으로 가장 쉽게 저지르는 오류는 미국의 “written description”과 중국의 “support by the description”이 명칭만 다른 동일한 법리라고 말하는 것이다. 그렇지 않다. 두 요건은 유사한 과도청구 문제에 대응하지만, 서로 다른 법률 조항, 서로 다른 제도적 맥락, 서로 다른 용어 체계를 통해 작동한다. 미국에서 중심 법리는 35 U.S.C. § 112(a)의 명세서 기재요건(written-description requirement)이다. 이는 명세서가 출원일 현재 발명자가 청구된 발명을 보유하고 있었음을 보여 주는지 묻는다. Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.,, 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc). 중국에는 미국식 written description에 정확히 대응하는 법리가 없다. 더 가까운 비교 대상은 일련의 규정이다.

의료기기 기업에서 흔히 볼 수 있는 상황을 생각해 보자. 규제팀은 510(k) 신청을 준비하면서 FDA에 특정 설계 특징이 선행 비교기기(predicate device)를 따르고 있고, 기존 공학 문헌에 의해 뒷받침되며, 안전성이나 유효성에 관한 새로운 문제를 야기하지 않는다고 설명한다. 거의 같은 시기에 특허팀은 USPTO에 동일한 특징, 또는 그 특정 구현 방식이 발명의 신규성(novelty) 또는 비자명성(nonobviousness)의 핵심이라고 주장한다. 각각의 입장은 그 자체로는 충분히 정당화될 수 있다. 문제는 어느 누구도 이 두 기록을 나란히 놓고 그 기초가 되는 사실적 전제가 서로 양립 가능한지 검토하지 않을 때 발생한다. 이 글이 다루는 것은 바로 이러한 운영상의 공백이다. 의료기기 기업들은 특허 포트폴리오를 구축하는 동시에 FDA 허가 또는 승인을 추진하는 경우가 일반적이다. 두 제도는 서로 다른 목적을 위해 존재하지만, 실제로는