3개월 기한은 최후의 안전장치이지, 제출 목표일이 아니다

특허출원인이 응답기간을 관행적으로 소진하지 않고 여유로 남겨 두어야 하는 이유

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출처 주: 법적 권위자료와 USPTO 지침은 2026년 6월 19일까지 검토하였다. 현행 『특허심사절차편람』(MPEP)은 2024년 11월 발행된 제9판 개정 01.2024이며, 2024년 1월 31일까지의 변경 사항만 반영한다. MPEP는 심사 지침을 수록한 문서일 뿐 법률이나 규정의 효력은 없다. 따라서 발행 전에는 현행 법률, 규정, 구속력 있는 판례, 연방관보 고시 및 이후의 USPTO 발행물을 확인해야 한다.

특허 심사 대응에서 흔히 발생하는 문제는, 기한 자체는 정확히 관리되었다는 데서 시작된다.

오피스 액션이 도착하고 연장 전 응답기한이 입력된다. 그러나 실체적 검토 작업은 그 날짜를 기준으로 역산하여 배정된다. 제안된 보정안이 발명자에게 전달될 무렵에는 심사관의 면담 가능 시간이 제한되어 있고, 외국 대리인은 기재 뒷받침에 관한 우려를 제기했으며, 의뢰인은 기간 연장과 서둘러 작성한 응답 중 하나를 선택해야 한다. 이 과정에서 반드시 기한을 놓친 것은 아니다. 그럼에도 출원인은 오피스 액션이 도착했을 때 이용할 수 있었던 선택지를 이미 포기한 셈이다.

실체 판단에 관한 통상의 오피스 액션에는 USPTO가 일반적으로 3개월의 단축 법정기간을 설정한다. 이 기간은 고정된 90일이 아니라 달력월 단위로 계산된다. 응답기한은 일반적으로 대응하는 달력상의 날짜이다. MPEP의 예에 따르면 3개월 기간이 설정된 11월 30일자 오피스 액션의 기한은 2월 28일(윤년에는 2월 29일)인 반면, 2월 28일자 오피스 액션의 기한은 5월 말일이 아니라 5월 28일이다. 최종 허용일이 토요일, 일요일 또는 컬럼비아 특별구의 연방 공휴일에 해당하면 적용 규정에 따라 일반적으로 그 다음 적격 영업일로 이월된다. 많은 통상적 오피스 액션에는 법정 상한과 통지서 자체의 조건에 따라 기간 연장을 이용할 수 있다. (35 U.S.C. §§ 21(b), 133; 37 C.F.R. §§ 1.7(a), 1.134–.136; U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure §§ 710.01(a), 710.02(b) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].)

연장 전 단축 법정기간의 최종 허용일에 제출한 응답도 법적으로는 적시에 제출된 것일 수 있다. 그러나 그렇다고 해서 기간의 끝이 합리적인 심사 대응 목표일이 되는 것은 아니다.

하나가 아닌 세 가지 기한 체계

“3개월 기한”에 관한 논의는 법적으로 구별되는 세 가지 기한 체계를 흔히 한데 묶는다. 이들은 각각 별도로 분석해야 한다.

기한 체계	핵심 질문	실무상 결과
단축 법정기간	오피스 액션에서 정한 기간 또는 허용된 연장기간 내에 적법한 응답이 제출되었는가?	적시성, 연장 수수료 및 출원 포기 가능성. (35 U.S.C. § 133; 37 C.F.R. §§ 1.134–.136.)
출원인 지연 PTA	출원인이 관련 USPTO 통지에 대한 적격 응답을 제출하는 데 3개월을 초과했는가?	달리 받을 수 있었던 특허 존속기간 조정의 감축(일반적으로 지연일수와 동일한 일수만큼). (35 U.S.C. § 154(b)(2)(C); 37 C.F.R. § 1.704(b).)
USPTO A 지연	특정 적격 제출 후 4개월 이내에 USPTO가 조치를 취하지 않았는가?	적격한 USPTO 측 지연에 대한 특허 존속기간 조정 가능성. (35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(ii); 37 C.F.R. § 1.703(a)(2)–(4).)

단축 법정기간은 출원이 계속 계류되는지와 연장 수수료가 필요한지를 결정한다. 출원인 지연 규정은 출원인의 행위로 인해 달리 받을 수 있었던 특허 존속기간 조정이 감축되는지를 결정한다. 4개월 A 지연 기준은 특정한 USPTO 측 지연을 측정하는 기준이지, USPTO에 부과되는 관할권적 응답기한이 아니다.

이러한 구별은 실무상 결과를 가져온다. 연장 수수료를 납부하면 출원을 계속 유지할 수 있지만, 별도의 3개월 시점 이후에는 출원인 지연 PTA가 계속 누적된다. 반대로 적격 응답을 더 일찍 제출하면 적용되는 4개월 A 지연 기준도 더 일찍 시작한다. 다만 이것이 심사관의 조치를 앞당기거나 최종적으로 추가 특허 존속기간을 발생시킨다고 보장하지는 않는다. 모든 조정은 법률과 규정에 따른 전체 계산의 적용을 받는다. (35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(ii), (b)(2)(C); 37 C.F.R. §§ 1.703(a)(2)–(4), 1.704(b).)

PTA 효과를 과장해서는 안 된다. 3개월 이내에 제출된 적격 응답에 대하여 Rule 1.704(b)는 일반적으로, 3개월째 말 무렵이 아니라 셋째 주에 제출했다는 이유만으로 더 많은 PTA를 부여하지 않는다. 이 규정은 3개월 시점에 명확한 임계점을 둘 뿐, 연장 전 기간 안에서 하루 단위의 인센티브를 제공하지 않는다. 더 이른 내부 목표일을 두는 이유는 출원인이 통제할 수 있는 계류기간을 줄이고, 적용되는 A 지연 기준을 더 일찍 시작하며, 면담·검토·우발상황을 위한 시간을 남겨 두는 데 있다.

더 이른 내부기한이 제공하는 것

비최종 오피스 액션에 대한 적법한 응답은 심사관에 대한 이견 표시를 넘어야 한다. 해당 통지에서 오류라고 보는 사항을 명확하고 구체적으로 지적하고, 모든 거절이유·이의제기·요구사항에 답하며, 계류 중이거나 보정된 청구항이 인용 선행기술을 어떻게 회피하고 적용 요건을 충족하는지 설명해야 한다. (37 C.F.R. § 1.111(b)–(c).)

그 분석에는 대리인이 심사관의 청구항 해석을 재구성하고, 각 인용 문헌의 개시를 청구항 문언과 대조하며, 제안된 보정의 기재 근거를 확인하고, 출원인의 상업용 제품을 여전히 보호하는 대안적 청구전략을 파악하는 작업이 필요한 경우가 많다. 관련 출원, 해외 출원절차, 라이선스상 입장 및 잠재적 권리행사 결과도 가능한 보정이 합리적인지에 영향을 줄 수 있다.

이 작업을 신속히 시작하면 더 나은 의사결정 기록을 만들 수 있다. 출원인은 제안된 구별점이 기술적으로 정확한지, 보정이 상업적으로 의미 있는 방식으로 청구항을 좁히는지, 같은 진술이 계속출원이나 해외 대응출원에서 문제를 일으킬지를 검토할 시간을 확보한다. 또한 포트폴리오에 가장 유리한 보정이 아니라 가장 빨리 허여될 수 있는 보정을 선택하라는 압박도 줄어든다.

조기 목표일이 미완성 응답을 제출할 구실이 되어서는 안 된다. 최초 응답이 Rule 1.111을 충족했더라도 보충응답은 일반적으로 당연한 권리로서 받아들여지지 않는다. 더구나 최초 응답 이후 제출된 보충응답이나 기타 서면은 규정상 예외와 중복기간에 관한 규칙에 따라, 그 자체로 달리 받을 수 있었던 특허 존속기간 조정을 감축할 수 있다. (37 C.F.R. §§ 1.111(a)(2), 1.704(c)(8).) 따라서 관리상의 목적은 분석과 의뢰인 검토를 앞당기는 것이지, 먼저 제출하고 나중에 기록을 수선하는 것이 아니다.

조기에 작업하면 심사관 면담도 더 유용해진다. MPEP는 면담이 출원절차를 진전시키고, 쟁점을 명확히 하며, 특허 가능한 주제를 식별할 수 있다고 심사관에게 안내한다. 또한 사전 일정 조정을 예정하고, 심사관이 준비할 수 있도록 출원인에게 보정안이나 의제를 제공하도록 권장한다. (37 C.F.R. § 1.133; MPEP §§ 713, 713.01.)

응답기한 직전에 실시한 면담에서 적절한 보정이 확인되더라도, 서면기재 요건상 뒷받침을 확인하고, 발명자의 의견을 받고, 관련 사건을 검토하며, 의뢰인의 승인을 확보할 실질적 시간이 남지 않을 수 있다. 더 일찍 실시한 면담은 초안 방침이 굳기 전에 응답의 방향을 정할 수 있다. 남겨 둔 1주일은 면담과 의미 있는 수정 주기를 확보해 준다. 이미 소진한 1주일은 되돌릴 수 없다.

출원인이 통제할 수 있는 계류기간의 최소화가 목표인 경우

의뢰인은 흔히 목표를 “신속한 특허허여”라고 표현한다. 이 지시는 출원인이 통제할 수 있는 것과 통제할 수 없는 것으로 나누어 보아야 한다.

출원인은 거절을 신속히 분석하고, 지시를 받고, 심사관 면담을 실시하며, 완전한 응답을 제출할 수 있다. 그러나 조기 제출만으로 출원을 신속처리 대상 심사관 도켓으로 옮기거나 다음 조치가 특허허여가 될 것이라고 보장할 수는 없다.

출원인이 통제할 수 있는 계류기간을 최소화하는 것이 주된 목표라면, 거절의 복잡성, 증거기록 및 의뢰인의 상업적 목표를 고려하여 14~21일의 내부 제출 목표를 관리상의 기본 기준으로 삼는 것은 합리적으로 정당화될 수 있다.

2~3주는 법적 기한도 아니고 실증적으로 입증된 최적점도 아니다. 이는 운영상의 관리 원칙이다. 통상적인 출원인 측 대기시간을 출원절차 일정에서 제거할 만큼 짧으면서도, 많은 통상적 거절에 대해 충분한 분석, 의뢰인 검토 및 필요한 경우 심사관 면담을 거칠 여지를 남긴다.

실행 가능한 운용은 첫 며칠 동안 실체적 선별검토를 하는 데서 시작한다. 대리인은 결정적인 청구항 해석 및 선행기술 쟁점을 파악하고, 현실적인 보정의 기재 근거를 확인하며, 오피스 액션을 단순히 전달하는 대신 출원인에게 권고안을 제시해야 한다. 둘째 주에는 발명자 또는 사업부의 의견을 받고, 출원절차를 진전시킬 가능성이 있으면 면담을 실시할 수 있다. 그런 다음 둘째 주 또는 셋째 주에 충분히 다듬어진 응답을 제출할 수 있다.

일부 사건은 이 일정에 맞지 않는다. 선언서에는 시험이 필요할 수 있다. 서면기재 문제에는 상세한 기술 검토가 필요할 수 있다. 상업적으로 중요한 보정에는 여러 사업부의 승인이 필요할 수 있다. 추가 시간이 출원절차상 입장을 개선한다면 14~21일 목표는 그 필요에 양보해야 한다. 이 목표가 배제해야 하는 것은 단지 기한관리상 3개월이 허용된다는 이유만으로 발생하는, 별다른 검토 없는 지연이다.

적격 응답을 더 일찍 제출하면 출원이 더 일찍 USPTO로 돌아가고, 적용되는 4개월 A 지연 기준도 더 일찍 시작한다. 그러나 그 자체가 USPTO의 심사 도켓을 가속하는 것은 아니다. 정식 신속처리를 원하는 출원인은, 요건을 충족하는 계속심사청구에 수반되는 우선심사를 포함한 Track One 우선심사와 요건 충족 시 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway) 등의 제도를 별도로 검토해야 한다. (37 C.F.R. § 1.102(e); MPEP § 708.02(b)–(c).)

최종 거절 후에는 2개월이 중요할 수 있다

최종 거절 후에는 조기 대응으로 구체적인 절차상 이익을 보전할 수 있다.

최종 오피스 액션에 표준 가변 응답기간이 적용되고 출원인이 2개월 이내에 완전한 최초 응답을 제출하면, USPTO 실무상 단축 법정기간은 통상의 3개월 시점과 어드바이저리 액션(Advisory Action)의 발송일 중 더 늦은 날에 만료한다. 이후 조치를 위한 기간과 연장 수수료의 계산은 6개월의 법정 상한에 따라 그 늦은 날부터 진행된다. 이 가변기간 절차는 단축 법정기간이 3개월 미만으로 설정되는 일부 사안에는 적용되지 않는다. (MPEP §§ 706.07(f), 710.02(e).)

이 절차는 출원인에게 추가적인 최종거절 후 제출, 심판청구, 계속심사 또는 그 밖의 적절한 방안을 선택하기 전에 심사관의 어드바이저리 액션을 받을 실질적인 기회를 줄 수 있다. 최초 최종거절 후 응답을 3개월째 말 무렵 제출하면 일반적으로 이 특정한 기한상 이익을 포기하게 된다.

2개월 어드바이저리 액션 절차는 특허 존속기간 조정 요건 준수와 별개다. 완전한 최초 최종거절 후 응답은 가변기간의 이익을 보전할 수 있지만, 최종거절 후 보정이 3개월 출원인 지연 시계를 멈추는 것은 37 C.F.R. § 1.113(c)를 충족하는 경우에 한한다. 또는 출원인은 심판청구통지서(Notice of Appeal)나 적법한 계속심사청구(Request for Continued Examination, RCE)를 제출하여 그 시계를 멈출 수 있다. (Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Iancu, 938 F.3d 1371, 1384 (Fed. Cir. 2019); MPEP § 2732.)

심판 기한 규정은 또 다른 구별을 더한다. 심판청구통지서를 제출하면 최종 거절과 관련된 출원인 지연기간을 중단시킬 수 있다. 그러나 심판에 관한 USPTO의 별도 4개월 A 지연 기준은 Rule 41.37을 준수하는 심판이유서(Appeal Brief)를 제출할 때 시작하며, 단순히 심판청구통지서를 제출하는 것만으로는 시작하지 않는다. 심판청구통지서 제출 후 3개월 이내에 적법한 심판이유서를 제출하지 않으면 출원인 지연에 따른 추가 감축이 발생할 수 있다. 그 감축기간은 적법한 심판이유서 또는 Rule 1.114를 준수하는 계속심사청구가 제출될 때 끝난다. (37 C.F.R. §§ 1.703(a)(4), 1.704(c)(11), 41.37.)

이 논의가 최종거절 후의 맥락에 속하는 데에는 이유가 있다. 심판 및 RCE 실무에는 각각 독립된 전제요건이 있으며, 최초 비최종 오피스 액션에 대한 통상적 응답의 대안으로 제시해서는 안 된다. 출원인은 법률상 두 차례 거절 요건이 충족되면 심판을 청구할 수 있고, RCE는 심사절차가 종결되고 그 밖의 규정상 요건이 충족될 때 이용할 수 있다. (35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.114(a), 41.31(a).)

지연에는 대가가 있지만, 모든 지연이 잘못은 아니다

“시간은 돈이다”라는 격언은 특허 심사 대응에 문자 그대로 적용된다. 연장 수수료는 연장기간이 길수록 증가하며, 구체적인 금액을 인용할 때에는 현행 USPTO 수수료표를 확인해야 한다. 지연은 긴급 대응을 위한 변호사 업무시간, 추가 기한관리 검토, 반복되는 의뢰인 연락 및 촉박한 상황에서 문제를 바로잡는 비용도 발생시킬 수 있다. (35 U.S.C. § 41(a)(8); 37 C.F.R. §§ 1.17(a), 1.136(a).)

덜 눈에 띄는 비용은 상업적 확실성이 뒤로 미뤄지는 것이다. 출원인은 자금조달, 라이선스, 인수 실사, 제품계획 또는 권리행사 결정을 뒷받침하기 위해 허여된 청구항이 필요할 수 있다. 조기 제출이 조기 허여를 보장하지는 않지만, 출원인의 응답이 제출되지 않는 동안 출원은 통상적인 응답 주기를 진행할 수 없다.

“지연된 정의는 부정된 정의다”라는 격언은 특허출원절차가 대립 당사자 간의 재판이 아니라 심사절차이므로 완전한 유추는 아니다. 그러나 그 상업적 전제는 여전히 유효하다. 관련 제품 주기, 자금조달 사건 또는 라이선스 기회가 지난 뒤 발행된 특허는 그 기회가 여전히 유효할 때 발행된 동일한 특허보다 가치가 낮을 수 있다.

응답기간을 더 많이 사용할 정당한 이유도 있다. 출원인이 비교 증거를 마련하고 있거나, 선언서를 준비하거나, 중요한 해외 조사결과를 기다리거나, 관련 출원을 조정하거나, 발명의 상업적 중요성을 재평가하고 있을 수 있다. 그러한 상황에서는 더 긴 응답일정이 전적으로 적절할 수 있다.

구별해야 할 것은 의도적 지연과 관성적 지연이다. 의도적 지연은 확인된 출원절차상 또는 사업상 목표에 따른다. 관성적 지연은 법적 기한이 사실상 작업을 시작하거나 완료하는 날이 되어 버렸기 때문에 발생한다.

응답기간을 여유분으로 남겨 두라

기한 체계는 출원인이 무언가를 잃기 시작할 수 있는 지점을 알려 준다. 즉, 연장 수수료 없는 제출, 특허 존속기간 조정, 절차적 유연성 또는 최악의 경우 출원 자체를 잃을 수 있는 지점이다. 내부 목표는 다른 기능을 수행해야 한다. 출원팀이 출원인의 목표를 진전시키는 데 필요한 작업을 언제까지 완료할 것으로 예상하는지를 정해야 한다.

출원인이 통제할 수 있는 계류기간의 최소화가 중요하다면 14~21일의 제출 목표는 합리적인 출발점이다. 최종 거절 후에는 팀이 2개월 가변기간 절차, 출원인 지연 PTA를 중단시키기 위한 요건 및 적용되는 4개월 A 지연 기준을 시작시키는 사건을 각각 별도로 평가해야 한다. 모든 경우 대리인은 USPTO 통지서에 명시된 실제 기간과 해당 절차를 규율하는 규정을 확인해야 한다.

최종 허용일에 제출한 응답도 적시일 수 있다. 더 나은 실무는 그 날을 통상적인 업무 일정에 포함시키는 대신 우발상황에 대비해 남겨 두는 것이다.

응답기간은 일부가 사용되지 않은 채 남아 있을 때 가장 가치가 크다.