굴복 없는 진실성:정보공개진술서(IDS) 제출의 철학적 근거

모든 특허 출원 실무가는 다음과 같은 질문을 어떤 형태로든 들어 보았을 것이다. 출원을 거절하는 데 사용될 수도 있는 문헌을 왜 출원인이 개시해야 하는가?

이 질문은 이해할 만하다. 대리인은 의뢰인의 이익을 증진하기 위해 선임되며, 정보공개진술서(Information Disclosure Statement, 이하 “IDS”)는 출원인에게 잠재적으로 불리한 정보를 심사관 앞에 제시할 수 있다. 그러나 특허심사는 통상의 대심적 소송이 아니다. 이는 출원인이 일반적으로 참여할 기회가 없는 공중의 구성원들에게 행사할 수 있는, 정부가 부여하는 권리를 구하는 일방 당사자 방식의(ex parte) 행정절차이다.

따라서 IDS는 특허에 특유한, 증거개시(discovery)에 대응하는 ex parte 제도, 즉 부재한 상대방을 부분적으로 대신하는 규칙상 개시 메커니즘으로 이해하는 것이 가장 적절하다. 이 유추는 문자 그대로가 아니라 기능적인 것이다. IDS에는 상호적 요구, 이의제기, 비밀특권 목록, 보호명령, 사법적 강제집행 또는 민사 증거개시의 전 범위가 수반되지 않는다. IDS는 공적 권리를 구하는 자가 정부의 결정에 중요한 정보를 보유하고 있으나 이를 요구할 상대방이 존재하지 않을 때 생기는 보다 제한된 문제를 다룬다.

충분한 정보에 기초한 심사를 거쳐 나온 특허는 ex parte 절차의 정보적 취약성을 이용하여 취득한 특허보다 법적으로 방어하기가 더 용이하다. 바로 이것이 개시 요건의 윤리적 핵심이다.

그에 못지않게 중요한 점은 IDS 제출이 양보를 의미하지 않는다는 것이다. 37 C.F.R. § 1.97(g)–(h)에 따르면, IDS는 제출자가 검색을 실시했다는 진술도 아니고, 인용된 정보가 특허성에 중요하다는 자인도 아니다. 출원인은 문헌을 제출한 뒤 그 문헌이 청구항의 신규성을 부정하지 않고, 청구항을 자명하게 만들지도 않으며, 그 밖의 방식으로도 특허성에 영향을 미치지 않는 이유를 설명할 수 있다.

I. 특허심사의 공적 성격

Rule 56은 특허권의 성격에 관한 다음과 같은 선언으로 시작한다. “특허는 그 본질상 공익에 관련된다.” 이 규칙은 미국 특허상표청(USPTO)이 특허성에 중요한 모든 정보를 인지하고 평가할 때 효과적인 심사가 이루어진다고 설명한다. 따라서 이 규칙은 계류 중인 청구항에 관한 알려진 중요 정보를 개시하는 것을 포함하는 진실성 및 선의의 의무를 부과한다. 37 C.F.R. § 1.56(a).

실무가들은 흔히 이를 막연히 “출원인의 의무”라고 부르지만, 규정은 더 정확하다. 이 의무는 출원 또는 출원절차에 관여하는 각 개인, 즉 모든 기명 발명자, 출원을 작성하거나 출원절차를 수행하는 모든 변호사 또는 대리인, 그리고 발명자·출원인·양수인 또는 권리를 양도해야 할 의무의 상대방과 관련되어 있으면서 출원 준비나 출원절차에 실질적으로 관여하는 그 밖의 모든 자에게 적용된다. Id. § 1.56(c). 이 의무는 그러한 개인들에게 적용되는 것이지, 추상적 실체로서의 법인에 적용되는 것은 아니다. MPEP § 2001.01. 본고에서는 이 규칙의 적용 대상자를 간명하게 지칭하기 위해 “출원인”이라는 표현을 사용한다.

엄밀히 말하면 Rule 56이 개시의무를 정하고, 37 C.F.R. §§ 1.97 및 1.98은 IDS를 통해 그 의무를 이행하는 통상적인 절차적 수단을 제공한다. 이러한 구별은 유용하다. 철학적 근거는 양식 자체가 아니라 중요 정보를 USPTO에 제출할 의무에 있기 때문이다.

그 의무는 특허제도의 교환관계에서 비롯된다. 특허법은 발명의 공개와 맞바꾸어 발명자에게 제한된 배타권을 부여한다. 미국 연방대법원은 공개를 그 권리에 대한 대가(quid pro quo)라고 표현하였다. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 480–84 (1974).

명세서와 IDS는 그 교환관계의 서로 다른 부분을 담당한다. 35 U.S.C. § 112가 요구하는 공개는 발명이 무엇이며 이를 어떻게 제조하고 사용하는지를 공중에게 가르친다. IDS는 이미 알려진 사항 또는 그 밖에 특허성에 관련되는 사항에 비추어 출원인이 청구한 배타적 범위를 부여받을 자격이 있는지를 USPTO가 판단하도록 돕는다.

IDS 자체가 법률상 대가인 것은 아니다. IDS는 USPTO가 그 교환관계의 경계를 관리하도록 돕는다. 명세서는 출원인이 자신이 기여했다고 주장하는 내용을 설명하고, IDS는 요청된 청구항이 공중에게 계속 이용 가능해야 할 주제까지 미치는지를 판단하는 데 관련되는 알려진 중요 정보를 제공한다.

II. 민사 증거개시와의 제한적 유추

미국의 민사소송은 일반적으로 각 당사자가 재판 때까지 모든 정보상의 우위를 유지할 수 있을수록 재판이 개선된다고 전제하지 않는다. 연방민사소송규칙 제26조는 증거개시 요구를 기다리지 않고 특정 정보를 공개하도록 하고, 청구 또는 항변과 관련되며 사건의 필요에 비례하고 비밀특권으로 보호되지 않는 사항의 증거개시를 허용하며, 중요한 측면에서 불완전하거나 부정확한 공개와 답변을 적시에 정정하도록 요구한다. Fed. R. Civ. P. 26(a)(1), (b)(1), (e)(1).

IDS는 이러한 특징 중 일부만을 결합한다. Rule 26에 따른 의무적 공개 및 보완과 마찬가지로 Rule 56의 의무는 자기집행적이므로, 규칙의 적용 대상자는 심사관의 요구를 기다릴 필요가 없다. 그러나 IDS에는 출원인의 특허성 입장에 불리한 정보도 포함될 수 있다. 따라서 그 실질적 범위는 소송 당사자가 자신의 청구나 항변을 뒷받침하는 데 사용할 수 있는 정보를 주로 특정하는 Rule 26(a)(1)보다 당사자 주도의 증거개시에 더 가깝다.

범위도 다르다. 민사 증거개시는 관련성이 있고 사건의 필요에 비례하며 비밀특권으로 보호되지 않는 정보에 폭넓게 미친다. Rule 56은 계류 중인 청구항의 특허성에 중요하고 누적적이지 않은 알려진 정보를 대상으로 한다. 37 C.F.R. § 1.56(a)–(b). 이 규칙은 일반적인 조사 의무를 창설하지 않으며, Rule 1.97(g)는 IDS 제출이 검색을 실시했다는 진술이 아님을 확인한다.

특허 실무에는 실제 증거개시 요구에 더 가까운 메커니즘도 있다. 37 C.F.R. § 1.105에 따라 심사관은 출원의 사항을 심사하거나 처리하는 데 합리적으로 필요한 정보를 요구할 수 있다. 이에 따라 USPTO는 Rule 56에 따른 출원인의 자발적인 중요 정보 개시의무와 Rule 1.105에 따른 심사관의 특정 정보 요구를 구별한다. MPEP § 2005.

그럼에도 증거개시와의 유추는 제도적 문제를 드러낸다. 통상의 심사에서는 경쟁자가 참여하여 서면질의를 송달하고, 문서 제출을 요구하고, 전문가를 선임하거나, 관련 선행기술에 관한 출원인의 설명을 다투지 않는다. 심사관은 독립적으로 검색하지만, 출원절차에 관여하는 사람들이 외국 검색결과, 관련 출원, 발명자의 활동, 선사용, 판매 또는 다른 절차에서 취한 상충되는 입장에 관하여 알고 있는 내용을 심사관이 알지 못할 수 있다.

그 자리에 없는 공중은 문서 제출 요구를 송달할 수 없다. Rule 56은 그 공백을 부분적으로 메운다.

심사관의 검색과 출원인의 의무는 상호 보완적이다. 소송에서 상대방이 다른 곳에서 해당 정보를 찾을 수도 있다는 이유만으로 당사자가 정당한 증거개시를 거부할 수는 없다. 특허심사에서도 심사관이 독립적으로 문헌을 찾아낼 가능성이 있다고 해서, 그 정보가 중요하다는 것을 이미 알고 있는 적용 대상자의 의무가 사라지는 것은 아니다.

III. Brady와 Precision Instrument가 제공하는 시사점

Brady가 제공하는 윤리적 유추

Brady v. Maryland는 제한적인 윤리적 유추를 제공한다. 미국 연방대법원은 피고인에게 유리한 요청된 증거가 유죄 또는 형벌에 중요할 때, 검사의 선의나 악의와 관계없이 그 증거를 은폐하는 것은 적법절차에 위배된다고 판시하였다. 법원은 이 원칙의 목적이 단순히 검찰의 위법행위를 처벌하는 데 있는 것이 아니라 불공정한 절차를 방지하는 데 있다고 강조하였다. Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87–88 (1963).

특허 출원절차와의 차이는 근본적이다. 검사는 국가를 대표하고 개인을 상대로 공권력을 행사한다. 특허대리인은 정부가 부여하는 권리를 구하는 사인을 대리한다. 특허심사관은 형사 피고인이 아니며, 문제되는 이해관계도 동등하지 않다. Brady의 헌법상 법리와 그 중요성 기준은 어느 것도 IDS에 적용되지 않는다.

여기서의 유추는 오히려 공적 절차에서 대리와 주장 활동을 어떻게 이해해야 하는지에 관한 것이다. Brady는 검찰이 선호하는 결과를 얻기만 하면 정부의 이익이 완전히 실현된다는 관념을 배척한다. 절차의 공정성은 독립적으로 중요하다. 특허 출원절차도 이와 관련된 제도적 판단을 반영한다. 즉, 충분한 정보에 기초한 정부의 결정이 어떤 정보에 달려 있다면, 대리인은 자신의 당면한 입장에 불리한 정보도 개시해야 할 수 있다.

출원인은 개시 후에도 계속 주장할 수 있다. 인용 문헌은 누적적이거나, 유사 기술분야에 속하지 않거나, 실시가능성을 결여하거나, 하나 이상의 청구항 한정을 충족하지 못할 수 있다. 제출은 USPTO에 그 정보를 평가할 기회를 부여할 뿐, 출원인이 주장해야 할 결론을 정하지 않는다.

Precision Instrument에 나타난 특허법상 토대

보다 직접적인 특허법상 토대는 Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945)에서 찾을 수 있다. 이 사건은 특허청 저촉절차(interference proceedings)에서의 위증, 그 위증에 관한 증거의 고의적 은폐, 부정에 오염된 출원의 취득, 그리고 그 결과 얻은 특허를 행사하려는 시도와 관련되었다. 미국 연방대법원은 클린핸즈(clean-hands) 원칙을 적용하고, 특허는 중대한 사회적·경제적 결과를 수반하므로 특허권의 행사는 소송 당사자의 사적 이익에만 관계되는 것이 아니라고 강조하였다. Id. at 814–18.

법원은 또한 특허청이 관련 사실의 충분성을 평가할 수 있도록 그 사실들이 특허청에 제출되었어야 한다고 판단하였다. Id. at 818. 이러한 논리는 중요한 권한 배분을 뒷받침한다. 정보 보유자에게 잠재적으로 중요한 정보가 USPTO가 검토하기에는 너무 약하거나 불확실하다고 단독으로 결정할 배타적 권한이 있는 것은 아니다.

한정 원칙은 필수적이다. Precision Instrument에서 문제된 것은 통상적인 선행기술 문헌의 인용 누락이 아니라 사기와 관련된 이례적인 행위였다. 보고의무에 관한 논의는 위증 의혹과 가능한 사기 또는 불공정에 관한 증거의 의도적 은폐에서 비롯되었다. 이 판결을 잘못된 누락, 중요성에 관한 경계선상의 판단 또는 행정상 오류를 모두 법원이 다룬 위법행위와 동일시하는 것으로 읽어서는 안 된다.

그 판결의 보다 넓은 공익적 논리는 여전히 유용하다. 정보가 적용되는 개시 기준에 해당하면, 책임 있는 개인은 이를 제출하고 심사관이 특허성에 미치는 결과를 판단하도록 해야 한다. 대리인은 그 정보가 청구항의 특허성을 부정하지 않는다는 강하고 궁극적으로 옳은 견해를 가질 수 있다. 그러한 견해는 통상 규칙이 USPTO로 하여금 받아들이도록 요구하는 정보를 보류하는 유일한 근거가 아니라, USPTO에 제시하는 주장에 담겨야 한다.

IV. IDS 제출은 자인이 아니다

Rule 1.97의 비자인(nonadmission) 조항은 IDS를 올바르게 이해하는 데 핵심적이다. 문헌을 제출하는 것은 그 문헌이 선행기술이고, 중요하며, 실시가능하고, 유사 선행기술에 해당하거나, 청구항의 신규성을 부정하거나 청구항을 자명하게 만들기에 충분하다는 점을 자인하는 것이 아니다. 37 C.F.R. § 1.97(g)–(h).

흔히 볼 수 있는 출원절차의 상황을 생각해 보자. 외국 검색보고서가 계류 중인 미국 청구항에 기재된 여러 구성요소를 포함하는 센서 시스템을 공개하는 문헌을 인용한다. 그러나 그 문헌은 그 구성요소들의 청구된 공간적 배치나, 특정 조건이 검출된 뒤에야 하나의 동작이 이루어지는 필수 제어 순서를 공개하지 않는다.

미국 출원대리인은 그 문헌을 IDS로 제출한다. 이후 심사관은 신규성 결여 거절에서 그 문헌에 의존하거나, 자명성 거절에서 다른 문헌과 결합한다. 그러면 출원인은 첫 번째 문헌이 청구된 대로 배열된 모든 한정요소를 공개하지 않아 신규성 결여가 성립하지 않으며, 제안된 결합도 누락된 배치 또는 제어 순서를 채택할 명시된 이유를 제시하지 못한다고 설명한다.

그러한 입장들 사이에는 아무런 모순이 없다. 출원인은 IDS를 제출함으로써 그 문헌이 불특허성을 입증한다고 진술한 것이 아니다. 출원인은 심사관이 그 문헌을 평가할 수 있도록 한 다음, 그 문헌의 실체적 내용에 관하여 대응한 것이다.

이는 절차적 술수가 아니다. 그 자리에 없었던 사람들에게도 행사할 수 있는 권리를 정부에 부여해 달라고 요청하는 데 따르는 대가이다.

같은 원칙은 더 넓게 적용된다. 대리인은 누락된 청구항 요소를 지적하고, 제안된 결합을 다투며, 문헌이 반대 방향을 교시하는 이유를 설명하고, 비자명성의 객관적 지표를 제시하거나, 그 문헌이 선행기술에 해당하는지를 다툴 수 있다. 출원인은 제출물에 불필요한 표지를 붙일 필요도 없다. 문헌을 “중요한”, “가장 근접한 선행기술” 또는 동일한 기술분야에 속하는 것으로 표현하면, 그 문헌을 심사관이 검토하도록 하는 데 필요한 범위보다 더 넓은 기록이 형성될 수 있다.

요점은 유용한 설명을 피하자는 것이 아니다. 문헌이 특허성의 핵심 쟁점을 제기하는 경우, 차이점을 적극적으로 설명하면 심사기록이 개선될 수 있다. 그러나 문헌을 어떻게 성격 규정할지는 모든 IDS 제출에 당연히 수반되는 사항이 아니라, 합리적인 출원전략상 판단이어야 한다.

V. 중요성과 과잉개시의 문제

Rule 56은 관련 기술과 어느 정도 연결되어 있는 모든 문서의 개시를 요구하지 않는다. 정보가 누적적이지 않고, 단독으로 또는 다른 정보와 결합하여 불특허성의 일응 입증을 성립시키거나 출원인이 취한 특허성 입장을 반박하거나 그 입장과 모순되는 경우, 그 정보는 중요하다. 37 C.F.R. § 1.56(b). 이 규칙에 따라 계류 중인 모든 청구항에 중요하지 않은 정보를 제출할 의무는 없다. Id. § 1.56(a).

중요성은 의무의 범위를 제한한다. 개시가 지나치게 적으면 심사관이 건전한 판단에 필요한 정보를 얻지 못할 수 있다. 무차별적인 개시는 가장 관련성 높은 정보를 식별하기 어렵게 하고, 기록을 실질적으로 개선하지 않으면서 심사 자원을 소모할 수 있다.

미국 연방순회항소법원은 Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc)에서 두 번째 문제를 다루었다. 법원은 불공정행위(inequitable conduct) 법리가 광범위하게 적용되면서 출원대리인들이 주변적으로만 관련된 정보를 심사관에게 쏟아 붓게 되었고, 그 결과 중요한 선행기술을 식별하기가 더 어려워졌다고 지적하였다. Id. at 1288–90.

Therasense는 흔히 혼동되는 두 기준도 구별한다. Rule 56은 USPTO에서의 행위를 규율한다. 불공정행위는 특허권 행사에 대한 사법상 항변이다. 후자에 대하여 Therasense는 일반적으로 해당 정보가 적절히 공개되었더라면 특허가 허여되지 않았을 것이라는 but-for 중요성과 기망하려는 구체적 의도를 요구하되, 적극적이고 중대한 위법행위에는 예외를 인정한다. Id. at 1290–93. 법원은 Rule 56의 중요성 정의를 소송상 기준으로 채택하는 것을 명시적으로 거부하였다. Id. at 1293–95.

Therasense의 더 좁은 기준이 Rule 56을 다시 쓰는 것은 아니다. 어떤 정보는 나중에 그 정보를 누락했더라도 Therasense에 따른 불공정행위가 성립하지 않을 수 있지만, 여전히 USPTO 규칙상 개시 대상일 수 있다. 반대로 불공정행위의 중대한 결과가 관련성이 희박한 모든 문헌을 중요하다고 취급하는 것을 정당화하지도 않는다.

적절한 대응은 절제되고 엄정한 판단이다. 규칙의 적용 대상자는 Rule 56의 기준을 충족하는 알려진 비누적적 정보를 식별하고, 실질적인 심사가 가능하도록 이를 제시해야 한다. 양만으로는 거의 아무것도 입증되지 않는다. 수백 건의 주변적 문서 속에 관련 문헌을 묻어 버리는 제출은 방어적 본능을 충족할 수는 있어도 심사관에게는 거의 도움이 되지 않는다.

VI. 특허 발행 후의 심사경과기록

IDS는 공개기록의 일부가 되며, 이후 법원, 특허심판항소위원회(Patent Trial and Appeal Board, PTAB), 실시권자 및 경쟁자가 이를 검토할 수 있다. Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., 81 F.4th 1368 (Fed. Cir. 2023)는 그에 관한 제한적인 예를 제공한다.

미국 연방순회항소법원은 자명성 판단을 유지하면서 위원회의 결합 동기 인정이 실질적 증거에 의해 뒷받침된다고 결론내렸다. 이를 뒷받침한 기록에는 주장된 문헌들, 전문가 증언 및 심사경과가 포함되었다. 법원은 영상장치 문헌들이 출원절차 중 인용되었으나 영상장치가 관련 없는 선행기술이라는 이유로 구별되지 않았다고 지적하였다. Id. at 1375–76.

Elekta는 Rule 56에 관한 판결이 아니다. 이 판결은 IDS에서의 인용이 중요성 또는 유사 선행기술 해당성을 자인하는 것이라고 판시하지 않는다. 또한 인용 후 침묵하는 것이 기술분야의 관련성을 인정하는 것이라는 일반원칙도 확립하지 않는다. 심사경과는 더 큰 증거기록을 구성하는 한 요소에 불과하였다.

보다 제한적인 교훈은 특허허여 결정 후에도 심사경과기록이 계속 관련성을 가질 수 있다는 것이다. USPTO에 제출된 정보와 그 정보에 관하여 취한 입장은 이후 재판기관이 관련 선행기술을 이해하거나 특허성 주장을 평가하는 방식에 영향을 줄 수 있다. 그렇다고 대리인이 모든 인용 문헌을 일일이 상세히 논증할 필요는 없다. 다만 허여 결정에 중요한 구별, 예를 들어 인접 분야가 왜 관련되지 않는지와 같은 점을 당연히 이해될 것이라고 전제하기보다 명시할 필요가 있는지는 검토해야 한다.

명확한 기록은 이후의 독자가 심사관이 무엇을 검토했고 청구항이 왜 허여되었는지를 이해하는 데 도움이 된다. 이는 특허가 실시허락되거나, 다투어지거나, 행사될 때 중요하다.

VII. 실무를 위한 네 가지 습관

실무 윤리는 네 가지 습관으로 정리할 수 있다. Rule 56에 따라 중요한 알려진 비누적적 정보를 개시한다. 불필요한 자인을 초래할 수 있는 과도한 설명을 피한다. 문헌이 특허성 분석에 중요할 때에는 그 차이점이 이후의 독자에게도 계속 자명할 것이라고 가정하지 말고 관련 구별을 명시한다. 그리고 심사관이나 이후의 재판기관이 어떠한 근거로 청구항이 허여되었는지를 이해할 수 있을 정도로 명료한 심사경과기록을 유지한다.

이러한 습관을 위해서는 발명자, 출원대리인, 해외대리인, 소송대리인 및 출원절차에 실질적으로 관여하는 그 밖의 자들 사이의 의사소통이 필요하다. 또한 쉽게 혼동되는 세 가지 질문, 즉 정보를 개시해야 하는지, 설명이 심사에 도움이 되는지, 그리고 어느 정도까지 성격을 규정하는 것이 신중한지를 구분해야 한다.

VIII. 결론

IDS 제출의 철학적 근거는 특허대리인이 특허허여에 무관심해야 한다는 데 있지 않다. 그 근거는 적용 규칙이 검토하도록 요구하는 정보를 USPTO가 받은 후에만 정부가 배타권을 부여해야 한다는 데 있다.

증거개시와의 유추는 IDS가 상대방의 부재를 어떻게 부분적으로 보완하는지를 설명한다. Brady는 공적 판단절차를 정보의 전략적 통제로 환원할 수 없는 이유를 제한적으로 보여 준다. Precision Instrument는 특허 취득을 공익과 연결하면서, 이례적인 사실관계를 통해 관련 정보를 특허청이 평가하도록 하는 것의 중요성을 보여 준다. Therasense는 정보를 제공하기보다 심사관을 압도하는 제출을 경계한다. Elekta는 보다 제한적으로, 그 결과 형성된 기록이 특허 발행 후에도 중요한 영향을 미칠 수 있음을 보여 준다.

IDS는 불특허성에 대한 자백이 아니다. IDS는 USPTO가 부여받은 임무를 수행하는 데 필요한 정보를 제공하면서도 출원인에게 청구항이 허여되어야 하는 이유를 설명할 자유를 남겨 둔다. 그러한 기록에 기초하여 부여된 특허는 심사관이 알지 못한 사항을 이용해 취득한 특허보다 더 견고한 토대 위에 서 있다.